Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
CANONAIS, S.L. v. Mar�a Dolores D�az Ros
Caso N� D2000-0592
1. Las Partes
La Demandante es CANONAIS, S.L., una sociedad conformada de acuerdo a las leyes de España, con sede en C/ Hern�n Cort�s, n� 1, Majadahonda 28220, Madrid, España (la "Demandante"), representada por Dña. Ana Mart�nez de Lecea Noain, Abogada, de Lecea Abogados, Madrid, España.
La Demandada es Dña. Mar�a Dolores D�az Ros, una persona individual con domicilio en C/ Juan Carlos I, 4, Elche, Alicante 03203, España (la "Demandada"), representada por D. Enrique Vila Soler, Abogado, Alicante, España.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
Los nombres de dominio en disputa son " ", registrado con Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de Am�rica, y "" y "", registrados con Melbourne IT, de Melbourne, Australia.
3. Iter Procedimental
El 13 de junio de 2000 la Demandante present� por correo electr�nico al Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la Organizaci�n Mundial de la Propiedad Intelectual (el "Centro") una demanda de conformidad con la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporaci�n de Asignaci�n de Nombres y N�meros de Internet ("ICANN") el 26 de agosto de 1999 (la "Pol�tica"), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). El 16 de junio de 2000 la demanda en papel fue recibida por el Centro. Ese mismo d�a el Centro acus� recibo de la demanda.
El 25 de junio de 2000, ante una consulta del Centro, este recibi� una respuesta del Registrador Network Solutions, Inc. sobre datos de registraci�n y contactos correspondientes al nombre de dominio "". El 5 de julio de 2000 el Centro notific� la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo.
El 24 de julio de 2000 la Demandada envi� por correo electr�nico la contestaci�n de demanda al Centro.
Despu�s de recibir la Manifestaci�n de Aceptaci�n y Declaraci�n de Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el 13 de setiembre de 2000 el Centro lo design� panelista �nico. Qued� establecido que la fecha l�mite para dictar resoluci�n en el caso ser�a el 28 de septiembre de 2000. De este modo, el Panel qued� constituido conforme a la Pol�tica y al Reglamento.
Ambas Partes hicieron presentaciones adicionales antes de que este Panel estuviera constituido. Aunque las Partes no lo solicitaron expresamente, el Panel decide admitir ambas presentaciones. No hubo otras presentaciones de las Partes.
Habiendo advertido el Centro que los nombres de dominio "" y "" estaban registrados con Melbourne IT, el Centro le solicit� informaci�n y recibi� una respuesta confirmatoria de que esos nombres de dominio estaban registrados a nombre de la demandante y que ten�an el status de "licenciados". El 21 de septiembre de 2000 el Panel dict� la Orden de Procedimiento N� 1, por la que se orden� a la parte Demandante enviar copia de la demanda a Melbourne IT, y se prorrog� por 7 d�as el plazo para dictar una decisi�n en esta disputa. Seg�n lo inform� el Centro al Panel, la Demandante cumpli� de inmediato con la orden. No se dictaron otras �rdenes de procedimiento ni se ordenaron pr�rrogas. El Panel est� conforme con la determinaci�n del Centro de fecha 5 de julio de 2000 de que la demanda ha cumplido con los requisitos formales del Reglamento y del Reglamento Adicional. La Demandante efectu� el pago del arancel por la tramitaci�n del caso.
La demanda y contestaci�n de demanda se hicieron en español. Conforme al Reglamento, Par�grafo 11, el Panel determina que el idioma del procedimiento sea el español.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos resultan de las alegaciones de las partes y documentaci�n agregada, y por no haber sido contestados se tienen por acreditados.
La demandante es una compañ�a mercantil de responsabilidad limitada constituida en Madrid el 6 de abril de 1990 a la que el 28 de marzo de 1995 el señor Juan Carlos Amich Tintorer aport� un conjunto de marcas AMICHI registradas en distintas clases, Desde ese mismo año de 1995 CANONAIS, S.L. ha cedido a Malla 3, S.L. la explotaci�n comercial de las marcas AMICHI en clases 25, 18, 28, 24, 9, 14, 39 y 35.
La demandante es titular de los siguientes registros marcarios de la marca AMICHI en España: clase 25� (Marca n� 1.064.852): Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzados y sombrerer�a; Clase 3�(Marca n� 1.216.735): Perfumer�a, jabones, aceites esenciales, cosm�ticos, lociones para el caballero; dent�fricos. Clase 18�(Marca 1.216.736): Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; ba�les y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicioner�a. Clase 28�(Marca 1.216.737):Juegos, juguetes; art�culos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases. Clase 25�(Marca 1.714.153): Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzados y sombrerer�a. Clase 24�(Marca 1.738.416):Tejidos, toallas, mantas, colchas, tapetes, pañuelos, manteler�as y en general ropa de cama y de mesa. Clase 9�(Marca 2.046.564): Gafas de sol; aparatos e instrumentos �pticos, cient�ficos, n�uticos, geod�sico, el�ctricos, fotogr�ficos, cinematogr�ficos, de pesar, de medida, de señalizaci�n, de control (inspecci�n), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro; transmisi�n; reproducci�n del sonido e im�genes; soportes de registro magn�ticos, discos ac�sticos; distribuidores autom�ticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, m�quinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la informaci�n y ordenadores; extintores. Clase 14�(Marca 2.046.565): Metales preciosos y sus aleaciones y art�culos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyer�a, bisuter�a, piedras preciosas; relojer�a e instrumentos cronom�tricos. Clase 39�(Marca 2.046.566): Servicios de almacenaje, dep�sito y distribuci�n de productos de toda clase. Clase 3�(Marca 2.051.624): Perfumer�a, jabones, aceites esenciales, cosm�ticos, lociones para el cabello, dent�fricos. Clase 3�(Marca 2.051.625): Perfumer�a, jabones, aceites esenciales, cosm�ticos, lociones para el cabello, dentr�ficos. Clase 35�(Marca 2.283.492):Venta al menor de todo tipo de ropa confeccionada, complementos, perfumer�a, relojer�a, joyer�a y bisuter�a.
Posee adem�s registros marcarios en los siguientes pa�ses: El Salvador (cl. 25�); Grecia (cl. 25�); Honduras (cl. 25�); Panam� (cl. 25�); Costa Rica (cl. 25�); Arabia Saud� (cl. 25�); M�xico (cl. 25�); Paraguay (cl. 25�). Asimismo la Demandante es titular de la registraci�n Internacional (cl. 25�) en Alemania, Austria, Benelux, Francia; Italia, Liechtenstein, M�naco, Portugal, San Marino, Suiza, Bulgaria, Hungr�a, Ruman�a, Rep�blica Checa, Eslovaquia, Uzbekistan, Armenia, Federaci�n Rusa, Yugoslavia, Ex Rep. Yugoslava de Macedonia, Bosnia-Hercegovina. Por otra parte posee registraci�n internacional (cl. 3�) en Alemania, Austria, Benelux, Francia, Italia, Liechtenstein, M�naco, Portugal, San Marino, Suiza. Adem�s tiene registros en Andorra (cl. 25�, 3� y 39�) y Turqu�a (cl. 3� 25� y 35�).
La Demandada es el registrante de "", "" y "" y ha operado hasta fecha reciente el sitio Web "www.".
Seg�n lo afirma y prueba la Demandante por acta de comprobaci�n notarial del 29 de mayo de 2000, la Demandada public� en el sitio Web "www." una entrevista hecha por el señor Jos� Carlos Garc�a al señor Francisco Cañizares, franquiciado de Amichi en Elche. En la entrevista el señor Cañizares atribuye al franquiciante de la marca Amichi haber incurrido en distintas conductas de competencia desleal contra el señor Cañizares. La Demandada no niega el hecho de la publicaci�n. Las partes divergen en cuanto a su interpretaci�n: para la demandante se trata de una denigraci�n de la marca AMICHI. Para la Demandada se trata de un foro de debate en el que tengan cabida las opiniones de las personas que a ella quieran acceder, sin que esto suponga denigraci�n o utlizaci�n de mala fe, y que tales opiniones libres en modo alguno son responsabilidad de la demandada.
Con posterioridad a la demanda y contestaci�n, la Demandante ha afirmado que la registrante y Demandada es c�nyuge del señor Francisco Cañizares, hecho admitido por la Demandada aunque sin atribuirle importancia para este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
5.1 La Demandante alega:
Los nombres de dominio son id�nticos o similares hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; el demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre o de los nombres de dominio; los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.
La web creada en el dominio ha sido utilizada para denigrar y desprestigiar la marca Amichi. Con el mencionado dominio se ha perturbado la actividad comercial del demandante. Los dominios est�n siendo utilizados para extorsionar y hacer daño al demandante. La demandada est� usando ileg�timamente la marca para empañar la imagen de Amichi. Las actuaciones de la demandada est�n afectando a la reputaci�n de la marca y causando un grave perjuicio a su imagen y prestigio.
5.2 La Demandada alega:
Que la demandante tenga inscritas a su favor las marcas que alega, no es suficiente para fundar la reclamaci�n que efect�a ya que la legislaci�n española no protege y en cambiosanciona los registros indiscriminados de marcas con el fin de impedir su utilizaci�n en el mercado por otros agentes, lo que resulta de lo practicado por la demandante, pues no se conocen en España la utilizaci�n, fabricaci�n o comercio con la marca "amichi" de, por ejemplo: Aparatos geod�sicos, de pesar, de señalizaci�n, discos ac�sticos, cajas registradoras, fustas, colchas, mantas, ropa de cama y mesa, dent�firicos, etc. La falta de uso de las mismas determina en la legislaci�n española la caducidad por falta de uso.
La funci�n y objeto social de Canonais, S.L. nada tiene que ver con las marcas que registra, siendo ello una prueba m�s del registro sin fin de utilizaci�n seria que realiza la demandante. Ello abona la tesis sostenida del registro no dedicado al uso de las marcas, lo que evidencia la mala fe en el mismo. La Demandada cita en su apoyo la Ley 32/88, de marcas, y la Ley 3/01 de competencia desleal. Para que los comportamientos indicados tengan la consideraci�n de transgresores de las normas en cuesti�n, deben concurrir las siguientes notas: que se trate de comportamientos en mercado econ�mico, que se produzcan con fines concurrenciales (es decir con el fin de promover las prestaciones propias o de un tercero, Art. 2.2 Ley 3/91). El registro de los nombres de dominio por la demandada no afecta los derechos de la demandante ni se produce en el mercado, no promoviendo derecho alguno propio, ni prestaciones propias o de tercero. La red de Internet no est� limitada al simple aspecto econ�mico. La demandante ostenta mera conveniencia en los registros de titularidad de la demandada que no puede fundar en modo alguno una resoluci�n satisfactoria a sus pretensiones.
No hay mala fe en la demandada, pues no concurren en el presente caso: ni ofrecimiento, ni intenci�n de venta o lucro por transmisi�n de los nombres de dominio al demandante. Ni intenci�n de impedimento al titular de la marca para que comercie sus productos o servicios. Ni intenci�n o perturbaci�n de la actividad econ�mica del demandante. Ni intenci�n de equivocaci�n o error en el consumidor.
La demandada ha utilizado el nombre de dominio mucho antes de recibir noticia alguna de la interposici�n de la presente reclamaci�n con absoluta normalidad y para los fines ya mencionados, que en nada inciden o perturban la actividad econ�mica del demandante, y lo usa sin intenci�n comercial ni deseo de desv�o de consumidores de la demandante a productos o servicios que no comercializa.
El nombre de dominio no puede equipararse a una marca y simplemente significa la transcripci�n de un c�digo alfanum�rico que identifica la p�gina en la red, siendo una identificaci�n elegida por la demandada que no empaña la actividad comercial de la demandante y que no ha sido registrada de mala fe, por lo que aparece simplemente en el demandante una conveniencia de anulaci�n o de transferencia a su favor, pero en modo alguno un derecho a ello.
6. Discusi�n
6.1 Competencia del Panel
La Demandante ha afirmado y la Demandada ha aceptado expresamente la competencia de este Panel.
6.2 Identidad o Similitud Confundible
El Panel considera m�s all� de toda duda que los nombres de dominio en cuesti�n son id�nticos letra por letra a las marcas "AMICHI " sobre las que la Demandante tiene derechos de registraci�n en España y en otros pa�ses. Si adem�s se considera la adici�n de ".com", ".net" y ".org", se concluye que los nombres de dominio son por lo menos confundiblemente similares a las marcas de la Demandante.
Como qued� establecido en 4 arriba, la Demandante es titular de numerosos registros de la marca AMICHI.
En los casos entre partes españolas OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, D2000-0219 URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Mac�as y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. v. Ignacio Allende Fern�ndez este mismo Panel rechaz� defensas basadas en un supuesto car�cter de nombre geogr�fico (Raimat), o en el car�cter gen�rico o de uso com�n de las marcas base de las demandas (Uralita y Metro Bilbao). El panel tuvo en cuenta que si las marcas fueron concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) un panel no est� autorizado para sustituir a los tribunales competentes en una declaraci�n de nulidad de marca, ni para desconocer la presunci�n de legitimidad de que goza el acto administrativo de concesi�n de marca. Corresponde un razonamiento similar frente a la alegaci�n de la Demandada, de que la Demandante no usa efectivamente las marcas AMICHI para proteger los siguientes productos: "aparatos geod�sicos, de pesar, de señalizaci�n, discos ac�sticos, cajas registradoras, fustas, colchas, mantas, ropa de cama y mesa, dent�fricos, etc."
Por una parte, la Demandada no niega el uso que estar�a haciendo la Demandante de las marcas AMICHI con relaci�n a los productos de las dem�s clases cuya registraci�n ha acreditado la demandante. Tampoco aleg� la Demandada estar haciendo uso de los nombres de dominio para promocionar art�culos para los que la Demandante no estar�a haciendo uso de la marca. De hecho, la Demandada afirma no estar haciendo uso alguno de los nombres de dominio.
Por otra parte, el Panel considera que conforme a la Ley de Marcas española, art�culos 53 y 57, la caducidad de marca por falta de uso, si procede, debe ser declarada por sentencia de tribunal competente. Si la Demandada tiene inter�s leg�timo y desea plantear una acci�n de caducidad contra la Demandante, deber�a hacerlo ante dicho tribunal. Confr. Art. 56, Ley citada. En estos procedimientos bajo las normas de ICANN el panel actuante no puede ni por v�a de suposici�n sustituir a ese tribunal.
En el caso presente la Demandada, admitidamente esposa de quien es o ha sido franquiciado por una empresa con derechos derivados de la Demandante, no puede ignorar el car�cter ajeno de la marca AMICHI, car�cter que por otra parte no ha sido negado por la Demandada.
Por todo lo anterior, el Panel considera que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(i).
6.3 Inexistencia de Derechos o Intereses Leg�timos sobre el Nombre de Dominio
La Demandada ha alegado que "ha registrado los dominios en disputa de buena fe y con el fin de abrir un foro de debate en el que tengan cabida las opiniones de las personas que a ella quieran acceder, sin que esto suponga denigraci�n o utilizaci�n de mala fe del dominio en cuesti�n. Del acceso a la mencionada p�gina se puede observar que s�lo se vierten opiniones libres y personales, datos y situaciones que en modo alguno son responsabilidad de la demandada". La Demandada tambi�n especula "con que de ser ciertas las manifestaciones publicadas en su sitio Web sobre la conducta comercial de la Demandante, habr�a base para fundar una demanda por competencia desleal contra los titulares de la marca "amichi", pues se comentan situaciones por las que la demandante ha franquiciado con personas procediendo, una vez que su marca se ha introducido en el mercado, a ostentar ella directamente y salt�ndose las normas sobre competencia, a establecer sus propios comercios, conculcando la buena fe y aprovech�ndose del esfuerzo ajenos.".
Los presentes procedimientos otorgan una competencia limitada al Panel, y no corresponde ventilar en ellos cuestiones una controversia sobre cumplimiento o incumplimiento de un contrato de licencia o franquicia por cualquiera de las partes.
Aparentemente, en España est�n actualmente en tr�mite procedimientos judiciales destinados a echar luz sobre la cuesti�n relativa al contrato de franquicia que existe o habr�a existido entre el señor Cañizares y Malla 3, S.L.
Lo cierto es que la Demandada ha dado ocasi�n a que mediante el uso del "foro de debate" por ella instalado en su sitio Web - bajo un dominio id�ntico o similar a las marcas de la Demandante - la marca sufra un desmedro o sea empañada de un modo que impide considerar en favor de la Demandada que est� haciendo un uso leal del nombre de dominio, conforme a la Pol�tica, Par�grafo 4(c)(iii).
La Demandada tampoco alega estar haciendo un uso de los nombres de dominio relacionado con una oferta bona fide de bienes o servicios, ni que sea conocida por el nombre de dominio o por alg�n otro nombre correspondiente al nombre de dominio. Por el contrario, expresamente la demandada declara que no comercializa producto ni servicio alguno, y que ello denota "la falta de inter�s econ�mico de la demandada en la apertura de la p�gina". Ello impide reconocerle derechos o intereses leg�timos en lo que se refiere a la Pol�tica, Par�grafos 4(c)(i) y 4(c)(ii).
Por otra parte, queda claro en este caso que el licenciado o franquiciado por la empresa autorizada por la Demandante es el señor Cañizares, esposo de la Demandada, y no ella misma. No se ha acreditado que ella fuera una representante o cesionaria a cualquier t�tulo de su esposo. De tal modo, ello impide examinar si el uso del nombre de dominio pudiera estar razonablemente comprendido dentro de los derechos que, en general, le son transferidos a un franquiciado bajo un contrato de franquicia, los que por otra parte, no se alegan por la Demandada. De haberse alegado y probado un uso de los nombres de dominio para vender productos AMICHI franquiciados muy otra podr�a haber sido la decisi�n que se adopte en este caso.
La Demandada tampoco ha alegado estar haciendo alg�n otro tipo de uso del que pudieran inferirse derechos o intereses legitimos respecto de los nombres de dominio, salvo su gen�rica alusi�n a la libertad de expresi�n. Efectivamente, como lo alega la Demandada, la finalidad de la Red no es exclusivamente econ�mica. Sin embargo, si la alegaci�n de que el establecimiento del sitio Web bajo el ".com" se fundara en el derecho de libre expresi�n de ideas o de opini�n protegidos por la Constituci�n española, art. 20, tampoco el uso efectivo que la Demandada ha dado a su sitio permitir�a llegar a una conclusi�n a ella favorable.
En el caso METRO BILBAO, S.A. v. Jos� Allende Fern�ndez este Panel cit� los casos OMPI D2000-0071 CSA International a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc., OMPI D2000-0299 Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keithy OMPI D2000-0300Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell. Aceptando el razonamiento de esos Paneles, este Panel considera que la Demandada y el señor Cañizares pueden sin duda dar a publicidad en la Internet sus propias cr�ticas y quejas y las de otras personas disconformes con la actuaci�n comercial de la demandante, por m�s virulentas que sean. Para ello deber�an adoptar un nombre de dominio que no fuera id�ntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante.
M�s all� de cualquier valoraci�n respecto del derecho de libre expresi�n y opini�n, incluyendo la publicaci�n de las ideas, cuando las mismas se expresan de forma que empañan la marca que se sabe ajena, dejan de calificar como uso leg�timo del nombre de dominio. La Demandada no puede reivindicar para s� ninguna independencia respecto de las opiniones negativas volcadas en el sitio por el señor Cañizares siendo como es precisamente la esposa del franquiciado o ex-franquiciado señor Cañizares.
Un uso del nombre de dominio que empañe a una marca ajena no puede considerarse un uso leg�timo. De acuerdo a la Pol�tica, Par�grafo 4(c)(iii), para que se pueda alegar el uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, este debe ser "sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empañar el buen nombre de la marca". Un internauta que busque en un motor de b�squeda un dominio id�ntico a AMICHI, marca que conoce, espera razonablemente conectarse con un sitio que pertenezca a la Demandante, titular de la marca, en el que obviamente no se encontrar� habitualmente opiniones negativas sobre la marca o la empresa. Ese navegante experimentar� muy probablemente por lo menos una sensaci�n de desconcierto que ciertamente opera en detrimento de la marca, empañ�ndola.
En ausencia de otras pruebas m�s convincentes que las que intent� aportar la Demandada para acreditar derechos o intereses leg�timos a los nombres de dominio en cuesti�n, lo que estaba a su cargo de acuerdo a la Pol�tica, Par�grafo 4(c), el Panel determina que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(ii).
6.3 Registro de Mala Fe
Nada en este procedimiento permite concluir que el prop�sito de la Demandada al registrar los dominios en disputa fue principalmente la venta, el alquiler o la transferencia de los mismos a la Demandante. Con ello el Panel descarta la aplicabilidad de la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(i).
Como no hay evidencia de que la demandada haya incurrido en "conductas de esa �ndole" (pattern of conduct) consistentes en haber registrado como nombres de dominio un n�mero significativo de marcas ajenas, la circunstancia indicada en la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(ii), tampoco est� configurada.
En cambio, hay evidencia indudable de que la Demandada registr� los nombres "fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor", incurriendo en la conducta descripta en la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(iii). No siendo posible inspeccionar los contenidos mentales o subjetividad de una persona al momento de la registraci�n, un Panel debe recurrir a las conductas efectivas que, por acci�n u omisi�n, permiten razonablemente inferir si existi� el prop�sito de mala fe en la registraci�n. La finalidad de perturbaci�n es obvia si se repara en que el titular marcario no puede acceder a ning�n dominio del nivel superior gen�rico .com, .net o .org, con su marca como nombre de dominio. La actividad comercial cuya perturbaci�n se procura es la figuraci�n en la Red para una sociedad comercial bajo su marca propia, una marca que la Demandada conoce efectivamente por ser su marido un franquiciado ahora o antes. Es particularmente reveladora la instalaci�n del sitio Web con las caracter�sticas que resultan de la impresi�n certificada notarialmente a pedido de la Demandante. Ver Demanda, Anexo 7.
El citado par�grafo requiere que el prop�sito sea el de perturbar a un competidor. En las circunstancias del caso, el hecho que la registrante de los nombres de dominio sea la c�nyuge del franquiciado de AMICHI permite inferir que dicha registraci�n se hizo con el conocimiento del franquiciado, señor Cañizares. A su vez, del relato que hace la Demandada, surge que imputa a la Demandante conductas de competencia desleal. M�s que ilustrar al p�blico sobre productos AMICHI, lo que se hizo es atribuir supuestas o reales conductas violatorias de un contrato por el franquiciante. Dicha imputaci�n razonablemente s�lo puede provenir de un actual o potencial competidor de la Demandante, o sea su marido.
Lo decisivo en este caso es que la Demandante no utiliz� de ninguna otra manera el sitio sino para los fines indicados. En particular el funcionamiento del sitio Web www. de la Demandada trasluce que el mismo, bajo un nombre de dominio id�ntico o confundiblemente similar a la marca de la demandante, se destin� para denigrar o empañar la marca de la Demandante o para para impedir que la Demandante pudiera reflejar sus marcas en los correspondientes nombres de dominio. Ello es compatible, al menos parcialmente, con la intenci�n de derivar a internautas a un sitio Web propio que se est� utilizando activamente aprovechando la identidad o confundibilidad del nombre de dominio y la marca ajena. De esa manera el Demandado incurre, al menos parcialmente, en la conducta descripta en la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(iv):
"al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea."
Dado que el �nimo de lucro no ha sido probado en este caso, la circunstancia citada est� presente s�lo parcialmente, pero conjuntamente con lo arriba comprobado, configura una presunci�n adicional de registro y uso de mala fe del nombre de dominio.
Todo lo anterior conduce al Panel a concluir que la Demandante ha probado el requisito de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii) en cuanto a registro de mala fe.
6.5 Uso de Mala Fe
El texto de la Pol�tica autoriza una interpretaci�n literal de que cualesquiera de las circunstancias indicadas en el Par�grafo 4(b), y otras no enumeradas espec�ficamente, son circunstancias que, si se acreditan, ser�n prueba de registro y de uso de mala fe. Sin perjuicio de que esa interpretaci�n literal es perfectamente posible, seg�n el sentido que la ICANN quiso darle a este procedimiento, este Panel considera que en estos procedimientos que, adem�s del registro de mala fe, el uso de mala fe del nombre de dominio debe ser probado espec�ficamente por el demandante. Esa es la l�nea que señal� el distinguido panelista M. Scott Donahey en el caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation, Inc. v. Michael Bosman y que siguieron numerosas decisiones posteriores.
Para apreciar si la Demandante ha probado el uso de mala fe del nombre de dominio, el Panel ha considerado las siguientes circunstancias:
a) Durante un per�odo cuya duraci�n no se ha establecido, pero que ciertamente incluye al d�a 29 de mayo de 2000 1, la Demandada public� en el sitio Web bajo el nombre de dominio ".com" en disputa un foro de discusi�n o debate. M�s all� de la verdad o falsedad de las manifestaciones del entrevistado señor Cañizares, que no toca a este Panel examinar, lo cierto es que el contenido es francamente negativo para la marca AMICHI. Por otra parte, el señor Cañizares es el esposo de la Demandada, con lo cual por menos se puede inferir que no existe ning�n esp�ritu neutral en la Demandada al publicar la opini�n de su esposo y se desvirt�an las afirmaciones de la Demandada de que ella es independiente de las opiniones negativas sobre AMICHI.
El �nico contenido del foro de discusi�n que tuvo a la vista este Panel tiende a confundir al p�blico consumidor potencialmente adquirente de los productos protegidos por la marca de la Demandante, respecto del car�cter de un sitio que deber�a con alta probabilidad pertenecerle al titular marcario dada la identidad o confundibilidad de los dominios con su marca.
b) Como lo alegan ambas partes y se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI, cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo pa�s, los principios de derecho aplicables incluyen a los del pa�s de residencia. Ver Caso OMPI D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, p�rrafo 6.
En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel est� autorizado, para ilustrarse en cuanto al fondo de la cuesti�n, a guiarse por la legislaci�n relevante y su aplicaci�n por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, , visitado por el Panel 2.
A la luz de la Ley de Marcas de España, art�culo 31 y concordantes, el uso que ha hecho de los dominios id�nticos a la marca de la Demandante, le dar�a a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "" y "". As� lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. que involucraban a partes con domicilio en España, y donde el Panel consider� � como lo hace en este caso � que el Panel puede aplicar la doctrina de las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España, las que son aplicables a conflictos entre partes con domicilio en España, con el argumento que se utiliz� en los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001. En Raimat y Uralita el Panel consider� aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "", dictado por el Juzgado N� 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N� 9 de Madrid, ambos fundados en la Ley de Marcas citada en nota 2. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente se juzgar�a de mala fe en España el uso de la marca AMICHI que hace la Demandada de los nombres de dominio.
c) No hay duda que el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio de modo denigratorio de una marca ajena no puede ser justificado a la luz de un comportamiento de buena fe. El ejercicio de la cr�tica destinada a cuestionar la conducta comercial de la Demandante o de un cesionario de marcas de la demandante no es una circunstancia de uso leg�timo o de buena fe del nombre de dominio si para publicar las cr�ticas se utiliza un nombre de dominio id�ntico o confundiblemente similar a la marca de la Dermandante. Un uso regular de la Internet no ampara servirse de un nombre de dominio para empañar una marca ajena que se conoce bien en ocasi�n de un contrato de franquicia. El bloqueo de nombres de dominio id�nticos a las marcas que la demandada conoce de sobra ser ajenas tampoco es un uso ileg�timo de la Internet.
d) El hecho que la Demandada haya cesado en el presente en la publicaci�n de opiniones con finalidad denigratoria, no borra sus hechos recientes (por lo menos hasta el 29 de mayo de 2000) acreditados por la Demandante. Una interpretaci�n contraria habilitar�a la siguiente hip�tesis: la parte demandante inicia estos procedimientos, presenta demanda y entera as� de su prop�sito a un demandado de acuerdo a lo que exige el Reglamento, Par�grafo 3(b)(xii). Ya teniendo conocimiento de la disputa, y para precaverse de una eventual valoraci�n negativa de su conducta el demandado procede a suprimir todo contenido del sitio Web con un criterio t�ctico, a la espera de crear dudas en el panel, o mejorar la impresi�n resultante 3. Esa ventaja t�ctica no le puede ser acordada a la Demandada en el presente procedimiento. Ver METRO BILBAO, S.A. con una conclusi�n coincidente de este mismo Panel.
Con relaci�n a los nombres de dominio "" y "" el Panel considera que su registro y uso es tambi�n de mala fe dado que se les aplican los criterios de mala fe por inactividad establecidos en el caso OMPI D2000-0003 Telstra, a los que el Panel remite por razones de brevedad. En adici�n a lo expresado respecto de "" en estos dos casos resulta tambien evidente la intenci�n de la Demandada de bloquear a la Demandante todo acceso con su marca AMICHI a la Internet.
Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante tambi�n ha cumplido con la carga de probar el extremo de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii), que el demandado usa de mala fe los nombres de dominio.
7. Resoluci�n
La presente resoluci�n no importa en modo alguno un pronunciamiento del Panel sobre el cumplimiento o incumplimiento de relaciones contractuales entre el franquiciado señor Cañizares y la empresa franquiciante de la marca AMICHI.
El Panel ha determinado que los nombres de dominio "", "" y "" son id�nticos o confundiblemente similares a las marcas de la Demandante, que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio, que los ha registrado de mala fe, y que los usa de mala fe.
Por ello, conforme a la Pol�tica, Par�grafo 4(i), y al Reglamento, Par�grafo 15, el Panel resuelve que las registraciones de los nombres de dominio "", "" y "" sean transferidas a la Demandante, CANONAIS, S.L.
Roberto A. Bianchi
Panelista �nico
Octubre 2 de 2000
1. Fecha del acta de constataci�n notarial que figura en el Anexo 7 de la demanda.
2. Se destacan las siguientes disposiciones: "Art�culo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tr�fico econ�mico. Singularmente, el titular podr� designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Art�culo 31: 1. El titular de la marca registrada podr� ejercitar las acciones del art�culo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tr�fico econ�mico, sin su consentimiento, una marca o signo id�ntico o semejante para distinguir productos o servicios id�nticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el p�rrafo anterior podr� prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Art�culo 35: El titular de una marca registrada podr� ejercer ante los �rganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Art�culo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr� pedir en la v�a civil: a) La cesaci�n de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopci�n de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violaci�n (...)."
3. Los d�as 13 de septiembre y 1� de octubre de 2000 el Panel intent� realizar una visita independiente al sitio www., www. y www.. En el primer caso el programa navegador Internet Explorer utilizado encontr� un mensaje de error de DNS, con estos textos: "No se puede mostar la p�gina" y "No se pudo encontrar el servidor o error DNS" En los otros dos casos, se encontraron sendas p�ginas con el texto: "Bienvenido a www." y "Bienvenido a www.", y una leyenda con el texto "Este dominio est� reservado. This domain is reserved", con una leyenda de RapidSite España, SA.
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