Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Metro de Madrid, S.A. v. D. Ignacio Allende Fern�ndez
Caso No. D2000-0768
1. Las partes
1.1. Demandante: Metro de Madrid, S.A., con domicilio social en Madrid, España.
1.2 Demandado: D. Ignacio Allende Fern�ndez, con domicilio en Vicaya, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, .
2.2. La entidad registradora es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme", seg�n fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Pol�tica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el d�a 11 de Julio de 2000.
3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo electr�nico a la entidad registradora y al demandado, quien contest� a la demanda con fecha 7 de Octubre de 2000.
3.3. Con fecha 18 de Octubre, de acuerdo con la petici�n del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI design� a D. Alberto de Elzaburu como panelista, haci�ndole llegar copia completa de la demanda.
4. Antecedentes de hecho
4.1. El demandante es una persona jur�dica, de naturaleza p�blica, Metro de Madrid, S.A., cuya principal actividad consiste en la gesti�n del Ferrocarril Metropolitano de la ciudad de Madrid; su constituci�n tuvo lugar en el año 1917.
El demandante es titular de los registros españoles de nombre comercial 171920 METRO DE MADRID, S.A. y r�tulo de establecimiento 211266 METRO DE MADRID, S.A.
El demandante es titular tambi�n de los dominios , y .
Es de hacer constar que en la impresi�n de la p�gina web de la direcci�n que se acompaña a la demanda, fechada el 19 de Junio de 2000, figura un n�mero de visitantes de 397.920 personas; en una comprobaci�n efectuada por el panel con fecha 27 de Octubre, el n�mero de visitantes asciende a 623.463 personas.
4.2. El demandado es una persona f�sica, D. Ignacio Allende Fern�ndez, de nacionalidad española, con domicilio en Las Arenas, Getxo (Vizcaya).
4.3. A los efectos de este procedimiento arbitral es de tener tambi�n en cuenta la circunstancia de que quien accede en la actualidad a la direcci�n de Internet , es redireccionado a la p�gina sin que en ella figure ninguna advertencia que haga saber la raz�n de ese v�nculo.
Igualmente es de considerar que con fecha 31 de Agosto se adopt� una resoluci�n en el conflicto D-2000-0467 en donde el panelista nombrado por la Organizaci�n Mundial de la Propiedad Intelectual ha declarado similar el dominio a las marcas METRO DE BILBAO, ha estimado que el demandado en aquel procedimiento, que es la misma persona aqu� demandada, Ignacio Allende Fern�ndez, carece de derechos anteriores leg�timos respecto a ese nombre de dominio, entiende que lo ha registrado de mala fe, y lo usa de mala fe, habiendo resuelto como consecuencia de todo ello la transferencia del dominio a la demandante, METRO BILBAO, S.A.
5. Pretensiones de las partes
5.1. Demandante
El demandante afirma:
- que el demandado ha registrado un dominio que coincide con un nombre comercial y r�tulo registrados de su propiedad,
- que la denominaci�n en que consiste el dominio impugnado es una denominaci�n con la que inmediatamente se asocia a la demandante, que es la entidad que presta el servicio p�blico del ferrocarril metropolitano en la ciudad de Madrid,
- que el demandante ha solicitado tambi�n otros dominios similares, como son los dominios y ,
- que hasta una fecha no determinada en la direcci�n se pod�a acceder a un contenido de car�cter pornogr�fico,
- que el demandado ha ofrecido la venta de su dominio ,
- que el demandado no tiene ning�n inter�s leg�timo ni ning�n tipo de derecho en relaci�n con el nombre de dominio en debate, y
- que el demandado ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.
El demandante solicita la transferencia a su favor del dominio .
5.2. El demandado
El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante manifestando:
- que es inadecuado el procedimiento arbitral especial para resolver la disputa,
- que la denominaci�n METRO DE MADRID es gen�rica y no reivindicable en exclusiva,
- que los productos para los que figuran registrados el nombre comercial y r�tulo METRO DE MADRID, S.A. se refieren a unas actividades muy concretas, por lo que no valen a su titular para impedir su uso en relaci�n con otras actividades,
- que tiene un inter�s leg�timo para el uso de la denominaci�n METROMADRID en ejercicio del derecho ciudadano a la cr�tica de un servicio p�blico, con el objetivo de prestar un servicio a la comunidad,
- que ha realizado preparativos para la utilizaci�n del dominio ,
- que ha realizado un uso leg�timo no comercial, cual es la prestaci�n de un servicio en defensa de los usuarios del ferrocarril metropolitano en general,
- que la prueba de la mala fe en el uso y registro del dominio corresponde al demandante, pero que en todo caso
- no ha intentado la reventa del dominio,
- no ha intentado impedir el uso del signo METRO DE MADRID pues su titular ha preferido identificarse con los dominios , luego y ,
- no realiza actividad comercial alguna por lo que no intenta interferir en el mercado de un competidor,
- no trata de atraer internautas bas�ndose en la confusi�n generada, y
- estima que todo lo m�s se produce un conflicto leg�timo de intereses.
El demandante solicita que se proceda a la �ntegra desestimaci�n de la demanda interpuesta.
6. Debate y conclusiones
Habiendo planteado el demandado la posible incompetencia de este panel, procede analizar esa cuesti�n de manera previa.
La lectura de las consideraciones establecidas por el demandado, que entiende que es nulo el sometimiento a arbitraje, no puede enervar la efectiva aplicabilidad de un procedimiento de naturaleza "sui g�neris", que ha sido establecido precisamente por el car�cter "sui g�neris" de la red Internet, que hace que queden desbordados los marcos nacionales ya que, con independencia de que las dos partes sean españolas, el contenido al que se accede a trav�s del dominio controvertido supera los l�mites territoriales de España, y quien habr�a de ejecutar la decisi�n ser�a una entidad extranjera.
Teniendo en cuenta esas circunstancias, y las muy acertadas manifiestaciones que se contienen en la resoluci�n del distinguido panelista Roberto A. Bianchi en su decisi�n de 31 de Agosto en el caso D2000-0467, en relaci�n con el dominio , a las que nos remitimos, procede considerar la plena competencia de la pol�tica uniforme de resoluci�n de conflictos establecida por ICANN y, en consecuencia, la validez de este procedimiento arbitral basado en ella y administrado por la Organizaci�n Mundial de la Propiedad Intelectual.
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la pol�tica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos enel apartado 4 a) de la pol�tica uniforme.
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga
derechos,
- que el demandado carezca de derechos o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Preliminar
Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Pol�tica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que la Demandante ostenta alg�n derecho esgrimible sobre la denominaci�n "METRO MADRID", a t�tulo de marca, no habi�ndose acreditado registro de signo distintivo de esa naturaleza, y habi�ndose solamente invocado la propiedad de un nombre comercial registrado, 171920 METRO DE MADRID, S.A., y un r�tulo de establecimiento para el t�rmino municipal de Madrid, n� 211266 METRO DE MADRID, S.A.
Los derechos de propiedad industrial en España relativos a signos distintivos se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contempl�ndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y R�tulo de Establecimiento.
El art�culo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. Tal registro no existe, luego no puede reconocerse a la demandante un derecho "de marca" en España.
Ahora bien, hay que determinar si la titularidad del nombre comercial y del r�tulo de establecimiento invocados pueden ser equiparables, a los efectos de la aplicaci�n de la Pol�tica Uniforme de Resoluci�n de Conflictos, a las marcas registradas, habida cuenta de su com�n naturaleza de signos distintivos registrados de acuerdo con la legislaci�n española.
Al analizar dicha cuesti�n debe tenerse en cuenta que el segundo proceso de OMPI en relaci�n con nombres de dominio tiene como objeto de debate, precisamente, la aplicabilidad de un sistema de protecci�n en la red a los nombres de las entidades comerciales frente a los nombres de dominio; puesto que parece que est� en debate esa cuesti�n, parecer�a, en principio, que hasta que tal pol�tica fuera adoptada por ICANN, quedar�a excluida esa protecci�n para los nombres comerciales frente a nombres de dominio registrados.
No obstante, en este caso, en donde se trata de un nombre comercial registrado ante la misma autoridad que registra las marcas, y que comparte con las marcas su com�n naturaleza de signo distintivo que conforme a la legislaci�n española permite a su titular impedir el uso de denominaciones similares, y que se corresponde con una denominaci�n notoria dentro del �mbito territorial de su presencia, por tratarse de la entidad prestataria del servicio p�blico de ferrocarril metropolitano en la capital de España, parece que concurren razones suficientes para considerar, conforme a lo establecido ya en otras decisiones de la OMPI que han enfrentado nombres y derechos de la personalidad frente a dominios, que la denominaci�n METRO DE MADRID, S.A. ha de ser considerada, en sentido amplio, como "marca", a los efectos de la aplicaci�n de la Pol�tica Uniforme.
6.2.2 An�lisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio
No ofrece ninguna duda que el signo METRO DE MADRID y el dominio ofrecen una virtual identidad eliminada la part�cula correspondiente al nivel superior de dominio gen�rico ("COM"), y dejando de considerar la preposici�n "DE", y las siglas identificativas de las sociedades an�nimas españolas, S.A.
Hay que tener en cuenta que en la adopci�n de nombres de dominio tienden a simplificarse construcciones gramaticales correctas en aras de la concisi�n, por lo que la eliminaci�n de la preposici�n "DE" en el signo METRO DE MADRID, S.A., ser�a una pr�ctica corriente; ello queda demostrado por la propia circunstancia de que la demandante sea titular anterior del dominio donde tal contracci�n ya se ha efectuado.
El pretendido car�cter descriptivo del signo METRO DE MADRID, a�n en el caso de que se produjera, lo que no se entra a juzgar, as� como el que dicho signo se refiera a unos u otros productos o servicios, es totalmente irrelevante a los efectos de este procedimiento, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme".
6.2.3 An�lisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses leg�timos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.
Analizando esta cuesti�n se observa que el demandado:
- no expresa ninguna raz�n que le vincule a la ciudad de Madrid,
- no alega ninguna conexi�n espec�fica con el servicio p�blico del metro de Madrid,
- no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa denominaci�n, y
- no acredita ning�n tipo de preparativo real para el uso del dominio , distinto de su utilizaci�n pornogr�fica, o su vinculaci�n al dominio
El demandado ha alegado su derecho constitucional a la libre expresi�n como base para la apropiaci�n particular del dominio , a fin de efectuar el derecho a la cr�tica en relaci�n con ese servicio p�blico de Madrid.
Como no hay ninguna raz�n para que el derecho a la cr�tica deba ejercerse necesariamente a trav�s de la utilizaci�n de la marca de un tercero, cuando puede prestarse a trav�s de dominios diferentes; se considera de aplicaci�n la doctrina contenida en los casos OMPI D2000-0071 CSA Internacional a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon et al y OMPI D2000-0299 y 300 Monty and Pat Roberts, Inc. c. Bill Keith y J. Bartell, citados por el panelista Roberto A. Bianchi, en su decisi�n de 31 de Agosto de 2000 relativa al dominio .
6.2.4 An�lisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio , y an�lisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.
El p�rrafo 4 (a) iii de la Pol�tica Uniforme considera que es necesaria la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.
En la interpretaci�n de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:
- es necesario que exista alg�n requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido el solicitante,
- es preciso considerar tambi�n con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del p�rrafo 4 a) (iii) de la "Pol�tica Uniforme".
En ese sentido, sin establecer en l�neas generales, la decisi�n D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atenci�n especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfacci�n bajo la "Pol�tica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuaci�n (y por lo tanto un uso) de mala fe.
Esa consideraci�n de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el C�digo Civil, art�culo 1282, establece que para juzgar de la intenci�n de los contratantes (en este caso de las partes)... "deber� atender principalmente a los actos de �stas, coet�neos y posteriores al contrato".
Todo lo anterior lleva a ampliar la consideraci�n de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisici�n del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.
Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio , las siguientes:
- El dificultar la identificaci�n del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse solamente un apellido, cuando de acuerdo con el sistema legal español la identificaci�n de la personalidad se conforma a trav�s del apellido paterno y del materno, as� como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.
- La conducta de acaparamiento de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios , y .
- El no haber alegado, ni por tanto probado, la existencia de una actividad comercial para la que leg�timamente pudiera utilizarse el dominio , de donde se desprende que la adopci�n de la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.
- El haber utilizado p�ginas de contenido pornogr�fico (o que vinculan a otras de tal contenido) en la direcci�n .
- El que mediante la obtenci�n del dominio se impida y dificulte al titular del signo METRO DE MADRID, S.A. su presencia en la red, sin que la obtenci�n de la demandante de los dominios y , despu�s de haber comprobado que exist�a el dominio pueda operar como factor a tener en cuenta en ning�n sentido.
Aunque no puede considerarse probada de manera incontestada la oferta de venta que esgrime el demandante, la conducta del demandado, declarada probada en el procedimiento D2000-0467, que acredita la oferta de venta del dominio por la cantidad de 100.000.000 Ptas.-, da pi� para pensar que tambi�n pueda estar en venta el dominio (y que la oferta en ese sentido sea por tanto cierta), toda vez que es a la p�gina a la que est� redireccionada la p�gina . Poniendo en conexi�n esas consideraciones con el deseo de ocultaci�n de la identidad del demandado, todo ello lleva a concluir al panel que su conducta no encaja dentro de lo que ser�a permisible considerar como proceder de buena fe.
Y en cuanto al uso de la marca, tambi�n el panel concluye en que se produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:
- Al acceder a la p�gina se redireccione a la p�gina , lo que acredita que existe uso.
- En la p�gina redireccionada, no hay referencia ninguna al metro de Madrid, pero s� contenidos claramente denigratorios para una entidad paralela a la que es reclamante en este procedimiento.
Ese uso denigratorio, claramente definido en la resoluci�n de 31 de Agosto en el caso del D2000-0467, queda patente si se tiene en cuenta el correo electr�nico de contacto que ofrece el titular de esa p�gina, que es [ mecagoenel@] .
Tambi�n acredita esa circunstancia el hecho de que en alg�n momento haya existido un contenido de naturaleza que este panelista entiende es pornogr�fico, pero que su calificaci�n exacta resulta irrelevante, porque en cualquier supuesto se trata de un contenido ajeno por completo a la entidad a la que inequ�vocamente se refiere el dominio .
En consecuencia, el panel declara probada la falta de inter�s leg�timo para el registro del dominio por parte del demandado, y tambi�n que ese dominio ha sido registrado y adem�s est� siendo utilizado de mala fe.
7. Decisi�n
El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el p�rrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio sea transferido al demandante.
Alberto de Elzaburu
Panelista �nico
2 de Noviembre de 2000
Full & Egal Universal Law Academy