Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.A. v. Javier Ferrandiz Paya
Caso N� D2000-0779
1. Las Partes
La demandante es SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.A., con domicilio social en Gran V�a 32, 8�, 28013 Madrid, España, (la "Demandante" o "SER"), representada por D. Jos� Luis Sainz D�az, Presidente de SER, con igual domicilio.
El demandado es D. Javier Ferrandiz Paya, con domicilio en calle Ruzafa n� 33, 03500 Benidorm, Alicante, España, (el "Demandado").
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa es , registrado con NSI, de Herndon, Virgina, Estados Unidos de Am�rica.
3. Iter Procedimental
El 12 de julio de 2000, el Centro recibi� una demanda para su resoluci�n de conformidad con la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporaci�n de Asignaci�n de Nombres y N�meros de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999, (la Pol�tica), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, (el Reglamento) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). El 17 de julio de 2000, la demanda se recibi� en copia papel. El 21 de julio de 2000, el Centro acus� recibo de la demanda y pidi� verificaci�n de datos de registro a NSI. El 26 de julio de 2000, NSI confirm� al Centro que tiene registrado el nombre de dominio a nombre del Demandado y que el nombre de dominio tiene el status de "activo", que Javier Ferrandiz Paya es contacto administrativo, t�cnico, de zona y para facturaci�n, y que est� en vigencia la versi�n 5.0 del acuerdo de servicio de registraci�n..
El 18 de septiembre de 2000, el Centro notific� la demanda (con anexos) al Demandado y al contacto administrativo por courier y por correo electr�nico (sin anexos). La notificaci�n de la demanda inter alia advert�a expresamente al Demandado que si la demanda no era contestada a m�s tardar el 7 de octubre de 2000, se declarar�a su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Par�grafo 14, el panel designado podr� extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas. No habiendo el Demandado contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 10 de octubre de 2000, el Centro le notific� el acuse de ausencia de escrito de contestaci�n, por correo electr�nico. Despu�s de recibir la declaraci�n de aceptaci�n, independencia e imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el 18 de octubre de 2000, el Centro lo design� miembro �nico del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fij�ndose el 31 de octubre de 2000, como fecha l�mite para dictar la decisi�n.
El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en cuanto a que la demanda se present� conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional de la OMPI, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel encuentra que el Centro cumpli� con los requisitos de notificaci�n impuestos por el Reglamento, Par�grafo 2(a).
No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dict� ordenes ni extendi� plazos. La demanda se hizo en español. El Demandado reside en España. Conforme al Reglamento, Par�grafo 11, el Panel decide que el procedimiento sea en español.
4. Antecedentes de Hecho
De acuerdo con las constancias de la Demanda y sus documentos anexos, y por no haber sido contestados por el Demandado, se tienen por acreditados los siguientes hechos:
SER es una de las entidades de radiodifusi�n m�s importantes de España. Sus ingresos por las operaciones t�picas de radiodifusi�n alcanzaron 23.489.016.000 Pesetas en 1999. SER cuenta con 134 emisoras de radio en España. Ha firmado acuerdos con 272 emisoras de radio independientes que emiten la programaci�n de SER. SER es la cadena de radio l�der en España. Cuenta con 4.213.000 oyentes diarios. Cadena SER ocupa el primer lugar del ranking de audiencia. El 37,2 % de los oyentes de radios generalistas opta por Cadena SER. Cadena SER tiene la m�xima audiencia en todas las horas del d�a frente al resto de las cadenas generalistas. Varios programas de radio de Cadena SER son los de mayor audiencia en España. Lo mismo ocurre con varios de sus programas musicales. SER es la empresa de radiodifusi�n m�s antigua de España (76 años). SER es miembro de la Asociaci�n Internacional de Radiodifusi�n (AIR) y de la National Association of Broadcasters (NAB) de Estados Unidos de Am�rica. SER est� vinculada con Caracol de Colombia, Consorcio Radial de Chile, Radio Latina S.A. de Francia, Grupo Latino de Radiodifusi�n LLC de Estados Unidos, etc.
El Panel acepta que la denominaci�n CADENA SER goza de renombre general y notoriedad sectorial tanto en España como en varios otros pa�ses.
SER posee varias p�ginas web. La p�gina web en el dominio ha tenido un total de 5.214.00 visitantes desde el 12 de enero de 1998, hasta el 31 de mayo de 2000.
Est� probado con el certificado de registro de marca denominativa N� 771.387 del Registro de la Propiedad Industrial de España que la Demandante tiene registrada como marca la expresi�n en la clase 38 del nomenclador internacional, para distinguir los servicios de ayuda en la difusi�n de programas de radio y televisi�n. Dicha marca se solicit� el 16 de noviembre de 1974, y se concedi� el 22 de junio de 1978. De acuerdo al t�tulo de renovaci�n de marca correspondiente al N� de registro M0771387 de fecha 3 de febrero de 1999, de la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM"), la marca citada ha sido renovada a favor de SER hasta el 16 de noviembre de 2004.
El nombre de dominio objeto de la controversia fue registrado por el Demandado el 17 de julio de 1997.
El Demandado estuvo vinculado con RADIO BENIDORM INTERNACIONAL, S.L. durante largo tiempo, antes del registro del nombre de dominio. El Demandado era comentarista de un programa de entretenimiento semanal de RADIO BENIDORM. Esta tiene un acuerdo de programaci�n con SER, por el que se emiten en Benidorm y su �rea de influencia los programas de Cadena SER.
En noviembre de 1997, SER se enter� del registro del nombre de dominio en disputa. SER se opuso en contacto con el Demandado para que �ste lo transfiera a la demandante. En una reuni�n mantenida el 3 de marzo de 2000, en el bufete del abogado del Demandado, este hizo llegar a SER pretensiones econ�micas importantes por la transferencia. No hubo acuerdo entre las partes en disputa.
El acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio objeto de la controversia, remite a la pol�tica de resoluci�n de disputas alegada por la Demanda, ya que tanto para la entidad registradora NSI como para el registrante aqu� Demandado desde el 1� de enero de 2000, dej� de aplicarse la pol�tica de disputas anterior y est� en vigencia la actual Pol�tica Uniforme de resoluci�n de disputas sobre nombres de dominio de la ICANN. El nombre de dominio est� "activo" seg�n NSI, lo que significa que el Demandado ha aceptado impl�citamente su aplicabilidad a eventuales disputas en procedimientos ICANN planteados por terceras partes, como la aqu� Demandante SER. El Demandado no ha cuestionado la jurisdicci�n del Panel ni la aplicabilidad de la Pol�tica.
5. Alegaciones de las Partes
A) La Demandante alega que:
Si no se considera la adici�n de ".com", existe identidad absoluta entre la marca CADENA SER y el nombre de dominio
El Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. El Demandado, persona f�sica, no es conocido ni es identificado bajo esa denominaci�n. Dadas las relaciones que el demandado ha mantenido con la Cadena SER no puede alegar desconocimiento, ni negar la notoria reputaci�n de la marca CADENA SER. El Demandado tampoco ha utilizado, ni ha hecho preparativos para ofrecer bienes o servicios propios con el nombre de dominio. El uso del nombre de dominio por el Demandado es desleal, al intentar desviar a consumidores a distintas p�ginas web de competidores de la Demandante, o con contenidos pornogr�ficos, y as� empañar la marca.
El nombre de dominio han sido registrado y se utiliza de mala fe. El Demandado redireccion� la p�gina www. a las p�ginas /links2.html, y , la primera con contenidos pornogr�ficas. El Mundo del Siglo XXI, de propiedad de Unidad Editorial S.A., es competidor del grupo Prisa, al que pertenece la Demandante SER
Cita la Demandante en apoyo de su pretensi�n de transferencia en su favor del nombre de dominio: las decisiones OMPI D2000-0018, D2000-0005, D2000-0003, D2000-0201, arts. 30 y 31.2 de la Ley de Marcas española del 10 de noviembre de 1988, art. 6bis del Convenio de Par�s, arts. 16.2 y 16.3 de ADPIC, ambos tratados en vigencia en España, Ley 3/1991, del 10 de enero de 1991, de competencia desleal, de España. Auto dictado el 2 de junio de 1999, del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo, art. 7 del C�digo Civil español, sobre buena fe y abuso del derecho.
B) El Demandado no ha contestado la demanda, y se le ha notificado su incumplimiento de la carga de contestarla. No hizo ninguna otra presentaci�n con posterioridad a la notificaci�n de incumplimiento.
6. Discusi�n
Identidad o similitud confundible
El Panel considera que el nombre de dominio es, si no id�ntico, casi id�ntico o confundiblemente similar a la marca CADENA S.E.R., cuya titularidad ha probado la Demandante. "S.E.R." aparece en la marca como una sigla o acr�nimo, con letras may�sculas separadas por puntos, evidentemente abreviando la larga expresi�n "SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION". Dicha parte de la marca se lee y pronuncia "ser", sin expresarse los puntos. La supresi�n del espacio entre "CADENA" y "SER" en el nombre de dominio carece de todo efecto distintivo respecto de la marca, al igual que la adici�n del nombre de dominio del nivel superior gen�rico ".com".
De tal modo la Demandante ha cumplido su carga de acuerdo a la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(i).
Falta de derechos e intereses leg�timos
El Demandado no ha respondido la alegaci�n de la Demandante, de que carece de derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio, de que no es conocido por el nombre de dominio y de que no hace un uso de buena fe del nombre de dominio relacionado con una oferta de bienes o servicios.
El d�a 28 de octubre de 2000, el Panel verific� las circunstancias alegadas por la Demandante en una visita realizada en forma independiente a sitios web. Con respecto a el Panel comprob� que se trata de un sitio "orientado a adultos" en cuya misma portada se observan im�genes pornogr�ficas.
En cuanto al sitio www. el Panel intent� conectarse el mismo d�a, y constat� que su conexi�n era redireccionada inmediatamente al sitio que se encuentra en el URL , perteneciente a Inicia Comunicaciones, S.A. (Grupo PRISA), C/ Gran V�a, 32. 28013 Madrid. Como arriba se vi�, la Demandante tambi�n pertenece al Grupo Prisa. Sin embargo el redireccionamiento indicado no significa sino que el Demandado est� reconociendo indirectamente que el nombre de dominio no le pertenece, y que m�s bien pertenece a otro, aunque sin efectuar una cesi�n de la registraci�n.
Ninguno de esos usos del nombre de dominio permite una inferencia favorable al Demandado en materia de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio.
Por lo dicho, el Panel considera que la Demandante ha probado el extremo de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(ii).
Registro de Mala Fe
El Demandado, seg�n lo alega la Demandante y no lo ha negado el Demandado tuvo "desorbitadas pretensiones" para transferir el nombre de dominio a la Demandante, a las que �sta no accedi�. A pesar de que la Demandante no menciona el importe que le habr�a exigido el Demandado, la falta de actividad procesal del demandado y su omisi�n de negar lo afirmado por la Demandante en la demanda conduce al Panel a aceptar lo alegado por �sta, y a concluir que el Demandado efectivamente requiri� a la Demandante sumas superiores a los costos efectivamente por �l desembolsados en relaci�n al nombre de dominio.
Como en este procedimiento el Demandado no aleg� ni prob� tener derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, sus exigencias econ�micas tambi�n llevan a inferir que su prop�sito principal al registrar el nombre de dominio era obtener un provecho ileg�timo por la transferencia del dominio a la Demandante, lo que es una circunstancia de registro de mala fe mencionada expresamente en la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(i).
La Demandante ha probado que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)).
Uso de Mala Fe
Como arriba se indica, el Panel ha constatado el car�cter pornogr�fico del sitio web del URL al que el Demandado habr�a redireccionado la p�gina web correspondiente al nombre de dominio en disputa. El redireccionamiento a p�ginas pornogr�ficas de un sitio web sobre cuyo dominio no se poseen derechos ni intereses leg�timos es un uso de evidente mala fe, y constituye un instrumento dentro de la estrategia de forzar negociaciones del tipo "precio por cesi�n" del nombre de dominio, y ello por un importe superior al de los costos efectivamente desembolsados por registrar el nombre de dominio. En opini�n de este Panel el efecto de esa conducta tiene connotaciones probablemente cercanas a la extorsi�n. En todo caso se trata de un "uso de mala fe" en el sentido de la Pol�tica, Par�grafos 4(a)(iii) y 4(b). Lo mismo ocurre en relaci�n al direccionamiento a un sitio perteneciente a una empresa al menos parcialmente competidora de la Demandante, como lo es el diario español El Mundo, ello desde ya sin intervenci�n alguna del mismo, sino por hecho exclusivo del Demandado. El efecto directo que se busca con esa conducta es empañar, o al menos perjudicar a la Demandante.
El relato que efect�a la Demandante - no negado por el demandado - refiere a una conducta m�s que dudosa por parte del Demandado. Este, despu�s de conocer el inter�s de la Demandante en obtener la cesi�n del nombre de dominio, habr�a cambiado los nombres de contacto en favor de personas pertenecientes a la Demandante, lo que habr�a sido aceptado por la Demandante en la creencia de que el Demandado se dispon�a a cederle el nombre de dominio. Posteriormente, y una vez que qued� claro que no habr�a acuerdo en cuanto al importe por la cesi�n, el Demandado volvi� a cambiar los datos de contacto, ya que ahora figura �l mismo como contacto administrativo, t�cnico, de zona, y de facturaci�n. Como en este procedimiento el Demandado no se ha presentado, el Panel carece de su versi�n de los hechos. Sin duda la Demandante acept� ser incluida como contacto en un nombre de dominio de cuya registraci�n segu�a sin ser titular. Sin embargo de all� no se desprende que la Demandante estuviera reconociendo al Demandado alg�n derecho sobre el nombre de dominio, o que ello implicara alguna aquiescencia de la Demandante en favor del Demandado, que impidiera acoger su demanda en este procedimiento.
En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel, aplicando el razonamiento de los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001, se siente autorizado para ilustrar su decisi�n, a guiarse por la legislaci�n relevante y su aplicaci�n por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la O.E.P.M., . A la luz de la Ley de Marcas de España, art�culo 31 y concordantes, el Panel considera que el uso que el Demandado ha hecho del dominio id�ntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante, le dar�a a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "" y "". As� lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita, D2000-0467 METRO BILBAO, S.A., D2000-0592 Canonais, S.A. y D2000-0883 Antena 3 Televisi�n, S.A., que involucraban a partes con domicilio en España., y donde el Panel consider� � como lo hace en este caso � que el Panel puede ilustrarse con las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España, las que son aplicables a conflictos entre partes con domicilio en España. En Raimat y Uralita el Panel consider� aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "", dictado por el Juzgado N� 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N� 9 de Madrid, ambos fundados en la Ley de Marcas citada en nota 1. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente tambi�n se juzgar�a de mala fe en España el uso de la marca CADENA SER que hace el Demandado con su nombre de dominio
En consecuencia, el Panel considera que el demandado usa de mala fe el nombre de dominio (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)).
7. Resoluci�n
Por todo lo que antecede, el Panel concluye que el nombre de dominio en disputa es casi id�ntico o por lo menos confundiblemente similar a la marca de la Demandante, que el Demandado no tiene derechos ni intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, y que el mismo ha sido registrado y se usa de mala fe.
De acuerdo a la Pol�tica, Par�grafo 4(i) y el Reglamento, Par�grafo 15, el Panel Administrativo resuelve que la registraci�n del nombre de dominio sea transferida a la Demandante, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.A.
Roberto A. Bianchi
Panelista �nico
Octubre 27 de 2000
Full & Egal Universal Law Academy