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DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Soci�t� Slumberland France c./ Soci�t� Dotcomway
Affaire N�D2000-0803
1. Les Parties
Le Requ�rant est la Soci�t� Slumberland France, 11, rue du 17 novembre � 68100 Mulhouse, France. Slumberland France est la nouvelle d�nomination de la soci�t� Holding Epeda Merinos depuis que Slumberland France a fusionn� par absorption avec la soci�t� des matelas Merinos.
Ce Requ�rant indique pour �tre contact� l�adresse suivante : 2 bis, rue St�phenson, Saint-Quentin en Yvelines; t�l. : 01.34.52.34.52 et fax : 01.34.52.36.37. Le mandataire du Requ�rant est le Cabinet Plasseraud, 84 rue d�Amsterdam 75440 Paris Cedex 09; T�l : +33 (0)1 44.63.41.11; Fax : +33 (0)1.42.80.01.59; E-mail : info@. Le contact est G.Kiesel Le Cosquer ou B. Dejardins.
Le D�fendeur est la Soci�t� Dotcomway, 42 Avenue Montaigne , 75008 Paris, France; Tel : +33 6.12.89.46.91; E-mail : dcw@.
Le mandataire du D�fendeur est Maître Gr�goire Goussu, 26 Cours Albert 1er , 75008 Paris, France; Tel : +33 (0)1.30.75.60.98; Fax : +33 (0)1.40.75.37.53; E-mail : goussu@.
2. Le Nom de Domaine et l�Unit� d�Enregistrement
Le litige concerne le Nom de Domaine "MERINOS.COM".
L�unit� d�enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine est enregistr� est : Network Solutions Inc., 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia, 20170 U.S.A
3. Proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e aupr�s du Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI (le Centre) le 17 juillet 2000 par courrier �lectronique et reçue sur support papier le 20 juillet 2000. Il a �t� accus� de r�ception de la plainte le 19 juillet 2000.
Le 19 juillet 2000, une demande de v�rification d�enregistrement a �t� envoy�e et la r�ponse � cette demande a �t� reçue de Network Solutions le 21 juillet 2000.
Le 28 juillet 2000 la plainte a �t� notifi�e au d�fendeur (reçue le 30 juillet 2000) et une proc�dure administrative a �t� ouverte. A la m�me date, le respect des conditions de forme a �t� v�rifi�. Le D�fendeur devait faire parvenir sa r�ponse au plus tard le 15 ao�t 2000 et un d�lai suppl�mentaire lui a �t� accord� jusqu�au 15 septembre 2000.
Le 19 septembre 2000, il a �t� accus� r�ception de la r�ponse du D�fendeur et le m�me jour, le Requ�rant a fait tenir des observations sur la R�ponse du D�fendeur.
L�Expert unique a accept� sa mission le 21 septembre 2000 et remis une d�claration d�impartialit� et d�ind�pendance.
Le litige entre dans le champ d�application des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est comp�tente pour arr�ter une D�cision. L�acte d�enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a �t� enregistr� implique l�acceptation des Principes directeurs.
Le nom de domaine a �t� enregistr� le 18 novembre 1998.
Bien que la langue du contrat d�enregistrement soit l�Anglais, les parties sont toutes deux françaises et la plainte et la r�ponse et documents annexes ont �t� soumis en Français. Ces circonstances am�nent la Commission � d�cider, par application de l�article 11 des R�gles, que la proc�dure doit �tre conduite en Français.
La D�cision est rendue dans le d�lai expirant le 5 octobre 2000.
4. Les Faits
La soci�t� Slumberland France, Requ�rant, est titulaire de diverses marques :
France :
" MERINOS le site internet des r�veils en beaut�"
N� 97709231 , d�pos�e le 12/12/1997
"MERINOS le site internet de la literie"
N� 97709230, d�pos�e le 12/12/1997
"PRIMA collection de MERINOS"
N� 96649890, d�pos�e le 08/11/1996
"MERINOS"
N� 1593886, d�pos�e le 09/06/1965
"MERINOS , suspension car�n�e, le matelas des r�veils en beaut�"
N� 1576826, d�pos�e le 22/02/1990
International :
"MERINOS suspension car�n�e, le matelas des r�veils en beaut�"
N� 730351, d�pos�e le 16/03/2000 ( France, B�n�lux, Espagne, Italie, Monaco, Portugal)
"MERINOS"
N� 550892, d�pos�e le 06/03/1990 ( Allemagne, B�n�lux, Espagne, Italie, Monaco, Suisse, Portugal)
Marque enregistr�e en Cor�e :
"MERINOS"
N� 253529, d�pos�e le 03/11/1992
Pour d�signer divers produits des classes 6, 12 et 20 et notamment "articles de literie (� l�exception du linge de lit) , y compris les sommiers et les matelas"; " matelas, sommiers, lits, dosserets et tous accessoires de literie; carcasses � ressorts pour coussins et matelas, coussins , en particulier coussins d�automobiles, accessoires d�automobiles, articles divers en fil ou tube m�tallique; articles moul�s ou façonn�s en mati�res plastiques non compris dans d�autres classes" (annexe 3 de la Plainte).
Le Requ�rant dispose du nom de domaine : "" ( Pi�ce 6 de la R�ponse).
La soci�t� Dotcomway, D�fendeur, a enregistr� � son nom aupr�s de NETWORK SOLUTIONS, Inc. le nom de domaine "" le 18 novembre 1998.
5. Pr�tentions des parties
(a) Requ�rant
La soci�t� Slumberland France , Requ�rant, demande � la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que le nom de domaine "" lui soit transf�r� (paragraphe 3, b), x), des R�gles).
Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4 (a) (b) (c), des Principes directeurs et paragraphe 3 des R�gles, elle avance les arguments suivants.
- Le nom de domaine "" est identique dans sa partie caract�ristique aux marques n� 1593686 et 550892 du Requ�rant , engendrant donc un risque de confusion avec celles-ci, risque existant �galement avec les autres marques complexes du Requ�rant, comportant le mot "m�rinos", d�tachable, distinctif et essentiel.
- Le D�fendeur ne d�tient pas de droit ou d�int�r�t l�gitime qui pourrait justifier le d�pôt � son nom du nom de domaine en question car le D�fendeur n�a sur ce signe aucun droit de marque, et qu�il n�est ni la d�nomination sociale, le nom commercial ou l�enseigne de ce dernier. En outre, Requ�rant et D�fendeur n�ont aucun lien et le Requ�rant n�a pas donn� d�autorisation au D�fendeur d�enregistrer ledit nom de domaine.
- L�enregistrement du nom de domaine en cause a �t� fait de mauvaise foi en ce que le D�fendeur, domicili� en France, ne pouvait ignorer l�existence de la marque tr�s connue "m�rinos" pour d�signer des articles de literie et a donc enregistr� le nom de domaine en cause dans une volont� d�termin�e de profiter de cette notori�t� en emp�chant le Requ�rant de poursuivre ses efforts publicitaires en cr�ant son propre site "". De plus, le d�fendeur est coutumier de telles pratiques puisque l�acc�s au site dont le D�fendeur est titulaire : "" permet de constater que l�activit� principale du D�fendeur est l�achat et la vente de noms de domaine. Le Requ�rant pr�tend donc qu�il "est tr�s probable que le D�fendeur a proc�d� � l�enregistrement du nom de domaine litigieux (�) dans l�unique but de vendre ce signe".
(b) D�fendeur
- Le D�fendeur soutient que le terme "m�rinos" a un sens en soi pour d�signer une race de mouton et, par extension, la laine et que ce mot, pour d�signer des articles de literie, est de validit� discutable. Il ajoute que le principe de sp�cialit� gouvernant le droit des marques implique que la propri�t� du terme "m�rinos", pour d�signer les produits pr�cit�s, ne peut permettre au titulaire de la marque d�emp�cher les tiers d�user du m�me terme pour des produits ou services ni identiques ni similaires. Il pr�tend, en outre, qu�il n�est pas d�montr� par le Requ�rant que la marque "m�rinos" serait notoire et que, quand bien m�me elle le serait, l�utilisation par les tiers du signe en cause pour des produits que ce mot d�signe dans le langage courant ou dont il d�crit une des qualit�s essentielles, ne cr�e aucun risque de confusion et ne porte pas atteinte � la marque.
- Le D�fendeur avance, en second lieu, que son activit� est de cr�er, exploiter et d�velopper des sites internet et qu�en 1998 il a souhait� cr�er un "portail" consacr� � la laine et aux articles en laine et a enregistr� � cet effet les noms de domaine "", "" et "". Il indique que, dans un premier temps, il a cr�� des pages de liens " sur des grands intervenants du secteur" et a ensuite supprim� ces liens lorsque la construction du site a �t� achev�e, site en ligne depuis septembre 2000. Ce site est exclusivement consacr� � des v�tements en laine de m�rinos, cachemire et lambswool qui n�ont rien de commun avec les produits du Requ�rant.
- Le D�fendeur pr�tend, en troisi�me lieu, n�avoir pas agi de mauvaise foi en ce qu�il conteste que la marque "m�rinos" jouirait d�une grande notori�t� en France et redit que quand bien m�me la marque serait notoire, le but du D�fendeur � ouvrir un site consacr� � la commercialisation d�articles en laine- sous pareil nom de domaine , descriptif � cet �gard, est exclusif de mauvaise foi. Il ajoute que, dans ces conditions, il n�a pas, comme le pr�tend le Requ�rant "sciemment tent� d� attirer � des fins lucratives les utilisateurs de l�internet sur un site web en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque notoire du Requ�rant". Il pr�cise que son nom de domaine "" n�emp�che pas le Requ�rant d�avoir une activit� sur Internet puisque le Requ�rant est titulaire du nom de domaine "", ce qui est adapt� en ce que l��ventuelle notori�t� de la marque ne d�passerait pas le territoire français. Le D�fendeur indique, encore, que s�il y a eu un temps un lien informatique entre lui (Dotcomway) et d�autres sites, n�appartenant pas au D�fendeur, et offrant des services plus larges que l�achat et la vente de noms de domaine, ces liens ont �t� interrompus et que de toutes mani�res lorsque le D�fendeur a �t� contact� par le Requ�rant fin 1999, le D�fendeur n�a � aucun moment propos� au Requ�rant de lui c�der le nom "m�". Le D�fendeur rel�ve, �galement, que la Pi�ce 12 du Requ�rant laisse croire � tort que les termes "" auraient �t� mis en vente par le D�fendeur sur une page du site "" alors que c�est le Requ�rant lui-m�me qui, en remplissant un formulaire pour faire une offre d�achat, a introduit ce nom dans cette page.
- Le D�fendeur termine sa R�ponse en soulignant que lorsque le Requ�rant conclut son argumentation en indiquant : "il est donc probable que le D�fendeur a proc�d� � l�enregistrement du nom de domaine : "" en sachant que ce signe est tr�s connu pour d�signer des articles de literie et dans l�unique but de vendre ce signe", ceci r�v�le que le Requ�rant reconnaît ne pas avoir apport� la preuve de la mauvaise foi du D�fendeur et que ses affirmations sont purement sp�culatives.
c) R�plique du Requ�rant
En r�plique � la R�ponse du D�fendeur, le Requ�rant a fait �tat des arguments suivants.
A supposer que la marque "m�rinos" ait eu une faible distinctivit�, au jour du d�pôt, cette distinctivit� s�est renforc�e par l�usage constant en sorte que la marque doit �tre reconnue valable.
La marque "m�rinos" est notoire et les marques notoires disposent d�une protection �tendue.
Le D�fendeur n�utilise pas le mot "m�rinos" dans son sens descriptif car le site "" traite aussi de laine cachemire et lambswool : seule la d�nomination "" aurait une r�elle valeur descriptive.
Le Requ�rant "est en droit de se demander pourquoi" le D�fendeur utilise "m�" pour son site qui ne traite pas que de laine m�rinos, "sinon pour profiter ind�ment de la notori�t� de la marque et capter de nombreux utilisateurs attir�s par une marque connue". Ce qui est corrobor� par le fait que le D�fendeur a choisi "m�rinos", d�signation en français du mouton de cette race, alors que ce mouton est appel� "merino" en anglais, espagnol, italien et allemand.
Plus sp�cialement sur la mauvaise foi, le Requ�rant rel�ve une contradiction entre la reconnaissance par le D�fendeur, dans sa R�ponse, de l�existence d�un lien avec des sites de ventes aux ench�res de nom de domaine pendant un temps et un courrier du D�fendeur indiquant n��tre affili� en aucune façon aux sites "" et "".
Le Requ�rant fait �tat d��change de correspondances entre les Conseils des parties.
Le Requ�rant indique encore : "Compte tenu du fait que l�apparition du contenu du site "" sert de base essentielle pour fonder l�argumentation du d�fendeur, nous ne pouvons croire que la date de cette cr�ation soit le fruit d�un pur hasard et que la demande de report de date pour r�pondre � la plainte soit uniquement due � la p�riode estivale. De m�me, la suppression du lien qui existait au moment du d�pôt de la plainte avec les sites de vente aux ench�res de noms de domaine (�) apparaît tr�s inopin� et ce, d�autant plus que, contrairement � ce que soutient le D�fendeur, ces liens n��taient en aucun cas n�cessit�s par la mise en place du portail "" puisque ces liens existaient non pas par une connexion � "", mais � "" (�) "En effet, il peut �tre difficilement soutenu qu�un lien avec un site sp�cialis� dans la vente de noms de domaine, qui plus est, pr�sentant tous la caract�ristique d��tre des noms de domaine descriptifs, comme Cachemire, Lambswool ou comme le soutient le D�fendeur (et qui est contest� par le Requ�rant) M�rinos, soit le fruit d�un pur hasard".
6. Discussion
Le paragraphe 15 (a) des R�gles pr�voit que "La commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu�elle juge applicable".
La Commission fera, ci-apr�s, r�f�rence � certaines dispositions du droit français, les parties �tant toutes deux de nationalit� française.
Le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits.
(b) Il n�a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache.
(c) Son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
1. Identit� ou similarit�
Le Requ�rant dispose depuis longtemps � titre de marque, notamment française, du signe "MERINOS", seul ou suivi de formules nominales essentiellement descriptives, pour d�signer des articles de literie et divers produits des classes 6, 12 et 20.
Le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine "" et a ouvert un site internet � activit� de communication �, de commercialisation de v�tements et accessoires en laine (les produits promus �tant affect�s de marques diff�rentes).
Au regard des signes eux-m�mes : "MERINOS", il convient de constater leur identit�, du moins en �criture majuscule, �galement utilis�e par les deux parties.
En revanche, pour ce qui est des produits ou services d�sign�s par les marques en cause du Requ�rant sur lesquelles le Requ�rant a des droits, il y a lieu de consid�rer qu�il ne s�agit que des produits : articles de literie (matelas, sommiers, lits et accessoires) et que lesdites marques n�ont pas d�sign� les services de communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie n�cessairement, sinon exclusivement (rappr. TGI Paris, 3�me ch., 24 mars 2000, Pagotto c/ Gallopin, : Revue Communication, Commerce �lectronique, juin 2000, p. 20 s., obs.C.Caron).
A cet �gard et en raison du principe de sp�cialit� des marques, la preuve de la situation vis�e au paragraphe 4 (a) des Principes directeurs n�est pas rapport�e.
Il n�en serait autrement que dans le cas où le Requ�rant �tablirait que ses droits de marques sont m�connus par l�enregistrement du nom de domaine en cause en raison de la notori�t� des marques et ce par application des articles 16. 2 et 3 de l�Accord sur les ADPIC ou, pour ce qui est du droit interne français, de l�article L.713-5 du Code de la propri�t� intellectuelle.
La Commission rel�ve, en premier lieu, que si les pi�ces annex�es (5 � 11) � la Plainte font �tat d�investissements publicitaires importants, ces derni�res ann�es, de "M�rinos" dans le domaine de la literie, il demeure que la marque "M�rinos" n�atteint pas la notori�t� d�une autre marque du Requ�rant, la marque "Epeda" et que "M�rinos" est moins connue , selon les ann�es et/ou les techniques de sondage, que "Epeda", Dunlopillo", "Simmons",ou "Treca".
La Commission rel�ve, en second lieu, que le mot "M�rinos" n�est pas un terme de fantaisie sans signification particuli�re, mais la d�signation attest�e par les dictionnaires d�une race de mouton et, par extension, de sa laine, ce qui aurait justifi�, aux dires du D�fendeur, le choix de ce nom pour un domaine � site internet consacr� � la commercialisation de v�tements en laine (Rappr. D�cision OMPI n� D2000-0752).
La Commission conclut que la notori�t� moyenne des marques "M�rinos" du Requ�rant, alli�e au caract�re partiellement descriptif du mot "M�rinos" pour des v�tements en laine commercialis�s par l�acc�s au nom de domaine "", aujourd�hui site actif du D�fendeur, font qu�il n�est pas �tabli que l�usage du terme "merinos" comme nom de domaine et comme nom de domaine de promotion de v�tements en laine "indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistr�e, ni que cet usage risque de nuire aux int�r�ts du titulaire de la marque enregistr�e" (Accord ADPIC, art. 16. 3). Pareillement, la Commission estime qu�il n�est pas d�montr� que les actes accomplis par le D�fendeur soient "de nature � porter pr�judice au propri�taire de la marque ou (que cet emploi de la marque) constitue une exploitation injustifi�e de cette derni�re" (art. L.713-5 du CPI).
La Commission ajoute � cet �gard que le Requ�rant ne fournit que des justifications de publicit� essentiellement en France et qu�il n�est pas contest� que ce Requ�rant dispose du nom de domaine "".
2. Droit ou int�r�t l�gitime du D�fendeur quant au nom de domaine litigieux
M�me si le D�fendeur n��tait pas connu sous le nom de domaine consid�r�, la Commission estime que le Requ�rant n�a pas d�montr� que le D�fendeur ait fait un usage d�loyal du nom de domaine avec l�intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ou de ternir les marques en cause et qu�inversement, le D�fendeur a �tabli, dans le contexte des observations ci-dessus, qu�il pouvait l�gitimement enregistrer � titre de nom de domaine le terme "M�rinos", passablement descriptif pour des articles vestimentaires en laine, dont il assure effectivement la promotion sur son portail. La Commission ajoute qu�est inop�rante la consid�ration de ce que le "m�rinos" se dise "merino" dans d�autres langues et qu�il ne peut �tre s�rieusement reproch� au D�fendeur d�avoir, pour l�activit� projet�e, plutôt choisi "", la plus connue des esp�ces ovines, pour la qualit� de sa laine, que le banal "".
3. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
La Commission estime, encore, que les exigences de l�article 4 c) des Principes directeurs ne sont pas satisfaites en l�esp�ce.
En premier lieu, la Commission ne constate pas , en raison des �l�ments relev�s ci-dessus, que le Requ�rant ait �tabli que le D�fendeur ait proc�d� � un enregistrement et un usage du nom de domaine en cause de mauvaise foi, par exemple au regard des faits d�crits de mani�re illustrative � l�article 4, b), ii), iii), iv), des Principes directeurs.
Le Requ�rant, dans sa plainte, fait n�anmoins �tat de ce que le D�fendeur aurait cr�� un lien avec des sites de vente aux ench�res de noms de domaine, mais il est constant que ce lien a cess� lors de la mise en service du site du D�fendeur : "".
La Commission constate, en premier lieu, que ces sites ne comportaient que des offres de noms descriptifs au nombre desquels ne figurait pas, d�ailleurs, le nom "".
La Commission rel�ve, en outre, que rien dans les documents annex�s � la Plainte n��tablit que le D�fendeur ait propos� ou accept� de monnayer aupr�s du Requ�rant ou d�un tiers le nom "" et que, d�s lors, il n�est pas d�montr� que le D�fendeur ait "enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d�une autre mani�re l�enregistrement de ce nom de domaine au Requ�rant qui est propri�taire de la marque ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux ou pour un prix exc�dant le montant des frais d�bours�s en rapport direct avec ce nom de domaine" (Paragraphe 4, b), i), des Principes directeurs; rappr. D�cision OMPI n� D2000-0596, point 6-11).
La Commission souligne, encore, qu�� supposer qu�il puisse y avoir cependant un doute sur la bonne foi du D�fendeur lors de l�enregistrement, le Paragraphe 4 a) iii), des Principes directeurs impose la d�monstration cumulative de ce que le nom de domaine litigieux "a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi". L�ouverture du site consacr� aux v�tements en laine par le D�fendeur, sans relation avec les articles de literie, emp�che clairement en l�esp�ce , selon la Commission, le Requ�rant d�effectuer la d�monstration qui lui incombe aux termes du Paragraphe 4 a) pr�cit�.
La Commission ajoute, enfin, qu�elle pense que le Requ�rant �tait quelque peu conscient de son insuffisance probatoire tenant les affirmations fortement sp�culatives (il est probable�; il semble�) des conclusions de sa Plainte (rappr. D�cision OMPI n� D2000-0426, point 6, b) , m�me si la plupart des D�cisions rendues dans le cadre de cette Proc�dure administrative ne peuvent �tre fond�es que sur un ensemble d�indices et de pr�somptions.
7. D�cision
Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative d�cide que le Requ�rant n�apporte pas la claire d�monstration que le nom de domaine "m�" est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, aux marques sur lesquelles le Requ�rant a des droits; que le D�fendeur n�a aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache, ni qu�il a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, conform�ment au paragraphe 4 i), des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission n�ordonne pas que l�enregistrement du nom de domaine "" soit transf�r� au Requ�rant.
Professeur Christian Le Stanc
Expert unique
Date : 5 octobre 2000
Full & Egal Universal Law Academy