Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Advanced Media, S.A. v. Lullaby Software Design - David D�ez
Caso No. D2000-0843
1. Las partes
Demandante: Advanced Media, S.A., con domicilio en Carretera de Ir�n, Km. 11,700, 28049 - Madrid - España.
Demandado: Lullaby Software Design - David D�ez, con domicilio en Cerdeña, 549 - 8� - 08024 Barcelona - España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio,
La entidad registradora es R, Inc., con domicilio en 575 Eighth Avenue, 11th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de Am�rica.
3. Curso del Procedimiento
Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme", seg�n fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Pol�tica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el d�a 21 de Julio de 2000.
Una copia de la demanda fue enviada por correo electr�nico a la entidad registradora y al demandado, quien contest� a la demanda con fecha 29 de Agosto de 2000.
Con fecha 25 de Septiembre, de acuerdo con la petici�n del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI design� a Luis H. de Larramendi como panelista, haci�ndole llegar el siguiente d�a 26 copia completa de la documentaci�n.
4. Antecedentes de hecho
La demandante, Advanced Media, S.A., es una entidad productora de programas de televisi�n, titular desde el 3 de Abril de 2000, de diversos registros de marca, entre ellos los registros 2.197.323/4 NO SOLO MUSICA en clases 38 y 41 del Nomencl�tor Internacional, para "servicios de telecomunicaci�n por radio y televisi�n, servicios de difusi�n de programas de radio y televisi�n, servicios de edici�n y producci�n de programas de radio y televisi�n; servicios de espect�culos; servicios de organizaci�n de diversiones radiof�nicas y televisadas".
La anterior propietaria de esas marcas es la firma Gestivisi�n Telecinco, S.A., que explota en España un canal de televisi�n que emite en abierto, bajo la marca TELE5.
La entidad Advanced Media, S.A. se subrog�, con fecha 2 de Mayo de 2000, en los derechos y obligaciones de la sociedad Publiespaña, S.A. relativas a la producci�n del programa "NO SOLO MUSICA", que emite Tele5.
El demandado aunque no ofrece su identificaci�n completa al registrar el dominio NOSOLOMUSICA.COM, pues señala como titular de �ste una denominaci�n aparentemente comercial, seguido de un nombre personal incompleto, que no incluye su segundo apellido (extremos que tampoco aclara en la contestaci�n a la demanda) parece tratarse de una persona f�sica de nacionalidad española.
La p�gina a la que se accede a trav�s de la direcci�n NOSOLOMUSICA.COM se encuentra activa, vinculada a la direcci�n /nsmusica/publisub.html, ofreci�ndose informaci�n sobre las percepciones y mensajes subliminales, y su utilizaci�n en diversos �mbitos.
El dominio NOSOLOMUSICA.COM fue registrado con fecha 21 de Diciembre de 1999.
5. Pretensiones de las partes
A. Demandante
El demandante afirma:
- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es id�ntico a una marca y al nombre de un programa de televisi�n propiedad del demandante,
- que la denominaci�n de esa marca goza de reconocimiento comercial, como consecuencia de la audiencia del programa, que dice haber tenido una media de telespectadores de 309.000 personas en 1999 y 421.000 en el año 2000,
- que el demandado no posee intereses leg�timos sobre el dominio NOSOLOMUSICA.COM por haber sido adquirido con posterioridad al registro de la marca y al comienzo de la utilizaci�n del programa,
- que el demandado ha registrado el dominio con el fin de aprovechar en beneficio propio el grado de conocimiento de las marcas y el t�tulo del programa NO SOLO MUSICA, y
- que el dominio NOSOLOMUSICA.COM est� siendo utilizado de mala fe, al estar redireccionado a otro dominio, en beneficio del titular del mismo.
B. El demandado
El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:
- que adopt� de forma casual una denominaci�n de fantas�a para su p�gina web,
- que en la p�gina web a la que se accede a trav�s de esa direcci�n no se lleva a cabo ninguna actividad comercial,
- que no hay riesgo de asociaci�n entre la marca y el dominio,
- que no puede calificarse de notoria o de renombrada a la marca "NO SOLO MUSICA", cuya existencia el demandado ignoraba cuando solicit� el registro del dominio,
- que no puede considerarse probada la audiencia que reivindica el programa NOSOLOMUSICA.COM al ser la informaci�n correspondiente originada en el propio demandante, o su entorno,
- que la expresi�n NOSOLOMUSICA carece de originalidad, por lo que tampoco goza de protecci�n al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual,
- que el dominio fue registrado por azar, sin mala fe,
- que no se obtiene beneficio econ�mico ninguno de la utilizaci�n del dominio, y que esta es una utilizaci�n en absoluto de mala fe, y
- que debe primar el principio "first come first served" ("prius tempus, potior iure").
6. Debate y conclusiones
Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la pol�tica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.
Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la pol�tica uniforme
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe.
An�lisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio
No ofrece ninguna duda que la marca NO SOLO MUSICA y el dominio NOSOLOMUSICA.COM, ofrecen, eliminada de la comparaci�n la part�cula correspondiente al nivel superior de dominio gen�rico "COM", una absoluta identidad.
D�cese que hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.
An�lisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses leg�timos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.
No es posible alcanzar la conclusi�n de que el registro del dominio NOSOLOMUSICA.COM haya sido realizado de mala fe, ya que:
- Acept�ndose como v�lida la reivindicaci�n de audiencia que se formula no parece suficiente como para que pueda pretenderse un general conocimiento de la existencia del nombre del programa NO SOLO MUSICA por la generalidad de los consumidores.
- Las caracter�sticas de la palabra NOSOLOMUSICA, que tiene innegables connotaciones descriptivas, (sin discutirse con esta afirmaci�n su originalidad a efectos de su registro como marca), hace posible que pueda haberse producido un hallazgo casual e independiente de la misma por parte del demandado.
- Del contenido de la p�gina web a la que se accede a trav�s de la direcci�n NOSOLOMUSICA.COM puede establecerse una cierta evocaci�n con esa denominaci�n, sin que pueda, por el contrario, establecerse conexi�n con un programa televisivo de car�cter musical como el que se describe en el documento de creaci�n de �ste entre PUBLIMEDIA y GESTEVISION, que se acompaña a la demanda.
Todo lo anterior lleva a concluir hay inter�s leg�timo por parte del demandado en la adopci�n del dominio controvertido.
Todo lo anterior dentro del marco de la Pol�tica Uniforme de resoluci�n de controversia en materia de nombres de dominio adoptada por ICANN, y sin prejuzgar las acciones que conforme a la jurisdicci�n española, en ejercicio del derecho de exclusiva que concede la vigente Ley de Marcas, y el que pueda conceder la nueva Ley de Marcas cuyo proyecto se encuentra en avanzado estado de tramitaci�n en este momento (pendiente de informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial) sobre la posibilidad de que el titular de una marca impida la adopci�n como dominio de un signo equivalente.
An�lisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio NOSOLOMUSICA.COM, y an�lisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.
De acuerdo con el p�rrafo 4 (a)(iii) de la Pol�tica Uniforme se trata de dos supuestos, lo que hace preciso, por tanto, considerar la concurrencia de mala fe en el registro y tambi�n un uso de mala fe, para que la pol�tica uniforme pueda ser aplicada.
A�n cuando podr�a excluirse el an�lisis de estos apartados, al considerarse que el solicitante del dominio tiene inter�s leg�timo, parece necesario efectuar algunas consideraciones sobre ese particular, y sobre la concurrencia o no de los dos requisitos adicionales, registro de mala fe y uso de mala fe.
En relaci�n con el registro del dominio, ninguna de las circunstancias probadas en el expediente de arbitraje permite considerar que el solicitante haya actuado de mala fe en la adopci�n del registro.
Si bien es cierto que no ha identificado su personalidad jur�dica de manera adecuada y exacta (lo que en caso de enmascaramiento podr�a constituir un elemento acreditativo de la mala fe) lo cierto es que proporciona datos suficientes de contacto, que confirma como ciertos al contestar a la demanda, volviendo a señalar los mismos como coordenadas de notificaci�n.
Sin embargo no queda acreditado que:
- El titular del dominio lo haya adquirido con el prop�sito primordial de su venta, comercializaci�n o transferencia al titular de la marca o a un competidor.
- Tampoco se ha acreditado que se haya adquirido el dominio para evitar que el titular de la marca pudiera reflejar �sta en el domino correspondiente, a�n cuando ese sea el resultado que la adopci�n de su dominio, conforme el principio "prius tempus, potior iure" se produce.
- Tampoco se ha acreditado que el demandando haya registrado el dominio con el objetivo de perjudicar o dificultar de alguna manera las actividades comerciales de un competidor, ya que no entra en relaci�n de competencia con el titular de la marca NO SOLO MUSICA.
Adem�s, como quiera que el titular del dominio NOSOLOMUSICA.COM no utiliza el dominio de manera comercial, no puede pretenderse que el registro, ni la utilizaci�n del dominio NOSOLOMUSICA.COM, tengan como objetivo la atracci�n de los usuarios de Internet hacia su web, creando confusi�n con el titular de la marca en cuanto al origen de los hipot�ticos productos o servicios de naturaleza comercial que hubieran podido darse en la p�gina.
7. Decisi�n
El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, no ha probado, de acuerdo con el p�rrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo rechazada la demanda de transferencia del dominio
Luis H. de Larramendi
Panelista �nico
6 de Octubre de 2000
Full & Egal Universal Law Academy