Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto
Caso No. D2000-0896
1. Las partes
Demandantes:
Creative Labs (U.K.), Ltd., con domicilio social en Unit 2 The Pavilions Ruscombe Business Park, Ruscombe, Berkshire, England RG 10 9NN.
Creative Labs, S.L., con domicilio social en Costituci� 1, 4-3 Edif. Diagonel II, Sant Just Desvern, 08960-Barcelona.
Demandado: Pilar Cañas Curto, de nacionalidad española, Domicilio en V�a Lusitana n� 68, 28025 Madrid - España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., domiciliada en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 20170, USA.
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme", seg�n fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa "Pol�tica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el d�a 28 de Julio de 2000, v�a correo electr�nico, as� como el 31 de julio de 2000 en formato papel.
3.2. Una solicitud de verificaci�n de Registro fue enviada con fecha 1 de agosto de 2000 a la entidad registradora mencionada. Con fecha 16 de agosto de 2000, una copia de la demanda fue enviada a la Demandada quien contest� a la demanda mediante escrito el 12 de septiembre de 2000.
3.3 La demanda fue presentada en lengua inglesa, aunque acompañada de numerosos documentos -entre ellos copias de inscripciones en el Registro Mercantil español-, que figuraban en lengua española y de los que no se acompañaba traducci�n al ingl�s; la Demandada contest� a la demanda en lengua española y en lengua inglesa, argumentando que el procedimiento deb�a haberse iniciado en español, pues el haberlo hecho en lengua inglesa le situaba en una posici�n de desventaja. Considerando todas esas circunstancias, el Panel haciendo uso de la facultad que le confiere el art�culo 11.b) de las Reglas de la Pol�tica Uniforme de ICANN de 24 de Octubre de 1999, considera como lengua del procedimiento a la lengua española, y en ella dicta la presente decisi�n.
4. Antecedentes de hecho
4.1 Las sociedades Demandantes, Creative Labs (U.K.), Ltd., y Creative Labs, S.L., est�n incardinadas en el espectro del grupo Creative Labs Europe, cuya sede europea es precisamente Creative Labs (U.K.), Ltd., siendo Creative Labs, S.L., afiliada de �sta.
Todas ellas dependen de Creative Technology Ltd., que lidera un grupo principalmente dedicado al sector de los juegos o pasatiempos para ordenadores personales.
4.2. La Demandanda es una persona f�sica, D� Pilar Cañas Curto, de nacionalidad española, residente en Madrid, que desarrolla sus actividades conjuntamente con su prometido, D. Jos� Mar�a P�rez, y otros colaboradores.
Esas actividades se refieren fundamentalmente a la creaci�n de diseños de p�ginas web.
4.3 El dominio controvertido, "", fue registrado el 27 de noviembre de 1999, tal y como se acredita por el anexo n� 1 de la contestaci�n a la demanda.
4.4 Las Demandantes no son titulares de registro o solicitud alguna sobre la marca "CREATIVE LABS" en España.
5. Pretensiones de las partes
Demandante
El demandante afirma:
- que la marca "CREATIVE LABS" constituye un distintivo famoso en relaci�n con programas de entretenimiento para ordenadores personales, y que los productos "CREATIVE" son objeto de publicidad constante en todo tipo de medios de comunicaci�n.
- que no es necesario el disponer de un registro de marca para que se reconozcan a las Demandantes derechos sobre la denominaci�n "CREATIVE LABS".
- que su nombre comercial es suficiente para que dispongan de derechos sobre el signo "CREATIVELABS", produci�ndose por tanto identidad entre la parte m�s significativa de dicha denominaci�n y la parte relevante del dominio controvertido.
- que el demandado carece de inter�s leg�timo en el dominio controvertido, al no haber dudas sobre la existencia de los derechos de los Demandantes sobre el signo "CREATIVELABS", derivados de sus razones sociales y de su uso, y carecer el demandado de relaci�n alguna con las Demandantes, ni tener tampoco su autorizaci�n para usar dicha denominaci�n.
- que la Demandanda ha registrado el registro del dominio controvertido en un momento en el que las Demandantes eran muy conocidas tanto en España como en el mundo, siendo inconcebible que la Demandanda no conociera que "CREATIVELABS" era una denominaci�n famosa.
- que la intenci�n m�s probable del demandado era revender o alquilar el dominio a las Demandantes.
- que el 8 de Mayo de 2000 se requiri� a la Demandanda para cesar en el uso del dominio controvertido y cederlo a Creative Labs, S.L., sin que se recibiera contestaci�n.
- que el 17 de Mayo de 2000 se mantuvo una reuni�n entre ambas partes en la que la Demandanda trat� de hacer ver al Demandante el inter�s que el dominio en cuesti�n tendr�a desde un punto de vista comercial y en la que no se alcanz� ning�n acuerdo al negarse las Demandantes al pago de cantidad alguna.
- que la Demandanda registr� el dominio para venderlo o alquilarlo al demandante, y contin�a us�ndolo hoy en d�a con la misma intenci�n.
Como consecuencia de todo ello las Demandantes solicitan que el dominio controvertido les sea transferido.
El demandado
La Demandanda ha contestado a las alegaciones de las Demandantes señalando:
- que la elecci�n de como dominio responde a la contracci�n de la denominaci�n "laboratorios creativos en la red", menci�n que describe claramente la finalidad de la Demandanda y de su empresa, que es la creaci�n de diseños de p�ginas web.
- que el 1 de Marzo de 2000 se solicit� en España el registro de la marca "CREATIVELABSNET", solicitud frente a la que nadie formul� oposici�n.
- que aunque fuera posible que la Demandanda pudiera conocer los productos "CREATIVE" de las Demandantes, niega que Creative Labs, S.L. fuera, o sea hoy en d�a, una firma conocida o reputada en España.
- que puede presumirse que el signo de verdadero inter�s para las Demandantes es "CREATIVE", como demuestra la obtenci�n del dominio , y no "creativelabs", cuyo registro ni como nombre de dominio ni como marca ha sido intentado por las Demandantes.
- que la �nica intenci�n de la Demandanda es ofertar sus servicios, que no guardan relaci�n alguna con los de las Demandantes.
- que la Demandanda niega intenci�n alguna por su parte de vender su dominio, ni alquilarlo, ni a las Demandantes ni a ning�n tercero.
- que hay una total carencia de pruebas por parte de las Demandantes acerca de la posibilidad de confusi�n entre los respectivos servicios, de la inexistencia de derechos o intereses leg�timos a favor de la Demandada en el dominio controvertido, o de su mala fe en el registro o uso del dominio .
6. Debate y conclusiones
Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de la Demandanda y de una de las dos sociedades Demandantes, Creative Labs, S.L., resulta de aplicaci�n junto con las reglas de la "Pol�tica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.
Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la "Pol�tica Uniforme".
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o inter�s leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y esta siendo de mala fe.
An�lisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio
Preliminar
Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Pol�tica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que las Demandantes ostentan alg�n derecho esgrimible sobre la denominaci�n "CREATIVE LABS", no habi�ndose acreditado solicitud o registro de marca alguna a su favor en España.
Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contempl�ndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y R�tulo de Establecimiento.
El art�culo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. Tal registro no existe, luego no puede reconocerse a las Demandantes un derecho de marca en la jurisdicci�n donde tiene su residencia la Demandada.
El Art. 76.2, a) de dicha Ley, señala que "podr�n, especialmente, constituir nombres comerciales:
"a) los nombres patron�micos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jur�dicas".
Considerando que tanto "Creative Labs, S.L." como "Creative Labs (U.K.), Ltd.", son razones sociales o, si se prefiere, denominaciones de personas jur�dicas, debe estarse a lo que dispone, en su primer inciso, el Art. 77 de la citada Ley:
"el nombre comercial ser� protegido en las condiciones establecidas en el Art. 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Uni�n de Par�s para la protecci�n de la propiedad industrial de 20 de Marzo de 1983, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España."
Para terminar, necesaria referencia ha de hacerse a ese Art. 8� del Convenio de la Uni�n de Par�s (en adelante CUP), que literalmente señala:
"el nombre comercial ser� protegido en todos los pa�ses de la Uni�n sin obligaci�n de dep�sito o de registro, forme o no parte de una marca de f�brica o de comercio".
Puede inferirse que la Legislaci�n española aplicable a los nombres comerciales añade, a la protecci�n "per se" que el Art. 8� del CUP dispensa a esta modalidad de derechos, un requisito adicional, como es la necesidad de que haya sido usado en España, aunque no se precisa, por contra, qu� grado de uso ha debido producirse.
La cuesti�n a dilucidar, teniendo en cuenta que las Demandantes no aportan prueba de uso efectivo en España de ninguna de las dos razones sociales citadas en su escrito de demanda, radica en decidir si la mera presencia en la red de esas razones sociales permite concluir que efectivamente han sido objeto de uso.
La respuesta debe ser, a juicio de este Panel, afirmativa a considerar que ha habido uso en España, por cuanto esa presencia en la red permite que cualquier consumidor español conozca la existencia de una sociedad denominada Creative Labs [o bien S.L., o bien (U.K.), Ltd.], adquiera conocimiento de su campo de actividad y de los servicios que ofrece, y disponga de la posibilidad de contratarlos, dando as� lugar a una transacci�n mercantil.
Ahora bien, no se ha acreditado que ese uso se haya traducido en una actividad comercial real en España y que, por tanto, haya habido uso comercial efectivo en España.
Adicionalmente, puesto que el segundo proceso de la OMPI actualmente en curso se debate la aplicabilidad de un sistema de protecci�n en la red a los nombres de las entidades comerciales frente a nombres de dominio, otorgar aqu� esa facultad excluyente a los nombres comerciales, cuando no hay razones especiales (notoriedad, deslealtad...) supondr�a ensanchar el �mbito actual de aplicaci�n de la "Pol�tica Uniforme".
Resta, por consiguiente, aunque sea ya irrelevante, determinar si entre las razones sociales de las Demandantes y el dominio controvertido existe identidad o semejanza.
No cabe duda a este respecto de que, suprimiendo las indicaciones societarias (U.K.) Ltd. y S.L. de las razones sociales de las Demandantes, y la part�cula ".net" del dominio controvertido se produce una total coincidencia en los respectivos elementos fundamentales, "CREATIVE LABS" en ambos casos.
An�lisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses leg�timos a favor de la Demandanda en el nombre de dominio controvertido.
La "Pol�tica Uniforme" señala en su p�rrafo 4.c), en particular pero sin limitaci�n, las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque solo sea una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses leg�timos en el dominio.
Esas circunstancias son:
- antes de cualquier notificaci�n de la resoluci�n se haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de uso en relaci�n con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio en conexi�n con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios, o
- que el titular del dominio haya sido com�nmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre �l, o
- que el titular del dominio est� haciendo un uso no comercial leg�timo del nombre de dominio, sin intento de beneficio comercial para atraer a los consumidores o para perjudicar la reputaci�n de la marca.
Ya ha sido objeto de menci�n en esta decisi�n que la demanda fue notificada a la Demandanda el 16 de Agosto de 2000.
Este Panel, no obstante, considera que la fecha de inicio de la disputa es la del 8 de Mayo de 2000, en la que Creative Labs, S.L. contact� con la Demandanda a trav�s del Despacho G�mez Acebo & Pombo, conmin�ndola a cesar en el uso del dominio controvertido y a transferirlo a Creative Labs, S.L.
Es necesario ahora reseñar que, por su parte, la Demandanda, no solo llev� a cabo con notable antelaci�n a esa fecha actos que pueden considerarse preparatorios del uso del dominio controvertido tendentes a culminar en una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que esa oferta se ha efectivamente producido, aunque despu�s de iniciada la disputa (dado que la �nica prueba que lo acredita, obrante en el expediente, tiene fecha del 7 de Julio de 2000, posterior a la fecha declarada como de inicio en la disputa -Anexo 8 del escrito de demanda-), pero con anterioridad a la fecha de notificaci�n de la demanda..
As�, cuando menos, ha sido probado documentalmente por la Demandanda:
- que el dominio controvertido fue registrado el 27 de Noviembre de 1999 (Anexo 1 de la contestaci�n a la demanda).
- que el dep�sito de la solicitud de marca "Creative Labsnet", por D. Jos� Mar�a P�rez, tuvo lugar en la Oficina Española de Patentes y Marcas el d�a 1 de Marzo de 2000 (Anexo 5 de la contestaci�n a la demanda).
- que se solicit� una investigaci�n previa al dep�sito de la solicitud con el fin de verificar si hab�a alg�n signo ya existente para la denominaci�n "CREATIVELABS.NET" (Anexo 5 de la contestaci�n a la demanda).
La �nica circunstancias que hubiera podido modificar el criterio aplicado por el Panel en los puntos precedentes ser�a que, en efecto, "CREATIVELABS" hubiera podido considerarse como distintivo renombrado en el momento en el que los actos preparatorios descritos tuvieron lugar.
Las Demandantes afirman en diversos pasajes en su escrito de demanda la "fama" de sus respectivas denominaciones sociales, en el momento en el que la Demandanda obtuvo el registro del dominio controvertido, "fama" que la Demandanda niega en todo momento.
El hecho es que de la documentaci�n aportada por las Demandantes en su escrito de demanda no se acredita en modo alguno esa pretendida "fama", no ya en el momento en el que tuvo lugar el registro de dominio controvertido, sino ni siquiera ulteriormente.
M�s a�n, este Panel considera que esa "fama" es incluso afirmada por las Demandantes de forma algo confusa, pues no se infiere de forma n�tida de su escrito si se pretende esa condici�n para las razones sociales "CREATIVE LABS" existentes, o para los productos "CREATIVE", supuesto �ste que carece de toda relevancia en el caso que nos ocupa, pues es la denominaci�n "CREATIVE LABS" la que es objeto de discusi�n respecto de sus caracter�sticas, notoriedad o presencia en el mercado, y no "CREATIVE".
La fama, notoriedad o renombre de un signo debe ser debidamente acreditada y probada, y no solo afirmada, tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje de la OMPI, como puedan ser las dictadas en los casos D-2000-0016 y D-2000-0795.
Este Panel concluye, por consiguiente, que las Demandantes no han probado la inexistencia de inter�s leg�timo de la Demandanda en el dominio controvertido.
Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio
No habiendo las Demandantes acreditado el cumplimiento del requisito contenido en el p�rrafo 4 a) ii) de la "Pol�tica Uniforme", no es necesario proceder al examen de �ste �ltimo, identificado en el encabezamiento precedente (tal y como ya se ha señalado en diversas decisiones emanadas del Centro como la D-2000-0795).
Este Panel, no obstante, desea tambi�n analizar la pretendida mala fe en el uso y registro del dominio controvertido por parte de la Demandada, a cuyo efecto se realizan las siguientes consideraciones.
Las Demandante fundamentan sus afirmaciones de que existi� mala fe en el uso y registro del dominio controvertido en:
* la sospecha de que la Demandanda actu� con la probable intenci�n de vender el dominio a las Demandantes.
* la consideraci�n de que del comportamiento de la Demandanda a ra�z de los contactos habidos entre las partes (Reuni�n de 17 de Mayo de 2000) se deduce que su intenci�n era la de proceder a esa venta, y
* en el entendimiento de que la Demandanda contin�a, a�n hoy, usando el dominio controvertido con esa intenci�n.
En relaci�n con ello, este Panel se pronuncia de la siguiente forma:
* No se ha probado la pretendida intenci�n de vender el dominio controvertido por la Demandada.
* En numerosas decisiones (D-2000-0046, por ejemplo) ya se ha señalado que la oferta de venta del titular del dominio no implica necesariamente su uso de mala fe (ni tampoco un registro de mala fe), si dicho titular ten�a, como en este caso, inter�s leg�timo en el dominio controvertido.
* Que, analizando el caso globalmente, no puede apreciarse mala fe en la Demandanda si se tiene en cuenta que:
- resulta plausible la coincidencia del domino con la expresi�n "Laboratorios Creativos de la Red" (que adem�s identifica los servicios que la Demandanda ofrece) como raz�n para elegir el dominio controvertido.
- la Demandanda ha acreditado que efectu� una consulta previa a la Oficina Española de Patentes y Marcas antes de proceder al dep�sito de su solicitud.
- la Demandanda ha acreditado que solicit� la marca "Creative Labsnet" sin que �sta fuera objeto de oposici�n alguna.
- igualmente, la Demandanda ha acreditado que la sociedad creada por ella y sus colaboradores, Creative Labsnet (y no CREATIVE LABS como la representaci�n de la Demandantes hace constar en su requerimiento de 8 de Mayo a la Demandanda) hace constar en su propia p�gina web (Anexo 8 de la contestaci�n a la demanda) que Creative Labsnet no se identifica con ninguna otra compañ�a.
- que, dados los servicios que ofrece la Demandanda, no puede considerarse como competidor de las Demandantes.
El Panel concluye, por tanto, que no ha existido mala fe ni en el registro ni en el uso del dominio controvertido por parte de la Demandanda.
7. Decisi�n
El Panel considera que la Demandada ha obtenido el registro de un nombre de dominio coincidente con las denominaciones sociales de las que emanan los derechos de las Demandantes, pero que �stas no han probado la inexistencia de un inter�s leg�timo de la Demandanda en su registro, ni que el uso y registro del dominio controvertido se haya efectuado de mala fe.
En consecuencia se desestima la demanda decretando que el dominio no debe ser transferido a las Demandantes.
Luis H. de Larramendi
Panelista �nico
17 de Octubre de 2000
Full & Egal Universal Law Academy