WIPO Domain Name Decision D2000-0981 for viajesecuador.com

Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Viajes Ecuador, S.A. vs. Ecuador Lugo, S.L.

Caso No. D2000-0981

1. Las partes

(1) Demandante: VIAJES ECUADOR, S.A., con domicilio en c/ Gran V�a n�81, de Bilbao (Vizcaya) - España.

(2) Demandado: ECUADOR LUGO, S.L., con domicilio en Rua de San Pedro, n�6, 27001 Lugo - España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

(1) El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es ""

(2). El presente nombre de dominio se encuentra registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporaci�n de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3. Iter procedimental

(1) Con fecha 8 de Agosto de 2000 se present� por v�a electr�nica al Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme"), el Reglamento de la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en los sucesivo "el Reglamento"), ambos aprobados por la ICANN el d�a 24 de Octubre de 1999, as� como por el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, (en adelante "el Reglamento Adicional".

(2) La demanda original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior d�a 9 de Agosto de 2000.

(3) El d�a 15 de Agosto de 2000 el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI acus� recibo de la demanda, asignando al caso el n� D2000-0981 y designando como Administrador del procedimiento a Patricia Simão-Sartorius..

(4) El d�a 24 de Septiembre de 2000 se recibe de Network Solutions, Inc. la confirmaci�n de que la demanda le fue oportunamente comunicada; de que es el registrador del nombre de dominio ""; de que el titular del nombre de dominio es ECUADOR LUGO, S.L.; y, por �ltimo, de que el contrato de servicio 4.0 de Network Solutions, Inc. se encuentra en vigor.

(5) Igualmente, el d�a 25 de Septiembre de 2000 el Centro de Arbitraje, una vez comprobado el cumplimiento en la demanda de los requisitos formales de la Pol�tica Uniforme, el Reglamento y el Reglamento Adicional, notific� formalmente la demanda a ECUADOR LUGO, S.L., informando al mismo tiempo de la fecha de inicio del Procedimiento Administrativo y del plazo de veinte d�as para que por el demandado se procediese a enviar al Centro de Arbitraje su escrito de contestaci�n (hasta el d�a 14 de Octubre de 2000).

(6) Con fecha 13 de Octubre de 2000 se present� por v�a electr�nica al Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI escrito de contestaci�n a la demanda. La contestaci�n original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior d�a 16 de Octubre de 2000.

(7) El d�a 16 de Octubre de 2000 el Centro de Arbitraje acusa recibo del escrito de contestaci�n a la demanda, notificando a los representantes de las partes el pr�ximo nombramiento del experto.

(8) Mediante notificaci�n de fecha 27 de Octubre de 2000 el Director del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI designa a Luis H. de Larramendi como panelista �nico, notific�ndose esta decisi�n a las partes el posterior d�a 2 de Noviembre.

4. Idioma del procedimiento

(1) La parte actora no ha solicitado expresamente en su escrito que el presente procedimiento se resuelva en español. Sin embargo, ha presentado su escrito en este idioma. Por lo dem�s la demandada en el apartado VII de su escrito de contestaci�n a la demanda ha solicitado expresamente que el idioma del procedimiento sea el español.

(2) De acuerdo con lo autorizado por el p�rrafo 11 del Reglamento y a la luz de las circunstancias de este procedimiento y de las partes que en el mismo intervienen, el Panel ha acordado dictar la presente decisi�n en español.

5. Antecedentes de hecho

(1) La demandante es la compañ�a mercantil de nacionalidad española denominada VIAJES ECUADOR, S.A., cuyo objeto social es el propio de las agencias de viajes mayoristas y minoristas.

Seg�n ha acreditado, y no ha sido expresamente negado de contrario, es la leg�tima titular del nombre comercial español n� 39.672 VIAJES ECUADOR, S.A., con efectos desde el 20 de Noviembre de 1961. Dicho nombre comercial ha sido renovado hasta el d�a 2 de Julio de 2002.

Tampoco se ha negado por la demandada la titularidad por parte de VIAJES ECUADOR, S.A. del registro internacional de marca n� 339.908, si bien se ha discutido sobre su denominaci�n. El Panel, al amparo de las potestades que le confiere el p�rrafo 11 del Reglamento ha podido constatar la vigencia de este registro internacional de marca y que su denominaci�n es VIAJES ECUADOR, siendo su representaci�n gr�fica la que seguidamente se reproduce:

(2) La demandada es la compañ�a española ECUADOR LUGO, S.L., cuyo objeto social es la realizaci�n de la actividad de agencias de viajes.

Por virtud de un contrato suscrito con fecha 3 de Marzo de 1997, cuya autenticidad no ha sido negada en este procedimiento, ECUADOR LUGO, S.L. es una empresa franquiciada de la demandante, VIAJES ECUADOR, S.A.

(3) La fecha de registro del nombre de dominio "" es la de 18 de Enero de 1999.

6. Pretensiones de las partes

(1) Parte demandante

Afirma la parte actora:

- Que su denominaci�n social es VIAJES ECUADOR, SOCIEDAD ANONIMA.

- Que la denominaci�n social VIAJES ECUADOR, S.A. fue registrada por la demandante como nombre comercial con fecha 2 de Julio de 1962 (previa solicitud de 20 de Noviembre de 1961), bajo el n�mero de registro 39.672.

- Que es titular, entre otros, del registro internacional de marca n� 339.908 VIAJES ECUADOR.

- Que la relaci�n comercial con la sociedad demandada ECUADOR LUGO, S.L. se encuentra regulada a trav�s de un contrato de franquicia de 3 de Marzo de 1997 y que dicho contrato no otorga a ECUADOR LUGO, S.L. ning�n derecho especial sobre la marca, nombre comercial o denominaci�n social "VIAJES ECUADOR", sino una facultad/deber de uso en ciertas condiciones y para ciertos fines, a efectos siempre al contrato de franquicia suscrito. Y que �sta afecci�n contractual determina que el franquiciado carezca de cualquier inter�s sobre la marca ajeno al cumplimiento del contrato y, en definitiva, a la titularidad de la misma por el franquiciador.

- Que la p�gina web de ECUADOR LUGO, S.L. no est� siendo objeto de un uso efectivo.

- Que la demandada ha realizado un ofrecimiento de venta del nombre de dominio a VIAJES ECUADOR, S.A. por importe de 5.000.000�- de pesetas y que, incluso, ha ofertado la venta del nombre de dominio a trav�s de la p�gina web "www.GreatD".

- Que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio bajo el primer nivel ".com".

- Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel diversos precedentes de resoluciones arbitrales dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI.

Teniendo en cuenta estas premisas, la demandante solicita la transferencia a su favor del dominio "", designando, al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el p�rrafo 3.b) xiii) del Reglamento, su sometimiento a la jurisdicci�n del domicilio del demandado.

(2) Parte demandada

ECUADOR LUGO, S.L. ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando, con car�cter previo, que los paneles administrativos de la OMPI carecen manifiestamente de competencia para dirimir la controversia surgida en este caso concreto (i) por haberse registrado el dominio con anterioridad a la aprobaci�n y entrada en vigor de la Pol�tica Uniforme y del Reglamento; (ii) por existir en el contrato de franquicia una sumisi�n expresa de las partes a un orden jurisdiccional distinto al de la OMPI y (iii) por no haberse sometido las partes v�lidamente a la jurisdicci�n de los paneles administrativos de la OMPI, toda vez que ya existe una sumisi�n expresa a otro fuero.

En cuanto a las cuestiones de fondo debatidas, afirma la demandada:

- Que la demandante no ha acreditado v�lidamente ser titular de ning�n derecho de propiedad industrial con la denominaci�n VIAJES ECUADOR.

- Que la demandante no puede reclamar una exclusividad en la utilizaci�n de la denominaci�n VIAJES ECUADOR, por cuanto ECUADOR LUGO, S.L. est� obligada contractualmente a utilizar dicho signo distintivo en todas las actuaciones que realice en el mercado, teniendo expresamente prohibido la utilizaci�n de cualquier marca o anagrama personal.

- Que ECUADOR LUGO, S.L. ostenta un claro inter�s leg�timo en el dominio disputado, toda vez que fue registrado para el desarrollo de su actividad empresarial, amparado en un contrato de franquicia que le obliga en todas sus relaciones comerciales a utilizar la denominaci�n VIAJES ECUADOR.

- Que adem�s de haber realizado preparativos para la utilizaci�n del dominio, lo ha estado utilizando para un uso comercial con inter�s leg�timo en la ejecuci�n y explotaci�n de la franquicia de que es titular, encontr�ndose la p�gina web "www." plenamente operativa.

- Que si bien es cierto que estaba dispuesta a ceder la titularidad del nombre de dominio por 5.000.000�- de pesetas, el ofrecimiento inicial de este importe se hizo por representantes de VIAJES ECUADOR, S.A., tras negociaciones mantenidas entre las partes durante un largo espacio de tiempo.

- Que nunca fue su intenci�n que el nombre de dominio fuese ofrecido para su venta en la p�gina web "www.GreatD", raz�n esta por la que se dirigi� a esta compañ�a solicitando la retirada de la lista de dominios en venta el de su titularidad "".

- Que la finalidad en el registro del nombre de dominio no fue la de privar a VIAJES ECUADOR, S.A. de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio, siendo prueba de ello que la demandante es titular, al menos, de los siguientes nombres de dominio: "", "" y "".

- Que, en consecuencia, la demandante no ha podido probar la concurrencia del registro y uso de mala fe del nombre de dominio por ECUADOR LUGO, S.L., como quiera que dicho nombre de dominio le sirve a la demandada para promocionar su actividad de agencia de viajes en el marco de un contrato de franquicia suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A.

- Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel los precedentes dictados tanto por la OMPI como por el NATIONAL ARBITRATION FORUM para la resoluci�n de disputas sustancialmente id�nticas a la presente.

De acuerdo con su exposici�n, solicita la demandada "la �ntegra desestimaci�n de la demanda interpuesta dado que, con independencia de que, debido a sus peculiares caracter�sticas, la controversia surgida excede los l�mites de la competencia de este Panel Administrativo, lo cierto es que no concurren todos los requisitos para la estimaci�n de la acci�n que confieren las normas de resoluci�n de conflictos".

7. Debate

(1) Normas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Pol�tica Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

Tal y como se ha manifestado en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI (Caso D2000-001, apartado 6.A, y Caso D-2000-0143, apartado 6.3, entre otros), cuando las partes en el Procedimiento Administrativo sean residentes del mismo pa�s, las leyes y principios de derecho aplicables deben incluir los de ese pa�s.

Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de demandantes y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Pol�tica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español, incluido el C�digo Civil español de 1889, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 y el Reglamento del Registro Mercantil, entre otros.

(2) Examen de las cuestiones previas promovidas por la demandada en el apartado IV del escrito de contestaci�n a la demanda.

Antes de entrar a considerar si se cumplen o no los elementos del Art�culo 4(a) de la Pol�tica Uniforme y, por lo tanto, si se debe estimar o no la demanda formulada por VIAJES ECUADOR, S.A., es obligaci�n de este Panel resolver las cuestiones previas o excepciones formuladas por la demandada en su escrito de contestaci�n a la demanda:

(A) Sobre la pretendida inaplicaci�n de las normas por haberse registrado el nombre de dominio con anterioridad a la aprobaci�n y entrada en vigor de las mismas.

En el p�rrafo 158 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet de 30 de Abril de 1999, al pronunciarse sobre el "car�cter obligatorio del procedimiento", se afirma:

"En el Informe Provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento administrativo fuera obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre de dominio debe, en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento del procedimiento fuera facultativo para los solicitantes, se consideraba que la opci�n del procedimiento no dar�a como resultado una mejora considerable de la situaci�n actual, ya que aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros dif�cilmente elegir�an someterse al procedimiento (que es mas econ�mico y r�pido que el recurso de los tribunales), sino que preferir�an que los titulares leg�timos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen m�s posibilidad que incoar litigios ante los tribunales, con los costos y demoras correspondientes".

Seg�n ha notificado NETWORK SOLUTIONS el contrato en vigor es el correspondiente a la versi�n 4.0, en cuyo apartado C se puede leer:

"Dispute Policy. Registrant agrees, as a condition to submitting this Registration Agreement, and if the Registration Agreement is accepted by NSI, that the Registrant shall be bound by NSI�s current Dispute Policy. The current version of the Dispute Policy may be found at the InterNIC Registration Services web site: "".

Si se accede a esta direcci�n html, nos encontramos con la siguiente informaci�n:

"Beginning 12:01 a.m. on January 1, 2000, the following Uniform Domain

Name Dispute Resolution Policy ("Policy") will be in effect. The Policy will

apply to all future disputes. The current Domain Name Dispute Policy

(Version 3.0) will automatically terminate at midnight on December 31, 1999.

No domain name registration will be placed on "Hold" pursuant to the current

Domain Name Dispute Policy after December 31, 1999."

Se observa, por lo tanto, que desde el d�a 1 de Enero de 2000 est� en efecto esta pol�tica de resoluci�n de disputas en cuyo primer p�rrafo queda constancia de que la Pol�tica Uniforme se incorpora como referencia a todos los acuerdos de registro de nombres de dominio o, lo que es lo mismo, el sometimiento de los titulares de los nombres de dominio a la Pol�tica Uniforme y su Reglamento, independientemente de la fecha en que hubiesen obtenido el registro.

El Panel considera, en consecuencia, que son aplicables las normas de resoluci�n de conflictos invocadas por VIAJES ECUADOR en su escrito de demanda.

(A) Sobre la existencia de una sumisi�n expresa de las partes a un orden jurisdiccional distinto al de la OMPI.

Conviene recordar algunos de los principios recogidos en el p�rrafo 150 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet:

(iii) El procedimiento alternativo de soluci�n de controversias debe ser uniforme y congruente en todos los TLD abiertos...

iv) Como ya se indic�, la disponibilidad del procedimiento administrativo no debe impedir poder recurrir a litigios en tribunales. En particular, una parte debe tener libertad de incoar un litigio presentando una demanda ante un tribunal nacional competente, en vez de iniciar un procedimiento administrativo de soluci�n de controversias, si tal es el curso preferido y debe poder buscar una remisi�n de la controversia que haya sido objeto de un procedimiento administrativo de soluci�n de controversias.

v) las resoluciones de los procedimientos alternativos de soluci�n de controversias no deber�an tener (y no pueden tener) el efecto de precedente obligatorio en tribunales nacionales. Quedar�a al criterio de los tribunales de cada pa�s la determinaci�n de la importancia que desean dar a las resoluciones formuladas en el marco del procedimiento.

vi) Para garantizar la soluci�n r�pida de las controversias, los recursos disponibles en el procedimiento alternativo de soluci�n de controversias deben limitarse a la situaci�n del registro de nombre de dominio mismo y por lo tanto no deben incluir compensaciones monetarias o sentencias relativas a la validez de una marca.

ix) Prevalecer� sobre una resoluci�n resultante de un procedimiento alternativo de soluci�n de controversias, una decisi�n judicial de un tribunal competente de un pa�s parte en el Convenio de Par�s para la Protecci�n de la Propiedad Industrial obligado por el Acuerdo sobre los ADPIC."

Sobre estas premisas relativas a la naturaleza de los procedimientos arbitrales, el Informe Final afirma en su p�rrafo 153:

"El alcance del procedimiento se limitar�a a los casos de registro abusivo (o ciberocupaci�n), como se ha definido anteriormente y no estar�a disponible para las controversias entre las partes con derechos que compiten de buena fe".

La propia Pol�tica Uniforme contempla en su objetivo que su finalidad es la resoluci�n de disputas que surjan entre marcas y nombres de dominio y no sobre cuestiones de fondo distintas cuya resoluci�n deba someterse "ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".

La cuesti�n que plantea la demandada carece, por lo tanto, de fundamento, habida cuenta de que la cl�usula de sumisi�n a los Juzgados y Tribunales de Madrid que se contiene en el contrato de franquicia suscrito entre VIAJES ECUADOR, S.A. y ECUADOR LUGO, S.L. se refiere a las divergencias que pudieran surgir entre las partes sobre la interpretaci�n, cumplimiento y ejecuci�n del "contrato".

La pretensi�n de la actora en este procedimiento arbitral no es ninguna de las contempladas en la señalada cl�usula del contrato de franquicia, sino la determinaci�n de si el registro del nombre de dominio "" es abusivo y si, por lo tanto, procede la transferencia a su favor de conformidad con la Pol�tica Uniforme de resoluci�n de conflictos de la ICANN.

Entiende el Panel, por lo tanto, que decae esta excepci�n formulada por la demandada, como quiera que es el propio contrato de registro de nombre de dominio suscrito por ECUADOR LUGO, S.L. el que le obliga a someterse a la resoluci�n de una disputa de esta naturaleza de conformidad con la Pol�tica Uniforme y su Reglamento.

Es esta cl�usula de sometimiento recogida en el contrato con Network Solutions la que realmente debe aplicarse al presente litigio, por cuanto lo que realmente se dirime es si el registro del nombre de dominio se hizo o no de forma abusiva, es decir, si ECUADOR LUGO, S.L. ha incumplido con de las obligaciones o compromisos suscritos con el registrador Network Solutions.

(C) Sobre la ausencia de sometimiento a arbitraje de la OMPI por las partes.

Diversas circunstancias llevan tambi�n al Panel a rechazar esta �ltima excepci�n propuesta por la demandada:

La demandante, VIAJES ECUADOR, S.A. se somete expresamente a la decisi�n arbitral que se adopte, s�lo por el mero hecho de haber acudido a esta v�a para la resoluci�n del conflicto suscitado.

Por su parte, la demandada, ECUADOR LUGO, S.L. se somete, igualmente, a la resoluci�n del conflicto por v�a arbitral de conformidad con las Reglas de la ICANN, por el solo hecho de haber suscrito un acuerdo de registro con Network Solutions, Inc. y haber aceptado, en consecuencia, la pol�tica de resoluci�n de disputas que en �l se contempla.

Resulta inaceptable el pretendido paralelismo que busca la demandada entre la Ley española de Arbitraje y el procedimiento arbitral de conformidad con las Reglas de la ICANN, cuyo objeto es insistir en la ausencia de sometimiento a arbitraje por las partes, cuando como ya se ha dicho en el apartado B anterior, es clara la aplicabilidad de este procedimiento para la resoluci�n de este tipo de conflictos entre marcas y nombres de dominio.

No puede el Panel tener en cuenta esta �ltima cuesti�n previa y, en consecuencia, debe proceder a analizar la cuesti�n de fondo: si el nombre de dominio "" ha sido abusivamente registrado por ECUADOR LUGO, S.L.

(3) Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda -p�rrafo 4(a) de la Pol�tica Uniforme.

Desde la primera decisi�n adoptada por el Centro de Arbitraje, ha quedado claro que para que un nombre de dominio deba ser cancelado o transferido en favor de un demandante, �ste debe probar la concurrencia acumulativa en el supuesto de hecho de los tres requisitos que se contienen en el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica Uniforme:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inter�s leg�timos respecto al nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y sea usado de mala fe.

(A) Identidad o similitud entre marca y dominio:

Conviene delimitar, en primer t�rmino, cu�les son los derechos con base en los cuales ejercita la demandante la presente controversia. Antes de entrar en su an�lisis, conviene recordar que en el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, en su p�rrafo 167 se afirma:

"La segunda limitaci�n definir�a el registro abusivo �nicamente en relaci�n con las marcas registradas y marcas de servicio. As� pues, los registros que infrinjan nombres comerciales, indicaciones geogr�ficas, o derechos de la personalidad no se considerar�n dentro de la definici�n de registro abusivo para los fines del procedimiento administrativo".

Por otra parte, en el p�rrafo 4.a.i) de la Pol�tica Uniforme se señala como uno de los elementos para el obligado sometimiento a un procedimiento administrativo la identidad o similitud entre una marca de productos o de servicios y un nombre de dominio.

De lo anterior se desprende:

a) Que no puede basarse la pretensi�n de la demandante en su propia denominaci�n social.

b) Que, en principio, tampoco puede ser base para una demanda arbitral el nombre comercial español n� 39.672.

c) Que el registro internacional de marca de la demandante n� 339.908 VIAJES ECUADOR (Mixta) s� podr�a constituir una base para la iniciaci�n de un procedimiento arbitral.

No obstante lo anterior, el Panel considera que no puede ampararse la reclamaci�n de la demandante en su registro internacional de marca n� 339.908, como quiera que la transferencia del mismo a VIAJES ECUADOR, S.A. no se produjo hasta el 26 de Mayo de 1999, fecha en la que ECUADOR LUGO, S.L. ya era titular del nombre de dominio "". En sentido similar se pronunci� el Panel en el Caso n� D2000-0488.

No pudiendo estimar el Panel la concurrencia en el presente procedimiento del apartado 4.a.i) de la Pol�tica Uniforme con base en la denominaci�n social y en el registro internacional de marca de la demandante, por las razones previamente expuestas, procede analizar si el registro español de nombre comercial VIAJES ECUADOR, S.A. es t�tulo habilitante suficiente para entablar una contienda de esta naturaleza. Y conviene hacerlo al amparo de los principios generales del derecho y de la Ley de Marcas española.

Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contempl�ndose tres modalidades concretas: marca, nombre comercial y r�tulo de establecimiento.

El art�culo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.

El art�culo 76.1.a) entiende por nombre comercial el signo o denominaci�n que sirve para identificar a una persona f�sica o jur�dica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades id�nticas o similares.

Finalmente, el art�culo 81 de la Ley de Marcas equipara el nombre comercial a las marcas, al afirmar que le son de aplicaci�n las normas de la Ley relativas a las marcas.

Aun cuando la Ley no exige que los nombres comerciales sean registrados para obtener la protecci�n que la Ley les dispensa, no es menos cierto que el registro no hace sino reforzar su efectividad y, en cierta medida, conferirle los mismos derechos que a las marcas: pueden ser base para la formulaci�n de oposiciones en la v�a administrativa as� como para la iniciaci�n de cualquier tipo de acci�n ante los �rganos jurisdiccionales civiles o penales.

Incluso el art�culo 274 del C�digo Penal español sit�a en el mismo plano o nivel a las marcas y nombres comerciales al referirse a ellos bajo el concepto gen�rico de "derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislaci�n de marcas".

Desde este punto de vista ha de entenderse que un nombre comercial debidamente registrado en España goza del reconocimiento pleno para que pueda ser base en un procedimiento y, por ello, para que pueda considerarse como signo v�lido a los efectos de los procedimientos arbitrales de conformidad con la Pol�tica Uniforme de la ICANN.

Al cotejar el panel el nombre de dominio controvertido y los derechos de propiedad industrial de la demandante sobre la denominaci�n VIAJES ECUADOR, se aprecia con claridad la coincidencia letra por letra entre ellos. La introducci�n en el nombre de dominio objeto de la presente disputa del elemento ".com" en nada cambia esta apreciaci�n, por cuanto lo realmente determinante a efectos comparativos es el elemento contenido en el nombre de dominio como segundo nivel y no como nivel primario.

Se puede afirmar que en el conjunto de un nombre de dominio el primer nivel es de naturaleza gen�rica, raz�n �sta por la que no puede ser apropiado en exclusiva ni, consecuentemente, debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos (v�ase en este sentido las resoluciones dictadas en los casos OMPI D2000-0053 y D2000-0143).

Tampoco debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos la terminaci�n "S.A." del nombre comercial de la demandante, al tratarse de un elemento gen�rico que no es sino un indicador de la forma social de la compañ�a actora, menci�n que por imperativo legal debe incluirse a toda denominaci�n social (art�culo 403.1 del Reglamento del Registro Mercantil español).

Por lo tanto, este Panel estima que la demandante ha acreditado ser titular de los derechos a los que se refiere el p�rrafo 4.a.(i) de la Pol�tica Uniforme. Es posible afirmar, por lo tanto, que este primer requisito concurre en el nombre de dominio obtenido de contrario.

(B) Derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio:

El p�rrafo 4 (c) de la Pol�tica Uniforme establece diversas circunstancias que permiten demostrar al titular de un nombre de dominio los derechos o intereses leg�timos que ostenta sobre el mismo.

Ya se ha dicho anteriormente que no es objeto ni competencia del Panel analizar el contrato de franquicia suscrito entre las partes y si a la vista de su clausulado alguna de las partes ha infringido sus obligaciones.

Sin embargo, para determinar los derechos o intereses leg�timos que ECUADOR LUGO, S.L. pudiera tener sobre el nombre de dominio, ha sido preciso hacer una somera lectura del señalado contrato de fecha 3 de Marzo de 1997. As�, nos encontramos:

- Que en la cl�usula 3.1 se contempla la obligaci�n para el franquiciado de usar la marca y el anagrama VIAJES ECUADOR, S.A. "sin que ello le otorgue cualquier derecho de propiedad".

- Que en la cl�usula 3.2 se le proh�be al franquiciado usar la marca VIAJES ECUADOR, S.A. en razones sociales, cuentas bancarias o relaciones con proveedores ajenos al �mbito tur�stico o en sus relaciones comerciales con la Administraci�n P�blica.

- Que en la cl�usula 3.3 se le proh�be al franquiciado utilizar su marca o anagrama personal ni hacer publicidad o establecer folletos bajo un nombre personal.

- Que por virtud de la cl�usula 3.4 el franquiciado se compromete a utilizar correctamente y a cuidar la imagen de marca de VIAJES ECUADOR, S.A. en todas las acciones comerciales.

No ha entrado el Panel a valorar otras cuestiones relativas a las obligaciones de las partes en cuanto a los productos, acciones publicitarias y su promoci�n, as� como a aspectos administrativos o laborales.

Del contenido de la cl�usula 3 del contrato a la que se ha aludido previamente, se desprende:

a) Que ECUADOR LUGO, S.L. est� obligado a usar la marca y el anagrama de VIAJES ECUADOR, S.A. en sus relaciones con el exterior, salvo para supuestos perfectamente tasados en la cl�usula 3.2.

b) Que la obligaci�n de uso no le otorga ning�n derecho de propiedad sobre la marca. Debe recordar en este sentido el Panel que la asignaci�n de un nombre de dominio no confiere ning�n derecho sobre el mismo, salvo de su utilizaci�n a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de internet.

c) Que el franquiciado y demandado est� obligado a utilizar y cuidar la imagen de marca de VIAJES ECUADOR, S.A. en todas las acciones comerciales. Y en este sentido es pertinente recordar que en el señalado Informe Final de la OMPI se manifestaba que el nombre de dominio es un identificador comercial, es decir, un medio de reciente creaci�n cuyo objeto principal es favorecer la promoci�n y comercializaci�n de productos y servicios a trav�s de la red internet.

Analizando las premisas anteriores en relaci�n con el p�rrafo 4.c de la Pol�tica Uniforme el Panel considera que en el presente conflicto el demandado ha demostrado ser titular de derechos e intereses leg�timos sobre el nombre de dominio por cuanto:

Ha utilizado el nombre de dominio con anterioridad al inicio de la controversia. Ha habido una oferta de productos o servicios, la cual, sin entrar en otras consideraciones o valoraciones, ha sido de buena fe (en sentido similar se refiri� el Panel en el Caso n� D2000-0017 y Caso n� D2000-0029). Seg�n ha podido comprobar el Panel la p�gina web del demandado alud�a, al menos en su fase embrionaria, a VIAJES ECUADOR, S.A. En la actualidad sigue existiendo este v�nculo por cuanto al marcar el n�mero de tel�fono que en la p�gina se cita (902 118 882) se recibe una contestaci�n con la siguiente frase: "VIAJES ECUADOR, d�game". No entra el Panel a valorar, porque no es su cometido, si los productos y servicios que a trav�s de dicha p�gina se ofertan (o a trav�s del citado n�mero de tel�fono) suponen o no un incumplimiento de las obligaciones del franquiciado en relaci�n con el contrato suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A. Es �sta, precisamente, una cuesti�n que debe someterse ante los tribunales competentes ordinarios.

- El demandado es "conocido corrientemente por el nombre de dominio" habida cuenta las obligaciones que se le impusieron por virtud de la estipulaci�n tercera del contrato de franquicia. En sentido similar se refiri� el Panel en el Caso n� D2000-0017.

- No parece el prop�sito del demandado desviar a los consumidores de manera equ�voca o empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuesti�n con �nimo de lucro. La demandante no ha aportado ninguna prueba que desvirt�e lo anterior. El hecho de que a trav�s de la p�gina web, as� como del n�mero de tel�fono que en la misma se cita se oferten productos o servicios en nombre de VIAJES ECUADOR, S.A. implica una apariencia de buen derecho y, por lo tanto, un uso leg�timo y leal del nombre de dominio objeto de la controversia, siempre sin perjuicio de lo que en otras instancias judiciales se pueda manifestar a la luz del an�lisis exhaustivo y de fondo de la verdadera cuesti�n que subyace: si el registro del nombre de dominio y la prestaci�n de servicios a trav�s de la correspondiente p�gina web supone un incumplimiento del contrato de franquicia de 3 de Marzo de 1997.

Estima, por lo tanto, este Panel que ECUADOR LUGO, S.L. ostenta un derecho e inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio, por cuanto est� obligado contractualmente a identificarse con sus clientes o consumidores mediante la denominaci�n VIAJES ECUADOR, existiendo, incluso, una prohibici�n expresa para utilizar otro tipo de marcas, anagramas o nombre personal. Otros paneles de la OMPI han reconocido en situaciones similares a la que es objeto de la presente controversia la existencia de derechos o intereses leg�timos que amparan o que respaldan la posici�n del demandado: Caso n� D2000-0006, Caso n� D2000-0017 y Caso n� D2000-0268.

(C) Registro y uso de mala fe:

No habiendo la demandante acreditado la concurrencia del requisito contenido en el p�rrafo 4.a.(ii) de la Pol�tica Uniforme, no resulta necesario proceder al examen del �ltimo de los elementos �si el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe-, tal y como ya se ha manifestado por otros paneles en diversas decisiones emanadas del Centro: D2000-0008, D2000-0040, D2000-0795 y D2000-0896.

8. Conclusiones

(1). El Panel no puede aceptar ninguna de las excepciones o cuestiones previas promovidas por la demandada, por entender que la Pol�tica Uniforme y su Reglamento son v�lidos para la resoluci�n de conflictos entre marcas y nombres de dominio, cualquiera que sea la relaci�n jur�dica y contractual entre las partes. No es objeto de esta controversia ni puede, por lo tanto, el Panel entrar a discutir, cuestiones de fondo de otra naturaleza, como es el cumplimiento o no por las partes de las obligaciones derivadas del contrato de franquicia suscrito y, en consecuencia, de su extensi�n, interpretaci�n, cumplimiento y ejecuci�n.

(2) La demandante ostenta derechos en el sentido del p�rrafo 4.a.(i) de la Pol�tica Uniforme.

(3) El demandado, como consecuencia de las obligaciones que le incumben de conformidad con el contrato de franquicia suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A. tiene un derecho o inter�s leg�timo respecto al nombre de dominio, sin perjuicio de la decisi�n que sobre otras cuestiones de fondo puedan adoptarse por los tribunales ordinarios competentes.

(4) No es preciso entrar a valorar si concurre la tercera de las premisas del p�rrafo 4.a de la Pol�tica Uniforme, como quiera que no se ha acreditado que el demandado no tenga derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Adem�s, entiende el Panel que el hecho de que el demandado ostente derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio dif�cilmente permitir�a manifestar que su registro se haya realizado de mala fe, especialmente si dicho registro se produjo mucho antes de iniciarse la controversia.

9. Decisi�n

El Panel estima que la demandada ha registrado un nombre de dominio coincidente con el nombre comercial del que emanan los derechos de la demandante.

El Panel Administrativo, siguiendo otras resoluciones dictadas por otros paneles en procedimientos an�logos, declara que la demandada ostenta un derecho e inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio, en su calidad de franquiciado de VIAJES ECUADOR, S.A.

No es competencia del Panel resolver sobre otras cuestiones de fondo que pudieran concurrir en el presente supuesto. La extinci�n o terminaci�n de la relaci�n contractual de franquicia entre las partes introducir�a circunstancias nuevas a considerar y, en consecuencia, dotar�a al Panel que en su momento se designase de nuevos criterios para determinar si, en ese caso, el nombre de dominio "" reunir�a o no los presupuestos de admisibilidad de una demanda de conformidad con el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica Uniforme.

En consecuencia se desestima la demanda, decretando que el dominio "" no sea transferido a la demandante, sin perjuicio de la decisi�n que los tribunales ordinarios competentes puedan adoptar al respecto, a la luz del contrato de franquicia suscrito entre las partes.

Luis H. de Larramendi
Panelista �nico

24 Noviembre 2000

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