Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banca March, S.A. v. D
Caso No. D2000-1341
1. Las partes
Demandante: Banca March, S.A., con domicilio social en Avda. Alejandro Rosell�, 8, 07002 Palma de Mallorca � Baleares - España.
Demandada: D, que tiene como contacto administrativo a D. Jaime Sancho, con domicilio en apartado de correos n� 424, 07080 Palma de Mallorca � Baleares � España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, .
La entidad registradora de ese dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.
3. Iter procedimental
Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme", seg�n fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Pol�tica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro", el d�a 5 de Octubre de 2000.
Una copia de la demanda fue enviada por correo electr�nico a la entidad registradora y a la demandada, quien no contest� a la demanda, constat�ndose dicha falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n con fecha 8 de Noviembre de 2000.
Con fecha 17 de Noviembre, de acuerdo con la petici�n del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI design� a D. Luis H. de Larramendi como panelista, haci�ndole llegar copia completa de la demanda.
4. Antecedentes de hecho
La demandante es la entidad española Banca March, S.A., que manifiesta ser entidad matriz de Corporaci�n Financiera Alba, S.A., part�cipe a su vez de la firma Quavitae, S.A.
Invoca como propio el registro de Nombre Comercial N�54686 BANCA MARCH, S.A., as� como otras numerosas marcas, que figuran relacionadas en la p�gina sexta del escrito de demanda, que incluyen la palabra MARCH y/o BANCA y/o las siglas B y M, junto con otros elementos de diseño, y que figuran registradas para numerosas clases de productos y servicios del Nomencl�tor Internacional.
La demandante alega notoriedad y reconocimiento generalizado para su marca y nombre BANCA MARCH, como consecuencia de su implantaci�n y antigüedad.
La demandada es una denominaci�n, que no se corresponde con nombre de persona f�sica ni jur�dica conocida, cuyo contacto administrativo es una persona f�sica que señala como domicilio un apartado de correos.
A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener en cuenta los siguientes hechos:
- La demandante alega notoriedad y reconocimiento generalizado para su marca y nombre BANCA MARCH, como consecuencia de su implantaci�n y antigüedad.
- Al acceder a la direcci�n el visitante era redireccionado, en la fecha en que se levant� el acta notarial de 12 de Septiembre de 2000, a la direcci�n avanzando y retrocediendo por ese sitio de la red, se accede a p�ginas dedicadas a personajes mallorquines, en donde en varias de esas p�ginas, bajo las referencias gen�ricas de financiero, naviero, contrabandista, y especulador, figura en cada una de esas cuatro p�ginas la menci�n �nica de Juan March Ordinas, el fundador que fue de la Banca March.
- El panel ha accedido igualmente a la direcci�n , y en la fecha de la consulta, 23 de Noviembre de 2000, se encuentra redireccionada a la p�gina , que indica que la p�gina se encuentra en construcci�n, cuya URL es , y donde se ofrecen diversos servicios relacionados con la web como la b�squeda y registro de dominios, o el alojamiento de �stos.
5. Pretensiones de las partes
A. Demandante
El demandante afirma:
- Que es titular de marcas españolas que incluyen la palabra MARCH y/o BANCA, junto con otros logos y elementos denominativos asimilables a la BANCA MARCH, y de un nombre comercial registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para la denominaci�n BANCA MARCH, S.A.
- Que sus marcas y nombre registrado son id�nticos y/o similares al dominio .
- Que la demandada no tiene ning�n inter�s leg�timo ni ning�n tipo de derecho en relaci�n con el nombre de dominio en debate.
- Que hay mala fe en el registro del dominio teniendo en cuenta:
- La notoriedad de la denominaci�n BANCA MARCH.
- Que su notoriedad es especialmente relevante para quien tiene su domicilio, como la demandada, en las Islas Baleares, donde tiene su sede social la entidad demandante.
- La continua referencia que se produce en la prensa a las actividades e importancia de la firma BANCA MARCH.
- Que la demandada ha obtenido adicionalmente al dominio impugnado el registro de otros numerosos dominios, que se relacionan en la p�gina 12 de la demanda, que tienen como com�n denominador el estar referidos, de manera directa o sugerente, a las Islas Baleares.
- Que el uso que est� haciendo la demandada del dominio no es un uso leg�timo, sino de mala fe, porque difama al titular de la marca incompatible, y le impide obtener su presencia en la red bajo el dominio superior que, como el propio registro NETWORK SOLUTIONS, INC. explica, es el m�s adecuado a una firma comercial que pretende tener presencia en la red.
- Que la demandada ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.
Que como consecuencia, el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio .
B. La demandada
La demandada no ha contestado a las alegaciones de la entidad demandante
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la Pol�tica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Pol�tica Uniforme.
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por la demandada sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- que la demandada carezca de derechos o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Preliminar
Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Pol�tica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que la demandante tiene derechos v�lidos a estos efectos sobre la denominaci�n "BANCA MARCH ", al ser titular del registro de Nombre Comercial N�54686 BANCA MARCH, S.A.
Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contempl�ndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y R�tulo de Establecimiento.
El art�culo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.
Dicha disposici�n, aunque s�lo cita las marcas, ha de aplicarse tambi�n a los nombres comerciales, al no contener la Ley otra disposici�n equivalente relativa exclusivamente a ellos, y ser en general de aplicaci�n a �stos las normas sobre las marcas.
La propia naturaleza com�n de signos distintivos que ostentan las marcas, nombres comerciales registrados y r�tulos de establecimiento, y la interrelaci�n existente entre ellos, conforme a las disposiciones del art�culo 12.1 de la Ley de Marcas, acreditan que el Nombre Comercial registrado N�54686 BANCA MARCH, S.A. es un signo comercial v�lido en España, y que por lo tanto, queda incluido dentro de la referencia a marcas de la "Pol�tica Uniforme", que ha de ser interpretada en sentido amplio.
6.2.2. Hay que analizar ahora, por tanto, si el Nombre Comercial BANCA MARCH S.A. y las marcas que incluyen la denominaci�n MARCH y/u otras adicionales, ofrecen o no identidad o semejanza que produzca confusi�n, con el dominio .
La respuesta ha de ser afirmativa en cuanto a ambos supuestos: Hay identidad entre el nombre comercial BANCA MARCH, S.A. y el dominio , despojando a ambos t�rminos de la comparaci�n de los elementos irrelevantes, como son las siglas S.A. y la desinencia constitutiva del dominio superior , y hay tambi�n semejanza que ofrece confusi�n entre las marcas MARCH, referidas a servicios de telecomunicaciones, entre otros, y otras que incluyen ese t�rmino, y el dominio . Ello es as� tanto por el valor poco caracter�stico de la palabra BANCA, dentro del conjunto BANCA MARCH, como por la propia singularidad de la palabra MARCH, y su notoriedad, que la adscriben inmediatamente a la firma demandante, produciendo por tanto la confusi�n que se proscribe en la "Pol�tica Uniforme".
6.2.3 An�lisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la demandada en un dominio controvertido.
El demandante aduce que no existe ning�n derecho, ni intereses leg�timos en la demandada para la adopci�n del dominio .
En la p�gina a la que se accede a trav�s de ese dominio no se explica ninguna raz�n que acredite un derecho o inter�s leg�timo para su registro, teniendo en cuenta que ni siquiera la cr�tica de una instituci�n ser�a raz�n suficiente para que pudiera considerarse leg�tima la adopci�n del dominio correspondiente a aqu�lla, como se ha señalado reiteradamente por diversos panelistas, por ejemplo en el caso D2000-0467 .
Como la prueba de un hecho negativo no es posible, ha de aplicarse el principio de que bastan elementos circunstanciales que señalen en la direcci�n del hecho negativo que se pretende probar, cuando quien puede probarlo, que es quien tiene a su favor todos los elementos de juicio, como en este caso ser�a la demandada, no realiza actuaci�n positiva ninguna en ese sentido.
Considerando las circunstancias anteriores, la existencia de numerosos dominios a favor de la demandada, cuyo com�n denominador es la referencia directa o indirecta a las Islas Baleares, para la que no parece pueda acreditar derecho de exclusiva ninguno, hay que concluirse en que queda probada la inexistencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la demandada.
Debe reiterarse que no es derecho leg�timo al nombre de dominio la propia circunstancia de haber obtenido el registro de �ste, pues lo contrario ser�a hacer supuesto de la cuesti�n, de tal modo que por el mero hecho de que se haya registrado el dominio no puede considerarse que su titular tenga derecho leg�timo a �ste.
6.2.4. An�lisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio , y de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.`
El p�rrafo 4 (a) iii de la Pol�tica Uniforme considera que es necesaria la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.
En la interpretaci�n de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:
- es necesario que exista alg�n requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se haya desentendido el solicitante,
- es preciso considerar tambi�n con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del p�rrafo 4 a) (iii) de la "Pol�tica Uniforme".
En ese sentido, sin establecer l�neas generales, la decisi�n D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atenci�n especial a todas las circunstancias relativas a la conducta de la demandada, estableciendo que puede haber satisfacci�n de ese requisito bajo la "Pol�tica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuaci�n (y por lo tanto un uso) de mala fe.
Esa consideraci�n de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el C�digo Civil, art�culo 1282, establece que para juzgar de la intenci�n de los contratantes (en este caso de las partes)... "deber� atender principalmente a los actos de �stas, coet�neos y posteriores al contrato".
Todo lo anterior lleva a ampliar la consideraci�n de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisici�n del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.
Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio , las siguientes:
- El dificultar la identificaci�n del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse una denominaci�n que no se corresponde ni con un nombre personal ni con un nombre societario, as� como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.
- La conducta de acaparamiento de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios siguientes:
- ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .
- El no haberse alegado por la demandada, que no ha comparecido, la existencia de una actividad comercial para la que leg�timamente pudiera utilizarse el dominio , de donde se desprende que la adopci�n de la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.
- El que mediante la obtenci�n del dominio se impide y dificulta al titular de marcas MARCH y de un nombre comercial registrado BANCA MARCH, S.A. su presencia en la red.
- La notoriedad en toda España de la denominaci�n BANCA MARCH, pero especialmente en las Islas Baleares, donde tienen su sede demandante y demandada, as� como la dificultad que ello entraña para que pueda considerarse que la adopci�n del dominio ha sido fortuita, casual o no intencionada.
En cuanto al uso de la marca, tambi�n el panel concluye en que se produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:
- Al acceder a la p�gina se redirecciona a otro sitio de la red, lo que acredita que existe uso.
- En la p�gina redireccionada en el momento de formular la demanda, han existido contenidos denigratorios para una persona, Juan March Ordina, fundador de la Banca March, con quien inmediatamente se asocia a �sta, mientras que la p�gina a la que actualmente se accede trasluce contenido econ�mico.
S�lo si se hubiera adoptado por el titular del dominio controvertido una pol�tica activa de no uso del dominio , en un caso como este en el que tal dominio reproduce una marca notoria de alto renombre, o si el uso realizado �siempre que hubiera existido del solicitante un inter�s leg�timo o un derecho al uso de la denominaci�n- fuera de car�cter no comercial ni atentatorio contra la marca BANCA MARCH, se podr�a entender no concurrente el requisito de un uso de mala fe.
En consecuencia, el panel declara probada la falta de inter�s leg�timo para el registro del dominio por parte de la demandada, y tambi�n que ese dominio ha sido registrado y adem�s est� siendo utilizado de mala fe.
7. Decisi�n
El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el p�rrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en �l contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio sea transferido al demandante.
Luis H. de Larramendi
Panelista �nico
29 de Noviembre de 2000
Full & Egal Universal Law Academy