Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco Santiago v. JLB
Caso N� D2000-1351
1. Las Partes
La Parte Demandante es la entidad bancaria BANCO SANTIAGO, una sociedad an�nima bancaria organizada y existente de conformidad con las leyes de Chile y domiciliada en Bandera 201, Santiago Centro, Santiago, Chile (la "Demandante"), representada por el señor Juan Enrique Puga Vald�s, domiciliado en calle Hu�rfanos 1189, sexto piso, Santiago, Chile, quien act�a en calidad de representante autorizado.
La Parte Demandada es la persona o entidad identificada con las siglas "JLB", ignor�ndose su nacionalidad, domiciliada en P.O.Box 52, St. Fruitos de Bages, Barcelona, España (el "Demandado").
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es , registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc.
3. Curso del Procedimiento
El 6 de Octubre de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el "Centro"), recibi� por v�a electr�nica una demanda de acuerdo a la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Pol�tica"), el Reglamento de la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de Octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 13 de Octubre de 2000, el "Centro" recibi� la demanda en copia de papel, con sus anexos.
El 16 de Octubre de 2000, el "Centro" recibi� la notificaci�n de la verificaci�n de el "Registrador". Con fecha 24 de Octubre de 2000 se dio inicio al procedimiento, notificando la demanda a el "Demandado". No habi�ndose dado contestaci�n a la demanda, con fecha 20 de Noviembre de 2000 se acus� la inexistencia de escrito de contestaci�n a la demanda.
Despu�s de recibir la declaraci�n de independencia e imparcialidad de Mauricio Jalife, el 12 de Diciembre de 2000 el "Centro" lo design� como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designaci�n a las partes y fijando plazo hasta el 26 de Diciembre de 2000 para que el "Panel" env�e la decisi�n al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Pol�tica" y su "Reglamento".
El 14 de Diciembre de 2000, el "Panel" recibi� el original de los documentos del procedimiento, y el 18 de Diciembre de 2000 las pruebas de la "Demandante", consistente en v�deos en formato VHS, documentos publicitarios, copias de t�tulos de marcas, y otros materiales documentales.
El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Pol�tica" y el "Reglamento".
4. Antecedentes de Hecho
El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:
La "Demandante" es una empresa legalmente constituida de conformidad a las leyes de Chile. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera regular servicios relativos a banca e intermediaci�n financiera.
La "Demandante" es titular en Chile de los registros de la marca BANCO SANTIAGO, bajo los n�meros de registro 522.740, en clases 35, 36, 38, 41 y 42; 493.313 en clase 16; 466.862 en clase 36;507.314 en clase 36; 563.708 en clase 36; as� como de las marcas BANCO SANTIAGO y diseño, con n�meros de registro 493.153 en clases 35 y 38; 495.729 en clase 36; 495.740 en clase 16; as� como de la marca registrada 485.289 BANCO DE SANTIAGO en clase 38, y de diversos registros para otras modalidades de la misma denominaci�n. Por tratarse de una entidad bancaria con amplia presencia en su pa�s, que es objeto de esfuerzos publicitarios masivos y constantes, y con varios años de constituirse como una de las entidades m�s representativas del sector, es de considerarse que la marca "BANCO SANTIAGO" es un signo distintivo conocido, sino es que notorio, y que dicho conocimiento es resultado del esfuerzo comercial de la "Demandante".
5. Alegatos de las Partes
5.1 Demanda
Afirma la "Demandante":
1. La sociedad bancaria Banco Santiago de Santiago de Chile es la continuadora del anteriormente denominado Banco de Santiago, formado por escritura p�blica de fecha 7 de Septiembre de 1977 ante el Notario de Santiago Alfredo Astaburuaga G�lvez. Un extracto de dicha constituci�n fue debidamente publicada en el Diario Oficial de la Rep�blica de Chile de fecha 28 de Septiembre de 1977 y debidamente inscrito ante el Registro de Comercio correspondiente al mismo año.
2. Desde la fecha indicada, la entidad bancaria demandante se encuentra sometida a la fiscalizaci�n de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de la Rep�blica de Chile.
3. En el mes de Enero de 1997, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, aprob� la fusi�n de las instituciones bancarias chilenas denominadas Banco de Santiago y Banco O"Higgins, mediante el aporte del activo de este �ltimo a Banco de Santiago, quien asume la totalidad de su pasivo. Asimismo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aprob� en dicha oportunidad el cambio de nombre de Banco de Santiago a Banco Santiago, ocasi�n desde la cual se conoce a esta entidad bajo tal denominaci�n.
4. Tambi�n desde el d�a 13 de Enero de 1997, se encuentra certificado que Banco Santiago est� listado dentro del New York Stock Exchange Market, de los Estados Unidos de Am�rica, para la transacci�n de sus ADS American Depository Shares.
5. Al menos desde el año 1997 en adelante se utiliza la denominaci�n Banco Santiago para distinguir sus productos y servicios, los que se encuentran acreditados en numerosas cantidad de antecedentes, entre los cuales se acompañan impresos y publicaciones que datan del año 1997.
6. Con anterioridad a 1997, la demandante utilizaba la House Mark Banco de Santiago, la que resulta adem�s muy similar al nombre de dominio demandado en estos autos.
7. Banco Santiago es titular de una cantidad numerosa de marcas comerciales que se indicar�n oportunamente, sin perjuicio de lo cual tambi�n se acreditar�n los correspondientes registros a trav�s de los certificados de registros de marcas Banco Santiago para distintas clases del clasificador internacional de marcas comerciales, dentro de las cuales se cuentan las clase 36 y 38 entre muchas otras.
8. Como consecuencia de lo indicado, se aprecia que el �nico leg�timo propietario del dominio puede ser la parte demandante, y queda tambi�n a la vista que la parte demandada ha infringindo los derechos de la demandante al efectuar el registro del dominio , el que se encuentra dirigido o redireccionado a un sitio web con la direcci�n , sitio an�nimo que ofrece una gran cantidad de supuestos servicios comerciales.
9. Es muy simple concluir que el �nico objetivo de la parte demandada ha sido obtener mayor tr�fico a su sitio, por medio del redireccionamiento de todos los hits de los numeros�simos clientes de Banco Santiago (primera instituci�n bancaria de la Rep�blica de Chile desde hace varios años).
10. De conformidad con el p�rrafo 3 .b) viii del Reglamento, se observa que las marcas comerciales en las cuales se basa la demanda describen precisamente el nombre del dominio usurpado.
11. El p�rrafo 3.b) ix) del Reglamento ha sido infringido por la parte demandada, toda vez que el nombre del dominio es id�ntico hasta el punto de crear confusi�n con respecto de las marcas, servicios y productos de la parte demandante; debe considerarse que el demandado no posee derecho alguno o intereses leg�timos respectos del nombre de dominio , puesto que el direccionamiento que la parte demandada ha realizado, conduce a un sitio comercial que ninguna relaci�n tiene con la actividad bancaria; y en consecuencia, queda acreditado que el registro de dominio no solo se ha realizado de mala fe, pues Banco Santiago es una marca comercial famosa y notoria no solo en la Rep�blica de Chile, sino que tambi�n en Europa, especialmente en España, naci�n donde tiene domicilio la parte demandada, sino que la misma la utiliza de mala fe al haber redireccionado el sitio, que no tiene ninguna relaci�n con servicios bancarios, a un supuesto sitio de servicios comerciales.
12. Conforme a lo dispuesto en el p�rrafo 4. b) y c) de la Pol�tica, se observa que la parte demandada ha registrado el dominio , para lucrar con la mayor cantidad de Hits que producen los ingresos de los clientes de Banco Santiago al sitio , con lo cual Banco Santiago se encuentra impedido de tener el nombre de dominio , lo que perturba su actividad comercial.
13. Este uso ileg�timo y desleal empaña el buen nombre de la marca Banco Santiago y de sus productos y servicios asociados.
VI Peticion Concreta .
De conformidad con el p�rrafo 4. b) de la Pol�tica, por las razones descritas en el n�mero anterior, el demandante solicita al Grupo Administrativo de Expertos nombrado en el presente procedimiento, que dicte resoluci�n definitiva para la transferencia del dominio a nombre de Banco Santiago, demandante de este procedimiento, ya individualizado.
VII. Grupo Administrativo De Expertos.
Conforme lo dispuesto en el p�rrafo 3 .b) iv), la parte demandante opta porque la controversia sea decidida por un grupo de Expertos compuesto por un �nico miembro.
VIII Jurisdiccion Del Registrador.
De conformidad con lo dispuesto en el p�rrafo 3 .b) xiii), el demandante acepta someterse �nicamente respecto de cualquier impugnaci�n que pueda efectuar el demandado, en relaci�n con una resoluci�n del Grupo Administrativo de Expertos, de ceder el nombre de dominio objeto de la presente demanda, a la jurisdicci�n de los tribunales en la Oficina Principal del Registrador interesado, o en defecto de la situaci�n anterior, a los tribunales que correspondan al domicilio del titular del nombre de dominio que figuran en el registro del nombre o nombres de dominio contenidos en la base de datos WHOIS del registrador interesado, en el momento que se haya presentado la demanda al Centro de Arbitraje de la OMPI.
IX Comunicaciones.
Se ha transmitido una copia de la presente demanda, junto con la portada prescrita por el Reglamento Adicional, mediante comunicaciones por correo electr�nico a cataloniatrading@ y hostmaster@, adem�s del env�o de material impreso por correo certificado a JLB, P.O. Box 52, St. Fruitos de Bages, Barcelona, España, al igual que se ha transmitido al registrador interesado, una copia de la presente demanda por v�a electr�nica confirmada por correo certificado.
X. Certificacion.
El demandante acepta que la demanda que plantea y los recursos jur�dicos que solicita en relaci�n con el registro del nombre de dominio, la controversia o la soluci�n de la controversia, afectar�n �nicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a: Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI y a los Miembros del Grupo de Expertos, excepto en caso de infracci�n deliberada, a los Registradores interesados, al Administrador del Registro, a la Corporaci�n de Asignaci�n de N�meros y Nombres de Internet, as� como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes, salvo negligencia, culpa o dolo de los anteriores.
El demandante certifica que la informaci�n contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presenta demanda no se presenta por ning�n motivo inadecuado, como el de crear obst�culo, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda est�n garantizadas por el Reglamento y la legislaci�n aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.
Xi. Documentos Probatorios.
En la oportunidad procesal correspondiente, esta parte someter� a conocimiento del sentenciador, una cantidad importante de documentaci�n que acredita todo lo anteriormente expuesto por esta parte.
5.2 Contestaci�n de la Demanda
Con fecha 20 de Noviembre de 2000, el "Centro" formul� el acuse de ausencia de escrito de contestaci�n, por lo que la Demanda se entiende como legalmente notificada, y por perdido el derecho de el "Demandado" a producir su contestaci�n.
6. Debate y Conclusiones
6.1 Normas aplicables
El art�culo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisi�n sobre la base de:
6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
6.1.2 Lo dispuesto en la "Pol�tica" y en el propio "Reglamento";
6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.
La versi�n 5.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Pol�tica" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Pol�tica" y a su "Reglamento".
El art�culo 4 literal a) de la "Pol�tica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes t�rminos:
"a. Controversias aplicables. Usted estar� obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:
"i) usted posee un nombre de dominio id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
"ii) usted no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."
En aplicaci�n de los lineamientos citados, a continuaci�n el "Panel" estudiar� y evaluar� los hechos y las alegaciones que constan en el proceso.
6.2 Identidad o Similitud Confundible
Alega la "Demandante" que el nombre de dominio , registrado por el "Demandado" es id�ntico a la marca sobre la que ella tiene derechos preexistentes.
Es evidente la coincidencia que entre las denominaciones se presenta en los aspectos fon�tico, visual e ideol�gico, ya que la �nica diferencia perceptible ES LA INEXISTENCIA DE ESPACIO ENTRE LAS PALABRAS "Banco" y "Santiago" que conforman el nombre de dominio, lo que por la naturaleza del mismo es obligado, resultando adem�s inocuo como elemento de diferenciaci�n, ya que es una circunstancia fon�tica e ideol�gicamente irrelevante, mientras que visualmente es poco significativa.
Por lo que hace al t�rmino ".com", como se sabe, el mismo es una expresi�n gen�rica ineludible para los nombres de dominio de connotaci�n comercial o empresarial, por lo que no añade ninguna distintividad al nombre de dominio controvertido, resultando entonces que entre las marcas registradas propiedad de la "Demandante" y el referido nombre de dominio, existe similitud en grado de confusi�n, sino es que identidad plena y total.
6.3 Derechos e Intereses Leg�timos Respecto del Nombre de Dominio
Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio que pudiere corresponder a el "Demandado", cabe en primera instancia señalar que la ausencia de contestaci�n a la demanda debe tener por aceptados los hechos narrados en la demanda, y al mismo tiempo, exhibe que el "Demandado" carece de intereses o derechos respecto de dicho nombre, al no presentar argumentos de defensa.
No debe pasar inadvertido en el dictado de la presente resoluci�n, el hecho de que el nombre de dominio materia de esta controversia no es utilizado en forma directa por el "Demandado", sino que el mismo remite a un sitio diverso bajo la nomenclatura . Es de señalarse que, trat�ndose de servicios bancarios, el error o confusi�n en que el consumidor pueda caer es especialmente grave, ya que son servicios en los que la identificaci�n del origen de los servicios, y la identificaci�n precisa del intermediario son premisas de la seguridad en operaciones de este tipo. En tal sentido, cualquier g�nero de confusi�n debe ser eliminado, lo que se manifiesta de manera clara en este caso.
Asimismo, el hecho de que el propio nombre del registrante y "Demandado", a quien se identifica como "JLB", sea ficticio, hace presumir que existe solo la intenci�n de utilizar el atractivo de un nombre y marca como "BANCO SANTIAGO" para atraer usuarios, lo cual evidencia la mala fe en la adopci�n y uso de dicho nombre de dominio.
Este "Panel" ha tenido a la vista los diversos y numerosos materiales publicitarios generados bajo el patrocinio de el "Demandante", constatando lo afirmado por la "Demandante" en su demanda.
La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio , toda vez que �ste le corresponde a ella en raz�n de que el mismo ha sido adoptado desde hace m�s de 20 años como nombre corporativo de la instituci�n, siendo adem�s su marca registrada, lo que no ha sido controvertido por el "Demandado", como era su obligaci�n conforme al art�culo 4 literal c) de la "Pol�tica".
El art�culo 4 literal c) de la "Pol�tica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus leg�timos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:
"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
"iii) usted hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuesti�n con �nimo de lucro."
El "Demandado" no dio contestaci�n a la demanda, por lo que no existen argumentos, defensas, intereses o derechos que resulten oponibles a los derechos que la "Demandante" ha acreditado poseer respecto de la marca y "Banco Santiago".
En el �mbito de la competencia desleal, el art�culo 10 bis numeral 1) del Convenio de Par�s para la Protecci�n de la Propiedad Industrial, proh�be los actos de confusi�n en los siguientes t�rminos:
"En particular deber�n prohibirse:
"1) Cualquier acto capaz de crear confusi�n, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial�"
Adem�s, el "Demandado" no ha utilizado en forma directa ni utiliza actualmente la denominaci�n BANCOSANTIAGO.COM para llevar a cabo alguna oferta de productos o servicios, sino que la utiliza como gancho o puente para atraer usuarios a un sitio diverso identificado como "". Ello se aprecia particularmente al acceder al sitio www.. En efecto, el "Panel" realiz� el ingreso el 22 de Diciembre de 2000, a dicha p�gina, con el resultado ya mencionado.
Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de su marca "Banco Santiago" o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresi�n, as� como el hecho de que la expresi�n "Banco Santiago"no se acredita que guarde relaci�n con el nombre o las actividades del "Demandado", conduce a el "Panel" a determinar que el "Demandado" carece de derechos e intereses leg�timos sobre el nombre de dominio .
6.4 Registro de Mala Fe
Hecho el anterior pre�mbulo, la "Demandante" afirma que el dominio ha sido registrado de mala fe, ya que constituye una infracci�n de los derechos de propiedad intelectual de la "Demandante" sobre sus marcas, generando un obst�culo para efectos de la presencia en Internet de �sta, atendiendo particularmente que el "Demandado" carece de derecho o inter�s leg�timo para registrar o emplear dicho nombre de dominio, opinion que es compartida por este Panel. Lo anterior se confirma al haber el "Demandado" omitido presentar en tiempo su contestaci�n a la demanda.
En adici�n, es de considerar que la imprecisi�n respecto de la persona del registrante, sea individuo o persona jur�dica, se interpreta por el "Panel" como prueba de la mala fe del registrante al haber optado por registrar dicho nombre de dominio bajo circunstancia an�nimas como las mencionadas, y en abierta amenaza de violaci�n a los derechos marcarios de el "Demandante", y la inminente confusi�n a los consumidores o usuarios.
7. Decisi�n
El Panel ha determinado que el nombre de dominio es similar en grado de confusi�n a las preexistentes marcas BANCO SANTIAGO de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses leg�timos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambi�n ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la forma en que el mismo es usado por parte de �ste es una conducta que tiene una clara connotaci�n de mala fe. Asimismo, la presunci�n de la inexistencia de la persona f�sica o jur�dica registrante, o bien su anonimato, son indicios que conducen a considerar que el registro ha sido efectuado de mala fe.
Por todo ello y conforme a los art�culos 4 literal i) y 15 de la "Pol�tica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio sea transferido a la "Demandante" BANCO SANTIAGO.
Mauricio Jalife
Panelista Unico
Fecha 26 de Diciembre de 2000
Full & Egal Universal Law Academy