Centre d�Arbitrage et de M�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Barterforum C. v. Mr. Charles Le Menestrel
D�cision n�D2000-1599
1. Les parties en pr�sence
1. La Requ�rante, la soci�t� BARTERFORUM, repr�sent�e par Martine DEHAUT, Conseil en propri�t� industrielle.
Le D�fendeur, Mr. Charles LE MENESTREL est non repr�sent�.
2. Rappel des faits
2. La soci�t� BARTERFORUM est propri�taire de la marque française �BARTERFORUM� d�pos�e le 21 d�cembre 2000, � l�INPI pour d�signer des produits et services dans les classes 16, 38 et 41 de la classification internationale. Elle est �galement propri�taire des noms de domaines �� et ��.
3. Elle reproche au D�fendeur, Mr. Charles LE MENESTREL, d�avoir d�pos� � son nom et pour son compte, les noms de domaine �� et �� alors qu�il �tait encore son salari�. Par ailleurs, Mr. Charles LE MENESTREL, est actuellement employ� d�un de ses concurrents directs � savoir la soci�t� MRI International.
3. Sur certains aspects proc�duraux du pr�sent arbitrage
4. La pr�sente proc�dure est une proc�dure �r�put�e contradictoire�, rendue sur les seuls arguments soulev� par la Requ�rante. En effet, elle oppose celle-ci, la soci�t� BARTERFORUM, au D�fendeur, Mr. Charles LE MENESTREL, qui n�a pas trouv� utile de pr�senter ses arguments. Se pose donc pr�alablement la question de savoir si l�Arbitre saisi peut, ou m�me doit, invoquer certains arguments que le D�fendeur aurait raisonnablement pu faire valoir. Il apparaît de la jurisprudence du Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI (notamment n�D2000-490, France Telecom v. Domain) que les arbitres du Centre ont coutume de relever d�office les arguments qu�aurait pu faire valoir un D�fendeur. Au regard du principe �l�mentaire de non discrimination qui fait partie du droit positif (dans ce sens la jurisprudence administrative de l�OHMI D�c. Ch. Rec. N�20/97, XTRA, JO OHMI 10/98 p. 1055). Il convient donc de tenir compte d��l�ments de faits et de droits qui ne figurent pas dans le m�moire de la Requ�rante et que le D�fendeur aurait raisonnablement pu invoquer.
5. Le pr�sent litige qui concerne la propri�t� de deux noms de domaines dit �de premier niveau� (gTLDs), que l�on peut par leur nature qualifier �d�internationaux�, est soumis au Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI. En d�autres termes, ce litige ne concerne pas des noms de domaines nationaux, et il n�a pas �t� soumis aux tribunaux français, alors qu�au regard du droit positif français, la Requ�rante aurait certainement pu, les saisir, sans doute avec succ�s (TGI Bordeaux ord. r�f. 22 juill. 1996, Atlantel c/ Icare, PIBD 1997, II, 274). En tout �tat de cause, il doit �tre tranch� selon les principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines de l�ICANN, ainsi que, compte tenu du principe de non discrimination auquel nous avons d�j� fait allusion, donc au regard de la jurisprudence majoritaire rendue � ce jour par le Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI.
6. Il est reconnu par la majorit� des dites d�cisions que les noms de domaines se distinguent des marques traditionnelles par leur nature et leur fonction, et les litiges relatifs � des noms de domaines �internationaux� doivent �tre appr�ci�s dans un contexte transnational, afin de tenir compte de la dimension plan�taire d�Internet (D�c. N�D2000-443, Jacques Lafitte SA v. 21th Century Communication SCP, n�D2000-489, France T�l�com v. Les Pages Jaunes Francophones).
4. Les noms de domaines du D�fendeur sont effectivement �semblables� � la marque ant�rieure de la Requ�rante et sont susceptibles de �pr�ter � confusion�
7. Il ressort des pi�ces vers�es aux d�bats que la Requ�rante est bien titulaire de la marque française �BARTERFORUM� d�pos�e le 21 d�cembre 2000, � l�INPI pour d�signer des produits et services dans les classes 16, 38 et 41 de la classification internationale.
8. Les noms de domaines, objet du litige, �� et �� enregistr�s le 7 mai 2000, par le D�fendeur sont effectivement �semblables� (pour utiliser le terme employ� � l�article 4.a.1 des principes directeurs de l�ICANN), � la marque ant�rieure de la Requ�rante.
9. Cependant, l�article 4(a)1 des principes directeurs de l�ICANN exige non seulement que le nom de domaine litigieux soit �identique ou semblable� � la marque de la Requ�rante, comme en l�esp�ce, mais �galement que cette d�identit� ou cette similitude soit de nature �� pr�ter � confusion� avec la marque de la Requ�rante�. Proc�duralement et pratiquement la d�monstration de ce risque de confusion, qui doit en principe reposer sur �des crit�res objectifs�, appartient � la Requ�rante, mais en tout �tat de cause elle doit tenir compte de la distinctivit� de la marque. N�anmoins, m�me en l�absence de tels crit�res on peut en conclure, que la quasi-identit� qui existe entre la marque de la Requ�rante et les noms de domaines du D�fendeur est susceptible de pr�ter � confusion.
5. Le d�fendeur n�aurait aucun droit ou aucun int�r�t l�gitime sur les noms de domaine
10. La jurisprudence française traditionnelle a syst�matiquement consid�r� qu�un terme anglais, m�me descriptif ou g�n�rique, constituait un signe distinctif et donc une marque valide, d�s lors que le consommateur français n��tait pas cens� connaître la langue anglaise. Ainsi le 30 janvier 1998, la 4�me Chambre de la Cour d�Appel de Paris a encore valid� cette th�orie en indiquant ainsi que le mot �translation� constituait une marque valide pour d�signer des services de traduction (RWS Translation c/ Getten, PIBD 1998, III, 219, Ann. 1998, 194). Au regard de cette jurisprudence, la marque BARTERFORUM devrait effectivement �tre consid�r�e comme distinctive.
11. Pourtant, le mot anglais �barter� qui figure dans tous les dictionnaires anglais, ou anglais/français, peut �tre traduit par �troc� ou ��change� (c.f. ROBERT & COLLINS, Dictionnaire Anglais Français, 1991). Quant au mot �forum� qui est d�origine latine il est couramment employ� en anglais ou français afin de d�signer �une place centrale� pour ne pas dire une �place publique�. L�expression BARTER FORUM se traduit donc litt�ralement comme �une place ou un lieu d��change ou de troc�. Par ailleurs, il apparaît des documents vers�s aux d�bats et notamment l�Annexe n�9 que la requ�rante, se pr�sente comme une soci�t� �d��changes de marchandises�. La marque, aussi bien que la d�nomination sociale BARTERFORUM apparaît donc dans ce contexte, d�pourvue de tout caract�re distinctif, ou � tout le moins, comme faiblement distinctive pour toute personne qui connaît un peu l�anglais, comme c�est, en principe, le cas de tout internaute.
12. Si l�on se r�f�re � la Convention d�Union de Paris, au R�glement sur la marque Communautaire, � la Premi�re Directive sur l�Harmonisation des marques, � la jurisprudence de la Cour de Justice des Communaut�s Europ�ennes (CJCE), où m�me � la jurisprudence administrative de l�Office d�Harmonisation du March� Int�rieur (OHMI), on constate qu�un signe faiblement distinctif peu n�anmoins b�n�ficier d�une protection, plus ou moins large, compte tenu de sa notori�t�. Dans le cas d�esp�ce, la Requ�rante n�a invoqu� aucune notori�t�. Elle aurait d�ailleurs �t� dans l�impossibilit� de le faire, car il apparaît que sa marque est relativement r�cente puisque son d�pôt est du 21 d�cembre 1999). En conclusion, si la Requ�rante peut invoquer un droit ant�rieur sur la marque BARTERFORUM ce droit est discutable compte tenu de son caract�re descriptif, au mieux il serait extr�mement faible et ne pourrait interdire son utilisation avec quelques variations par des tiers y compris � titre de nom de domaine, comme c�est le cas en l�esp�ce. Ainsi, dans de nombreuses d�cisions de l�OMPI il a �t� jug� que �lorsqu�un commerçant adopte � titre de marque un nom g�n�rique, de l�g�res diff�rences sont suffisantes pour distinguer la marque de commerce d�un concurrent� (D�c. n�D2000-1144, Vert Tech Ltd v. Computer Chronicles, n�D2000-109 Gateway v. Pixelera), comme c�est le cas en l�esp�ce.
13. En d�autres termes, le D�fendeur pourrait � peut-�tre - exciper �d�un droit sur le nom de domaine ou d�un int�r�t l�gitime qui s�y rattache� compte tenu du caract�re descriptif de l�expression �barter forum� appliqu� � un service de troc ou d��change de marchandises sur internet (dans ce sens D�c. D2000-105, Pet Warehouse v Pets Com Inc, n�D2000-161, Zero Int�l Hldg v. Beyonet Services). Cependant, d�s lors que le D�fendeur ne s�est pas manifest�, il convient de conclure que celui-ci est dans l�impossibilit� d�exciper de ce droit (Note 1). Par ailleurs ; la soci�t� concurrente de la Requ�rante dans laquelle travaille le D�fendeur actuellement utilise la d�nomination sociale MRI International et il n�est pas d�montr� que celle-ci ait besoin des noms de domaines du D�fendeur pour commercer. On peut donc en conclure, d�s lors, que le D�fendeur n�a aucun int�r�t l�gitime � utiliser les noms de domaines �� et ��.
6. Les noms de domaines ont �t� enregistr�s de mauvaise foi par le D�fendeur
14. Au regard des principes directeur de l�ICANN le transfert d�un nom de domaine ne peut �tre ordonn� que si le D�fendeur a �enregistr� ou utilis� le nom de domaine de mauvaise foi�. L�article 4.b des dits principes directeurs indique les exemples de circonstances qui peuvent �tre consid�r�es comme des preuves de l�enregistrement ou de l�utilisation de mauvaise foi d�un nom de domaine. A l��vidence comme le note la Requ�rante cette liste n�est pas limitative.
15. Au regard des pi�ces vers�es aux d�bats on constate que lorsque le D�fendeur a enregistr� � son nom et pour son compte les noms de domaines �� et �� il �tait encore salari� de la soci�t� TRADING & COMPENSATION, filiale d�tenue � 99,97% par la soci�t� BARTERFORUM. Il est certain qu�en ce faisant il a d�lib�rement port� atteinte � la marque et � la d�nomination sociale de la holding qui contrôlait son employeur, et en fraude des droits de celui-ci. En cons�quence, il apparaît que les noms de domaines �� et �� ont �t� enregistr�s de mauvaise foi par le D�fendeur.
7. La d�cision
16. En cons�quence de ce qui pr�c�de, vu l�article 4(a) des principes directeurs de l�ICANN, il convient d�ordonner le transfert au profit de la Requ�rante des noms de domaines �� et ��.
Andr� R. BERTRAND
Arbitre Unique
Le 2 F�vrier 2001
Note:
1. Dans le cas de la pr�sente proc�dure m�me si de nombreux �l�ments �tablissent la mauvaise foi du D�fendeur, on aurait n�anmoins pu adopter une autre solution si l�on consid�re que la marque et la d�nomination sociale BARTERFORUM ne constituent pas des signes distinctifs. Nul ne contesterait en effet � l�employ� d�une entreprise qui poss�derait le nom de domaine �� de s��tablir � son compte et de vendre des services identiques � celui de son ancien employeur sous le nom de domaine ��. Cette solution reste �galement valide au regard de la clause de non-concurrence qui figurait dans le contrat de travail du D�fendeur, clause dont la validit� devra, par ailleurs, �tre objectivement appr�ci�e par le Conseil des Prud�hommes saisi du litige relatif au licenciement du D�fendeur. Le D�fendeur aurait pu certainement invoquer quelques arguments de nature � justifier l�enregistrement � son profit des noms de domaines �� et �� et m�me � �ventuellement - d�montrer une absence de mauvaise foi de sa part. Il a pr�f�r� ne pas participer � la pr�sente proc�dure et n�a pr�sent� aucun argument pour justifier de ses agissements. La majorit� des d�cisions rendues � ce jour par le Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI n�ont pas tenu grief aux d�fendeurs qui ne s��tait pas manifest�s. On peut m�me citer, ici et l�, des d�cisions qui ont donn� raison, et refus� le transfert de noms de domaines au pr�judice d�fendeurs qui ne s��taient pas manifest�s (n�D2000-490, France Telecom v. Domain). Comme l�a soulign� la Requ�rante, la liste des exemples de circonstances qui peuvent �tre consid�r�s comme des preuves de l�enregistrement ou de l�utilisation de mauvaise foi d�un nom de domaine qui figure � l�article 4(b) des dits principes directeurs de l�ICANN n�est pas limitative. Dans le cas d�esp�ce, on peut se demander s�il ne conviendrait pas d�ajouter � cette liste le fait que le D�fendeur n�ait pas entendu participer � la proc�dure d�arbitrage et faire connaître ces arguments. En effet, toute personne physique et morale qui s�engage aujourd�hui � d�poser un nom de domaine de premier niveau s�engage par le fait m�me � accepter la proc�dure d�arbitrage selon les principes directeur de l�ICANN. Il nous semble qu�accepter cette proc�dure implique non seulement une adh�sion aux principes directeurs de l�ICANN mais �galement une participation active � ceux-ci que ce soit en tant que Requ�rant ou D�fendeur. Il convient de rappeler � ce propos que dans le cadre de la proc�dure devant le Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI, le D�fendeur n�a pas � exposer de frais d�arbitrage ou de conseil, qu�il peut pr�senter ses arguments sur un formulaire �lectronique type sur lequel figure plusieurs moyens de r�ponse ou utiliser ce formulaire comme canevas d�observations qu�il peut faire parvenir � l�OMPI par courrier. De ce fait, il nous semble �galement qu�en ne r�pondant pas aux arguments de la Requ�rante on ne peut �tre que confort� dans l�opinion selon laquelle le D�fendeur a effectivement agi de mauvaise foi.
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