Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Mart�n
Caso N� D2000-1679
1. Las Partes
La demandante es la sociedad PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., con domicilio social en 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, United States of America, (la "Demandante"), representada en este procedimiento por el señor Mario De Justo Bailey, abogado, de Jacobacci & Perani, de Madrid, España.
El demandado es el señor Victoriano Moreno Mart�n, domiciliado en C/ Toledo 148, 45100 Sonseca (Toledo), España (el "Demandado").
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa es registrado ante Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia ("NSI"), Estados Unidos de Am�rica.
3. Iter Procedimental
El 5 de diciembre de 2000 una demanda conforme a la Pol�tica y su Reglamento fue presentada en documento en papel al Centro. El 6 de diciembre de 2000 el Centro acus� recibo de la demanda. Ante el pedido del Centro de verificaci�n de datos de registro del nombre de dominio, el 15 de diciembre de 2000 NSI confirm� que el mismo se hallaba registrado a nombre del demandado, e inform� otros datos del registro. El 20 de diciembre de 2000 el Centro notific� a la Demandante ciertas deficiencias en la demanda. El 21 de diciembre de 2000 la Demandante envi� la correspondiente modificaci�n subsanando las deficiencias.
El 3 de enero de 2001 el Centro notific� la demanda modificada al Demandado y el comienzo del procedimiento a las partes. Con fecha 9 de enero de 2001 el Demandado envi� un e-mail al Centro en que solicita una versi�n en español de la notificaci�n en ingl�s hecha por el Centro. El d�a 11 de enero de 2001 el Centro envi� un e-mail al Demandado remiti�ndole una versi�n en español, sin modificaci�n de plazos. La notificaci�n advert�a al Demandado que el plazo para contestar la demanda venc�a el 22 de enero de 2001, y se record� lo dispuesto por el Reglamento, Par�grafo 14. El 24 de enero de 2001, no habiendo contestado la demanda el Demandado, el Centro le notific� por e-mail la falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n de la demanda.
Habiendo recibido el Centro la declaraci�n de aceptaci�n, imparcialidad e independencia de Roberto A. Bianchi, el 5 de febrero de 2001 el Centro lo design� miembro �nico del grupo de expertos (el "Panel"), debiendo dictar la decisi�n a m�s tardar el 18 de febrero de 2001.
El 13 de febrero de 2001 la Demandante solicit� al Panel una suspensi�n por 30 d�as del procedimiento, fundada en que las partes hab�an llegado a un acuerdo para la transferencia amistosa del nombre de dominio, por lo que era necesario completar las formalidades del acuerdo. El mismo d�a el Panel dict� la Orden de Procedimiento N� 1, por la que se prorroga el plazo para dictar la decisi�n hasta el 16 de marzo de 2001, debiendo las partes enviar al Centro, a m�s tardar el 13 de marzo de 2001, copia del acuerdo formalizado ante notario p�blico. De no enviarse dichos documentos en t�rmino, el Panel dictar�a la decisi�n.
El 19 de febrero de 2001 el Centro recibi� un e-mail del Demandado comunicando su disposici�n a que sea la OMPI la encargada de la resoluci�n del caso, y adjuntando copia del e-mail que envi� al Demandante en la misma fecha, desestimando la propuesta de acuerdo de la Demandante. Con fecha 20 de febrero de 2001 se recibi� un e-mail de la Demandante con copia de su mensaje de la misma fecha al Demandado. Ante la falta de acuerdo manifestada en esas comunicaciones de las partes, el Panel considera que han dejado de existir las razones de la pr�rroga dispuesta en la Orden de Procedimiento N� 1, por lo que corresponde dictar sin m�s dilaciones una decisi�n sobre el fondo del asunto.
El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio es el ingl�s. La demanda y su modificaci�n se hicieron en español. El Demandado se ha expresado en español en todas sus comunicaciones al Centro y a la otra parte. Por no existir circunstancias que indiquen otra cosa, el Panel conforme al Reglamento, Par�grafo 11, decide que el procedimiento contin�e en español.
El Panel considera que la demanda con su modificaci�n cumple con los requisitos de forma del Reglamento y del Reglamento Adicional del Centro, y que el Centro cumpli� correctamente con sus responsabilidades de notificaci�n de acuerdo al Reglamento, Par�grafo 2(a).
4. Antecedentes de Hecho
Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
La Demandante es la empresa propietaria de la mundialmente famosa revista PLAYBOY, y de otros productos y servicios operados bajo las marcas PLAYBOY. Los derechos marcarios sobre PLAYBOY en España han sido acreditados mediante la presentaci�n de certificados de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y t�tulos marcarios, seg�n este detalle:
PLAYBOY N� 953.017, concedida en 1981 para distinguir productos de la clase 16, particularmente revistas. Vigente. PLAYBOY N� 577.288, concedida en 1968 para distinguir servicios de la clase 41, en especial "publicaciones en l�nea a trav�s de redes de ordenadores". Vigente.
La Demandante tambi�n present� otros quince certificados españoles de marcas PLAYBOY. Sin embargo, esos t�tulos est�n a nombre de "PLAYBOY ENTERPRISES, INC.", y no de "PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.", que es la denominaci�n social de la Demandante. No se acompañ� prueba alguna de la cesi�n de las marcas a la Demandante, o de que esta es sucesora a cualquier t�tulo de la titular marcaria. Por ello s�lo se tendr�n en cuenta las dos marcas mencionadas, cuya concesi�n por la OEPM precede en fecha al registro del nombre de dominio, y que seg�n lo informado por NSI se produjo el 27 de septiembre de 1999.
Las partes mantuvieron comunicaciones previas a este procedimiento, y a�n durante el mismo. Ante la publicaci�n en el sitio web del Demandado, de contenidos con dibujos del artista Vargas, la Demandante le requiri� el cese de esa publicaci�n. El cese, aparentemente anterior a la presentaci�n de la demanda, se produjo por reconocimiento del Demandado de que no ten�a derecho a publicar las im�genes de Vargas. Posteriormente, las partes consideraron una transferencia amistosa del nombre de dominio, pero ella en definitiva no se produjo.
El acuerdo de registro con Network Solutions es la versi�n 4.0, la que por referencia incorpora la pol�tica vigente en materia de resoluci�n de disputas, y por lo tanto la pol�tica de resoluci�n de disputas sobre nombres de dominio de la ICANN (la "Pol�tica"). El Demandado no ha cuestionado la competencia de este Panel. Con fecha 19 de febrero de 2001 envi� un e-mail al Centro en el que comunica que se somete a lo que decida el Panel.
5. Alegaciones de las Partes
A) La Demandante
La Demandante alega la pr�ctica identidad del nombre de dominio o su similitud confundible (s�lo una letra de diferencia) con las marcas de la Demandante. Como el nombre de dominio PLAYBOY.com ya era de titularidad de la Demandante, si no fuera por esa pequeña alteraci�n el Demandado no habr�a conseguido el nombre de dominio. Niega que el Demandado tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio, y afirma que �ste se registr� y se usa de mala fe. A trav�s de la utilizaci�n del nombre de dominio "PLAGBOY.com", el Demandado se intenta aprovechar, a trav�s de actos de confusi�n, de la reputaci�n y prestigio de las marcas PLAYBOY de la Demandante. En la p�gina web "PLAGBOY.com" del Demandado aparecen los mismos productos por los que es mundialmente conocida la marca PLAYBOY de la Demandante. En la p�gina web de PLAGBOY.com se han estado difundiendo reproducciones de algunas obras gr�ficas del artista Rafael Vargas, retratos art�sticos de mujeres cuyos derechos de propiedad intelectual son titularidad de PLAYBOY. Otras alegaciones se examinan en 6 infra.
B) El Demandado
El Demandado no ha contestado la demanda; envi� las comunicaciones detalladas en 3 supra, inclusive el e-mail por el que se somete a la competencia del Panel.
6. Discusi�n
Identidad o similitud confundible
Con los certificados de marca mencionados en 4 supra, la Demandante ha probado a satisfacci�n del Panel que es titular de al menos dos registros en España de la marca PLAYBOY, ambos vigentes. Esa marca es adem�s, sin lugar a dudas, internacionalmente famosa, debido particularmente a la difusi�n y renombre de la c�lebre revista "PLAYBOY". Los registros marcarios, adem�s, preceden en muchos años al registro del nombre de dominio en disputa.
El cotejo de con la famosa marca PLAYBOY resulta en que el nombre de dominio es similar hasta el punto de llevar a la confusi�n con la marca. S�lo una letra difiere (G en lugar de Y), pero ello no alcanza para distinguir a aqu�l de �sta. En su versi�n min�scula manuscrita, ambas letras tienen un trazo inferior similar. En el teclado del tipo "QWERTY", aunque en l�neas horizontales diferentes, ambas letras est�n muy pr�ximas, como lo muestra esta disposici�n:
T Y U ...
G H J ...
La contigüidad f�sica de las teclas "G" / "Y" hace posible que, por un simple error de digitaci�n, quien desee conectarse con el sitio web de la Demandante, termine conect�ndose con el sitio web del Demandado. Este Panel acepta el razonamiento expresado por numerosos paneles administrativos que han determinado que existe similitud confundible cuando los nombres de dominio en disputa representan meros aprovechamientos de los errores de digitaci�n. Ver, entre otros, los casos OMPI D2000-0777 Yahoo! Inc. and GeoCities v. Cupcakes, Cupcake city, Cupcake Confidential, Cupcake-Party, Cupcake Parade, and John Zuccarini, D2000-0273 Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., D2000-1571 The Toronto-Dominion Bank v. Boris Karpachev, D2000-0937 AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, D2000-0587 Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonybrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc., and Yahoo Search, Inc., etc.
El Demandado, que no ha contestado la demanda, no se ha opuesto a la alegaci�n de similitud confundible que hace la Demandante. En el Anexo 11 de la demanda se presenta una constataci�n notarial con una impresi�n en papel de la p�gina web del Demandado en su versi�n del 23 de mayo de 2000. All� figura el texto que dice: "PIN-UP PLAGBOY Paintings of ladies with glamour for oldboys", de donde resultar�a que PLAGBOY es un acr�nimo sin relaci�n con la marca PLAYBOY. El Panel no har� m�rito de dicha circunstancia por las siguientes razones:
a) No ha sido alegada por el Demandado en este procedimiento y ha sido indirectamente impugnada por la Demandante cuando afirma que PLAGBOY no tiene significado alguno, a menos que se aluda a "plagiar" o a "plagio", lo que por cierto desvirt�a lo postulado en el sitio web del Demandado. Esa alegaci�n del Demandante no fue contestada por el Demandado.
b) Un "acr�nimo" es, seg�n el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, ed. 1992, una "palabra formada por las iniciales, y a veces, por m�s letras, de otras palabras". En este caso el presunto acr�nimo estar�a construido a partir de una frase ciertamente extraña: "Pinturas de señoras con glamour para viejos muchachos". Es evidente que la frase ha sido confeccionada por mera conveniencia, y para impedir una determinaci�n razonable de similitud confundible. La verosimilitud se impone en la interpretaci�n; de otro modo siempre ser�a posible concebir una frase lo suficientemente larga, por m�s extraña que resulte, con suficiente cantidad de palabras y letras, para con la misma t�cnica derivar cualquier acr�nimo ad-hoc. As�, ning�n demandante en estos procedimientos podr�a acreditar que hay identidad o similitud confundible, porque siempre existir�a un "acr�nimo" id�ntico o similar a su marca, pero con otro significado. Esa consecuencia es absurda, y por lo tanto debe evitarse.
c) El propio Demandado, seg�n lo ha constatado este panelista, ha procedido en la actualidad a eliminar todo contenido de la p�gina.
Distinta podr�a haber sido la conclusi�n del Panel si el Demandado se hubiera presentado en este procedimiento, alegando y probando que se lo conoc�a corrientemente por dicho acr�nimo, o que hac�a uso de dicho acr�nimo al momento del registro del nombre de dominio, o cualquier otra circunstancia en su favor. En tal caso la existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado podr�a llegar a desplazar la consideraci�n de la cuesti�n de la identidad o similitud confundible.
Por todo ello, la Demandante ha probado que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y su marca (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(i)).
Falta de derechos e intereses leg�timos sobre el nombre de dominio
La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. No posee derecho alguno que lo legitime para usar el signo distintivo PLAGBOY. No tiene registro alguno de esa denominaci�n. De haberlo solicitado, las leyes españolas hubieran hecho lugar a la oposici�n de la Demandante. Tampoco tiene el demandado derecho ni registro alguno sobre la marca PLAYBOY. No hay ninguna sociedad mercantil registrada con el nombre PLAGBOY antes de que se concedieran a la Demandante las marcas PLAYBOY. Ante esas afirmaciones, correspond�a al Demandado hacer alegaciones en su defensa, por ejemplo refiri�ndose a una cualquiera de las circunstancias de la Pol�tica, Par�grafo 4(c), aunque sin tener que limitarse a ellas. Sin embargo, el Demandado ni ha contestado la demanda, ni ha hecho ninguna otra presentaci�n al respecto.
De su visita independiente a www. realizada el mismo d�a de su designaci�n el Panel tampoco puede inferir nada a favor del Demandado, ya que actualmente el sitio web est� inactivo. El uso anterior (por lo menos al 23 de mayo de 2000 seg�n el citado Anexo 11) fue en reconocida violaci�n de derechos de propiedad intelectual acordados en forma exclusiva por el artista Vargas a la Demandante, lo que a su vez condujo que el Demandado, ante la reclamaci�n de la Demandante, cesara en todo uso del nombre de dominio. Ese es un reconocimiento de que no se poseen derechos propios sobre el contenido del sitio, y presumiblemente, que tampoco se tienen intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, ya que no se han publicado nuevos contenidos.
La publicaci�n no autorizada de im�genes sobre las que la Demandante tiene un derecho de uso exclusivo no puede ser una fuente de legitimidad para el Demandado, particularmente si se considera que se trataba de im�genes (dibujos) de modelos femeninos que son de uso exclusivo para la Demandante y que vistos en un sitio web bajo un nombre de dominio confundiblemente similar con la famosa marca de la Demandante sugiere fuertemente que se trata de una imitaci�n o maniobra desleal. Ello tambi�n elimina las circunstancias de uso bona fide, y de uso leal o no comercial, descriptas por la Pol�tica, Par�grafos 4(c)(i) y 4(c)(iii).
Es notorio que la revista PLAYBOY publica usualmente fotograf�as y dibujos de mujeres bonitas, con lo que la confusi�n aparece como buscada intencionalmente por el Demandado, que no ha alegado desconocer la marca de la Demandante. Por otra parte tampoco ha alegado el Demandado que sea conocido por el nombre de dominio (Pol�tica, Par�grafo 4(c)(ii)).
Por ello, el Panel considera que la Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos e intereses leg�timos sobre el nombre de dominio (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(ii)).
Registro de mala fe
No se aleg� ni existe constancia alguna de oferta o intento por el Demandado de transferir el nombre de dominio a la Demandante en forma onerosa, con lo que no es de aplicaci�n la circunstancia de la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(i). No se aleg� que el Demandado hubiera registrado el nombre de dominio para impedir al titular marcario que reflejara su marca en un nombre de dominio correspondiente, ni que el Demandado hubiera incurrido en una "conducta de esa �ndole", con lo cual se descarta la circunstancia de la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(ii). Tampoco se aleg� que el Demandado sea estrictamente un competidor de la Demandante, lo que impide aplicar la circunstancia de la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(iii). No se aleg� que el Demandado tuviera una finalidad de lucro comercial, lo que descarta la aplicabilidad de la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(iv), como tal.
Sin embargo la Demandante ha alegado y probado suficientemente que el Demandado incurri� - con la publicaci�n no autorizada de contenidos cuyos derechos pertenecen a la Demandante y bajo un nombre de dominio confundiblemente similar � en actos de confusi�n para aprovecharse sin derecho de la reputaci�n y prestigio de la marca PLAYBOY, reconociendo la ilegitimidad de ese proceder al cesar en dicha publicaci�n.
Aunque no se haya alegado ni probado una finalidad de lucro comercial, el Panel considera que el Demandado actu� de mala fe al momento del registro, de modo muy pr�ximo al descripto en la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(iv), en combinaci�n con la maniobra de aprovechamiento de errores en la digitaci�n que pudieran cometer los usuarios de Internet que buscan el dominio "PLAYBOY". Desde la publicaci�n transcripta en el Anexo 11 el Demandado no ha efectuado alg�n otro uso que pudiera revelar que haya registrado de buena fe el nombre de dominio. En esas circunstancias la falta de contestaci�n de la demanda no puede favorecer al Demandado. La Demandante ha probado que el registro del nombre de dominio fue de mala fe (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)).
Uso de Mala Fe
La interrupci�n actual de un primer uso de mala fe del sitio web no significa que no haya utilizaci�n de mala fe en el sentido de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii). No corresponde interpretar la Pol�tica exigiendo que la utilizaci�n de mala fe contin�e despu�s que se plantee la disputa o de que estos procedimientos hayan comenzado. Ello equivaldr�a a otorgar a cualquier demandado, para librarse de una resoluci�n desfavorable, el f�cil expediente de interrumpir o eliminar toda publicaci�n de contenidos en el sitio web, dej�ndolo inactivo a todo efecto pr�ctico. Eso debe descartarse por absurdo.
Por el contrario, este Panel acepta el razonamiento del ilustrado panelista que decidi� el caso OMPI D2000-0021 Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomre, 9 marzo de 2000, cuando dijo que "el Panel cree que el t�rmino �se utiliza' ['is being used'] no se refiere a un momento determinado del tiempo (tal como el momento en que se presenta la demanda o cuando el panel empieza a considerar el caso) sino que se refiere al per�odo que sigue al registro del nombre de dominio en cuesti�n. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI D2000-003, � 7.6, en 9. Si en cualquier momento posterior al registro el nombre se usa de mala fe, se establece el hecho de uso de mala fe. As�, el hecho que, seg�n lo demuestra el abogado del demandante, el demandado haya cesado en usar los nombres de dominio en cuesti�n como v�nculos hacia sitios pornogr�ficos, no puede alterar el hecho que el acto de mala fe hab�a ocurrido durante el per�odo que sigui� al registro". (Traducci�n no oficial de este panelista).
Tambi�n este Panel considera que un uso ileg�timo del sitio web en cualquier momento posterior al registro del nombre de dominio puede tenerse en cuenta para resolver la controversia. Tanto m�s cuanto en este caso el uso de mala fe por el Demandado consisti� en publicar sin autorizaci�n contenidos de propiedad intelectual ajenos, sobre los que la Demandante tiene derechos exclusivos (Anexo 7b de la demanda), y cesando el Demandado esa conducta s�lo a requerimiento expreso y formal de la Demandante, que obviamente carece de seguridad de que el proceder il�cito no vuelva a repetirse mientras el nombre de dominio en disputa permanezca a nombre del Demandado.
La Demandante ha probado que el nombre de dominio se usa de mala fe (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)).
7. Resoluci�n
El Panel determin� que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio, y que el Demandado registr� y usa de mala fe el nombre de dominio. Por ello y conforme a la Pol�tica, Par�grafo 4(i), y al Reglamento, Par�grafos 14 y 15, el Panel resuelve que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
Roberto A. Bianchi
Panelista �nico
Febrero 23 de 2001
Full & Egal Universal Law Academy