Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
LORENZO SILVA AMADOR v. GALILEO ASESORES S. L.
Caso No. D2000-1697
1. Las Partes.
El Demandante es D. Lorenzo Silva Amador, de nacionalidad española, con domicilio en, calle Capit�n Haya, 53 (Edificio Uni�n FENOSA) 28020 Madrid, España (en adelante el "Demandante"). Act�a en nombre del Demandante Da. Mar�a Claudia Cambi, en representaci�n de GOMEZ-ACEBO & POMBO, Abogados, con domicilio en Paseo de la Castellana n� 164, 28046 Madrid, España (en adelante el "Representante del Demandante").
La Demandada es GALILEO ASESORES, S.L., con domicilio en C/ Fern�ndez de los R�os, 57 Bis, 1� Dcha, 28015, Madrid, España (en adelante el "Demandado"). Act�a en nombre de la Demandada D. V�ctor Manuel Rodr�guez Mart�n, abogado, con domicilio en el mismo de su representada (en adelante el "Representante de la Demandada").
2. Nombre de dominio y Registrador
El nombre de dominio en disputa es . El registrador es R, Inc. (en adelante el "Registrador") de New York, USA.
3. Historia Procesal
El Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante el "Centro") recibi� la Demanda (en adelante la "Demanda") el 5 de diciembre de 2000 por correo electr�nico y en copia firmada en papel. El 7 de diciembre de 2000, el Centro envi� al Registrador un requerimiento de verificaci�n de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 13 de diciembre de 2000 mediante una verificaci�n registral (en adelante el "Informe del Registrador"). El Informe del Registrador confirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que la Demandada es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio est� en estado "activo".
El Demandante realiz� el pago de los aranceles requeridos.
Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Pol�tica") y del Reglamento de la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el d�a 26 de agosto de 1999, as� como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el 15 de diciembre de 2000 el Centro envi� al Demandado una notificaci�n de acuerdo al art�culo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.
La Demandada remiti� al Centro la Contestaci�n de Demanda (en adelante la "Contestaci�n") por correo electr�nico el 29 de diciembre de 2000.
El 18 de Enero de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestaci�n de Aceptaci�n y Declaraci�n de Imparcialidad e Independencia, el Centro design� al Sr. Antonio Mill� como miembro �nico de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notific� a las partes de esa designaci�n.
4. Competencia respecto del Procedimiento Administrativo
Sostiene el Demandante que "la presente controversia entra propiamente dentro del �mbito de la Pol�tica, y el grupo administrativo de expertos tiene competencia para resolver la controversia" puesto que "el acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio objeto de la presente demanda, incorpora la Pol�tica".
La demandada, por su parte, propone dos cuestiones previas:
a) Afirma que "la OMPI, se muestra competente �nicamente en las cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" y haciendo m�rito de que en el caso no se alega un registro marcario y disposiciones del derecho español en materia de marcas de comercio, niega tal competencia en el caso concreto por considerar "requisito imprescindible para la viabilidad de la demanda, acreditar, por cualquier medio admitido en derecho, la titularidad de marca, que adem�s, debe ser absolutamente coincidente, en todos sus t�rminos, con el dominio objeto de controversia".
b) Hace m�rito de que en la lista de panelistas de nacionalidad española que tiene el Centro (Nota 1), figura Don Jos� Carlos Erdozain, quien "pertenece seg�n consta en dicho documento al despacho G�mez Acebo y Pombo Abogados. De lo cual se deduce una estrecha relaci�n entre el referido despacho y la OMPI". Sobre tal base solicita que el Centro "se abstenga de conocer y resolver el presente caso, dado que su intervenci�n puede no ser objetiva, y en todo caso, se cernir�a una sombra de sospecha sobre la objetividad e imparcialidad de dicha resoluci�n" y recusa al Panel.
En estos t�rminos, la primera cuesti�n a resolver en el presente caso es la referente a la a la competencia del Panel y a la eventual existencia de causa para su excusaci�n o recusaci�n.
Atento lo que surge del Informe del Registrador, se partir� de la base de que la Demandada obtuvo el uso del nombre de dominio en disputa merced al contrato que al efecto concert� con el Registrador, el cual incluye las siguientes disposiciones:
1. Domain Name Registration, Administration, and Renewal Services
You acknowledge that you have read, understood and agree to be bound by all terms and conditions of ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "UDRP"), as amended from time to time, which is hereby incorporated and made a part of this Agreement by reference for all .com, .net and .org domain name registrations or renewals. ..
15. Suspension, Cancellation, Transfer or Modification
.. You further acknowledge and agree that your domain name registration is subject to suspension, cancellation, transfer or modification pursuant to the terms of any rules or policies applicable to your domain name registration, including, but not limited to (i) the UDRP, (ii) any ICANN adopted policy, (iii) any registrar (including r) or registry administrator procedures, or (iv) any other ccTLD registry administrator procedures. ..
Constituyen por tanto la Pol�tica y las Reglas el cuerpo de normas sustanciales y formales a las que se somete el presente Caso y las mismas resultan obligatorias para la Demandada como consecuencia de las obligaciones contractuales que voluntariamente asumiera respecto del Registrador (y por su intermedio respecto del ICANN). Esas reglas habilitan claramente la competencia de los proveedores de servicios de soluci�n de controversias (Nota 2) -entre los que se cuenta el Centro- para dirimir las disputas fundadas en la infracci�n a los t�rminos de la Pol�tica y para actuar en casos que involucraran nombres de dominio registrados por intermedio de los Registradores acreditados como tales: la competencia del Centro (y consecuentemente del Panel) para actuar en el presente caso no puede por tanto ser puesta en duda (Nota 3). En cuanto a la supuesta reducci�n de tal competencia a "cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" me remito a las consideraciones que en el cap�tulo 5 de esta Decisi�n, "Los nombres y seud�nimos como marcas de hecho" efectuar�.
No mejor suerte correr� la tacha intentada respecto de la imparcialidad del Centro y su habilidad para resolver el presente conflicto.
Los panelistas que integran la lista del Centro han sido seleccionados conforme las Reglas, en funci�n de su especializaci�n profesional en materias de propiedad intelectual y su condici�n de expertos acerca de los problemas jur�dicos relativos a los nombres de dominio (Nota 4). Naturalmente, buena parte de estos expertos integran firmas legales activas en diferentes partes del mundo en cuestiones referentes a propiedad intelectual (Nota 5). Ni el Centro ni la OMPI reflejan en la selecci�n de estos juristas especializados una conexi�n con las firmas jur�dicas a las que los mismos pertenecen, cuyos diferentes miembros representan en casos judiciales y extrajudiciales una vasta clientela que eventualmente puede resultar parte en conflictos referentes a nombres de dominios y en consecuencia presentarse como demandante o demandado en procedimientos administrativos a resolverse bajo el sistema dispuesto por el ICANN.
Las Reglas se refieren en su art. 7. "Imparcialidad e independencia" a las condiciones de ecuanimidad que los proveedores deber�n asegurar a las partes en un proceso administrativo:
Todo miembro del grupo de expertos ser� imparcial e independiente y, antes de aceptar su nombramiento, habr� comunicado al proveedor toda circunstancia que pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro. Si en alg�n momento del procedimiento administrativo surgen nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicar� inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor estar� habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos.
Para cumplir el recaudo exigido por las Reglas y evitar cualquier infracci�n a las severas normas �ticas que rigen la profesi�n jur�dica, el Centro requiere a cada panelista designado para intervenir en un caso expedir una "Declaraci�n de Imparcialidad e Independencia" declarando que "es independiente respecto de cada una de las partes, as� como de los registradores interesados" y que "seg�n todas las informaciones de que dispone, no existen circunstancias o hechos pasados o presentes, o que podr�an surgir en el futuro inmediato, que deban ser divulgados debido a que, por su naturaleza, pudieran hacer dudar a cualquiera de las partes de su independencia". As� como el Panelista ha emitido a su leal saber y entender tal declaraci�n en el presente Caso, es forzoso que su estimado colega D. Jos� Carlos Erdozain lo haya hecho en aquellos en los que actu�.
La figuraci�n en la lista de panelistas del Centro del nombre del colega D. Jos� Carlos Erdozain, no es sino natural consecuencia de su prestigio personal y especializaci�n profesional y de manera alguna sugiere v�nculos objetables entre el Centro y la firma G�mez Acebo y Pombo Abogados, de la que dicho panelista forma parte.
En consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta:
- que la aplicaci�n de la Pol�tica a las disputas sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los t�rminos y condiciones que �ste �ltimo fija a los registrantes, voluntariamente aceptados por el Demandado;
- que la cuesti�n del Caso se refiere a una materia abarcada expl�citamente por la Pol�tica; y
- que el Panelista se considera por completo independiente de las partes y del registrador involucrados en el caso y no halla motivo alguno para excusarse de cumplir su misi�n en este Procedimiento Administrativo;
el Panelista considera que rige la Pol�tica respecto de disputas relativas al nombre de dominio y que tanto el Centro como el Panelista tienen competencia para resolver este Caso, por lo que procede a continuaci�n a considerarlo y resolverlo.
5. Idioma del procedimiento
El Demandante present� la Demanda en idioma español y la Demandada la contest� en el mismo idioma. Ninguna de las partes solicit� expresamente que el idioma del procedimiento fuera el español. Conforme el art�culo 11 de las Reglas:
a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo ser� el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resoluci�n, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
Teniendo en cuenta el idioma en que fueron redactadas la Demanda y la Contestaci�n y por tener las partes domicilio en territorio de España, el Panelista decidi� que el idioma del procedimiento administrativo ser� el español y dictar la presente decisi�n en dicho idioma.
6. Los nombres y seud�nimos como marcas de hecho
La Demandante recuerda en la Demanda los muchos y buenos t�tulos que posee al reconocimiento de su condici�n de autor, as� como la extensi�n de su obra y los reconocimientos formales que la misma ha merecido. La Demandada no discute esos hechos sino que indirectamente los confirma al declarar que registr� el nombre de dominio en disputa como parte de un esfuerzo de defensa y difusi�n de "la cultura hispana en relaci�n con la Literatura y la M�sica. En materia literaria, cubriendo todos los autores cl�sicos y contempor�neos".
La Demanda se basa sobre el derecho de la Demandante a utilizar con exclusividad su nombre civil y art�stico como un identificador comercial y a oponerse a que otros hagan el mismo uso, o sea al ejercicio de la exclusividad sobre una "marca de hecho" o marca no registrada. No existiendo hechos controvertidos, la cuesti�n planteada al respecto resulta de puro derecho y consiste en si el nombre civil o seud�nimo art�stico o deportivo que identifican profesionalmente a creadores intelectuales y figuras del espect�culo o el deporte constituyen o no marcas "de hecho" y por tanto se encuentran involucradas en el concepto "marca" tal como el mismo se utiliza en las Pol�ticas. El Panelista considera necesario entrar en esa cuesti�n antes de pasar al examen de los argumentos de las partes y al an�lisis del Caso.
6.1 Materia cubierta por las Pol�ticas.
Lo primero a determinar es cu�les son los conflictos que la Pol�tica somete a resoluci�n por medio del Procedimiento Administrativo.
6.1.1 Conflictos referentes a Marcas
Es claro y evidente que, a pesar del extenso debate acerca de la manera de resolver mediante procedimientos alternativos las disputas originadas en el registro abusivo de nombres de dominio, la Pol�tica no confi� al "Procedimiento administrativo" la resoluci�n de cualquier tipo de infracciones sino que se limit� a hacerlo respecto de aquellas relacionadas a la confusi�n de los usuarios de Internet al registrarse como nombre de dominio uno id�ntico o similar a una marca sobre la que un tercero tiene derechos. As� lo estipula el art. 4:
4. Procedimiento administrativo obligatorio.
a. Controversias aplicables. Usted estar� obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que
i) usted posee un nombre de dominio id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
ii) usted no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Para interpretar el sentido del verbo "crear confusi�n", deberemos tomar en cuenta el marco de buena fe exigido a quienes solicitan registro de nombre de dominio por el art. 2 de la Pol�tica:
2. Declaraciones. Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservaci�n o renovaci�n de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b) a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero; c) no registra el nombre de dominio con fines il�citos y d) no utilizar� a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislaci�n o reglamento aplicables. A usted le corresponder� determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.
Los deberes contractuales de informaci�n y buena fe del registrante obligan a �ste a ser especialmente puntilloso en el respeto de los "derechos de un tercero" y abstenerse de utilizar un nombre de dominio que de alguna manera pueda llevar a engaño a los usuarios de Internet haci�ndoles suponer que el registrante tiene alguna relaci�n con el tercero que se distingue ante el mercado mediante el uso de una marca determinada.
Cualquier otro tipo de controversias, que no se originen en la creaci�n de confusi�n entre un nombre de dominio y una marca, quedan expresamente excluidas del "Procedimiento administrativo obligatorio" y se mantienen en la �rbita de los medios extrajudiciales y judiciales de resoluci�n de conflictos ajenos al ICANN. As� lo establece expresamente el art. 5 de la Pol�tica:
Otro tipo de controversias y litigios. Las dem�s controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del p�rrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio se resolver�n entre usted y dicha parte mediante una acci�n ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible.
6.1.2 Conflictos referentes a marcas no registradas
Toca ahora interpretar el sentido que la Pol�tica asigna a la expresi�n "marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", materia sobre la que una abundante y un�nime jurisprudencia de los paneles administrativos se ha expedido favoreciendo una interpretaci�n amplia. Tal amplitud tiene que ver con el esp�ritu de la Pol�tica, que se dirige a prevenir las disfuncionalidades que pudieran introducir en el sistema de nombres de dominio quienes sin �nimo de utilizarlos para su funci�n natural como herramienta de identificaci�n en Internet usaran pr�cticas desleales dirigidas a "crear confusi�n" en los usuarios de la Red para obtener su propio beneficio y/o para causar perjuicio al titular de derechos sobre la marca mediante su registro abusivo.
Ya en etapas previas a la instalaci�n del ICANN como entidad rectora del sistema de nombres de dominio se hab�a subrayado la injusticia de asignar prioridades diferentes a quienes usaran una marca para distinguirse ante el mercado respecto de quienes las registraran, us�ndolas o no. As� se dijo:
A trademark registration does not confer trademark rights in the U.S. and certain other countries, but rather merely constitutes rebuttable evidence of those rights. In the U.S., substantive trademark rights arise from actual use as a trademark. Accordingly, the current policy will sometimes accord unjust advantage to the prior registrant over the prior user who may have superior rights. This is unfair (Nota 6).
Y cuando se discutieron y organizaron las principios doctrinarios sobre las cuales se basar�a enseguida la Pol�tica, dec�a el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet :
168. La OMPI est� persuadida de la conveniencia de proceder con firmeza pero con precauci�n y de abordar, en la primera etapa, los problemas que, seg�n el parecer general, necesitan ser solucionados. Es un hecho asombroso que en todas las 17 reuniones de consulta celebradas en todo el mundo durante el Proceso de la OMPI, todos los participantes convinieron en que la "ciberocupaci�n" es una pr�ctica err�nea. Revierte en inter�s de todos, incluida la eficacia de las relaciones econ�micas, el evitar la confusi�n del consumidor, la protecci�n de los consumidores contra el fraude, la credibilidad del sistema de nombres de dominio y la protecci�n de los derechos de propiedad intelectual, que se suprima la pr�ctica del registro abusivo y deliberado de los nombres de dominio. Existen pruebas de que esta pr�ctica se extiende al abuso de derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas de producto y de servicio, pero la OMPI considera que es prematuro ampliar en esta etapa la noci�n de registro abusivo m�s all� de la violaci�n de marcas de producto y de servicio. Cuando se haya adquirido experiencia en el funcionamiento del procedimiento administrativo y se haya dispuesto de tiempo para evaluar su eficacia y pasar revista a sus problemas, si los hubiere, lo que sigue siendo prioritario, siempre podr� volver a examinarse la cuesti�n de extender la noci�n de registro abusivo a otros derechos de propiedad intelectual.
Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Pol�tica aluden a "marca" en el sentido gen�rico de una palabra, lema, diseño, imagen u otro s�mbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, as� como a sus or�genes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del p�blico diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como instituci�n del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar "que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad" y "anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes" (Nota 7).
La Pol�tica de ninguna manera se hace referencia a "marcas registradas" ni a cualquier otro t�tulo derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido com�n, la decisi�n dictada en el caso AF-0250 Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambiguedad utilizado por la Pol�tica se dirige a excluir el requerimiento de registro (Nota 8): el Panelista comparte este razonamiento y la interpretaci�n que de �l deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho (Nota 9)) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte (Nota 10).
Un importante n�mero de decisiones tomadas por diferentes panelistas de distintos proveedores de servicios de soluci�n de controversias (se revisaron adem�s de las producidas por el Centro resoluciones dictadas por los grupos de expertos actuantes para eResolution y para The National Arbitration Forum) se pronuncia por la protecci�n de las marcas de hecho. Cito entre ellas:
- Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company Cases No. D2000-0014 and D2000-0015.
- SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131.
- Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd Case No. D2000-0210.
- Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235.
- Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith Case No. D2000-0299.
- Experience Hendrix, L.L.C. v. Denny Hammerton and The Jimi Hendrix Fan Club Case No. D2000-0364.
- Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402.
- Rita Rudner v. Internetco Corp. Case No. D2000-0581.
- Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan Case No. D2000-0596.
- Daniel C. Marino, Jr. v. Video Images Productions, et al. Case No. D2000-0598.
- Nik Carter v. The Afternoon Fiasco Case No. D2000-0658.
- Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises Case No. D2000-0661.
- Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673.
- VBW-Kulturmanagement und Veranstaltungsges. M.B.H v Ohanessian M. Case No D2000-0675.
- Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc. Case No. D2000-0867.
- Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions Case No. D2000-0880.
- Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D2000-1068.
- David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla Case No. D2000-1459.
- Marty Rodriguez Real Estate, Inc. v. Lancaster Industries Case No. D2000-1468.
- MPL Communications Limited v. Denny Hammerton Claim Number: FA0009000095633 -
- CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641 -
- CMG Worldwide, Inc. v Steve Gregory Claim Number: FA0009000095645 -
- Cedar Trade Associates, Inc., vs. Gregg Ricks FA0002000093633 -
- Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 -
- Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187 -
- Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250 -
Buena parte de estas decisiones se refieren a marcas de hecho constituidas por nombres de personas que ejercitan alguna actividad dirigida al mercado, entre estas marcas:
- Nombres de artistas int�rpretes musicales o audiovisuales;
- Nombres de artistas de variedades que intervienen en programas difundidos por organismos de radiodifusi�n;
- Nombres de autores de obras literarias o art�sticas:
- Nombres de hombres o mujeres de negocios;
- Nombres de deportistas.
La misma tutela se otorg� a nombres considerados como common law trademarks en decisiones dictadas por tribunales de justicia en los Estados Unidos de Am�rica:
- Edgar Online, Inc. v. Dan Parisi, Civ. No. 99-2288 (D.N.J., June 4, 1999).
- Jews for Jesus v. Steven C. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J. Mar. 6, 1998) aff'd. 159 F. 3d 1351 (3d Cir. 1998)(D.N.J. Mar. 6, 1998).
- The New York Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc., 79 F.Supp. 2d 331 1999 U.S. Dist. Lexis 18543 (S.D. N.Y. Dec. 2, 1999).
- Archdiocese of St. Louis, et al. v. Internet Entertainment Group, Inc., Case No. 4:99CV27SNL, 1999 U.S. Dist. Lexis 1508 (E.D. Mo., Feb. 12, 1999).
Y tambi�n en Francia:
- Mme Liliane Bettencourt / La soci�t� Milleniumsabure - Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de r�f�r� du 29 juin 2000 (Nota 11).
En cuanto a la aplicaci�n de los principios de la legislaci�n española que tanto el Demandante como la Demandada mencionan, el Panelista tiene ya adoptada una posici�n (Nota 12) que ratifica en el presente Caso: siendo el ICANN una autoridad global y los gTDL recursos globales, los "derechos" a que la Pol�tica se refiere no han de basarse necesariamente en las peculiaridades de un ordenamiento jur�dico nacional concreto sino en los principios generales comunmente aceptados por el Derecho en las diferentes jurisdicciones nacionales (Nota 13). Esta postura encuentra acomodo en el art�culo 15a de las Reglas que establece que: "El panel decidir� la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados, de conformidad con la Pol�tica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables". La aplicaci�n de dichos principios de derecho contribuye a establecer una uniformidad en la interpretaci�n que redunda en beneficio de todas las partes, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde tengan su sede.
En abono de lo antes expuesto, cito:
- Since the essence of the Internet is its world-wide access, consideration of the propriety of domain name registrations cannot be confined to comparisons with trade mark registrations or other rights in the country where the site is hosted. It is therefore relevant to consider the effects of a domain name registration and use in relation to the registration and use of identical and confusingly similar trade marks in other countries. Equally, it is not conclusive against a complaint that the Complainant�s mark could not have been registered in a particular country. Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company (Nota 14).
- .. Part (i) has no clarifying commentary or additional definition. The language is obviously taken from the general principles of trademark and unfair trade law. Granted, the "general principles" of a body of law make more sense when they can be identified to a particular legal jurisdiction. One would be more comfortable talking about the general principles of trademark law for a single sovereign, than for a world full of sovereigns. That the Internet is a world full of sovereigns is nowhere better illustrated than in this very proceeding, where the arbitrator is from the United States, the domain name holder has registered its name with an Australian registrar, and the complainant is a New Zealand company with London offices. But I determine that it is not feasible for any given arbitrator or panel to be familiar with all bodies of trademark and unfair trade law in all countries reached by the Internet, and that it is therefore sufficient for this proceeding that I am reasonably familiar with U.S. trademark law and confident that the avoidance of "confusing similarity" can be given a broad and common sense interpretation having suitable relevance nearly everywhere on the Internet.
Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 -
Por tanto, concluyo que las marcas de hecho se encuentran comprendidas entre las aludidas por la disposici�n del art. 4 de la Pol�tica y sirven de v�lido fundamento para que quienes tengan derechos sobre ellas los defiendan contra el registro abusivo de nombres de dominio usando el "procedimiento administrativo obligatorio".
6.2 Otros principios jur�dicos aplicables
Recuerdo una vez m�s, que de acuerdo al art. 15 de las Reglas, en complemento y/o subsidio de la Pol�tica, los panelistas podr�n recurrir a las "normas y principios de derecho":
15. Resoluci�n del grupo de expertos
a) El grupo de expertos resolver� la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Pol�tica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Entre las normas internacionales que m�s claramente resumen los principios jur�dicos aplicables en el �mbito de la Propiedad Industrial, se encuentra sin duda el Convenio de Par�s cuyas disposiciones no se limitan a las marcas registradas sino que se extienden a nombres comerciales:
Art�culo 8 [Nombres comerciales] El nombre comercial ser� protegido en todos los pa�ses de la Uni�n sin obligaci�n de dep�sito o de registro, forme o no parte de una marca de f�brica o de comercio.
para cuya salvaguardia no se requiere el cumplimiento de formalidad alguna y que incluyen asimismo en el ius conventionis los principios b�sicos dirigidos a impedir actos de competencia desleal:
Art�culo 10bis [Competencia desleal]
1) Los pa�ses de la Uni�n est�n obligados a asegurar a los nacionales de los pa�ses de la Uni�n una protecci�n eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deber�n prohibirse:
1. cualquier acto capaz de crear una confusi�n, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al p�blico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricaci�n, las caracter�sticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Si las marcas de hecho han de ser protegidas sobre la base de los "principios de derecho" internacionalmente aplicables, la analog�a entre los nombres de persona usados como identificador comercial y los nombres comerciales deber� ser tomada en cuenta, as� como la vigencia de principios internacionales para prevenir actos de competencia desleal.
Del mismo modo, el Panelista hace m�rito de los principios generales que surgen de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximaci�n de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuyo art. 4 estipula:
Otras causas de denegaci�n o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores
4. Asimismo, cualquier Estado miembro podr� disponer que se deniegue el registro de una marca o si est� registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:
i) un derecho al nombre;
ii) un derecho a la propia imagen;
iii) un derecho de autor;
iv) un derecho de propiedad industrial:
La protecci�n de las marcas de hecho con origen en el nombre personal o en un derecho de autor (como podr�a tenerla un seud�nimo art�stico) respecto de su registro como nombre de dominio con fines de "crear confusi�n" a los usuarios de Internet resulta confirmada, pues, por principios generales del Derecho con obvia pertinencia respecto de la cuesti�n en debate.
6.3 El nombre de un autor como marca
Es un hecho notorio que las profesiones art�sticas constituyen actualmente maneras de ejercicio de actividades lucrativas, dirigidas al mercado y sometidas a la competencia. En el mundo anal�gico, los ejemplares de obras (pinturas, esculturas, planos de arquitectura, programas de computaci�n, etc.) son objeto de comercio activo. En el mundo virtual, no se discute que los "contenidos" protegidos bajo Derecho de Autor son materia prima privilegiada para el comercio electr�nico y elemento b�sico para el desarrollo de la "Nueva Econom�a". Poca duda puede caber entonces de que el nombre o seud�nimo de un autor o artista int�rprete de obras de cualquier g�nero constituye a los efectos de la puesta en el mercado de ejemplares o "contenidos" una marca que distingue ante el p�blico dicho ejemplar o contenido y le comunica el prestigio adquirido ante dicho p�blico por el autor o artista int�rprete en raz�n de los m�ritos y difusi�n de su obra o repertorio anterior. No existiendo registro, ese nombre o seud�nimo deber� recibir el tratamiento de una marca de hecho.
No parecer�a coherente que cuando se organiza el sistema jur�dico internacional tendiente a otorgar tutela legal a la distribuci�n en l�nea de "contenidos" (Nota 15) y cuando se asegura protecci�n legal a la "Informaci�n sobre la gesti�n de derechos" (Nota 16), se incurriera en desprotecci�n de uno de los identificadores b�sicos de cualquier "contenido", favoreciendo no solamente la confusi�n del p�blico sino tambi�n la realizaci�n de maniobras que atenten contra el ejercicio de los derechos patrimoniales y morales de autor y de artista int�rprete.
En casos anteriores se resolvi� expl�citamente acerca de la condici�n de marcas de hecho que revisten los nombres de autor:
The Panel finds that an artist may be entitled to a common law trademark or service mark without registering the mark with the appropriate authority. See, Julia Roberts v. Russell Boyd (WIPO Case No. D2000-0210). The artist must show that his or her name has achieved sufficient secondary meaning or association with Complainant.
Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673.
Concluyo sobre tales bases que el nombre o seud�nimo con el que un autor firma habitualmente sus obras (Nota 17), constituye de por s� una marca de hecho a la luz de los principios generales de derecho y a los fines de la Pol�tica.
6.4 La marca no registrada del presente caso
La marca de hecho sobre la que se basa la Demandante es su firma como autor "Lorenzo Silva", diferente de su nombre civil completo (que incluye el apellido materno). Los t�tulos que la Demandante presenta respecto de la difusi�n y prestigio de su firma son abundantes, y se respaldan con numeros�simos documentos accesibles en Internet (algunos de los cuales fueron sumariamente revisados por el Panelista) y no han sido negados por la Demandada, quien no discute la relevancia de su contraria en el presente caso dentro del contexto de la literatura contempor�nea de nuestra lengua.
Decisiones anteriores requirieron que el nombre personal fuera "suficientemente famoso" en el campo de su actuaci�n para que alcanzara el car�cter de una marca de hecho (Nota 18). El Panelista, teniendo en cuenta los antecedentes alegados y probados por el Demandante aludidos en el p�rrafo anterior, considera que tal requisito de notoriedad se llena m�s que suficientemente en el presente Caso.
Otra decisi�n -que vers� sobre el seud�nimo art�stico del cantante Sting- consider� que deber�an juzgarse con mayor rigor aquellos casos en que el seud�nimo fuera una palabra com�n del idioma, reduciendo as� el valor distintivo del identificador y por tanto el riesgo de confusi�n (Nota 19). En el presente caso, la marca de hecho no es una palabra del idioma usada en cuanto tal, ni todo el nombre civil de demandante: es su firma, o sea el nombre o seud�nimo que el p�blico y los usuarios de Internet buscan para identificar las obras de su autor�a.
Por todo lo anterior, el Panelista considera que el nombre y firma "Lorenzo Silva" constituye una marca de hecho abarcada por la disposici�n del art. 4 de la Pol�tica y que por tanto corresponde entrar a considerar si el registro del nombre de dominio constituye o no un registro abusivo.
7. Argumentos de las partes.
7.1 Argumentos del Demandante.
El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:
El demandante, Lorenzo Silva, es un escritor español que goza de notoriedad, prestigio y renombre internacionales.
a) La actividad literaria del demandante posee una manifiesta proyecci�n y presencia en Internet.
b) La confusi�n entre el nombre propio del demandante y el nombre de dominio objeto de reclamaci�n es absoluta.
c) En el ejercicio de su actividad literaria, el nombre propio Lorenzo Silva ostenta una considerable notoriedad, que asocia su persona con sus obras literarias.
d) La elecci�n del nombre de dominio por la Demandada no obedece a la casualidad, sino que es consecuencia directa de la notoriedad previamente alcanzada por la Demandante mediante un esfuerzo creativo intenso.
e) La doctrina establecida por el Centro de Arbitraje y Mediaci�n, al resolver casos anteriores protegiendo al titular del derecho preexistente, resulta de aplicaci�n al presente caso.
f) La jurisprudencia del Centro ha reconocido la existencia de una incuestionable relaci�n de identidad entre el nombre de personas que alcanzaron notoriedad como consecuencia de su actividad y el nombre de dominio controvertido. Dicha notoriedad es considerada por el Centro como t�tulo suficiente y anterior para dispensar protecci�n de los reclamantes, y transferirles los nombres de domino que, terceras personas, aprovech�ndose de su notoriedad hab�an intentado usurpar.
g) La Demandada carece de inter�s leg�timo alguno y cualquier derecho en el registro del nombre de dominio cuestionado, lo que surge de la exclusividad de la Demandante al uso de su nombre personal como marca y del no uso del nombre de dominio para dar acceso a alg�n recurso activo de Internet
h) El nombre de dominio controvertido ha sido registrado y est� siendo utilizado de mala fe, lo que se verifica al haber registrado la Demandada, adem�s del de la Demandante y de manera que no puede reputarse casual, otros nombres de dominio coincidentes con los de escritores o artistas de gran notoriedad. Alega que la mala fe se agrava por la nacionalidad de la Demandada, para quien la notoriedad del nombre de dominio controvertido es m�xima.
7.2 Argumentos de la Demandada.
En apoyo de la Contestaci�n de Demanda, la Demandada arguye que:
a) La demandante carece de t�tulo necesario para reclamar el dominio ampar�ndose en un derecho de marca ya que no posee marcas registradas.
b) La referencia por la Demandante a jurisprudencia del Centro estableciendo un paralelismo entre nombre civil y marca puede inducir a error, por ser incorrecta y manifiestamente engañosa su aplicaci�n.
c) En España, nadie goza de derechos adquiridos respecto de una marca en tanto �sta no se conceda por el Registro de la Propiedad Industrial .
d) En el ordenamiento jur�dico español, no se contempla norma o jurisprudencia en materia de marcas, por la que se establezca relaci�n alguna entre nombre civil y marca.
e) En los casos a los que la Demandante hace referencia, el derecho aplicado ha sido el vigente en Inglaterra y los Estados Unidos, mientras que en el presente caso el derecho a aplicarse ha de ser el derecho español.
f) En el derecho español, el nombre civil de una persona est� compuesto por su nombre y sus dos apellidos, incluyendo el materno.
g) Para el caso de que el Panelista considerase la relaci�n entre nombre civil y marca, dicha relaci�n deber�a establecerse entre el nombre civil completo del Demandante-incluyendo apellido materno- y el nombre de dominio en disputa.
h) Al registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada no ha privado ni limitado ning�n derecho al Demandante o a otras personas de nombre "Lorenzo" o apellidos "Silva" o "Amador", ya que existe multitud de otros nombres de dominio conteniendo esos vocablos susceptibles de registro.
i) El registro del nombre de dominio en disputa se enmarca en un proyecto cultural e informativo ambicioso tendiente a difundir la cultura hispana en relaci�n con la Literatura y la M�sica, cubriendo en la primera de las artes mencionadas todos los autores cl�sicos y contempor�neos.
j) La Demandada tiene tambi�n registrados numerosos nombres de dominio conteniendo el nombre autores cl�sicos hispanos, as� como cantantes y grupos musicales contempor�neos.
k) Para tener un nexo com�n entre los diferentes autores y ofrecer una informaci�n m�s completa a los internautas amantes de la cultura que visiten las p�ginas web, la Demandada tiene registrados los dominios y .
l) Cualquier español est� perfectamente legitimado para difundir su propia cultura y este derecho se encuentra incluso recogido en la Constituci�n Española.
m) La Demandada es una empresa pequeña, poseedora de recursos limitados, pero a la vez de los necesarios para su actividad en Internet, lo que acredita su leg�timo inter�s en el nombre de dominio objeto de controversia.
n) A diferencia de la conducta de los demandados en los casos cuya jurisprudencia cita la Demandante, la Demandada no ha ofrecido a la venta ni en forma privada ni p�blica el nombre de dominio en disputa, ni lo ha ofrecido en subastas p�blicas o en forma privada, ni lo ha publicitado en medio alguno, ni publicitado su tenedor, ni hecho menci�n alguna en ning�n medio de comunicaci�n de su tenencia.
o) La Demandada no ha registrado el dominio para venderlo, alquilarlo o transferirlo, sino para un uso cultural y sin �nimo de lucro alguno.
p) No ha existido por parte de la Demandada intenci�n alguna de monopolizar el nombre de dominio en disputa ni de impedir que nadie pudiera gozar de dominios parecidos.
8. An�lisis y Conclusiones
La Pol�tica establece en el art�culo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuaci�n la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.
"4a(i) Identidad o similaridad que cause confusi�n"
Siendo la extensi�n ".com" atributo del respectivo gTDL, com�n a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, y dado que no tiene significaci�n la presencia o ausencia de separaci�n entre los vocablos "Lorenzo" y "Silva", no puede discutirse que la marca de hecho constituida por la firma de autor Lorenzo Silva es id�ntica al nombre de dominio . En consecuencia, el requisito del p�rrafo a(i) del art�culo 4 de la Pol�tica se cumple en el Caso.
"4a(ii) Ausencia de derechos o inter�s leg�timo de la Demandada en el nombre de dominio"
De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, la denominaci�n "Lorenzosilva" (as� como "Lorenzo" o "Silva" o "Lorenzo Silva") carece de relaci�n alguna con el nombre de la Demandada y tampoco la tiene con empresa o negocio de su propiedad, ni fueron o son usados por la Demandada con alg�n prop�sito no comercial, ni constituyen la firma o el t�tulo de alguna obra de su autor�a o producci�n. La eventual existencia de la intenci�n de llevar a cabo en alg�n futuro "un proyecto cultural e informativo" no puede considerarse fuente de derechos o base para un inter�s leg�timo en el uso de la marca de hecho en disputa como nombre de dominio.
Es obvio y no precisa demostraci�n que cualquier persona u organizaci�n puede organizar vastos repertorios de material cultural sin recurrir a la "ocupaci�n" de nombres de dominio coincidentes con la firma de autores vivientes o cuyos derechos "patrimoniales" de autor se encuentren en vigencia. Cualquier usuario de Internet conoce la existencia de grandes repositorios virtuales de obra literaria tales como:
- Project Gutenberg biblioteca electr�nica de magna dimensi�n;
- The online Medieval and Classic Library ;
- The Michigan Electronic Library
En lengua castellana es de relevante importancia:
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ;
y en mi pa�s funciona con contenido electr�nico:
- Biblioteca Nacional de la Rep�blica Argentina
Los usuarios de Internet, tenemos asimismo acceso a extenso n�mero de repertorios electr�nicos especializados, como por ejemplo:
- The WWW Virtual Library ;
- Mathematics WWW Virtual Library .
Ninguno de los respetables y bienhechores organizadores de estas bibliotecas virtuales precis� recurrir al registro de nombres de dominio para cada uno de los autores de obras incluidas en su repertorio: se limit� a usar los recursos naturales y propios del lenguaje HTML para proporcionar a los usuarios de Internet las pistas necesarias destinadas a que los instrumentos de navegaci�n y los agentes actuantes en la Red ubicaran con precisi�n la informaci�n pertinente a una b�squeda de material textual.
En el anterior caso No. D2000-0235 Jeanette Winterson v. Mark Hogarth (cuyos hechos son notablemente similares a los del presente Caso) la Demandada aleg� haber reservado el nombre de dominio en disputa para desarrollar luego bajo tal URL un sitio dedicado al escritor del caso. Tal supuesta intenci�n no fue considerada manifestaci�n de un inter�s leg�timo, sobre todo teniendo en cuenta que el supuesto proyecto no se manifestaba en ninguna realizaci�n concreta (Nota 20). Lo mismo ocurre en el Caso a resoluci�n.
Con referencia a la jurisprudencia en casos similares, mencionemos igualmente que en el Caso No. D2000-0673 Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. se record� que la exclusividad marcaria reconocida a los autores respecto de su firma (nombre o seud�nimo) no impide utilizarla de manera leal por adecuada a sus fines (la identificaci�n = diferenciaci�n ≠ confusi�n) con el objeto de individualizar al autor o a su obra (Nota 21). Esta circunstancia se da en el Caso, que no existir�a si la Demandada hubiera trabajado para "difundir su propia cultura" sin registrar como de su titularidad nombres de dominio conteniendo firmas que identifican como autores a terceros.
Por lo dem�s, la Demandada no demostr� la existencia de las circunstancias aludidas en los parr�fos "i." a "iii." del art�culo 4.c. de la Pol�tica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o inter�s al uso de los nombres de dominio a los fines del parr�fo 4(a)(ii) de la Pol�tica. En particular:
Sobre 4.(c)(i):
No existe alegaci�n ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" la Demandada hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios".
Sobre 4.(c)(ii):
Tampoco existe alegaci�n ni prueba alguna en el sentido de que la Demandada haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.
Sobre 4.(c)(iii):
Resulta igualmente inexistente alegaci�n o prueba en el sentido de que la Demandada haya hecho o est� haciendo alg�n "uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera fuera su intenci�n o prop�sito.
Sobre tales bases, el Panelista concluye que la Demandada no tiene inter�s leg�timo en el uso del nombre de dominio . En consecuencia, el requisito del p�rrafo a.(ii) del art�culo 4. de la Pol�tica se cumple en el Caso.
"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por la Demandada"
Dado que el p�rrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace m�rito de que:
a) Ha sido alegado y probado por la Demandante (y no discutido por la Demandada) que la firma de la Demandante (marca de hecho, seg�n antes se hizo m�rito) ten�a notoriedad en el �mbito hisp�nico y a nivel internacional a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa. Esto lleva al Panelista a considerar que la Demandada registr� deliberadamente dicho nombre de dominio para apropiarse de una firma y marca de hecho prestigiosa en el mercado de "contenidos", de propiedad de un tercero.
b) Refuerza la presunci�n de mala fe en el registro el hecho (alegado por la propia Demandada) de haber registrado la misma como nombres de dominio tambi�n las firmas (marcas de hecho) de muchos otros escritores y artistas int�rpretes musicales vivos y activos en el mercado de "contenidos". En caso similar anterior, id�ntica circunstancia fue considerada por el panel evidencia de una conducta contraria a la Pol�tica (Nota 22).
c) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma �ste no puede ser registrado ni usado por otra persona (As� lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows) (Nota 23).
Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta de la Demandada al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deber�n revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro p�rrafos del art�culo 4.(b) de la Pol�tica:
Sobre 4(b)(i):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que la Demandada haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante".
Sobre 4.(b)(ii):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que la Demandada haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".
Sobre 4.(b)(iii):
La Demandada no es un autor literario o period�stico competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".
Sobre 4.(b)(iv):
El Panelista verific� que a la fecha de dictarse la Resoluci�n el uso del nombre de dominio en disputa como direcci�n de Internet no produce acceso a ning�n sitio Web activo, exhibiendo la p�gina accedida un mensaje de "No se puede mostrar la p�gina". El Panelista considera que en caso de que la Demandada usara efectivamente el nombre de dominio como URL de alg�n sitio activo en la Web estar�a realizando una tentativa deliberada para "atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea". En tal supuesto, los usuarios de Internet se ver�an llevados a "confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n" del sitio creado por la Demandada "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea".
La Contestaci�n no proporciona al Panelista elemento alguno para dar por cierto que la Demandada pueda hacer en el futuro alg�n uso leg�timo del nombre de dominio en disputa, de modo que el pase a cumplir su destino �nico y natural como valioso recurso t�cnico de Internet de acuerdo a la Pol�tica y sin dañar los derechos del Demandante como titular de una marca de hecho que coincide con el contenido de tal nombre de dominio. Tampoco la descarta la Contestaci�n la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio se causara confusi�n a los usuarios de Internet que buscaran el sitio de la Demandante introduciendo como direcci�n el nombre de dominio que contiene su firma y marca de hecho. En opini�n del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendr�an motivos para pensar que el uso de la firma como nombre de dominio implica alguna clase de participaci�n de la Demandante en los documentos o servicios que la Demandada ofreciera en la direcci�n identificada con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el art�culo 4.(b)(iv) de la Pol�tica se verifica en el Caso.
En raz�n de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusi�n de que la Demandada registr� y us� el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, el requisito del P�rrafo a(iii) del art�culo 4. de la Pol�tica se cumple en el Caso.
9. Decisi�n
El Demandante ha probado que el nombre de dominio es id�ntico a su Marca de Comercio, que la Demandada carece de derechos o inter�s leg�timo al uso del nombre de dominio, y que la Demandada registr� y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al art�culo 4. p�rrafo (i) de la Pol�tica, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio se transfiera a la Demandante.
Antonio Mill�
Panelista Unico
Fecha: 27 de enero de 2001
Notas:
1. Equivocadamente, la Demandada se refiere a los panelistas de nacionalidad española como "encargados de resolver los conflictos referidos a España", sin reparar que los panelistas del Centro tienen idoneidad para resolver cuestiones planteadas por partes nacionales o domiciliadas en cualquier jurisdicci�n, como el presente caso demuestra.
2. Reglas, 1: Se entender� por proveedor el proveedor de servicios de soluci�n de controversias aprobado por la ICANN.
3. Me bas� en igual principio al resolver el Caso No. D2000-0910 PORT AVENTURA S.A. v. Pr�spero Mor�n, diciendo "la aplicaci�n de la Pol�tica a las disputas sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los t�rminos y condiciones que �ste �ltimo fija a los registrantes",
4. Las Reglas aluden claramente a la especializaci�n que se exige a los panelistas al definirlos en 1: " Se entender� por grupo de expertos el grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio".
5. Al revisar, por prurito de exactitud, las listas de panelistas de eResolution y The National Arbitration Forum, tuve el gusto de comprobar que igualmente las integran colegas destacados en las especialidades jur�dicas de la propiedad intelectual, la Computer Law y el naciente Derecho de Internet.
6. American Bar Association Section of Intellectual Property Law - Response to the U.S. Government Paper on the Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses
7. Glosario de terminos referentes a la Propiedad Intelectual - Por Benjamin Oelsner
8. Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250: "Had ICANN intended the Policy to be restricted to cases involving only registered trademarks or service marks, it could easily have used narrower language than "a trademark or service mark in which the complainant has rights". The Panel finds the Policy applies to marks in which there are common law rights as well as to marks in which there are rights arising from registration".
9. Utilic� dicha nomenclatura, como equivalente castellano del ingl�s common law trademark al dictar resoluci�n en el Caso No. D2000-0749 David Valls Biosca v. Alex Blasi Mas.
10. As� los sostienen en forma expl�cita otras resoluciones, como:
•SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131: "The Rules do not require that the Complainant's trade mark or service mark be registered by a government authority or agency for such rights to exist. In this respect, the Panel refers to WIPO's Final Report on the Internet Domain Name Process [April 30, 1999] paragraphs 149-150".
•CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641: "The ICANN dispute resolution policy is "broad in scope" in that "the reference to a trademark or service mark �in which the complainant has rights� means that ownership of a registered mark is not required�unregistered or common law trademark or service mark rights will suffice" to support a domain name complaint under the policy. See McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, � 25:74.2, Vol. 4 (2000) (emphasis in original)".
11. Il est incontestable qu'en adoptant pour nom de domaine la d�nomination " lilianebettencourt ", la soci�t� d�fenderesse, a d'une part reproduit l'�l�ment attractif de la marque, sans l'autorisation de son titulaire, s'est d'autre part appropri�e le nom patronyme de Liliane Bettencourt . .
12. Ver decisi�n en caso Gestevisi�n Telecinco, S.A. v. Trazos Infografia, S.L. - Caso N� D2000-0540, donde dije: "El Panelista no entrar� al an�lisis de las alegaciones basadas en el Derecho Nacional de España por tratarse el g.TDL ".com" de un dominio gen�rico de alto nivel global, no sometido a los preceptos de ning�n derecho positivo nacional en particular. Señalase no obstante que dichos preceptos corroborar�an en el Caso la decisi�n que se adopta sobre las solas bases de la Pol�tica, aplicables en raz�n de expresas disposiciones del contrato cerrado entre la Demandada y el Registrador al solicitar el primero el registro de los nombres de dominio en disputa".
13. N�tese que el art. 15 de las Reglas menciona expl�citamente a los "principios de derecho" entre las fuentes supletorias a la Pol�tica que los panelistas deber�n usar para la resoluci�n de los casos.
14. Señalemos de paso que el caso Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company (Cases No. D2000-0014 and D2000-0015) se refiere a una marca de hecho constituida por el t�tulo de una publicaci�n peri�dica, con lo que evidenciamos que otros "derechos" diferentes del nombre personal han resultado tambi�n protegidos bajo la Pol�tica.
15. "Puesta a la disposici�n del p�blico" en la nomenclatura de las convenciones OMPI.
16. Con arreglo al art. 12, 2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, la identificaci�n del autor (o sea su nombre o seud�nimo) hace parte de la informaci�n protegida: "A los fines del presente Art�culo, se entender� por "informaci�n sobre la gesti�n de derechos" la informaci�n que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o informaci�n sobre los t�rminos y condiciones de utilizaci�n de la obras, y todo n�mero o c�digo que represente tal informaci�n, cuando cualquiera de estos elementos de informaci�n est�n adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relaci�n con la comunicaci�n al p�blico de una obra".
17. La Convenci�n de Berna se ocupa en su art. 15 de estos nombres o seud�nimos a otros efectos:
1) Para que los autores de las obras literarias y art�sticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los pa�ses de la Uni�n para demandar a los defraudadores, bastar� que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente p�rrafo se aplicar� tambi�n cuando ese nombre sea seud�nimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.
18. Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402: "The panelist in that decision goes on to equate the distinctive character with the whether or not the person in question is sufficiently famous in connection with the services offered by that complainant. The Panel agrees with this manner of proceeding and based on the materials provided by the Complainant finds that the Complainant holds a common law mark in connection with investment banking and corporate advisory services which is well known".
19. 6.5 In the opinion of this Administrative Panel, it is doubtful whether the Uniform Policy is applicable to this dispute. Although it is accepted that the Complainant is world famous under the name STING, it does not follow that he has rights in STING as a trademark or service mark. Unlike the personal names in issue in the cases Julia Fiona Roberts v Russell Boyd, Jeannette Winterson v Mark Hogarth, and Steven Rattner v BuyThisDomainName (John Pepin), the personal name in this case is also a common word in the English language, with a number of different meanings".
20. Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235: "The Respondent, Mark Hogarth, is a Research Fellow in the Department of History & Philosophy of Science at Cambridge University. In March 2000, the Respondent states that he registered the domain name under which he operates a web page announcing that its aim is to develop websites devoted to some of the world's favourite writers. 132 such writers are named, including the Complainant, Jeanette Winterson. The introduction page to the website proposes that it will develop web pages devoted to these authors which will: "... serve to inform about the writer's work, their biography, forthcoming work, interviews, book signings, and much more besides."
21. Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673: "The existence of a common law trademark or service mark does not prohibit art collectors or the general public from referring to a piece as a "Sam Francis" work. The existence of a common law trademark or service mark does prohibit the use of the phrase "Sam Francis" in a manner denoting that a gallery or exhibition, whether physical or virtual, is sponsored or authorized by Sam Francis or his Estate".
22. Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D2000-1068: "The Complainant submits that his rights to the goodwill in his name is protected by the laws of the United Kingdom, the laws of the United States of America and Dutch law. In support of this submission the Complainant refers to the recent decision of the President of the Amsterdam District Court in Albert Heijn and 159 other plaintiffs v. Name Space, July 13, 2000. According to the Complainant this decision is not yet published but the Complainant has submitted an English language translation of the judgment of the Court, from which it appears that the Court decided in favour of the plaintiffs claim in summary proceedings and directed the transfer of approximately 300 domain names registered by Name Space. .. "the contested use of the proper names of various plaintiffs must, in respect of these plaintiffs, be considered to be unlawful as they are now unable to register their proper names (or have their proper names registered) as domain names and are therefore unable to exploit these, causing them to suffer losses"".
23. Este criterio ha sido aplicado expl�citamente en casos anteriores referentes a marcas de hecho. Cito al respecto la jurisprudencia emanada de la decisi�n en el caso Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187: "The mere registration of a domain name without making preparations to use the domain name for the bona fide offering of goods or services is not sufficient to demonstrate the rights or legitimate interests required by Paragraph 4 (a) of the ICANN Policy. LIBRO AG v. NA Global Link Limited, Case No. D2000-0186. The fact that the Respondent registered the domain name 18 months ago (compared to use of BAYSHORE VINYL by the Complainant for over 14 years) and has used it as a mere placeholder suggest that the Respondent has no rights in it. Ventura Foods LLC v. Pathi, Case No. AF-0136".
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