Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Soci�t� Groupe Danone SA contre contre Soci�t� B & D (Business & Decision)
Dossier n� D 2000-1801
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Groupe Danone, SA, 7 rue de T�h�ran 75008 Paris, France. Le Mandataire du Requ�rant est Maître Michel Paul Escande, Avocat � la Cour, 4 rue Brunel 75017 Paris, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Business & Decision, RCS Paris, 384.518.114, 153 rue de Courcelles 75017 Paris, France. Le mandataire du D�fendeur est Maître G�rard Abadjian, Avocat � la Cour, 4 rue Cambon, 75001, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d�enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine : .
L�Unit� d�enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est GANDI, 38 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e aupr�s du Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI (le Centre) le 22 d�cembre 2000, par courrier �lectronique et reçue sur support papier le 3 janvier 2001. Il a �t� accus� r�ception de la plainte le 29 d�cembre 2000.
Le 29 d�cembre 2000, le Centre a attir� l�attention du Requ�rant sur la langue dans laquelle la proc�dure devrait �tre men�e.
Le 3 janvier 2001, une demande de v�rification d�enregistrement a �t� envoy�e et la r�ponse � cette demande a �t� reçue de l�Unit� d�enregistrement Gandi le 9 janvier 2001.
Le 11 janvier 2001, le Centre a fait �tat aupr�s du Requ�rant d�une irr�gularit� quant � la mention dans la plainte de l�Unit� d�enregistrement du nom de domaine, l�Unit� n��tant pas Network Solutions Inc., mais Gandi.
Le 12 janvier 2001, le Requ�rant faisait parvenir au Centre la copie �lectronique de la plainte corrig�e ; celle-ci �tait reçue sur support papier le 16 janvier 2001.
Le 17 janvier 2001, le respect des conditions de forme de la plainte a �t� v�rifi� et ladite plainte a �t� notifi�e au d�fendeur, en version française et anglaise, le 18 janvier 2001, date de l�ouverture de la proc�dure administrative.
Le D�fendeur devait faire parvenir sa r�ponse au plus tard le 6 f�vrier 2001 et, ce dernier n�ayant pas r�pondu, une notification de manquement lui a �t� faite le 8 f�vrier 2001.
Le 9 f�vrier 2001, le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse par courrier �lectronique et, sur support papier, le 12 f�vrier 2001; accus� de r�ception lui en a �t� fait le m�me jour.
Les 12 et 15 f�vrier 2001, le Requ�rant a, � son tour, r�pondu par voie �lectronique et sur support papier.
L�Expert unique a accept� sa mission le 18 f�vrier 2001, et remis une d�claration d�impartialit� et d�ind�pendance.
Le litige entre dans le champ d�application des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est comp�tente pour arr�ter une D�cision. L�acte d�enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a �t� enregistr� implique l�acceptation des Principes directeurs.
Le nom de domaine a �t� enregistr� le 16 avril 2000.
Dans la mesure où l�Unit� d�enregistrement a son si�ge en France, où les parties sont toutes deux françaises et se sont exprim�es en français dans les documents �chang�s, la Commission, bien qu�il se puisse que le contrat d�enregistrement ait �t� conclu en anglais, d�cide, par application de l�article 11 des R�gles, que la proc�dure doit �tre conduite en français.
La D�cision est rendue dans le d�lai expirant le 6 mars 2001.
4. Les faits
La soci�t� Groupe Danone exploite les marques françaises suivantes :
"BINGO DES MARQUES", marque nominale n� 93/482958, d�pos�e le 9 septembre 1993 ;
"BINGO DES MARQUES", marque semi-figurative n� 93/482964, d�pos�e le 9 septembre 1993 ;
pour d�signer divers produits alimentaires, bi�res, et boissons non alcooliques, ainsi que l�organisation de loteries, dans les classes 5, 29,30,31,32 et 36.
Le Requ�rant, depuis 1993, organise r�guli�rement des op�rations publicitaires sous ces termes pour promouvoir les diff�rentes marques de produits alimentaires qu�il d�tient (Evian, Danone, Kronenbourg, Panzani, Amora�) et tenter de freiner le succ�s des marques de distributeurs. Les consommateurs se voient proposer un cahier � collecteur � sur lequel peuvent �tre coll�s apr�s d�coupage, et � titre de preuve d�achat, les codes barres des produits de marque acquis et, lorsqu�un certain montant est atteint, le � collecteur � rempli est �chang� par le consommateur contre un ch�que qui lui est remis, pouvant repr�senter jusqu�� trente pour cent du montant des achats . Le client peut alors participer � un concours offrant des lots importants.
La mise en place de l�op�ration en ses d�buts a inqui�t� les actionnaires mais, peu � peu, celle-ci a connu une r�ussite certaine et, en 1998, le Groupe Danone a reçu pour les campagnes � Bingo des marques � le prix Strat�gie du Marketing direct (Pi�ce du Requ�rant n�6).
Le D�fendeur a enregistr� aupr�s de l�Unit� d�enregistrement Gandi le nom de domaine le 16 avril 2000.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant demande � la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que le nom de domaine lui soit transf�r� (paragraphe 3, b), x), des R�gles).
Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4 (a) (b) (c), des Principes directeurs et paragraphe 3 des R�gles, il avance les arguments suivants.
- Le nom de domaine reproduit de mani�re identique la marque � bingo des marques �, peu important que les espaces entre les mots ne soient pas marqu�s dans la mesure où, phon�tiquement, les deux d�nominations sont identiques. D�s lors, le risque de confusion pour le consommateur est certain dans la mesure où il est n�cessairement amen� � penser que le nom de domaine litigieux donne acc�s � un service officiel cr�� par le Groupe Danone relativement � son op�ration � bingo des marques �.
- Le D�fendeur n�a aucun lien juridique avec le Requ�rant et ne b�n�ficie d�aucun accord lui permettant de faire usage du nom . Le D�fendeur ne pouvait donc l�gitimement d�poser le nom de domaine .
- Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. L�op�ration � bingo des marques � est notoire et le D�fendeur ne pouvait ignorer que cette marque appartenait au Requ�rant car le D�fendeur est une soci�t� de conseil aux entreprises qui a d�j� �t� amen�e � effectuer des prestations de marketing pour le Requ�rant. Le Requ�rant ajoutant qu�on ne saurait contester par ailleurs la distinctivit� de sa marque.
- Le nom de domaine litigieux n�a fait l�objet d�aucune exploitation depuis son enregistrement, ce qui caract�rise la volont� du D�fendeur de nuire au Requ�rant en l�emp�chant d�exploiter le site associ� dans l�esprit du consommateur � l�op�ration promotionnelle � bingo des marques � et, de plus, le message d�erreur auquel aboutit la consultation du site est pr�judiciable au Requ�rant car les consommateurs sont amen�s � croire � une d�ficience de ce dernier.
- Le D�fendeur a offert au Requ�rant d��changer ledit nom de domaine contre des prestations que pourrait facturer le D�fendeur au Requ�rant. Le D�fendeur ayant essuy� un refus, a �voqu� la possibilit� d�un rachat par le Requ�rant du nom de domaine en cause, le Requ�rant fournit une attestation relatant les entrevues et n�gociations men�es entre les parties.
- La n�gociation ayant �chou�, le D�fendeur mis en demeure de transf�rer le nom en cause est rest� taisant.
B. D�fendeur
Dans sa r�ponse, tardive, le D�fendeur indique en propres termes : � A titre principal et rendant tout expos� suppl�mentaire inutile, il sera indiqu� que la Soci�t� BUSINESS & DECISION n�a jamais enregistr� le nom de domaine , aupr�s de quelque organisme que ce soit, et quelle que soit l�orthographe retenue (�). En effet, il ne saurait �tre pris aucune d�cision � l�encontre du D�fendeur qui, pr�cis�ment d�sign� aux termes m�mes de la requ�te du Requ�rant, n�a pas commis les faits qui lui sont reproch�s et n�a donc aucune l�gitimit� pour apporter les explications et documents �ventuellement n�cessaires �.
C. R�plique du Requ�rant
En r�plique � la r�ponse du D�fendeur, le Requ�rant pr�cise que le nom de domaine a pour titulaire, conform�ment � l�extrait Whois, l�entit� B & D ; que l�adresse �lectronique du d�posant est � pbensabat@ � ; que M. Bensabat est le repr�sentant l�gal de la Soci�t� Business & Decision et que la r�ponse de la Soci�t� Business & Decision est une manifestation suppl�mentaire de sa mauvaise foi.
Le Requ�rant poursuit que la Soci�t� B & D (Business & Decision) est bien le d�posant du nom de domaine litigieux et que quand bien m�me le nom aurait �t� d�pos� par M. Bensabat personnellement (ce qui est sous-entendu par le D�fendeur), M. Bensabat aurait �t� r�guli�rement inform� de la proc�dure puisqu�ayant �t�, � l�adresse e-mail rappel�e ci-dessus, destinataire de la plainte.
Le Requ�rant termine en pr�cisant que le Centre : � est avant tout saisi d�une plainte � l�encontre d�un nom de domaine litigieux et non d�une personne d�termin�e, beaucoup d�autres noms �tant par ailleurs d�pos�s sous des identit�s fantaisistes �.
6. Discussion et conclusions
Bien que la r�ponse du D�fendeur ait �t� effectu�e hors du d�lai imparti, la Commission accepte d�en tenir compte, ainsi que de la r�plique du Requ�rant.
Le paragraphe 15 (a) des R�gles pr�voit que � La commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu�elle juge applicable �.
En raison notamment de la nationalit� française des parties, du fait que les marques all�gu�es sont des marques françaises et que l�Unit� d�enregistrement du nom de domaine litigieux a son si�ge en France, la Commission appliquera subsidiairement certaines r�gles du droit français.
Les �changes d��critures intervenus entre les parties soul�vent un probl�me pr�alable concernant la d�termination de la personne qui a proc�d� � l�enregistrement du nom de domaine litigieux dans des conditions pr�tendument incorrectes
- Sur la d�termination du titulaire de l�enregistrement litigieux
Le Requ�rant, dans sa plainte, a d�sign� comme D�fendeur dans la pr�sente proc�dure la soci�t� B & D (Business & Decision), soci�t� anonyme immatricul�e au RCS de Paris n� 384.518.144 . Le Requ�rant a pr�cis� que les �l�ments d�information disponibles pour entrer en relation avec le D�fendeur �taient : B& D (BUSINESS & DECISION ) Patrick Bensabat ,79 rue d�Amsterdam 75008 Paris ; t�l�phone 0142810165 ; adresse �lectronique : "pbensabat@" , M.Bensabat �tant pr�sident du conseil d�administration de la soci�t� BUSINESS & DECISION ayant son si�ge 153 rue de Courcelles 75017 Paris
L�extrait Kbis du D�fendeur, fourni par le Requ�rant ( Pi�ce 2) pr�cise pour la soci�t� immatricul�e n� 384.518.114 que la raison sociale (d�nomination) � sigle est � BUSINESS & DECISION , SIGLE : B& D � ; si�ge 153 Rue de Courcelles ; que le pr�sident du conseil d�administration est M. Patrick Bensabat, domicili� 7 rue Henner � Paris et qu�un administrateur de ladite soci�t� est domicili� 79 rue d�Amsterdam � Paris.
Par l�interm�diaire de son mandataire, le D�fendeur a r�pondu comme �tant la soci�t� BUSINESS & DECISION, soci�t� anonyme, immatricul�e au RCS Paris n� 384.518.144, ayant son si�ge 153 rue de Courcelles 75017 Paris.
Le D�fendeur dans sa r�ponse a affirm� n�avoir jamais enregistr� le nom de domaine litigieux aupr�s de quelque organisme que ce soit.
L�extrait � whois � fourni par le Requ�rant dans sa plainte indique : � le possesseur d�un domaine est l�entit� d�crite dans l�enregistrement �domain� correspondant � et il apparaît sous cette rubrique : � domain : ; owner-address : b&d, 79 rue d�Amsterdam, Paris �. Dans la rubrique � person �, il est indiqu� Patrick Bensabat ; address b&d 79 rue d�Amsterdam, Paris ; l�adresse e-mail �tant celle rappel�e plus haut.
Le Centre a obtenu la m�me information de l�Unit� d�enregistrement Gandi le 9 janvier 2001, et cette Unit� d�enregistrement a confirm� le 12 f�vrier 2001, au Requ�rant que le possesseur du nom de domaine �tait bien l�entit� identifi�e � la rubrique �domain�, soit � b&d �.
La Commission constate � cet �gard que les informations recherch�es exhaustivement par le Requ�rant et obtenues par le Centre, directement, aupr�s de l�Unit� française d�enregistrement Gandi ne sont pas d�une parfaite nettet� sur le point de savoir, en Français, qui a enregistr� le nom de domaine et, �ventuellement, au nom et pour compte de qui ce nom a �t� enregistr�.
La Commission estime cependant que les �l�ments ci-dessus �tablissent de mani�re suffisante que le nom de domaine a �t� enregistr� au nom de la soci�t� BUSINESS & DECISION, B&D par l�interm�diaire de son repr�sentant l�gal, M. Bensabat et que la pr�sente proc�dure peut �tre poursuivie en l��tat, d�une part, parce que le D�fendeur pr�sum�, dans ces conditions, �tre l�auteur titulaire de l�enregistrement litigieux n�a pas fourni d��l�ments pouvant �tablir que le v�ritable titulaire, -ce qui est sugg�r� dans la r�ponse du D�fendeur-, serait, non la soci�t�, mais son repr�sentant l�gal, M.Bensabat, � titre personnel (all�gation d�ailleurs contredite par le libell� de l�adresse e-mail de M.Bensabat rapport�e ci-dessus) ; d�autre part, parce que la proc�dure administrative ici men�e ne peut aboutir, si elle prosp�re, qu�� une radiation ou un transfert au Requ�rant de l�enregistrement concern�, � l�exclusion de toute autre sanction contre quiconque, et ce par application du paragraphe 4, (i) des Principes directeurs, sous r�serve, en toutes hypoth�ses, du paragraphe 4,(k) desdits Principes directeurs.
- Sur la demande du Requ�rant de transfert � son profit de l�enregistrement litigieux
Le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits.
(b) Il n�a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache.
(c) Son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
Identit� ou similarit�
Le Requ�rant dispose depuis longtemps � titre de marques françaises du signe � bingo des marques � pour d�signer des produits alimentaires et une activit� de loterie.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine . Le site correspondant n�est pas activ�.
Au regard des signes eux-m�mes, il convient de constater leur identit� car comme l�avance � juste titre le Requ�rant, le nom de domaine reproduit de mani�re identique la marque � bingo des marques � peu important, d�une part, que les espaces entre les mots soient supprim�s dans le nom de domaine, dans la mesure où, phon�tiquement, les deux d�nominations sont identiques et peu important, d�autre part, le suffixe � .com �, g�n�rique, n�alt�rant pas ladite reproduction.
Pour ce qui est des produits ou services d�sign�s par les marques du Requ�rant sur lesquels il a des droits, il y a lieu de remarquer que lesdites marques n�ont pas d�sign� les services de communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie n�cessairement sinon exclusivement (rappr. TGI Paris, 3�me ch., 24 mars 2000, Pagotto c/ Gallopin, Revue Communication, commerce �lectronique, juin 2000, p. 20 s., obs. C.Caron).
Toutefois, le Requ�rant justifie que ses marques ont acquis une certaine notori�t�, du moins en France (v. Pi�ces 6 � 41 de la plainte du Requ�rant). Il y a, d�s lors, lieu d�avoir �gard aux articles 16, 2 et 3 de l�accord sur les ADPIC et, plus sp�cialement, � l�article L713-5 du Code français de la Propri�t� Intellectuelle sanctionnant l�emploi post�rieur d�un signe, m�me pour des produits ou services non similaires � ceux d�sign�s par la marque .
Ces consid�rations conduisent la Commission � d�cider que le nom de domaine est identique aux marques d�tenues et est � m�me de pr�ter � confusion avec lesdites marques du Requ�rant en ce que le consommateur sera amen� � penser que le nom de domaine litigieux concerne les services officiels cr��s par le Requ�rant relativement � ses campagnes publicitaires � bingo des marques �.
Droit ou int�r�t l�gitime du D�fendeur quant au nom de domaine litigieux
Il r�sulte des �l�ments du dossier que le D�fendeur n�a pas de lien juridique avec le Requ�rant et ne b�n�ficie d�aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom � bingo des marques �.
Il ne r�sulte pas non plus des documents �chang�s, et sp�cialement en raison de l�absence de r�ponse sur le fond du D�fendeur, que ce dernier, avant d�avoir eu connaissance du litige, ait utilis� le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu�il soit connu sous le nom de domaine consid�r� ou qu�il fasse un usage loyal du nom de domaine, conform�ment au paragraphe 4 (c) des Principes directeurs.
La Commission conclut que le D�fendeur n�avait pas de droit ou d�int�r�t l�gitime quant au nom de domaine concern�.
Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
Les documents communiqu�s par le Requ�rant � l�appui de sa plainte �tablissent le caract�re passablement connu en France de l�op�ration � bingo des marques �, fait d�ailleurs non contredit par le D�fendeur.
Le D�fendeur n�a pas davantage contest� que des n�gociations sont intervenues par l�interm�diaire de son repr�sentant l�gal avec le Requ�rant, pour lequel le D�fendeur avait, dans le pass�, effectu� des prestations de conseil, ni que le D�fendeur a propos� de c�der le nom de domaine au Requ�rant en contrepartie de la conclusion de nouveaux contrats de prestations de services au Requ�rant, voire de vendre ledit nom de domaine au Requ�rant contre une somme d�argent � d�battre, en tous cas sup�rieure aux frais engag�s pour l�enregistrement.
Une attestation de M. Emeriau, certes salari� du Requ�rant, mais �tablie dans les formes de l�article 202 du Nouveau Code de proc�dure civile français (et pr�cisant qu�une fausse d�claration de la part de l�attestant exposerait ce dernier � des sanctions p�nales ), indique en effet qu�en juin 2000, une rencontre a eu lieu dans les locaux du Groupe Danone entre M.Bensabat et lui. L�attestation ajoute que M. Bensabat, pour compte du D�fendeur, la Soci�t� Business & D�cision, a pr�sent� une proposition on�reuse de cession au Requ�rant du nom de domaine en cause, contre une commande de prestations, proposition qui n�a pas �t� accept�e. L�attestation indique �galement que le D�fendeur a alors propos�, en alternative, une vente du nom de domaine sans fixer de montant en ajoutant, n�anmoins, que l��change du nom de domaine contre des commandes de prestations avait sa pr�f�rence. La discussion ne s�est pas prolong�e. (Pi�ce n� 42 du Requ�rant).
La Commission estime que les faits ci-dessus r�v�lent que le D�fendeur ne pouvait raisonnablement ignorer que son enregistrement �tait susceptible de g�ner le Requ�rant pour refl�ter sur le r�seau l�op�ration publicitaire qu�il menait depuis longtemps et que ledit D�fendeur n�a enregistr� le nom de domaine en cause, dont il n�avait que faire, qu� essentiellement aux fins de vendre ou c�der d�une autre mani�re au Requ�rant l�enregistrement litigieux, � titre on�reux, et pour un prix exc�dant le montant des frais d�bours�s pour l�enregistrement, au sens du paragraphe 4, (b), (i) des Principes directeurs.
Il r�sulte �galement du dossier que le nom de domaine litigieux n�a fait l�objet d�aucune exploitation depuis son enregistrement.
Des d�cisions des Commissions administratives ont, � plusieurs reprises, pu retenir que la d�tention d�un nom de domaine sans qu�un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, �tre consid�r�e comme une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine (v. OMPI, D�cision Telstra, D2000-0003 et, parmi d�autres : Christian Dior Couture, D2000-0098). Les circonstances plus haut d�crites traduisent le fait qu�en d�tenant ce nom inactif ; en essayant de le monnayer au Requ�rant et en ne se manifestant plus apr�s l��chec des n�gociations et une mise en demeure par lettre recommand�e du 9 ao�t 2000, (pi�ce 44 du Requ�rant), ladite d�tention a correspondu � une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine en cause.
La Commission administrative estime alors que les divers �l�ments pr�vus au paragraphe (a), (i) � (iii), des Principes directeurs sont cumulativement r�unis.
7. D�cision
Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative d�cide que le Requ�rant a apport� la d�monstration que le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, aux marques sur lesquelles le Requ�rant � des droits ; que le D�fendeur n�a aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache et qu�il a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, conform�ment au paragraphe 4 (i) des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission ordonne que l�enregistrement du nom de domaine soit transf�r� au Requ�rant, la soci�t� Groupe Danone.
Christian Le Stanc
Expert unique
Date : 27 f�vrier 2001
Full & Egal Universal Law Academy