Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Casa Tarradellas, S.A. / D. Jos� Tarradellas Arcarons v. Indices de Gesti�n, S.L.
Caso No. D2001-0151
1. Las partes
1.1. Demandante: CASA TARRADELLAS, S.A. y D. JOSE TARRADELLAS ARCARONS, con domicilio en carretera de Puigcerda, Km.70, Gurb, 08503 Barcelona, (España)
1.2. Demandado: INDICES DE GESTION, S.L., con domicilio en c/ Garc�a Barb�n, n� 120, Vigo, Pontevedra 36201, (España)
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1 El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es .
2.2 El presente nombre de dominio se encuentra registrado en Networks Solutions, Inc., una corporaci�n de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.
3. Iter procedimental
- Con fecha 26 de Enero de 2001 se present� por correo electr�nico ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme"), aprobada por la ICANN
el d�a 24 de Octubre de 1999.
- La demanda original en formato papel, con sus respectivos anexos, fue recibida por el Centro el posterior d�a 29 de Enero de 2001.
- Tras la verificaci�n registral correspondiente, recibida del registrador Networks Solutions, Inc. por correo electr�nico con fecha 8 de Febrero de 2001, la demanda fue notificada al demandado con fecha 13 de Febrero de 2001, estableciendo un plazo para recibir la contestaci�n a la misma, del 4 de Marzo de 2001.
- El 7 de Marzo de 2001, y ante la ausencia de contestaci�n a la demanda presentada, el demandado fue notificado respecto de su falta de personaci�n y de la ausencia de contestaci�n a la demanda.
- El 19 de Marzo de 2001 el demandado envi� al Centro un correo electr�nico con su contestaci�n.
- Mediante comunicaci�n de 26 de Marzo de 2001 se dio traslado a
D. Alberto de Elzaburu, Panelista �nico, del expediente completo relativo a este procedimiento.
4. Idioma del procedimiento
Los demandantes no han solicitado expresamente que la decisi�n que resuelva este procedimiento sea dictada en español, aunque s� han justificado la presentaci�n de su escrito de demanda en ese idioma, por la com�n nacionalidad y residencia española de ambas partes, y por la existencia de comunicaciones previas entre las partes en español.
Ninguna menci�n acerca de este extremo hace el demandado en su escrito.
Por consiguiente, de acuerdo con la facultad que le confiere el p�rrafo 11 a) del Reglamento, y a la luz de las circunstancias generales del procedimiento as� como de las partes intervinientes, el Panel ha decido dictar la presente decisi�n en español.
5. Antecedentes de hecho
5.1 Los demandantes, Casa Tarradellas, S.A. y D. Jos� Tarradellas Arcarons ostentan la titularidad de diversos registros de marca CASA TARRADELLAS en diferentes versiones y jurisdicciones, repartidas entre ambos titulares, as� como en la modalidad de marca comunitaria, aunque en este caso s�lo a favor de D. Jos� Tarradellas Arcarons, seg�n se acredita con los anexos 4, 5, y 6 del escrito de demanda.
5.2 La firma demandada, Indice de Gesti�n, S.L. es de nacionalidad española.
5.3 Son tambi�n, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuaci�n se relacionan:
- El dominio objeto del procedimiento, fue registrado
el 3 de Noviembre de 1998.
- No se ha aportado al expediente evidencia alguna de que la demandada haya hecho uso del dominio controvertido o haya llevado a cabo actos preparatorios que evidencien su voluntad de usarlo.
- Se han producido diversos contactos entre la representaci�n de los demandantes y D. Oscar L�pez Carreiras, representante de la demandada, quien en su propio escrito de 18 de Marzo de 2001 se reconoce como administrador de la misma, sin haber sido posible alcanzar acuerdo alguno.
6. Pretensiones de las partes
6.1. Demandante
Los demandantes establecen en su escrito de demanda:
- Que son titulares de diversos registros de marca CASA TARRADELLAS y nombre comercial CASA TARRADELLAS, S.A., as� como registros de marca comunitaria y en otras jurisdicciones distintas de la española, todos ellos para la denominaci�n CASA TARRADELLAS.
- Que la marca CASA TARRADELLAS es notoria en España, en el sector alimenticio, en el que mantiene una oferta actual de hasta veinte productos distintos, todos ellos comercializados con esa denominaci�n marcaria.
- Que uno de los demandantes, Casa Tarradellas, S.A., es adem�s titular de los nombres de dominio , y .
- Que existe identidad entre el dominio controvertido y los registros de marca de los demandantes.
- Que el demandado no es titular de derecho alguno que le legitime para el registro y uso del dominio controvertido, puesto que no es titular de ning�n derecho registral sobre la denominaci�n "CASA TARRADELLAS", ni goza de ninguna autorizaci�n o licencia del demandante para usarla.
- Que el dominio controvertido se registr� de mala fe, con la �nica intenci�n de venderlo, alquilarlo o cederlo a los demandantes o a un tercero, y que el demandado no es conocido bajo el dominio controvertido.
- Que la representaci�n legal del demandante intent� contactar con
D. Oscar L�pez Carreiras, que es la persona que consta como contacto administrativo del dominio controvertido, quien neg� el fundamento de las reclamaciones efectuadas para acordar la transferencia del dominio a los demandantes.
- Que el demandado es titular de numerosos nombres de dominio, distintos del controvertido, que no est�n siendo usados en su mayor�a, lo que acredita que el registro de dominios es una constante en la actividad mercantil del demandado y que su verdadera intenci�n es venderlos o impedir que sus leg�timos titulares hagan uso de ellos.
- Que alguno de los nombres de dominio registrados sobresale por su similitud con marcas registradas notorias, acreditando todo ello que el dominio controvertido se registr� de mala fe.
- Que el dominio controvertido no ha sido ni est� siendo usado, de lo que se deduce una tenencia pasiva del mismo por el demandado, considerada como causa justificativa de un uso de mala fe en diversas decisiones emanadas del Centro.
- Que del no uso del dominio controvertido se infiere igualmente una manifiesta intenci�n de evitar que los demandantes puedan registrarlo y usarlo libremente en la red.
Como consecuencia de todo ello se solicita la transferencia del dominio controvertido a los demandantes y, m�s concretamente, a Casa Tarradellas, S.A.
6.2. El demandado
El demandado, Indices de Gesti�n, S.L., ha contestado a las alegaciones del demandante fuera del plazo marcado por el Centro. No obstante, haciendo uso de las facultades que se le confieren en los p�rrafos 10 d) y 14 b) del Reglamento, el Panel tendr� en consideraci�n las alegaciones vertidas en su escrito de
18 de Marzo de 2001.
Indices de Gesti�n, S.L. ha señalado en su contestaci�n diversas cuestiones no relacionadas con el fondo del asunto que ser�n objeto de an�lisis m�s adelante. Estas cuesti�n son:
- Voluntad expresa de no someterse a la decisi�n del Panel, por considerar la jurisdicci�n civil ordinaria como la �nica competente para pronunciarse sobre la titularidad del dominio controvertido.
- Nulidad de pleno derecho de la constituci�n del Panel, por deberse �sta siempre llevar a cabo mediante acuerdo previo entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en diferentes convenios internacionales sobre Arbitraje Comercial, y no por mera imposici�n del Organismo registrador.
En cuanto a las cuestiones de fondo que pueden considerarse relevantes a efectos de este procedimiento, el demandado señala en su escrito:
- Que deben tenerse en cuenta los Art�culos 32 y 33 de la vigente Ley Española de Marcas que ampara, seg�n su criterio, el uso de buena fe de un nombre ajeno si no es a t�tulo de marca.
- Que deben tenerse en cuenta los Art�culos 6 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximaci�n de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
- Que el registro del nombre de dominio controvertido no supone la pr�ctica de competencia desleal alguna, por haber procedido el demandante a registrar el dominio sin prestar inter�s al dominio que constituye el objeto de este procedimiento.
7. Debate y conclusiones
7.1 Normas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Pol�tica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.
7.2 Examen de las cuestiones no relacionadas con el fondo de la controversia, expuestas por el demandando
El Panel resolver� las cuestiones anteriormente enumeradas antes de entrar a considerar si los requisitos recogidos en el Art�culo 4 a) de la "Pol�tica Uniforme" se cumplen en el presente supuesto.
7.2.1 Sobre la ausencia de sometimiento al sistema de soluci�n de controversias de la OMPI por el demandado
En relaci�n a esta primera cuesti�n conviene recordar al demandado que su sometimiento a la resoluci�n de conflictos de esta naturaleza relacionados con el dominio , de acuerdo con las reglas de la "Pol�tica Uniforme" de ICANN, ha sido ya aceptada y admitida por el mero hecho de haber suscrito el acuerdo de registro con Networks Solutions, Inc.
En la verificaci�n registral enviada por dicha entidad al Centro con fecha 8 de Febrero de 2001 se señala en su punto lo siguiente:
"Networks Solutions'4 Service Agreement is in effect".
En ese acuerdo n� 4 puede verificarse que en su apartado c), se señala lo siguiente:
"Dispute Policy. Registrant agrees, as a condition to submitting this Registration Agreement, and if the Registration Agreement is accepted by NSI, that the Registrant shall be bound by NSI�s current Dispute Policy. The current version of the Dispute Policy may be found at the InterNIC Registration Services web site: "".
En base a todo ello, es evidente que no puede aceptarse ahora esa pretendida ausencia de sometimiento.
La justificaci�n de la inclusi�n de estos extremos en el acuerdo de registro, encuentra adem�s su raz�n de ser con mucha anterioridad.
En concreto, en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativos a nombre de dominio (30/Abril/1999) se señala en el p�rrafo 158 que:
"Cada solicitante del registro de nombre de dominio debe, en el contrato de registro de nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento...",
para continuar diciendo:
"... ya que aquellas personas que registraron nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros, dif�cilmente elegir�an someterse al procedimiento (que es m�s econ�mico y r�pido que el recurso de los Tribunales), sino que preferir�an que los titulares leg�timos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen m�s posibilidad que incoar litigios ante los Tribunales, con los costes y demoras correspondientes".
No acepta, por consiguiente, este Panel esa incompetencia pretendida por el demandado, quien adem�s tiene la posibilidad contemplada en la propia "Pol�tica Uniforme", de acudir a los Tribunales Ordinarios si lo estimara oportuno.
7.2.2 Sobre la pretendida nulidad del Panel constituido por el Centro, por no ser conforme a diversos tratados internacionales en materia de Arbitraje Comercial
Sobre esta cuesti�n el Panel desea, brevemente, definir la configuraci�n jur�dica del procedimiento regulado por la "Pol�tica Uniforme".
Debe partirse de la base de que su denominaci�n t�cnica y ajustada es la de "procedimiento administrativo de soluci�n de controversias".
Este procedimiento no ha sido concebido como un arbitraje propiamente dicho, ni al amparo de los principios generales que rigen o inspiran los procedimientos arbitrales a los que s� se refieren, con mayores o menores diferencias, las normativas de car�cter civil vigentes en cada jurisdicci�n en esta materia, o aquellas que a�nen o integren esos principios en jurisdicciones m�s amplias como pueda ser la comunitaria.
V�ase que en el propio texto de la pol�tica uniforme se llevan a cabo afirmaciones de las que claramente se deduce la naturaleza de este procedimiento, siendo el propio arbitraje, como instituci�n jur�dica distinta, objeto de una menci�n expresa de la que indubitadamente se deduce la no inclusi�n de este procedimiento en esa categor�a.
En el punto 3 se contempla la cancelaci�n, cesi�n o cambio respecto de cualquier nombre de dominio si se da, entre otras, la siguiente circunstancia:
"b) una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicci�n correspondiente por la que se exija la adopci�n de dichas medidas".
Por su parte, el punto 5 relativo a "otros tipos de controversias y litigios" señala expresamente que "las dem�s controversias entre Vd. y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio, que no se realicen en virtud de las disposiciones del p�rrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio, se resolver�n entre Vd. y dicha parte mediante una acci�n ante los Tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".
Queda, por tanto, constancia de que es la propia "Pol�tica Uniforme" la que excluye expresamente la posibilidad de incardinar el procedimiento administrativo que regula dentro de la categor�a del arbitraje a la que se refieren las disposiciones invocadas por el demandado.
7.3 Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la demanda � P�rrafo 4 (a) de la "Pol�tica Uniforme"
Estos son:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- Que el demandado carezca de derecho e inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
7.3.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio
La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad absoluta entre el dominio y las marcas CASA TARRADELLAS de las que los demandantes son titulares acreditados.
Obviamente, la part�cula identificativa del nivel superior del dominio en cuesti�n, no entra en juego en la comparaci�n a efectuar.
7.3.2 Posible existencia de derechos o intereses leg�timos a favor del demandado, titular del dominio controvertido
Hay tres factores que este Panel desea, en relaci�n con esta cuesti�n, destacar:
- Ausencia de cualquier menci�n por el demandado de la raz�n o motivo que le llevara a adoptar el dominio .
- Ausencia de cualquier prueba aportada por el demandado que permita deducir que haya sido en alg�n momento identificado o conocido bajo esa denominaci�n.
- Consideraci�n de "marca notoria", que ha de otorgarse a la denominaci�n CASA TARRADELLAS; notoriedad probada documentalmente por los demandantes, y reconocida por este Panel.
Aunque la concurrencia de los tres factores descritos determinan indubitadamente la inexistencia de un inter�s leg�timo del demandado en la adopci�n del dominio controvertido, s� invoca �ste en defensa de su derecho el contenido del Art�culo 33 de la vigente Ley Española de Marcas, de 10 de Noviembre de 1988 que señala, tal y como transcribe literalmente el demandado en su escrito, que:
"Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a t�tulo de marca, los terceros podr�n, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado:
a) su nombre completo y domicilio".
En la misma l�nea, invoca igualmente el Art�culo 6 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de Diciembre de 1988 relativa a la aproximaci�n de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que señala en su inciso 1 que el derecho conferido por la marca no permitir� a su titular que proh�ba el uso, en el tr�fico econ�mico:
"a) de su nombre y direcci�n".
No es misi�n ni tiene intenci�n este Panel de analizar el supuesto que plantea el demandado, al invocar tambi�n los Art�culos 32 y 7 respectivamente de las disposiciones mencionadas, relativos a un pretendido agotamiento del derecho de marca (que en todo caso debiera partir, tanto en España como en la Comunidad Europea, de una efectiva comercializaci�n de productos por el demandado, que no se ha producido), pero s� debe matizarse respecto de los dos preceptos transcritos, que lo que permiten, en realidad, es el uso de buena fe del nombre completo (y domicilio) de "los terceros", si estos coincidieran con una marca registrada; y no del que identifique al titular de la marca.
A este respecto es claro que la utilizaci�n de un nombre ajeno sin consentimiento de su titular, a�n cuando no sea a t�tulo de marca, es contrario a los principios rectores tanto de la legislaci�n española como comunitaria, en materia de propiedad industrial.
De hecho la Ley de Marcas dispone exactamente lo contrario, señalando en su art�culo 13 b) que "no podr�n registrarse como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, as� como el nombre, apellido, seud�nimo o cualquier otro medio que para la generalidad del p�blico identifique a una persona distinta del solicitante".
El Panel determina, por consiguiente, que ha quedado cumplimentado el segundo requisito exigido por el Art�culo 4 a) de la "Pol�tica Uniforme".
7.3.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido
En cuanto al an�lisis de este �ltimo requisito, el Panel entiende que existen tres factores a considerar, para determinar que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe.
7.3.3.1 La actuaci�n del demandado es subsumible en el supuesto tipificado en el p�rrafo 4.b ii) de la "Pol�tica Uniforme"
Efectivamente, dicho p�rrafo señala que existir� mala fe en el uso y registro de un dominio, si �ste fue adoptado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello constituya un patr�n de conducta en la actuaci�n del demandado.
En el presente caso, el Panel considera que:
- La adopci�n del dominio impide incuestionablemente a los titulares de la marca CASA TARRADELLAS reflejarla como dominio en el nivel superior gen�rico ".com".
- Ha sido igualmente probada documentalmente por el demandante la adopci�n de otros muchos nombres de dominio por el demandado, algunos de ellos correspondientes a marcas que pudieran considerarse notorias, tambi�n en el sector alimenticio en el que desempeñan sus actividades los demandantes (como pueden ser o ).
Dicha circunstancia acredita, a juicio de este Panel, que el registro del dominio no ha sido espor�dico o fruto de una mera casualidad, sino consecuente con una l�nea continuada de conducta.
Este mismo criterio ha sido aplicado en otras decisiones emanadas del Centro, como la D2000-0469, o la D2000-1402.
7.3.3.2 Tenencia pasiva del dominio controvertido
La ausencia de todo contenido en la p�gina web identificada por el dominio , hace incuestionable la conclusi�n de que se ha llevado a cabo por el demandado una tenencia pasiva del dominio en cuesti�n.
A este respecto debe recordarse que la mera tenencia pasiva puede constituir causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso del dominio, habi�ndose ya consagrado esta interpretaci�n en numerosas resoluciones emanadas del Centro, entre las que se encuentran la D2000-0464, D-2000-0239, D2000-1402 y D2000-0003.
7.3.3.3. Consideraci�n de la denominaci�n CASATARRADELLAS como marca notoria
Aunque el demandado no se pronuncia expresamente acerca de si conoc�a o no la existencia de la marca CASA TARRADELLAS, su notoriedad resulta indiscutible, no s�lo en la actualidad, sino incluso en el momento en el que se llev� a cabo el registro del dominio controvertido, tal y como ha sido acreditado.
La conclusi�n del Panel, por tanto, no puede ser otra que la de que no ha podido darse la circunstancia de que el demandado creara independientemente la denominaci�n CASA TARRADELLAS, o que �sta fuera fruto de su invenci�n.
Ello constituye tambi�n, al igual que se ha señalado en otras decisiones como la D2000-0045, causa justificativa de la mala fe en el uso y registro del dominio controvertido.
Aunque todo lo expuesto anteriormente acredita, a juicio del Panel, la concurrencia de este tercer requisito, deben hacerse tambi�n dos precisiones adicionales relacionadas con las manifestaciones de ambas partes:
- puede determinarse que la intenci�n del demandado al adoptar el dominio controvertido fuera venderlo o alquilarlo a un tercero, tal y como afirman los demandantes, ya que ninguna manifestaci�n del demandado acerca de esos extremos se contiene en su escrito de contestaci�n, ni del contenido de los contactos mantenidos entre las partes puede inferirse la existencia de una oferta econ�mica cierta de venta o alquiler.
- el demandado señala en su escrito que el registro del dominio controvertido no supone la pr�ctica de ninguna competencia desleal, por cuanto el registro anterior por parte de uno de los demandantes del dominio implicaba total desinter�s en el dominio controvertido,
El Panel entiende que la conducta que constituye registrar el dominio controvertido, no puede verse justificada por tan peregrino argumento, pues s�lo al titular de una marca le corresponde decidir de que versiones de la misma se valdr� para ejercer su actividad, lo que no guarda relaci�n alguna con la pretendida posibilidad de terceros de valerse de versiones hipot�ticamente desechadas por ese titular anterior de derechos, con los que esas supuestas versiones resultar�an tambi�n confundibles.
La Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal, señala de forma categ�rica en su Art�culo 5 y como cl�usula general que:
"Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".
Se señala en dicho texto legal, adem�s, en su Art�culo 6, "Actos de Confusi�n", que:
"Se considera desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociaci�n por parte de los consumidores respecto de la procedencia o de la prestaci�n, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una pr�ctica".
Teniendo en cuenta que, tal y como se señal� en la decisi�n D2000-0018 "la presencia en la red de un dominio es, "per se", una presencia p�blica, resulta indiscutible que la actuaci�n llevada a cabo por el demandando podr�a calificarse tambi�n como transgresora de las "exigencias de la buena fe".
8. Decisi�n
El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha obtenido el dominio siendo id�nticos los registros de marca CASATARRADELLAS de los que son titulares los demandantes, que dicho registro se produjo sin existir derecho o inter�s leg�timo alguno, y que el registro y uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.
En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio a los demandantes y, concretamente, a la firma Casa Tarradellas, S.A., tal y como expresamente solicitan estos en su escrito de demanda.
Alberto de Elzaburu
Panelista Unico
8 de Abril de 2001
Full & Egal Universal Law Academy