Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco R�o de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti
Caso N� D2001-0173
1. Las partes
La demandante es Banco R�o de la Plata S.A., una sociedad an�nima constituida de acuerdo a la ley argentina, con domicilio legal en Bartolom� Mitre 480, Buenos Aires, Argentina, representada por su apoderado Dr. Pedro Chaloupka, abogado, de Allende & Brea - De Las Carreras & Chaloupka, de Buenos Aires, Argentina.
El demandado es el señor Alejandro Razzotti, con domicilio en la calle Neuqu�n 940, 1405 Buenos Aires, Argentina.
2. Nombres de dominio y entidades registradoras
Los nombres de dominio en disputa son , y . Los dos primeros han sido registrados a trav�s de la entidad registradora R, Inc. de 575 8th Avenue � 11th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de Am�rica. El tercero ha sido registrado a trav�s de Domain Bank, Inc., de 23 West 4th Street, Bethlehem, PA 18015-1603, Estados Unidos de Am�rica.
3. Iter procedimental
El 1� de febrero de 2001 la Demandante envi� por v�a electr�nica al Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el "Centro") una demanda conforme a la Pol�tica Uniforme de resoluci�n de Disputas sobre Nombres de Dominio de la ICANN (la "Pol�tica") y su Reglamento. El 6 de febrero de 2001 la demanda se envi� en soporte papel. El 5 de febrero de 2001 el Centro acus� recibo de versi�n electr�nica de la demanda. En respuesta a un pedido del Centro, el mismo d�a Domain Bank confirm� que el demandado es el registrante del nombre de dominio , que est� activo. El 7 de febrero de 2001 R confirm� que el demandado es el registrante de los nombres de dominio y y que los nombres de dominio est�n activos.
El 9 de febrero de 2001 el Centro notific� al demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo por courier (con anexos) y por correo electr�nico y fax (sin anexos). De acuerdo a lo informado por el courier DHL para el env�o No. 9696870842, el env�o con la demanda fue recibido por Maria Razzat (probablemente se trate de un error del empleado de DHL, y se trate en realidad de Maria Razzotti). La notificaci�n al fax del demandado en 23 hojas realizada el 9 de febrero de 2001 tambi�n fue exitosa. La notificaci�n de la demanda inter alia advert�a expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a m�s tardar el 28 de febrero de 2001, se declarar�a su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Par�grafo 14, el Panel designado podr�a extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas.
No habiendo la Demandada contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 1� de marzo de 2001 el Centro le notific� el acuse de ausencia de escrito de contestaci�n, por correo electr�nico.
Despu�s de recibir las declaraciones de aceptaci�n, independencia e imparcialidad de los señores Alberto Bercovitz, Mario A. Sol Muntañola y Roberto A. Bianchi,
el 20 de marzo de 2001 el Centro los design� miembros del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fij�ndose el 2 de abril de 2001 como fecha l�mite para dictar la decisi�n. Preside el grupo el señor Alberto Bercovitz.
El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se present� conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de notificaci�n impuestos por el Reglamento, Par�grafo 2(a).
No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dict� ordenes de procedimiento ni extendi� plazos. La demanda se hizo en español. El Demandado tiene domicilio en la Argentina, seg�n lo confirma el hecho que se recibi� la demanda en su domicilio de Buenos Aires. Adem�s, el español es el idioma en que se tramitar�a eventualmente el caso ante la jurisdicci�n mutua elegida por la Demandante en la demanda (tribunales de Buenos Aires). Por ello, conforme al Reglamento, Par�grafo 11, el Panel decide que el procedimiento contin�e en español.
4. Hechos
Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no contestados, o constatados directamente por el grupo de expertos se tienen por verdaderos:
El Banco R�o de la Plata S.A. es una instituci�n financiera fundada en 1908. Presta servicios de banca universal. De acuerdo al ranking de entidades financieras publicado por el Banco Central argentino, entre los bancos privados el Banco R�o de la Plata S.A. es el primero en patrimonio neto, el segundo en activos y en pr�stamos otorgados, y el tercero en dep�sitos (Ver: Banco Central de la Rep�blica Argentina, Superintendencia de Entidades Financieras, Informe de noviembre de 2000, p�gina 589, tenido a la vista por uno de los integrantes de este panel). De acuerdo con informaci�n publicada en el sitio web oficial de la demandante ( visitado
el 21 de marzo de 2001) con datos al 31 de diciembre de 2000 el Panel ha constatado que seg�n el informe de prensa publicado en dicho sitio ese banco cuenta con 272 sucursales y 229 localizaciones de servicio al cliente. S�lo en la ciudad de Buenos Aires, donde est� domiciliado el demandado, el banco tiene 81 sucursales.
La demandante es la titular de numerosos registros de la marca BANCO RIO, el primero de ellos concedido el 30 de noviembre de 1994 para la clase 36 internacional de servicios financieros. A partir de entonces obtuvo otros registros de la misma marca en las clases 10, 39, 1, 5, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 8, 14, 34, 24, 27, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 13, 1, 2, 3, 28, 32, 25, 9, 7, 11, 12, 16, 5, 26, 10 y 15. Todos esos registros marcarios de BANCO RIO anteceden en fecha a los registros de los tres nombres de dominio en disputa.
La demandante es adem�s la titular del nombre de dominio desde el 1� de enero de 1996, donde opera su sitio web oficial.
Seg�n la base de datos WHOIS de R el demandado registr�
el 24 de marzo de 2000 los nombres de dominio y .
El 21 de junio de 2001 el representante de la demandante envi� al Sr. Razzotti una carta-documento (medio de notificaci�n fehaciente en la Argentina), invocando la titularidad de la marca notoria BANCO RIO y del nombre de dominio , y requiri�ndole el cese de uso del dominio, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. El demandado no contest� la intimaci�n.
En relaci�n al car�cter notorio alegado por la demandante para la marca BANCO RIO, unido ello a los numerosos registros de la marca BANCO RIO de la demandante, cabe concluir que dicha marca es notoria o al menos ampliamente conocida en la Rep�blica Argentina para distinguir al banco y sus servicios. Adem�s, la cercan�a de varias sucursales del banco al domicilio del demandado hace concluir que dif�cilmente este pueda haber ignorado la existencia del Banco R�o al momento de registrar los nombres de dominio.
Los numerosos registros marcarios de la marca BANCO RIO anteceden a los registros de los nombres de dominio por el demandado.
Seg�n acta de constataci�n notarial de fecha 23 de mayo de 2000 el sitio web www. exhib�a a esa fecha una pagina con el texto "!BancoR - SITIO EN VENTA - Enviar mensaje a razzotti@".
5. Alegaciones de las partes
A) Demandante
La demandante alega que el Banco R�o de la Plata es conocido en el segmento financiero y opera con el nombre "BANCO RIO", siendo una de las principales entidades financieras argentinas, y su nombre -reflejado adem�s en las numerosas marcas que posee registradas- goza de renombre y notoriedad en Argentina. La identidad -eliminadas de la comparaci�n las part�culas "com", "org" y "net"- existente entre los nombres de dominio registrados por el demandado y las marcas notorias y nombre societario y comercial de mi mandante es evidente. Agrega que el demandado no posee derechos o intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio objeto ya que es la Demandante y no el Sr. Razzotti la titular de derechos sobre la denominaci�n BANCO RIO que tanto prestigio y notoriedad ha alcanzado en Argentina. La ley argentina de Marcas N� 22.362 ha adoptado el sistema atributivo para la adquisici�n del derecho sobre la marca a trav�s de su registro. En el sistema atributivo, en principio, no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Seg�n el art�culo 4� de la citada ley "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro". Adem�s, su art�culo 31 enumera los delitos marcarios que s�lo pueden existir si se cometen en perjuicio de una marca registrada. El art. 3� dispone que "No pueden ser registrados:
a) una marca id�ntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios".
De all� surge que solamente la demandante podr� ser titular de marcas que contengan las palabras "BANCO RIO", dada su notoriedad. La cita legal encuentra fundamento en lo resuelto en otros casos donde se sostuvo que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo pa�s -y tal es el supuesto del caso que nos ocupa-, los principios de derecho aplicables incluyen a los del pa�s de residencia (Casos OMPI D2000-0018 Banco Español de Cr�dito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, p�rrafo 6.1; D2000-0143 Raimat, S.A. v. Antonio Casals, p�rrafo 6.3).
El nombre de dominio "" fue registrado con el evidente prop�sito de ser vendido y de impedir que mi mandante refleje su marca en el correspondiente nombre de dominio. Cita al respecto el art. 24 de la Ley de Marcas 22.362, que dice "Son nulas las marcas registradas:
b) por quien, al solicitar el registro, conoc�a o deb�a conocer que ellas pertenec�an a un tercero; c) para su comercializaci�n, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto".
Respecto de los nombres de dominio y , cabe considerar que la denominaci�n "BANCORIO" no identifica a su titular como individuo ni identifica su actividad comercial.
No es este el primer caso en que el demandado registr� en forma indebida como nombre de dominio la marca de un tercero. En el caso "Fr�vega S.A. v. Alejandro Razzotti" -caso N� D2000-1268- el Sr. Razzotti hab�a registrado indebidamente el nombre de dominio "" -como as� tambi�n el dominio "" no incluido en la respectiva demanda-. All� se consider� que el demandado, domiciliado en la misma ciudad que el demandante, no pod�a haber ignorado la existencia de la renombrada marca FRAVEGA de �ste �ltimo al momento de solicitar el registro del respectivo nombre de dominio y en consecuencia dispuso su transferencia a Fr�vega S.A.. Se pone de manifiesto la mala fe que conlleva la "labor" del Sr. Razzotti que consiste en registrar como nombres de dominio, y con un fin puramente especulativo, marcas de terceros.
Debe recordarse que el art�culo 953 del C�digo Civil de la Rep�blica Argentina menciona que "El objeto de los actos jur�dicos deben ser cosas que est�n en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de alg�n acto jur�dico, o hechos que no sean imposibles, il�citos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jur�dicos que no sean conformes a esta disposici�n, son nulos como si no tuviesen objeto".
B) El demandado.
El demandado no ha contestado la demanda, ni ha efectuado presentaci�n alguna al Centro o al Panel.
6. Debate y conclusiones.
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n nacionalidad y domicilio argentinos de la demandante y del demandado son de especial pertinencia, junto a las reglas de la pol�tica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional argentino.
6.2 Consideraciones sobre la falta de contestaci�n del demandado.
Antes de pasar al estudio de la concurrencia de los requisitos para la posible estimaci�n de la demanda, procede determinar la valoraci�n que merece al Panel el hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda presentada. El Panel estima que del solo hecho de la falta de contestaci�n no puede inferirse sin m�s la mala fe del demandado; pero es evidente que de la falta de contestaci�n tampoco pueden deducirse sin mas consecuencias favorables a ese mismo demandado (Ver Casos OMPI Cortefiel, S.A. v. Miguel Garc�a Quintas, caso D-2000-0140 y Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, caso D-2000-0162). Ante la falta de contestaci�n, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por �sta no se ven alteradas por una contestaci�n inexistente. El Panel tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por el demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panel, entre las que tiene especial relevancia el acceso a las p�ginas Web con los nombres de dominio objeto de controversia. En este sentido no cabe duda de que el hecho de que las p�ginas Web sigan inoperantes un año despu�s de haberse inscrito los nombres de dominio, y que en una de esas p�ginas apareciera el 23 de mayo de 2000, seg�n aparece probado en el expediente, la menci�n SITIO EN VENTA, son datos especialmente relevantes a tener en cuenta en la discusi�n para resolver el presente caso.
6.3 Examen de los requisitos para la posible estimaci�n de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la pol�tica uniforme.
Estos son:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derechos o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1. Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.
La demandante tiene firmemente establecidos derechos marcarios en la Argentina sobre la denominaci�n BANCO RIO. M�s de 40 de sus registros marcarios anteceden en fecha al registro de los nombres de dominio en disputa.
El cotejo de los tres nombres de dominio con la marca BANCO RIO de la Demandante resulta en que los mismos son id�nticos letra por letra a dicha marca. Si se tiene en cuenta la supresi�n del espacio intermedio entre "banco" y "rio", y la adici�n de los nombres de dominio gen�ricos del primer nivel ("gTLDs"), resultan al menos confundiblemente similares a la marca. Los espacios entre palabras - por razones t�cnicas - no pueden ser representados en un registro de nombre de dominio a no ser recurriendo a guiones, por lo que es com�n que se supriman. Desde temprano los paneles de la OMPI consideraron que la mera supresi�n de espacios no alcanza para distinguir a un nombre de dominio de una marca (Ver casos OMPI No. D99-0001 World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (se determin� que es id�ntico o confundiblemente similar a la marca WORLD WRESTLING FEDERATION); No. D00-0004 Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v.Shane Brown d/b/a Big Daddy�s Antiques (se decidi� que es id�ntico o confundiblemente similar a la marca AMERICAN VINTAGE); No. D2000-0007 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. v. Lauren Raymond (se decidi� que is id�ntico a la marca ALCOHOLICS ANONYMOUS). De all� parec�a desprenderse un principio que fue enunciado claramente en el caso D2000-0017 Draw-Tite, Inc. Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.Plattsburgh Spring Inc. : "el agregado o supresi�n de un gui�n o un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insubstancial en cuanto a la apariencia, pronunciaci�n y significado de los t�rminos". Ese criterio fue seguido uniformemente desde entonces.
La demandante ha probado el requisito de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(i).
6.3.2. Posible existencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la demandada titular del nombre de dominio.
Con respecto al uso de los tres nombres de dominio, el 23 de marzo de 2001, a trav�s de uno de sus miembros, el grupo se ha conectado en forma independiente con los tres sitios web correspondientes a los nombres de dominio en disputa. En el caso de www. ahora aparece s�lo una p�gina que dice "Coming soon! We recently registered our domain name at r!" ("�En breve vendremos! Recientemente hemos registrado nuestro nombre de dominio con r"), adem�s de publicidad de los servicios de esa entidad registradora. En los casos de www. y www. aparece un mensaje de error de DNS consistente en un texto de que no se puede mostrar la p�gina o de que no se pudo encontrar el servidor.
Ello significa que a todo efecto pr�ctico los tres sitios est�n inactivos. De ello no se puede inferir nada favorable al demandado en t�rminos de la Pol�tica, Par�grafo 4(c). En efecto, la falta de uso obliga a descartar las circunstancias de uso bona fide, o de uso leal o no comercial descritas en la Pol�tica, Par�grafos 4(c)(i) y 4(c)(iii). Por otra parte, ni se ha alegado ni es concebible que el demandado sea conocido corrientemente por alguno de los nombres de dominio. Esto es particularmente cierto, por cuanto el t�rmino Banco se refiere a un tipo de empresa que est� sujeta a inscripci�n y supervisi�n administrativa, y que no puede desempeñarse por personas individuales libremente. Ello conduce a descartar la circunstancia de la Pol�tica, Par�grafo 4(c)(ii). La falta de personaci�n y contestaci�n de la demanda tampoco permite inferir nada en favor del demandado, por lo que cabe concluir que este carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio (Pol�tica, par�grafo 4(a)(ii)).
6.3.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
A) Registro de mala fe
El demandado es el mismo del caso D2000-1268, decidido a favor de la demandante. En aquel caso uno de los panelistas que suscriben determin� que el demandado hab�a registrado a su nombre y (si bien este �ltimo no era objeto de la demanda), los que correspond�an a marcas ajenas y que el demandado no pod�a ignorar.
De acuerdo a la jurisprudencia de los paneles ello no permite determinar sin m�s que ha incurrido en una "conducta de esa �ndole" (a pattern of such conduct en el texto original ingl�s de la Pol�tica). En efecto, de varias decisiones parece desprenderse que ese patr�n de conducta debe consistir en un n�mero significativo de registros distintos. Parece evidente a este panel que cuanto m�s conocidas puedan ser esas marcas para el demandado, resulta razonable exigir un menor n�mero de registros abusivos para considerar que el requisito de conducta de esa indole se cumple en un caso determinado. El demandado ha registrado cinco nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas notorias o al menos muy conocidas en el pa�s y en la ciudad en que reside. Como ha registrado servilmente la marca BANCO RIO bajo los tres gTLDs relevantes (".com", ".net" y ".org") el demandado evidencia una intenci�n indudable de obstaculizar pr�cticamente el registro de dicha marca por parte de su leg�timo titular como nombre de dominio gen�rico abierto. Dado el car�cter de notorias o muy conocidas que revisten en la Argentina las marcas BANCO RIO (por su posici�n predominante en el sistema financiero argentino y el n�mero de sucursales que posee) y FRAVEGA (ver el caso Fravega citado) el panel considera satisfecho el requisito de la "conducta de esa �ndole" en la que ha incurrido el demandado, con lo que se reunen todos los elementos de la circunstancia de registro de mala fe contenida en la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(...), que dice:
" usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa �ndole".
Respecto del dominio est� probado que el demandado lo puso en venta en el correspondiente sitio web, de lo que se infiere que al registrarlo no puede sino haber tenido la intenci�n de venderlo con ganancia especulativa seg�n se describe en la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(i):
("[c]ircunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio".
Descartada una intenci�n de agravio gratuito, el grupo infiere que el modus operandi del demandado consiste en el cybersquatting t�pico que la Pol�tica de la ICANN apunta a desautorizar, y muy probablemente destinada a forzar al titular marcario a una negociaci�n del tipo "transferencia por precio". El demandado no ha contestado la demanda, ni tampoco contest� en su momento la intimaci�n que le curs� la demandante previo a este procedimiento. Ello conduce al grupo a inferir sin dudas que el registro de los tres nombres de dominio se hizo de mala fe (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)).
B) Uso de mala fe
La actual publicaci�n de una modesta leyenda con el texto "vendremos pronto!" en el sitio web de unida a la anterior oferta p�blica de venta en el mismo sitio permite inferir que el �nico uso perceptible del nombre de dominio es la oferta de venta, la que ha sido considerada un uso, y por añadidura, un uso comercial del nombre de dominio. Es tambi�n un uso de mala fe para muchos paneles de la OMPI desde el caso D99-0001 World Wrestling Federation, etc.
En cuanto a la falta de actividad de los otros dos sitios web, conforme a la doctrina del caso D2000-0003 Telstra, si se consideran todas las circunstancias del caso (entre ellas la falta de contestaci�n a la carta de cese de uso y la falta de contestaci�n de la demanda) es una inactividad de la que tambi�n este Panel infiere mala fe en el uso del nombre de dominio.
7. Decisi�n
En base a toda la fundamentaci�n anteriormente expuesta el Panel resuelve por unanimidad que la demandante ha probado, de acuerdo con el art�culo 4 apartado a) de la Pol�tica Uniforme que concurren los tres requisitos contemplados en dicho apartado y, consiguientemente el Panel Administrativo ordena que el registro de los nombres de dominio , y sean transferidos a la demandante.
Alberto Bercovitz
Presidente
Roberto A. Bianchi
Panelista
Mario A. Sol Muntañola
Panelista
Fecha: 2 de abril de 2001
Full & Egal Universal Law Academy