Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DE PANEL ADMINISTRATIVO
Universal City Studios, Inc. v. Javier Laguna García
Caso No. D2001-0384
1. Las Partes
El Demandante es Universal City Studios, Inc., empresa estadounidense con domicilio en 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, Estados Unidos (en adelante el "Demandante").
El Demandado es JAVIER LAGUNA GARCÍA, con domicilio en Vilaseca (sin denuncia de calle ni número) Tarragona, España (en adelante el "Demandado").
2. Nombre de dominio y Registrador
El nombre de dominio en disputa es . El registrador es Core Internet Council Of Registrars, con domicilio en World Trade Center II, 29, Route de Pre-Bois, CH-1215 Geneva, Suiza, a través de Nominalia Internet, S.L., con domicilio en Pg. Lluis Companys, 23, 08010 Barcelona, España (en adelante, conjuntamente, el "Registrador").
3. Historia Procesal
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió la Demanda del Demandante el 16 de Marzo de 2001 por correo electrónico y en copia firmada en papel el 19 de Marzo de 2001.
El Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos.
El Centro envió el 26 de Marzo de 2001 al Registrador un requerimiento de verificación de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 27 de Marzo de 2001 confirmando que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio esta en estado "activo". Al día siguiente, el Demandante modificó parcialmente la demanda.
Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Política") y del "Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante las "Reglas"), aprobados por la ICANN el día 24 de Octubre de 1999, así como del "Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI", (en adelante las "Reglas Adicionales), el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda, el 28 de Marzo de 2001.
El Demandado contestó la Demanda por correo electrónico y por copia firmada
el 12 de Abril de 2001, y el Centro envió un acuse de recibo ese mismo día.
El 20 de Abril de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista").
En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.
El 24 de Abril de 2001, el Panelista recibió vía courier una copia completa de la Demanda, la Contestación de Demanda, y de los correspondientes anexos.
4. Idioma del procedimiento
El Demandante pidió en el punto IV. 9. de la Demanda que se "acepte la lengua española como lengua del procedimiento", alegando entre otros motivos que "el registrador de este nombre de dominio .. tiene su domicilio legal en España", que "el contrato de registro suscrito por el demandado está en español" y que "el demandado es .. una persona física con residencia en España".
Conforme el párrafo 11 de las Reglas:
a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
Habiendo guardado silencio el Demandado sobre la petición del Demandante y redactado la Contestación de Demanda en idioma español, el Panelista decidió dictar la presente decisión en el idioma mencionado.
5. Hechos
Las Marcas de Comercio sobre las que se basa la Demanda son:
- UNIVERSAL STUDIOS PORT AVENTURA: El Demandante agregó copias probando haber obtenido de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro con fecha 22 de enero de 2001 de esta marca de Comercio en las clases 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 y 30. El Demandado no desconoció tales registros, aunque alegó que la solicitud de las marcas en fecha 2 de noviembre de 2000 resulta posterior al registro del nombre de dominio en disputa.
- UNIVERSAL�S PORT AVENTURA: El Demandante agregó copias probando haber obtenido de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro con fecha 20 de septiembre de 2000 de esta marca de Comercio en clases 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 41 y 42. El Demandado no desconoció tales registros, cuya solicitud es de fecha 2 de julio de 1998, anterior al registro del nombre de dominio en disputa realizado el 2 de mayo de 2000.
- PORT AVENTURA, PORT� AVENTURA y PORTAVENTURA: Registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en diversas clases por un titular anterior y luego transferidas al Demandante. El Demandado no desconoció tales registros.
- UNIVERSAL: Registrada en diversas clases y numerosos países. El Demandado no desconoció tales registros.
Agregando profusa documentación probatoria, el Demandante afirmó que "UNIVERSAL es una compañía líder en el sector del entretenimiento que viene desarrollando sus actividades desde hace más de 85 años .. las actividades de la demandante se han desarrollado en el sector de las películas, vídeos, programas y cadenas de televisión así como parques temáticos y de .. entre estos parques temáticos se encuentran: Universal Orlando, Universal Studios Hollywood, Universal Studios Port Aventura Spain, Universal Studios Experience Beijing y Universal Studios Japan."
El Demandante proporciona detalles sobre su parque temático "UNIVERSAL STUDIOS PORT AVENTURA, ubicado en Tarragona, entre los municipios turísticos de Villa-Seca y Salou .. inaugurado en el año 1995" con 3.100.000 visitantes el año 2.000 "con unos ingresos por ventas de 13.385 millones de pesetas y un número de empleados de 1.616 en 1998" y facturación de 16.064 millones de pesetas en 1999. Dice el Demandante que cada año "se destinan doce millones de euros .. para la campaña publicitaria de promoción". Agrega igualmente el Demandante evidencias de la magnitud de información que por medios "tradicionales" y en la Internet se relaciona con "Universal Studios" y con "Port Aventura".
Las alegaciones y pruebas reseñadas en los párrafos anteriores han sido sumariamente verificadas (con resultado positivo) mediante investigaciones en Internet por el Panelista y han sido consentidas por el Demandado, quien se ha limitado a discutir que el parque temático del Demandante es conocido como "Port Aventura" y no como "Universal Studios Port Aventura".
El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la decisión el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet produce acceso a las páginas que copia el Demandante en su Anexo 29, hecho que el demandado acepta, aunque alegando que durante cierto tiempo se exhibió el contenido mostrado por los Anexos 5 y 6 de la Contestación de Demanda, lo que coincide con lo afirmado también por el Demandante.
6. Argumentos de las partes.
6.1 Argumentos del Demandante.
El Demandante alega en apoyo de la Demanda:
a) Que el domicilio denunciado por el Demandado se encuentra en Vilaseca, uno de los municipios entre los que se ubica el parque temático UNIVERSAL STUDIOS PORT AVENTURA.
b) Que remitió al Demandado, con fecha 23 de Agosto de 2000, requerimiento informando de los derechos de marca de UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. notificando su voluntad de recuperar el nombre de dominio.
c) Que en respuesta al requerimiento, el Demandado se limitó a comunicar el nombre y domicilio de su letrado, quien al ser conectado solicitó por la cesión del nombre de dominio (se infiere que telefónicamente) "la cantidad de 6.000.000�- de Ptas. .. muy superior a lo que suponen los gastos por la adquisición, registro y mantenimiento del nombre de dominio".
d) Que para agosto de 2000 el demandado tenía embrionariamente desarrollada una página web bajo el nombre de dominio registrado, a través de un redireccionamiento a la URL con un contador de visitas.
e) Que inmediatamente después de recibir el Demandado el requerimiento aludido, modificó el contenido de su página web con el que actualmente se accede (verificado por el Panelista) con hipervínculos hacia el sitio del Demandante y hacia información incluyendo la referente a parques temáticos competidores con el del Demandante.
f) Que las marcas del Demandante tienen el carácter de "marcas notoriamente conocidas" y se benefician de la protección adicional que las Políticas conceden a éstas.
g) Que "no es discutible que LA UNIVERSAL sea titular de numerosos registros de marca UNIVERSAL, UNIVERSAL�S PORT AVENTURA, UNIVERSAL STUDIOS PORT AVENTURA y PORT AVENTURA y, por lo tanto, que se produzca una identidad o similitud incompatibilizadora entre estas marcas y el nombre de dominio en disputa".
h) Que "la introducción en el nombre de dominio del elemento de primer nivel ".com" o la eliminación del espaciado entre palabras" no "implica una diferenciación entre el nombre de dominio y las marcas prioritarias".
i) Que el Demandado carece de interés legítimo en el uso del nombre de dominio en disputa.
j) Que ni los disclaimers ni el contenido de las páginas Web son idóneos para purgar la mala fe de un uso abusivo de nombres de dominio.
k) Que "la importancia que en el tráfico mercantil están jugando las operaciones comerciales a través de Internet o la publicidad por esta vía, han exigido que compañías como la demandante operen a través de numerosos nombres de dominio .. por ello, el registro del nombre de dominio .. por un tercero, cercena los derechos de LA UNIVERSAL, por cuanto le impide comerciar y publicitarse en Internet a través de un nombre de dominio de segundo nivel, bajo el dominio genérico de primer nivel de mayor implantación ".com".
6.2 Argumentos del Demandado.
En apoyo de la Contestación de Demanda, el Demandado argumenta que:
a) El nombre de dominio en cuestión, no coincide con denominación bajo "la que es reconocido el demandante, sino que en su caso el nombre por el que públicamente se denomina al parque temático situado en Vila-seca y Salou es "Port Aventura".
b) "El demandante no ha mostrado interés en que su parque temático sea conocido como "Universal Studios Port Aventura", ya que en ningún momento ha corregido mediante notas de prensa o campañas específicas el uso de la que se ha evidenciado que realmente es su marca notoria: "Port Aventura".
c) A la fecha del registro del nombre de dominio el Demandante no tenía registrada una marca idéntica al mismo.
d) "El primer diseño de la web www. se componía de diversas fotografías de álbum familiar" del Demandado en visitas a parques temáticos "se trataba de un foro de aficionados a parques temáticos en ningún caso mediaba interés económico alguno" y en su contexto "el demandado facilitaba el acceso a la propia página del demandante".
e) Que el contenido de la página fue modificado luego del requerimiento del Demandante "con la intención de que el reclamante conociera el destino del dominio y que de esta manera desistiera en su reclamación infundada".
f) Que "el interés en el dominio es exclusivamente para un uso personal, deseando construir un sitio que pueda compartirse con aficionados a parques temáticos, que es el único colectivo que conoce y usa la denominación "universal studios port aventura", y que en ningún caso existe deseo de obtener beneficio económico".
g) Que "el dominio .com es utilizado universalmente para páginas personales, como es este caso, ya que siendo el dominio más conocido es el que el navegante de internet utiliza por defecto".
h) Que su respuesta al requerimiento del Demandante con comunicación del nombre de su letrado constituyó "una respuesta lógica a la recepción de una reclamación que efectúa el demandante vía gabinete de abogados, sin ninguna comunicación previa efectuada por el mismo demandante en forma amistosa planteando el conflicto habido en el dominio en disputa".
i) Que no ha ofrecido en venta al Demandante ni intentado vender a otros el nombre de dominio sino que por el contrario ofrece a terceros su uso gratuito en el texto de la página que al presente puede accederse en esa dirección de Internet.
j) Que no realiza ningún uso lucrativo del nombre de dominio ni de la página que a través del mismo se accede.
k) Que es falso que desde su página brinde acceso a un competidor del Demandante, puesto que solo existe un vínculo hacia la página de otro aficionado a parques temáticos, el cual posee hipervínculo a dicha localización.
7. Análisis y Conclusiones
Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el Panelista procederá a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones requeridas por la Política. Esta establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.
"4.a.(i) Identidad o similaridad que cause confusión"
Sin entrar a considerar la marca UNIVERSAL STUDIOS PORT AVENTURA, cuya solicitud por el Demandante es posterior al registro del nombre de dominio en conflicto, UNIVERSAL�S PORT AVENTURA, PORT AVENTURA, PORT� AVENTURA, PORTAVENTURA y UNIVERSAL, forman un cúmulo homogéneo e interconectado de marcas cuya antigüedad y alto renombre obligan a considerarlas en conjunto, puesto que la una se halla ligada a la otra en el conocimiento y la consideración del público. Sobre tal base, el Panelista considera que existe similaridad y alta probabilidad de confusión entre el nombre de dominio en disputa (que acumula la marca por la que es mundialmente conocida la empresa matriz con la denominación social de la misma y con la marca por la que es conocido uno de sus parques temáticos) y el conjunto de marcas comerciales del Demandante.
Como reiteradamente lo han establecido decisiones anteriores del Centro, el Panelista no considera que ni la similaridad ni el riesgo de confusión se atemperen por la inexistencia de espacios entre las palabras ni tampoco por el agregado de la extensión ".com", que por ser propia del gTDL del caso no debe considerarse parte del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, el requisito del parágrafo a.(i) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
"4.a.(ii) Ausencia de derechos o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio"
Las expresiones "universalstudiosportaventura", "Universal Studios", "Universal" o "Port Aventura" no forman parte del nombre personal del Demandado ni de la denominación de alguna de sus empresas o negocios.
La única relación que el Demandado alega con alguna de esas expresiones es su condición de aficionado a los parques temáticos y de vecino de un municipio donde se ubica aquél de propiedad del Demandante denominado "Port Aventura". Pero, como el propio Demandado destaca, el parque temático se conoce por la indicada denominación y no por la unión de la misma con la denominación societaria del Demandante, circunstancia que no apoya la idea de un genuino deseo de formar un centro virtual de encuentro para quienes poseen afición a los parques de entretenimientos. Parece bastante obvio que si el verdadero deseo del Demandado hubiera sido evocar el parque temático situado en el Municipio donde vive, lo hubiera aludido por su nombre y excluido del nombre de dominio la marca de la empresa propietaria.
Por otra parte, tal centro virtual de encuentro para los aficionados a parques temáticos no resulta más que una intención expresada pero no realizada a lo largo del año que media entre la fecha del registro del nombre de dominio por el Demandado y la de esta Decisión, debiendo notarse que la Contestación de Demanda afirma que al recibir noticia del reclamo en este caso "la (construcción de la) página tuvo que ser paralizada". No habiendo el Demandado alegado ni probado esfuerzo alguno para dar contenido al sitio, el Panelista debe concluir que nunca lo tuvo, por lo que la supuesta intención de utilizarlo algún día no puede ser recibida como prueba de un interés legítimo en el Caso. En anterior decisión, este Panelista sostuvo que la alegada voluntad de llevar a cabo un proyecto de sitio Web en algún futuro, no puede considerarse fuente de derechos o base para un interés legítimo en el uso de un nombre de dominio.
Por otra parte, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los parágrafos "i." a "iii." del artículo 4.c. de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso del nombre de dominio a los fines del parágrafo 4(a)(ii) de la Política.
En particular:
Sobre 4.(c)(i):
Admite el Demandante y alega el Demandado que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado usaba el nombre. de dominio. Ambas parte aceptan que lo hacía dando acceso a un sitio Web de diferente diseño que el actualmente accesible y ambas están de acuerdo en que dicho contenido era la página que el Demandante copia en el Anexo 28 de la Demanda y el Demandado en el Anexo 6-a de la Contestación de Demanda. Dicha página no es otra cosa que una de las usuales pantallas indicando un sitio en construcción (no otra cosa implica anunciar que "próximamente podrás disfrutar" e invitar a "visitarnos dentro de muy poco").
La mera enunciación de la promesa (nunca cumplida) de proporcionar un servicio a los usuarios de Internet, no equivale a haber "efectuado preparativos demostrables .. en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios", y por tanto la circunstancia justificativa prevista bajo el inciso examinado por la Política no se verifica en el caso.
Sobre 4.(c)(ii):
No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.
Sobre 4.(c)(iii):
No considera el Panelista, que el uso pasado (al que se hizo referencia en punto anterior) ni el uso presente del nombre de dominio en disputa constituyan un "uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio", como podría haber ocurrido si el Demandado realmente hubiera manifestado su argüida inclinación por los parques temáticos desplegando en las páginas del sitio Web descripciones textuales, imágenes, comentarios o críticas acerca de la empresa Universal Studios o de su establecimiento Port Aventura.
Sin poner en duda las alegaciones del Demandado acerca de su falta de "deseo de obtener beneficio económico" (y por lo tanto ausencia de finalidad comercial) no cabe duda de que la página actual no constituye un "uso" en el sentido jurídico de la palabra: mantener un sitio accesible pero sin cometido funcional alguno, desplegando una mera pantalla enunciativa de supuestas intenciones, sin ofrecer a los usuarios de Internet documento ni servicio alguno, constituye una actitud pasiva que resulta en la práctica una obstrucción al "uso" verdadero de la denominación para tales usuarios y para quienes en forma legítima y leal desearan darles acceso a documentos o servicios bajo ese nombre de dominio. No podría alegarse la excusa de "uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio" cuando solo se realiza un "uso pasivo" del mismo.
Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés legítimo en el uso del nombre de dominio . En consecuencia, el requisito del parágrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
"4.a.(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado"
Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar el nombre de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro parágrafos del artículo 4.(b) de la Política:
Sobre 4.(b)(i):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que el Demandado haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "el propósito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro del nombre de dominio". La propuesta telefónica de venta alegada por el Demandante no ha sido probada y el Demandado la niega terminantemente.
Sobre 4.(b)(ii):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente".
Sobre 4.(b)(iii):
El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio con el propósito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor".
Sobre 4.(b)(iv):
El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente el nombre de dominio como URL�s de algún sitio activo en la Web (ya que, como se dijo, tanto en sus versiones anteriores como en la actualmente mantenida por el Demandado, el sitio al que se accede usando el nombre de dominio en disputa debe calificarse como "pasivo") estaría realizando una "tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con propósito de lucro comercial" ya que en tal supuesto la similitud del nombre de dominio con las marcas del Demandante induciría a los usuarios de Internet a confundir el sitio identificado con el nombre de dominio en disputa con servicios en línea "provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por éste".
No resulta admisible la defensa del Demandado al descartar la posibilidad de confusión por parte de los usuarios de Internet en el caso de que llegara a "construir un sitio que pueda compartirse con aficionados a parques temáticos, que es el único colectivo que conoce y usa la denominación "universal studios port aventura". Precisamente esos aficionados -como el resto de los usuarios de Internet no podrían sino atribuir la titularidad del sitio Web a quien es propietario de las marcas que conforman el nombre de dominio y que constituyen referencias conocidas de memoria tanto por el público en general como por los aficionados de los parques de diversiones en particular. El Panelista da por seguro que de existir un servicio activo en una URL con texto idéntico a las Marcas de Comercio en cuestión, los usuarios de Internet tendrían motivos para pensar que el uso de la denominación como nombre de dominio implica alguna clase de participación del Demandante en el servicio ofrecido bajo el mismo.
En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró originalmente y usó ("pasivamente") luego el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, el requisito del Parágrafo a.(iii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
8. Decisión
El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre de dominio con mala fe.
En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. parágrafo (i) de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio se transfiera al Demandante.
Antonio Millé
Panelista Único
Fechado: 11 de mayo de 2001
Full & Egal Universal Law Academy