Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Turisme De Catalunya. v. Lucas Mas Brothers
Caso N� D2001-0390
1. Las Partes
El Demandante es Turisme de Catalunya, constituido conforme al derecho español, con domicilio social en Passeig de Gràcia, 105, 3r, 08008 Barcelona, España (el "Demandante"), representado por D. Marcelino Curell Aguilà, Passeig de Gràcia, 65 bis - 08008 Barcelona, España.
El Demandado, es Lucas Mas Brothers, con domicilio en Martí Julià, 6, 6� - 2� -08034 Barcelona, (el "Demandado").
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
Los nombres de dominio en disputa son: , , , , y , registrados en ENOM, INC., de 16771 NE 80th Street, syuite #100, Redmond, WA (el "Registrador").
3. Iter Procedimental
El 19 de marzo de 2001 la Demandante presentó por correo electrónico al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (el "Centro") una demanda de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN") el 26 de agosto de 1999 (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, adoptado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). El 20 de marzo de 2001 la demanda en papel fue recibida por el Centro. El 21 de marzo de 2001 el Centro acusó recibo de la demanda. El Demandante efectuó el pago del arancel por la tramitación del procedimiento.
El 22 de marzo de 2001, ante una consulta del Centro, este recibió una respuesta del Registrador sobre datos de registración y contactos correspondientes al nombre de dominio en cuestión. El 28 de marzo de 2001 el Centro notificó la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo.
El 16 de abril de 2001 la Demandada envió al Centro por correo electrónico la contestación a la demanda. El 18 de abril de 2001 el Centro acusó recibo de la contestación a la demanda.
Después de recibir la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de Nuno Cruz, el 15 de marzo de 2001 el Centro lo designó panelista único. Quedó establecido que la fecha límite para dictar resolución en el caso sería el 28 de mayo de 2001. De este modo, el Panel quedó constituido conforme a la Política y al Reglamento.
Por motivos de fuerza mayor, el Panelista solicitó al Cento una prórroga de la fecha para dictar la resolución hasta el dia 18 de junio de 2001.
No hubo otras presentaciones de las Partes. No se dictaron órdenes de procedimiento.
La demanda y su contestación se presentaron en español. De acuerdo al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel determina que el idioma del procedimiento sea el español.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias resultan de las alegaciones de las partes y de la documentación agregada, y que no han sido especificamente contestadas:
- El demandante, Turisme de Catalunya, es un consorcio integrado por la Generalidad de Cataluña (por medio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, al que está adscrito), por las entidades de promoción turística de carácter zonal y local, y por las asociaciones representativas del sector turístico.
- El demandante se constituyó mediante el Decreto 13/1986, de 16 de enero, con la denominación Consorci de Promoció Turística de Catalunya, y mediante el Decreto 83/1997, de 1 de abril, se cambió su denominación por la de Turisme de Catalunya y se modificaron sus estatutos, ampliando su objeto dentro del ámbito del márketing, la comercialización y la prestación de servicios turísticos.
- El demandante es titular de los siguientes registros de marca:
Marca internacional n� 701.996 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clases 16, 35, 38 y 39;
Marca española n� 2.051.745 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clase 16;
Marca española n� 2.051.746 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clase 35;
Marca española n� 2.051.747 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clase 39;
Marca española n� 2.051.748 "TURISME DE CATALUNYA" mixta, en clase 38;
Marca internacional n� 624.118 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clases 16, 35, 38 y 39;
Marca española n� 1.806.271 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clase 16;
Marca española n� 1.806.272 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clase 35;
Marca española n� 1.806.273 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clase 38;
Marca española n� 1.806.274 "CATALONIA TOURIST BOARD" mixta, en clase 39.
- En fecha 2 de febrero de 1998, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordó la inscripción del cambio de denominación del titular de, entre otras, las mencionadas marcas españolas, a favor de TURISME DE CATALUNYA, que es el titular actual de dichas marcas.
- En diciembre de 2000, coincidiendo con los preparativos de TURISME DE CATALUNYA para desarrollar un sitio web que alojara los servicios ofrecidos por el consorcio, el demandante observó que el nombre de dominio había sido registrado en fecha 17 de diciembre de 2000, constando como titular del mismo el demandado LUCAS MAS BROTHERS.
- Por este motivo, el demandante se puso en contacto con el demandado por medio del número de teléfono que consta en la base de datos "Whois" del registrador del nombre de dominio .
- Como consecuencia de la conversación telefónica sostenida con el demandado, TURISME DE CATALUNYA y LUCAS MAS BROTHERS acordaron celebrar una reunión en fecha 19 de febrero de 2001 en las dependencias del demandante.
- En esta reunión estuvieron presentes, por parte del demandante, el señor Alfons Rossell Roig, Subdirector de TURISME DE CATALUNYA, y la señora Marta Alañà Negre, miembro de la Asesoría Jurídica de TURISME DE CATALUNYA, y, por parte del demandado, la señora Mayra Mas Echevarría y el señor Carrasco.
- En esta reunión, la señora Mayra Mas Echevarría, actuando, según manifestó, en nombre de LUCAS MAS BROTHERS, ofreció vender el nombre de dominio a TURISME DE CATALUNYA. El demandante solicitó a la señora Mayra Mas Echevarría que dicho ofrecimiento de venta fuera realizado por escrito.
- En la misma fecha de la reunión, como se desprende de los datos obtenidos de la base de datos "Whois" del registrador interesado, LUCAS MAS BROTHERS procedió a registrar los nombres de dominio , , , y .
- En fecha 5 de marzo de 2001, el demandante recibió un escrito, de fecha 2 de marzo de 2001, firmado por la señora M. Olivia Lucas, ofreciendo al demandante la posibilidad de adquirir los nombres de dominio objeto de la demanda, así como el nombre de dominio , por un importe total de 105.000 Euros.
- El demandado Lucas mas Brothers no posee ningún derecho de marca sobre los signos distintivos "TURISME DE CATALUNYA", "TURISMO CATALUNYA" o "CATALONIA TOURISM".
- El demandante no ha concedido al demandado ninguna licencia de uso de sus marcas, ni le ha autorizado de algún otro modo a hacer uso de sus marcas.
5. Alegaciones de las Partes
5.1. El Demandante alega:
- Los nombres de dominio , y coinciden literalmente con el distintivo de las marcas "TURISME DE CATALUNYA" del demandante, la internacional n� 701.996 (en clases 16, 35, 38 y 39) y las españolas n� 2.051.745 (en clase 16), n� 2.051.746 (en clase 35), n� 2.051.747 (en clase 39) y la n� 2.051.748 (en clase 38)
- El nombre de dominio coincide asimismo con el distintivo de las mismas marcas del demandante. La única diferencia entre estas marcas y el nombre de dominio consiste en la sustitución de la preposición "de" por un guión, lo cual no es suficiente para evitar el riesgo de confusión entre el nombre de dominio y las marcas del demandante.
- El nombre de dominio es similar al distintivo de las mismas marcas del demandante. Las únicas diferencias entre estas marcas y el nombre de dominio consisten en la sustitución de la preposición "de" por un guión, y en la utilización del término "turismo" en lugar del término "turisme" (una traducción en lengua española del término en lengua catalana "turisme").
- El nombre de dominio es similar al distintivo de las marcas "CATALONIA TOURIST BOARD" del demandante, la n� 624.118 (en clases 16, 35, 38 y 39) y las españolas n� 1.806.271 (en clase 16), n� 1.806.272 (en clase 35), n� 1.806.273 (en clase 38) y la n� 1.806.274 (en clase 39).
- Las únicas diferencias entre el nombre de dominio y las citadas marcas consiste en la no utilización del término "board" y en la sustitución del término "tourist" por el término "tourism". Estas diferencias no son suficientes para evitar el riesgo de confusión entre el nombre de dominio y las marcas del demandante.
- A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que los términos "catalonia" y "tourism" que componen el nombre de dominio son la traducción en lengua inglesa de los términos en lengua catalana "catalunya" y "turisme" (en lengua española, "cataluña" y "turismo", respectivamente). Por este motivo, existe un riesgo evidente de confusión entre el nombre de dominio y las marcas del demandante consistentes en el distintivo "Turisme de Catalunya".
- De la denominación del demandado Lucas Mas Brothers no se desprende ningún derecho o interés legítimo respecto de los nombres de dominio objeto de la demanda.
- El registro de los nombres de dominio objeto de la demanda no responde a ningún interés legítimo del demandado.
- El ofrecimiento al demandante de venta de los nombres de dominio objeto de la demanda por un importe total de 105.000 Euros (17.470.530 pesetas), cantidad que supera sobradamente los costes relacionados con el registro de los nombres de dominio, circunstancia constituye una evidencia de que los mismos nombres de dominio han sido registrados con ânimo de lucro y, por ello, de mala fe.
- No hay evidencia de que las páginas web correspondientes a los nombres de dominio objeto de la demanda estén siendo utilizadas o en proceso de ser establecidas y desarrolladas para el ofrecimiento continuado de productos y/o servicios. Las páginas web correspondientes a los nombres de dominio en litigio no incorporan ningún contenido que permita establecer que el demandado ha utilizado los nombres de dominio o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización.
- El demandado, tras haber registrado el nombre de dominio y haber mantenido una reunión con el demandante con relación a dicho nombre de dominio, procedió a registrar, en la misma fecha de la reunión, los nombres de dominio , , , y , con el fin de impedir el registro por parte del demandante de un nombre de dominio correspondiente a sus marcas y forzarle, de esta forma, a aceptar el ofrecimiento de venta del demandado. Esta circunstancia constituye una evidencia de que los nombres de dominio objeto de la demanda han sido registrados con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar sus marcas como nombres de dominio.
- El demandado tiene registados en su favor otros nombres de dominio coincidentes con marcas conocidas y prestigiosas ("PADEVI" y "GRUPO BALAÑA"), en detrimento de los legitimos interesses de los titulares de dichas marcas.
5.2 El Demandado alega:
- La demanda carece de lo fundamental, la personalidad y legitimidad para ser partes, además de la imperfecta constitución de la litis.
- En cuanto al demandante, si bien en la demanda se le indentifica al demandante como Turisme de Catalunya, en ninguna parte de la misma, se recoge documentación alguna que refleje qué persona actúa en su nombre, con los poderes al efecto, la delegación de funciones o facultades en la escritura pública o inscripción en el Registro Mercantil, toda vez que se trata de una persona jurídica pública, actuando también sometida al Derecho Privado.
- La demanda también adolece de falta de legitimación pasiva, por cuanto que los titulares siempre fueron personas de nacionalidad estadounidense.
- No existe, ni en sentido estricto ni en sentido amplio, la pretendida identidad o similitud entre los nombres de dominio objecto de la demanda y las marcas que pertenecen al demandante.
- Como marcas, cabe ver y examinar los distintivos en sus colores, diseño de las letras, figuras y dibujos.
- También hay diferencias en las expresiones que constituyen las marcas y los nombres de dominio.
- Nadie pretende registrar en España la marca Turisme de Catalunya en las clases 16/35/38/39, pero tampoco existiría impedimento en que alguien lo hiciera en otra clase, y menos aún que lo hiciera en cualquier otro país del Mundo.
- Una vez que los verdaderos titulares de los nombres de dominio son de nacionalidad norteamericana, no les es aplicable la legislacion española, todo ello sin considerar que el demandante configura sus pretendidos derechos como expansivos hasta el infinito, conocido y desconocido, sea en clases, territorios, idiomas, espacios tecnológicos no regulados, o escasamente, en la actualidad, como Internet, etc.
- El presunto demandante no ha especificado qué tipo de interferencia o confusión puede darse, ya que ignora en qué parcela van a desarrollarse los dominios hoy en cuestion, y mucho menos, cuando desde la esfera privada, sin subvenciones no pueden realizarse objetivos de alcance de interés en general.
- Teniendo en cuenta la actividad estatutaria del demandante, es impossible que pueda darse confusión o similitud, dentro o fuera de España, entre los nombres de dominio .com y las marcas.
- Es simple y llanamente falsa la aseveracion de que el demandado no tiene derechos o interesses legitimos respecto de los nombres de dominio.
- El presunto demandado no persigue usurpar posiciones de entes, ni propiedad alguna, solo se ha apropiado legítimamente de inputs, en un mercado libre, liberal, legal, globalizado, y siempre con respeto exquisito a la legalidad.
- Como pruebas para refutar la carencia de derechos e interesses legitimos cabe decir que el presunto demandado y demandante están en idéntica situación, ya que, desde luego, el primero no había utilizado ni reparado en dicho dominio y, el último, ya ha recibido peticiones de servicios, a pesar de su corta vida.
- El demandado no desvía consumidores de manera equívoca, ya que son distintos los destinatarios y servicios que demandante y demandado pueden dar.
- El demandante pretende cobrar entre sus servicios la cesión del . com a sus integrantes cuando legalmente consigue esos objetivos con .es, .org o .gov.
- También es falso que el demandado haya registrado o usado los dominios con mala fe.
- El demandado nunca ha registado ni adquirido dominio alguno para venderselo ni alquilarselo al titular de la marca, a sus competidores, a ningún tipo de precio.
- Igualmente con los registros en cuestión, no es posible impedir al presunto demandante el ejercicio de sus fines estatutarios, además de disponer como el resto de organismos del .es o .gov.
- Tampoco se perturba la actividad comercial de competidor alguno, ya que el presunto demandante no realiza actividad comercial alguna acerca del mercado de consumidor final.
- Análogamente no se ha intentado atraer con ánimo de lucro ni mediante confusión con las marcas del presunto demandante a usuarios de la red, ya que el Turismo es Universal, Cataluña es patrimonio de todos y por las marcas y simbologia por ellos registradas, ninguna produce confusión.
- La mala fe se evidencia por parte del presunto demandante cuando arbitraria y caprichosamente pretende apropiarse para sí sin causa ni derecho alguno dominios en distintos idiomas, carentes de similitud, teniendo como institución pública el .es, y olvidando que la coherencia con sus planteamientos "patrimonialista-universal" debería abarcar a todas las clases de sus marcas, a todos los países, y a todos los puntos de la red, y a todos los idiomas del mundo, acciones que no ha realizado.
- En la demanda se miente en torno a la reunión mantenida en las oficinas del demandante el dia 19 de febrero de 2001.
- La oferta realizada por el demandado, en su carta de 2 de marzo de 2001, ha resultado de una insistencia desmedida del Sr. Rosell (del demandante), con la finalidad de tender una trampa al demandado.
- Ademas, dicha oferta fue honesta, razonada, cierta, y en el bien entendido de que el beneficiado final siempre iba a ser Cataluña.
6. Discusión
6.1 Aspectos Procesales
La Demanda
La demanda fue redactada de acuerdo con los requisitos procesales estipulados en el párrafo 3 del Reglamento, documentándose con varios elementos (Anexos [ A] a [ M] ).
El Demandante, mediante esta única demanda, pretende obtener remedios en relación a seis nombres de dominio. Teniendo en cuenta que el párrafo 3(c) del Reglamento estipula que la demande puede referirse a más de un nombre de dominio, a condición de que los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular (como en el presente caso), en Panel considera que esta demanda común es aceptable.
La Contestación
El Demandado presentó su contestación dentro del plazo estipulado en el párrafo 5(a) del Reglamento. Por otro lado, la contestación fue formulada de acuerdo con los otros requisitos procesales del mismo párrafo 5 del Reglamento.
6.2. Cuestión Previa - Legitimidad de las Partes
El demandado ha planteado la ilegitimidad del Demandante y del Demandado para ser Partes en este procedimiento. El Panel considera que debe examinar con carácter previo los argumentos del Demandado en cuanto a esta cuestión.
Legitimidad del Demandante
En este procedimiento, de acuerdo con la demanda formulada, se invoca que los nombres de dominio en cuestión son idénticos o similares a las marcas "TURISME DE CATALUNYA" y "CATALONIA TOURIST BOARD", cuyos registros se han mencionado arriba en el punto 4 de esta decisión.
Por otro lado, no cabe duda de que esos registros de marcas son de la titularidad del Demandante, en nombre de quien fue precisamente presentada la demanda.
Por esa razón, el Panel considera que es impertinente valorar la alegada existencia de motivaciones personales en el procedimiento de individuos relacionados con el Demandante, cuando es inequívoco que este procedimiento tiene por objeto defender los derechos e interesses de la entidad Demandante.
El Panel considera así que el Demandante es parte legítima en este procedimiento.
Legitimidad del Demandado
El Demandado sostiene su ilegitimidad pasiva para intervenir en este procedimiento, alegando que "�el verdadero titular de los dominios (�) no es LUCAS MAS BROTHERS, (�) por cuanto los titulares siempre fueron personas de nacionalidad estadounidense".
Sin menoscabo del respeto que se le debe al Demandado, el panelista se permite manifestar su desconfianza en cuanto a esta forma dudosa de argumento - la cual además ni siquiera es "original", puesto que el signatario lo ha visto utilizar en otros procedimientos (en los que, por coincidencia, se alegaba también que los verdaderos titulares de los dominios eran nacionales de los Estados Unidos�). La falta de credibilidad de este argumento resulta del hecho de que, en la contestación, no se presenta documento alguno en apoyo de tal argumento (por ejemplo, correspondencia entre el Demandado y el supuesto verdadero titular). Al contrario, esta argumentación del Demandado se traiciona en la carta que éste dirigió al Demandante, con fecha del 2 de febrero de 2001 (Anexo [ D] de la demanda), en cuyo punto 2 se afirma lo siguiente:
"Asimismo, buscábamos, como catalanes que somos�".
No obstante lo arriba expuesto, no cabe duda de que los nombres de dominio objeto de esta demanda están (por lo menos y seguramente, desde el punto de vista formal) registrados a favor de LUCAS MAS BROTHERS. Esta circunstancia basta, de acuerdo con el párrafo 2 del Reglamento, para determinar que el Panel considere al Demandado como parte legítima en este procedimiento.
6.3 Cuestión de Fondo-Base Legal Aplicable
En conformidad con el párrafo 4.a. de la Política, el Panel deberá determinar si está o no probado en este procedimiento que:
(i) El Demandado posee nombres de dominio idénticos similares hasta el punto de crear confusión con respecto las marcas de productos y de servicios sobre las que el demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
(iii) Los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.
6.4 Identidad o Similitud Confundible
Como afirman ambas Partes en este procedimiento, las marcas del Demandante son mixtas, o sea, se forman todas de una expresión ("TURISME DE CATALUNYA" en un caso, y "CATALONIA TOURIST BOARD" en el otro), con un elemento figurativo encima y también una reivindicación de colores. Sin embargo, dichas expresiones "TURISME DE CATALUNYA" y "CATALONIA TOURIST BOARD" corresponden a los únicos elementos denominativos de las marcas del Demandante, figurando además en ellas de modo perfectamente destacado y hasta independientes de los mencionados elementos figurativos.
Es decir que, al contrario de lo que ha sostenido el Demandado, es enteramente correcto hacer una comparación entre los nombres de dominio en cuestión y las marcas del Demandante, considerando solamente los elementos denominativos de las marcas. Eso corresponde, en el derecho marcario, a una fórmula universalmente consagrada en el análisis de la confundibilidad entre dos signos distintivos, según la cual la similitud del conjunto tanto puede resultar de la conjugación o combinación de varios elementos existentes en ambas marcas como de la existencia de un único elemento común, por ser éste tan saliente y predominante que domine el conjunto y le dé la similitud necesaria para determinar la confusión � cfr., por exemplo, Augustin RAMELLA, de Itália (Trattato della Proprietà Industriale - traducción española, Madrid, 1912, volumen II, n� 436, página 35), Paul MATHÉLY, de Francia (Le Droit Français des Signes Distintifs, páginas 524 y 555) y Justino CRUZ, de Portugal (Código da Propriedade Industrial anotado, 1985, página 220).
Podría cuestionarse, en otro contexto, la validez intrínseca de las expresiones "TURISME DE CATALUNYA" y "CATALONIA TOURIST BOARD" como signos con carácter distintivo para constituir marcas denominativas (debe notarse que el Demandado no ha planteado esta cuestión, por lo menos directamente, en la parte de su contestación dedicada a este punto). Sin embargo, en este procedimiento esa cuestión deja de tener razón de ser, teniendo presente que el Demandante TURISME DE CATALUNYA es precisamente la entidad oficial a la que la Generalidad de Cataluña encomendó la tarea de congregar las diversas entidades y asociaciones que representan y promueven el TURISMO en CATALUÑA. En otras palabras, el Demandante será exactamente la única entidad, pública o privada, que estará verdaderamente en una posición para reivindicar el derecho al uso y registro de la expresión "TURISME DE CATALUNYA" como su signo distintivo.
Al proceder a una comparación entre los nombres de dominio objeto de este procedimiento y las marcas del Demandante, es evidente para el Panel que las expresiones de los dominios:
"TURISMEDECATALUNYA�"
"TURISME-CATALUNYA�" y
"TURISMO-CATALUNYA�"
son una REPRODUCCIÓN (en algunos casos) o son prácticamente IDÉNTICAS a la expresión
"TURISME DE CATALUNYA"
de las marcas del DEMANDANTE (a saber, la Marca Internacional n� 701.996 y las Marcas españolas n�s 2.051.745 a 2.051.748). Las diferencias existentes entre esas expresiones son casi imperceptibles y resultan de la mera adaptación de las mismas, como signos marcarios, a la función de nombres de dominio.
La comparación del dominio
"CATALONIATOURISM�"
con la expresión
"CATALONIA TOURIST BOARD"
de las otras marcas del Demandante (la Marca Internacional n� 624.118 y las Marcas Españolas n�s 1.806.271 y 1.806.274) será más discutible que la que se hizo anteriormente, ya que la similitud entre las respectivas expresiones es menos evidente.
Sin embargo, ese análisis no tiene para el Panel una importancia determinante en la decisión en cuanto al dominio porque para el mismo Panel es decisiva "per se" la similitud de este dominio con las otras marcas "TURISME DE CATALUNYA" del Demandante. La expresión "CATALONIA TOURISM" no es más que la traducción inglesa de "TURISME DE CATALUNYA" y además es percibida por la generalidad de las personas como tal, especialmente porque son también muy similares desde los puntos de vista gráfico y fonético (en la práctica, ocurre solamente la inversión de la posición de las palabras componentes).
El Demandado sostiene también que las marcas del Demandante no pueden oponerse a los dominios (en particular, a los .com), ya que esas marcas no están protegidas para productos o servicios de otras clases (además de las clases 16, 35, 38 y 39), ni en otros países (además de España y de los países cubiertos por los registros internacionales). En la opinión del Demandado, la confusión en este caso sería hasta "imposible", teniendo en cuenta "los propios fines estatutarios" del Demandante, que (según afirma) no tiene "acción directa sobre el factor productivo �turista�, como consumidor final".
El Panel no está de acuerdo en absoluto con esta argumentación del Demandado - o por lo menos con las conclusiones que pretende hacer de tales afirmaciones.
Desde luego, se ha probado que el Demandante, a saber desde la modificación de sus estatutos en 1997, puede realizar, en el ámbito de su objeto, actos de comercio y actividades comerciales - en particular, en el "ámbito del márketing, la comerciaización y la prestación de servicios turísticos". Además, por lo que toca a este procedimiento, lo que es fundamental es determinar los productos y servicios para los que están protegidas las marcas opuestas a los dominios (antes que la propia actividad estatutaria del Demandante, su titular). Sin embargo, la verdad es que los productos y servicios (de las clases 16, 35, 38 y 39) para los que están registradas las marcas del Demandante están estrechamente relacionados con su objeto estatutario (la promoción del turismo).
Finalmente, no tiene fundamento la interpretación del párrafo 4.a.i) de la Política, según la cual sólo pueden oponerse a un dominio .com las marcas con protección total, a saber geográfica (en la generalidad de los países). Tal interpretación no se apoya en ninguna disposición de la Política y, además, aun conduciría a la imposibilidad práctica de su aplicación en cualquier caso.
Conforme a lo arriba expuesto, el Panel considera que todos los dominios son idénticos o similares a las marcas del Demandante.
6.5. Derechos o Intereses Legítimos respecto de los Nombres de Dominio
Se considera probado que el Demandado no posee ningún derecho de marca sobre las expresiones "TURISME DE CATALUNYA", "TURISMO CATALUNYA" o "CATALONIA TOURISM" y que el Demandante tampoco le ha concedido al Demandado una licencia o autorización para el uso de sus marcas registradas. Asimismo, como alega el Demandante, de la denominación del Demandado LUCAS MAS BROTHERS tampoco resulta un derecho o interés legítimo respecto de los nombres de dominio en cuestión.
En cuanto a los otros indicios de derechos o legítimos intereses indicados en el párrafo 4.c de la Política, el Demandado alegó que "se encuentra en fase de elaboración y ya ha recibido peticiones de servicios". Sin embargo, el Demandado no apoyó esta alegación con ningún elemento de prueba de su supuesta actividad y/o peticiones de sus servicios en Internet.
Tampoco es pertinente el argumento del Demandado respecto de la naturaleza de la actividad del Demandante. Como ya se ha mencionado más arriba (punto 6.4), las marcas opuestas a los nombres de dominio en cuestión están protegidas para productos (clase 16) y determinados servicios (clases 35, 38 y 39), cuyo objetivo está además previsto (o puede encuadrarse) en la actividad estatutaria del Demandante.
En cuanto a este punto, el Demandado, antes que intentar demostrar sus derechos o intereses sobre los dominios, intentó demostrar la falta de interés legítimo del Demandante respecto de los mismos. Sobre esta cuestión, el Panel considera que el Demandante, teniendo en cuenta su naturaleza y funciones - se trata de la entidad oficial a la que se encomendó la coordinación del Turismo en Cataluña - es precisamente la entidad que está en una posición para reivindicar la expresión "TURISME DE CATALUNYA" como su signo distintivo (la expresión corresponde además a su propia denominación social). En otras palabras, el Demandante será quizás la única entidad (con prevalencia sobre todas las otras, públicas o privadas, incluso por esta razón el Demandado) que puede reivindicar la utilización de la expresión "TURISME DE CATALUNYA" - tanto a título de marca o nombre comercial (por extensión "natural" de esos derechos) como nombre de dominio.
Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, el Panel considera también que se verifica la presuposición de que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de ninguno de los nombres de dominio.
6.6. Mala Fe
Como se ha señalado anteriormente, resulta de los hechos probados que el Demandante TURISME DE CATALUNYA no es simplemente una entidad catalana dedicada a la promoción del turismo en su territorio. El Demandante es la entidad oficial que se creó especialmente para la promoción del turismo en Cataluña.
Resulta también de las alegaciones de ambas Partes que el Demandante (precisamente como entidad pública que es) será conocida por la generalidad de la población (por lo menos de Cataluña) y será conocida justamente bajo su nombre, "TURISME DE CATALUNYA", el cual es asociado inmediatamente por la generalidad de la población al Demandante. Además, como ya se ha mencionado también, la propia expresión "TURISME DE CATALUNYA", como marca y/o nombre comercial, sólo tiene sentido cuando pertenece a una entidad con la naturaleza, las características y las funciones del Demandante.
Con estos comentarios preliminares, el Panel pretende apoyar su opinión de que, "prima facie", es difícil aceptar como pura coincidencia el hecho de que una entidad distinta del Demandante elija la expresión "TURISME DE CATALUNYA" como su nombre comercial, marca o (hablando del presente caso) como su nombre de dominio. No es creíble que alguien elija la expresión "TURISME DE CATALUNYA", sea a título que sea, sin ponderar que ése es el nombre de una entidad oficial catalana denominada TURISME DE CATALUNYA (como podría suceder en el caso de una marca formada de un término de fantasía y, en particular, poco conocida entre el público).
El Panel encuentra en esta constatación un primer indicio de que los nombres de dominio fueron elegidos y registrados de mala fe por el Demandado.
En defensa de su posición, el Demandado sostiene que con los nombres de dominio registrados a su favor no es posible impedir o perjudicar la actividad estatutaria del Demandante, ya que (por un lado) éste no es un "competidor" suyo, por no realizar actividad comercial alguna acerca del mercado de consumidor final y también (por otro lado) porque el Demandante puede como alternativa utilizar otros dominios, como los .es, .gov o .org.
El Panel no está de acuerdo con estos argumentos.
En realidad, se ha probado que el Demandante, en perseguimiento de sus fines estatutarios, puede efectivamente practicar actos de comercio o actividades comerciales. En este sentido, y cuando ejerce esas actividades, el Demandante puede actuar de competidor de otras entidades (incluso empresas) del sector del turismo.
Tampoco es relevante, por lo que toca a este procedimiento, que el Demandante pueda actuar de manera alternativa en Internet a través de otros gTLDs o de los ccTLDs. En realidad, no sólo el dominio .com es apropiado para la actividad comercial, sino también se ha probado incluso que el Demandado ocupó también los dominios .net y .org, lo que hizo además solamente después de la reunión mantenida con el Demandante - un hecho (éste último) que no explicó ni siquiera comentó en la contestación a la demanda y que, en la opinión del Panel, es por sí solo otro indicio o manifestación de la mala fe del Demandante.
En cuanto al requisito de la mala fe, el Demandado repite su argumento de que las marcas del Demandante sólo podrían oponerse a los dominios en cuestión si abarcaran "todas las clases" y "todos los países". El Panel, en el punto 6 de esta decisión, ya ha tenido la oportunidad de manifestar y justificar su desacuerdo frontal con esta interpretación peregrina del párrafo 4. a. i) de la Política.
Finalmente, en la opinión del Panel, es un hecho incontestable que el Demandado, por medio de la carta con fecha del 2 de marzo de 2001, hizo una propuesta de compra de los diversos nombres de dominio objeto de este procedimiento. El precio pedido por la cesión de los nombres - 105.000 Euros - excede largamente de cualquier suma que el Demandado pudiera haber gastado con los registros de los dominios o con la preparación de los "sites" correspondientes, incluso los que mencionó (pero sin documentarlos en la contestación) en el punto 3 de su carta del 2 de marzo de 2001. De este modo, parece no ser necesario comentar la credibilidad de las explicaciones presentadas por el Demandado sobre este aspecto, y se considera que se verifica también "in casu" la circunstancia estipulada en el párrafo 4. b. iii) de la Política.
Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, el Panel considera que se ha probado que los nombres de dominio fueron registrados y usados de mala fe.
7. Resolución
El Panel ha determinado que los seis nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión a las marcas del Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio, y que el Demandado ha registrado y usado los nombres de dominio de mala fe.
Por ello, conforme a la Política, Parágrafo 4(i), y al Reglamento, Parágrafo 15, el Panel resuelve que los registros de todos los seis nombres de dominio sean transferidos al Demandante.
Nuno Cruz
Panelista Único
Fecha: 18 de Junio de 2001
Full & Egal Universal Law Academy