Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Jos� Charroalde o BOSSTEL 21 S.L.
Caso No. D2001-0582
1. Las Partes
La Demandante es Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), una sociedad an�nima española, con sede principal en Edificio Inditex, Avda. de la Diputaci�n, Arteixo 15142, La Coruña, España, representada en este procedimiento por la Sra. Helena Fern�ndez Gonz�lez, de Clarke, Modet & Co., Madrid, España.
La persona citada como Demandado por la Demandante, de acuerdo a la base de datos Whois de la entidad registradora R es el señor Jos� Charroalde, con domicilio en Avda. Santa Ana, 16 - 8�b, Lejona, VI 48940, España. Quien efectivamente se ha presentado a contestar la demanda es la sociedad limitada española BOSSTEL 21 S.L., (en adelante "BOSSTEL"), con domicilio social en calle Estartetxe 17, 48940 LEIOA (Bizkaia), España, representada en este procedimiento por Borja Ayestaran Bea, de Juan XXIII 1 Entpta., 48970 Basauri (Bizkaia), España, e indicando como persona de contacto al Sr. Jos� Ram�n Txarroalde, con igual direcci�n que BOSSTEL. El Panel considera que el demandado en este procedimiento es el señor Charroalde quien tambi�n act�a como BOSSTEL, y que la contestaci�n de la demanda presentada por la mercantil lo ha sido tambi�n en nombre de la persona individual del Demandado. As� deber� constar en la car�tula de este procedimiento. Ver lo resuelto al punto 6.1. infra.
2. El nombre de dominio y la entidad registradora
El nombre de dominio en disputa es , registrado ante R, de 575 8th Ave., 11th Floor, New York, NY 10018, EE.UU.
3. Iter procedimental
El 23 de abril de 2001 se present� por v�a electr�nica al Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI una demanda que se somete a decisi�n de acuerdo a la Pol�tica Uniforme para la Resoluci�n de Disputas sobre Nombres de Dominio adoptada por la Corporaci�n de Internet para la Asignaci�n de Nombres y N�meros (ICANN) el 26 de agosto de 1999 (la Pol�tica), el Reglamento para la Pol�tica Uniforme para la Resoluci�n de Disputas sobre Nombres de Dominio, aprobado por ICANN el 24 de octubre de 1999 (el Reglamento) y el Reglamento Adicional para la Pol�tica Uniforme para la Resoluci�n de Disputas sobre Nombres de Dominio (Reglamento Adicional). El 24 de abril de 2001 la demanda se envi� en soporte papel. El mismo d�a el Centro acus� recibo de la demanda.
El 25 de abril de 2001 la entidad registradora correspondiente envi� una confirmaci�n de los datos de registro del nombre de dominio, en respuesta al pedido del Centro.
El 1� de mayo de 2001 el Centro procedi� a constatar el cumplimiento de requisitos formales por la demanda, y a notificar al Demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. El 19 de mayo de 2001 el Demandado envi� su contestaci�n de demanda mediante un correo electr�nico al Centro.
El 22 de mayo de 2001 el Demandado envi� su contestaci�n de demanda en soporte papel. En la contestaci�n de demanda BOSSTEL solicita que el idioma del procedimiento sea el español.
El 26 de junio de 2001, despu�s de haber recibido la Declaraci�n de Aceptaci�n, Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo design� miembro �nico del grupo administrativo de expertos (Panel Administrativo o Panel) en este procedimiento. La fecha l�mite para que el Panel emita su decisi�n en la disputa es el 9 de julio de 2001.
El d�a 26 de junio de 2001 el Panel dict� la orden de procedimiento Nro. 1, que dice:
1. Considerando que el d�a de la fecha ha sido designado el Panel Administrativo, y que el mismo s�lo ha recibido la versi�n electr�nica del expediente, con la demanda y la contestaci�n de demanda, sin anexos;
2. Teniendo en cuenta que las Partes en este procedimiento son de nacionalidad española o residen en España, y que el panelista actuante tiene como lengua la española y conoce y utiliza suficientemente el idioma ingl�s;
3. Teniendo en cuenta que la demanda se ha presentado en ingl�s, aunque acompañando ciertos documentos en español sin traducci�n al ingl�s por no considerarlo necesario (punto V, 13 de la demanda);
4. Teniendo asimismo en cuenta que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa est� en idioma ingl�s (punto IV, 11 de la demanda) y que el Par�grafo 11 del Reglamento establece que el idioma de ese contrato, salvo acuerdo de partes o que el Panel determine otra cosa, ser� el idioma del procedimiento;
5. Teniendo adem�s en cuenta que el demandado ha solicitado en los puntos IV, 11 y VII de la contestaci�n de demanda que por ser ambas partes de nacionalidad española el procedimiento se tramite en español, aunque sin haber cuestionado la procedencia de la elecci�n del idioma utilizado en la demanda ni haber expresado que no ha comprendido el idioma de la demanda; por el contrario, el demandado se refiere sin observaciones a varias porciones de la demanda tomando posici�n frente a ellas, aceptando o rechazando las mismas;
6. Teniendo finalmente en cuenta que resulta necesario que el Panel decida sobre esta cuesti�n de inmediato y de manera equitativa, aunque sin afectar los actos cumplidos antes de la designaci�n del panelista por el Centro, y sin demorar el tr�mite del procedimiento ni aumentar sus costos para las Partes,
El Panel Administrativo, conforme con el Par�grafo 11 del Reglamento resuelve:
a) El procedimiento continuar� en idioma español, en el que ser� redactada la presente orden, cualesquiera otras �rdenes del Panel, as� como comunicaciones de las Partes y la decisi�n sobre el m�rito de esta disputa.
b) No requerir traducci�n de las presentaciones de las partes anteriores a la presente orden ni de sus documentos anexos.
Con fecha 29 de junio de 2001 la Demandante present� un pedido de admisi�n de ciertas alegaciones en relaci�n con la contestaci�n de demanda presentada por Bosstel 21 S.L., en particular planteando la Demandante la falta de legtimaci�n activa de aqu�lla para estar en este procedimiento.
Con fecha 2 de julio de 2001 el Panel dict� la orden de procedimiento Nro. 2, que dice:
1. Habiendo la demandante con fecha 29 de junio de 2001 solicitado al Panel se le admita una presentaci�n en la que cuestiona la legitimaci�n pasiva de la entidad que se ha presentado a contestar la demanda, a la vez que efect�a otras observaciones a la contestaci�n de demanda.
2. Considerando el Panel que la demandante se puede haber considerado con derecho a la petici�n, y que el demandado citado por la demandante y la entidad mencionada deben tener la oportunidad de contestar la petici�n.
El Panel Administrativo resuelve:
a) Admitir para la consideraci�n del Panel la presentaci�n de la demandante de fecha 29 de junio de 2001, con sus anexos.
b) Otorgar hasta el d�a 5 de julio de 2001 inclusive al demandado citado por la demandante y a la entidad que se ha presentado a contestar la demanda la oportunidad para contestar la presentaci�n mencionada en a). La contestaci�n deber� efectuarse por e-mail cursado al Panel, con copia a la Demandante y al Administrador del Caso. En caso de contener anexos en formato no electr�nico, �stos deber�n enviarse por facs�mil al n�mero 54-11-43253155 del panelista, y a los n�meros identificados a ese efecto respectivamente por la Demandante y el Administrador del caso.
c) No admitir ninguna otra presentaci�n de las Partes en este procedimiento.
El 5 de julio de 2001 (dentro del plazo que le fue acordado) BOSSTEL present� un escrito por e-mail, en contestaci�n de las alegaciones de la Demandante de fecha 29 de junio de 2001, el que se admite para la consideraci�n del Panel.
El Panel determina que ha sido correctamente constituido, que la demanda ha cumplido con los requisitos formales exigidos, y que se han pagado los aranceles correspondientes.
4. Antecedentes de hecho
La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios:
REGISTRO No.
FECHA CONCESION
PAÍS DE REGISTRO
MARCA
2117633
22/02/1999
ESPAÑA
PULL & BEAR
1123513
05/05/1987
ESPAÑA
PULL & BEAR
1658702
01/08/1992
ESPAÑA
PULL & BEAR
1658696
21/11/1994
ESPAÑA
PULL & BEAR
112813
14/12/2000
MARCA COMUNITARIA
PULL & BEAR
616136
21/03/1994
INTERNACIONAL
PULL & BEAR
620575
24/05/1994
INTERNACIONAL
PULL & BEAR
630069
30/12/1994
INTERNACIONAL
PULL & BEAR
1776594
15/06/1993
ESTADOS UNIDOS
PULL & BEAR
817711732
19/03/1996
BRASIL
PULL & BEAR
1506717
28/02/1994
ARGENTINA
PULL & BEAR
337852
23/04/1996
COREA DEL SUR
PULL & BEAR
A 624593
26/07/1995
AUSTRALIA
PULL & BEAR
234942
14/07/1995
NUEVA ZELANDA
PULL & BEAR
4452/1993
18/06/1993
DINAMARCA
PULL & BEAR
256128
04/03/1994
SUECIA
PULL & BEAR
136690
25/04/1994
FINLANDIA
PULL & BEAR
4164676
10/07/1998
JAPON
PULL & BEAR
La Demandante ha usado y promovido su marca "PULL & BEAR" desde 1985 para indumentaria, calzado, sombreros y ropa deportiva, junto con accesorios para vestimenta, agua de colonia y distintas clases de accesorios de toilette para damas y caballeros.
El volumen de ventas para la marca PULL & BEAR en 1999 fue de US$ 120 millones. Para el año 2000 el volumen de ventas ha sido aproximadamente de US$ 140 millones.
La Demandante es titular de los nombres de dominio (a trav�s de una compañ�a subsidiaria totalmente controlada), , , , y .
El 17 de enero de 2000 el Demandado registr� el nombre de dominio ante la entidad registradora R.
El 15 de noviembre de 2000 la Demandante envi� al Demandado una carta de cese de uso y en la que se le manifestaba que el registro del nombre de dominio se consideraba infracci�n marcaria. La carta no fue contestada por el Demandado.
El acuerdo de registro de R de acuerdo al cual se efectu� el registro del nombre de dominio en disputa incorpora por referencia a la Pol�tica de la ICANN en vigencia, la que determina que este Panel es competente para la resoluci�n de la disputa en el presente procedimiento.
5. Alegaciones de las partes
A. Demandante (escrito de demanda):
- El nombre de dominio en disputa y las marcas de la demandante son absolutamente id�nticos. El s�mbolo "&" que figura en las marcas no est� disponible para registrar nombres de dominio, y es equivalente a "and" (en ingl�s). El demandado simplemente tradujo el significado de dicho signo en palabras para conseguir el registro de la marca "PULL & BEAR" como nombre de dominio .
- El demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. No hay persona alguna, salvo la demandante misma, que posea derechos marcarios sobre PULL & BEAR en España, a menos que lo autorice la demandante, lo que no es el caso del demandado. El demandado vive en España y es muy probablemente ciudadano español de acuerdo a su nombre y domicilio; vive en el �rea geogr�fica donde la marca PULL & BEAR es famosa, y donde los productos y tiendas PULL & BEAR se promocionan en los medios y est�n presentes en el mercado, como tambi�n lo son en la provincia de residencia del demandado. En Vizcaya hay cinco establecimientos con el nombre comercial PULL & BEAR y donde se venden en exclusiva productos con la marca PULL & BEAR. La demandante no puede entender que el demandado tenga buena fe, basada en la ausencia de conocimiento de la marca PULL & BEAR, por las razones indicadas.
- El demandado tiene su residencia en una direcci�n ubicada a cinco minutos de un centro comercial donde existe un punto de venta de PULL & BEAR. Ello prueba el conocimiento de la marca que tiene el demandado y su intenci�n de obtener un beneficio con el registro de una marca famosa como nombre de dominio.
- Debido a la ocupaci�n del nombre de dominio la Demandante ha sido obligada a alojar su sitio web bajo el nombre de dominio , ya que el demandado no est� permitiendo a la Demandante que desarrolle su actividad comercial en la Internet bajo , que representa de manera exacta y completa la marca de la Demandante.
- La mayor parte de los consumidores españoles identificar�an inmediatamente la marca "PULL & BEAR", y la relacionar�an con la Demandante. Si existiera una clasificaci�n de marcas famosas o renombradas en España PULL & BEAR estar�a incluida en ella cualquiera fuera el criterio para confeccionar la lista.
- El prop�sito presunto del demandado para registrar el nombre de dominio ha sido revend�rselo a la demandante o quiz�, alquil�rselo.
- La falta de uso del nombre de dominio es una evidencia de mala fe, o sugiere mala fe oportunista, o es prueba de "acaparamiento" del nombre de dominio. La cuesti�n principal no es si el demandado est� ejecutando una acci�n positiva de mala fe en relaci�n al nombre de dominio, sino si �teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso � puede decirse que el demandado est� actuando de mala fe. No es concebible que la persona o personas detr�s del demandado no sean conscientes de que la marca en cuesti�n es bien conocida. Corresponde que el panel aplique el derecho nacional y los principios del mismo cuando las partes tienen su residencia en el mismo pa�s. En el caso corresponde la aplicaci�n de la ley española de marcas de 1988, especialmente art�culos 30 y 31, la Convenci�n de Par�s, art�culo 6bis 1 y el acuerdo ADPIC/TRIPS.
B. Demandado (contestaci�n de demanda):
- El demandado en el presente procedimiento administrativo es BOSSTEL 21 S.L., su domicilio social se halla en la calle Estartetxe 17, 48940 LEIOA (Bizkaia) ESPAÑA.
- El demandado ostenta derechos e intereses leg�timos con respecto al nombre de dominio a los efectos del p�rrafo 4 (a) (ii), mediante la acreditaci�n de los preparativos demostrables de uso del nombre de dominio en relaci�n a una oferta seria de productos y servicios (conforme se establece en el p�rrafo 4 (c) (i)), y que el demandado est� haciendo un uso no comercial leg�timo y justo del nombre de dominio, sin el prop�sito de un beneficio comercial para alejar engañosamente a los consumidores o desacreditar la marca o marca de servicio en cuesti�n (conforme se establece en el p�rrafo 4 (c) (iii)).
- No se niega lo afirmado por la Demandante en cuanto a las marcas "PULL&BEAR" registradas por el demandante para la explotaci�n de sus negocios de ropa, calzados, sombrerer�a, ropa de sport, accesorios de ropa, agua de colonia y diferentes tipos de accesorios de baño y maquillajes para hombres y mujeres, y su identidad fon�tica con el dominio . Se niega que el demandante haya sido obligado a presentar su website bajo el nombre de , ya que este dominio fue registrado con fecha 21.01.97. Asimismo, el demandante, tiene registrados los dominios y , con fechas 17.09.99 y 06.10.99. El dominio objeto del presente procedimiento administrativo fue registrado con fecha 17.01.00, por el demandado y por lo tanto no es cierta la afirmaci�n de que la demandante se ha visto obligado a presentar su website bajo el nombre , ya que siempre lo ha hecho as�, y con anterioridad a la inscripci�n del dominio por el demandado.
- Se niega el car�cter notorio de la marca PULL&BEAR como marca de prendas de vestir, desconoci�ndose su existencia.
- Se niega que le fuera notificada a BOSSTEL acta notarial alguna, por parte del demandante.
- No es cierto que no existe ninguna persona ni corporaci�n para el uso de la marca PULL&BEAR. La corporaci�n demandada BOSSTEL 21 S.L. tiene solicitada la marca mixta de "pullandbear telecomunicaciones", con el n�mero 2374638 (6), de clase 38, para los "servicios de alquiler de aparatos de telecomunicaciones (fax, m�dems, tel�fonos); servicios de telecomunicaciones a trav�s de redes mundiales de comunicaci�n; servicios de transmisi�n de mensajes, im�genes o comunicaciones asistidas por ordenador; mensajer�a electr�nica". Dicha solicitud ha sido publicada en el Bolet�n de la Propiedad Industrial en España, con
fecha 16 de Marzo de 2001, como se acredita en ANEXO II, sin que la misma haya sido impugnada.
- El demandado tiene un inter�s leg�timo en el uso del dominio cuestionado, puesto que ejerce una actividad econ�mica de prestaci�n de servicios. As�, la demandada cuenta con un pabell�n (almac�n) y un local abierto al p�blico.
- Si bien el dominio controvertido y la marca PULL&BEAR" son fon�ticamente id�nticos, los servicios a que se refiere aqu�l y los productos que se identifican con esta, son totalmente diferentes por lo que no cabe confusi�n ante los consumidores. Llamamos la atenci�n del Tribunal en el sentido de que seg�n el derecho español, las marcas sirven para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios id�nticos o similares de otra persona, seg�n la Ley española 32/1988 de Marcas (aludida por la demandante). Asimismo, resulta de inter�s la Sentencia del Tribunal Supremo Español de su Sala 1�, de fecha 17 de marzo de 2000 y que se acompaña mediante ANEXO IV, y que consagra el principio de especialidad en la respectiva tutela de cada una de las marcas.
- El demandado tiene derechos e intereses leg�timos con respecto al nombre de dominio al tener solicitada y publicada la marca "pullandbear telecomunicaciones" ante la Oficina española de marcas y patentes y adem�s, el demandado ejerce una actividad econ�mica de prestaci�n de servicios de telecomunicaciones, con un establecimiento abierto al p�blico.
- En absoluto cabe concluir que el nombre de dominio ha sido registrado y est� siendo utilizado de mala fe. Dicho nombre de dominio ha sido registrado para el diseño de una p�gina Web que comercialice los servicios (telecomunicaciones) a que se dedica la demandada, absolutamente diferentes a los productos que comercializa la demandante. Tampoco cabe afirmar que el dominio se ha registrado con el fin de impedir su uso al demandante, como quiera que �ste usaba el dominio , con anterioridad al registro por el demandado del dominio hoy controvertido.
C) Demandante (presentaci�n del 29 de junio de 2001):
- En este procedimiento debe actuar la persona que consta como titular en el contrato de registro �Jos� Charroalde- y por consiguiente en el whois como demandado y no un tercero -Bosstel 21, S.L.- absolutamente desconocido hasta el momento presente. Se podr�a aplicar el art. 10 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil en España, que señala: "ser�n considerados partes leg�timas quienes comparezcan y act�en en juicio como titulares de la relaci�n jur�dica u objeto litigioso". El demandado recibi� un requerimiento, por lo que pudo haber informado en ese momento que la parte interesada era la sociedad Bosstel 21, S.L.y acreditar su relaci�n con el titular del nombre de dominio, cosa que no hizo. En una clara demostraci�n de mala fe el demandado efectu� la solicitud de marca española n� 2.374.638/6 "Pullandbear telecomunicaciones" a nombre de Bosstel 21, S.L., al efecto de no ser asociada con la personalidad del titular de la marca con el titular del nombre de dominio.
- El demandante, a pesar de lo que indica en su contestaci�n el demandado, ha presentado escrito de alegaciones ante la OEPM (adjuntamos el escrito como Anexo A) objetando el acceso al registro de la marca presentada por Bosstel 21, S.L. por infringir los derechos de varias marcas registradas por el demandante, gozando adem�s dichas marcas de un reconocimiento y renombre en España, donde la solicitud de marca tiene efectos. Por lo tanto dicha solicitud de marca es una clara muestra de la mala fe que mueve al demandado. La marca española n� 2.374.638/6 se solicita unos meses despu�s de haber recibido el requerimiento enviado por la demandante, siendo perfectamente consciente de la infracci�n que supon�a dicha solicitud en los derechos de exclusividad que asisten a Industria de Diseño Textil, S.A. Dicha solicitud supone por tanto una prueba evidente de la mala fe demostrada hasta entonces, reforzada por el conocimiento de la existencia de derechos de exclusividad de los que goza el demandante.
- Al objeto de establecer una cronolog�a de los hechos y circunstancias que han tenido lugar y han de ser consideradas por el panelista, se muestra una descripci�n de los mismos:
Fecha registro nombre de dominio: 17/01/2000
Fecha Requerimiento: 16/11/2000
Fecha solicitud de marca: 31/01/2001
Fecha de presentaci�n de la demanda: 23/04/2001
Fecha de presentaci�n de alegaciones contra la solicitud de marca de Bosstel ante la OEPM: 29/05/2001
- El titular del nombre de dominio impugnado posee intereses obvios en Bosstel 21, S.L. ya que es el administrador solidario de dicha sociedad, y evidentemente ten�a conocimiento de cada uno de los hechos arriba descritos, es decir, de la solicitud del nombre de dominio, del contenido del requerimiento, de la solicitud de marca y de la interposici�n de la demanda.
- La r�plica a la demanda vulnera uno de los principios b�sicos de la Pol�tica de Resoluci�n de Controversias de ICANN adem�s de contravenir y no respetar los Principios generales de Derecho Procesal respecto a la legitimaci�n pasiva.
- Si bien es cierto que una marca est� asociada a unos determinados productos y servicios en virtud de la Clasificaci�n Internacional de Productos y Servicios de Niza de 15 de Junio de 1957 y es aplicable al mundo real, esta circunstancia no concurre en el mundo virtual, de tal forma que s�lo es posible un �nico nombre de dominio para todo tipo de productos y servicios, no cabiendo la posibilidad de que coexistan dos nombres de dominio id�nticos.
- De esta forma, el leg�timo titular de la marca se ve obstaculizado para actuar en la Red bajo la marca por la que es conocida en el mundo real y para vender los productos identificados por el p�blico bajo la marca "pull & bear".
- Se solicita que la r�plica presentada no se tenga en consideraci�n en el procedimiento, ya que no ha sido presentada por persona legitimada para ello, y que los hechos y cronolog�a detallados en este escrito se incluyan entre los elementos justificativos de la mala fe imputable al demandado (solicitud de marca y ocultaci�n de identidad en la r�plica a la demanda, contestando un tercero que no guarda relaci�n con el procedimiento y que no se encuentra legitimado para contestar).
D) Demandado (Contestaci�n de BOSSTEL del 5 de julio de 2001 a las alegaciones del 29 junio de 2001 de la Demandante):
- Existe una identidad entre la persona f�sica D. JOSE CHARROALDE, y la persona jur�dica BOSSTEL 21 S.L. Jos� Charroalde interviene en este proceso como persona de contacto del demandado, es administrador del demandado y propietario mayoritario. La sociedad BOSSTEL 21 S.L., es la forma jur�dica utilizada por el demandado para el desarrollo de su actividad mercantil, esto es, constituye �nicamente un instrumento del que se sirve D. JOSE CHARROALDE y por lo tanto dicha sociedad carece de la condici�n de tercero. No existe ninguna dificultad en admitir a BOSSTEL 21 S.L. en la posici�n del demandado, ya que �sta act�a a trav�s de D. JOSE CHARROALDE, es propiedad del mismo, y �ste conoce perfectamente el proceso formando parte de �l.
- Seg�n las alegaciones de la demandante "Debe ponerse en relieve asimismo que el titular del nombre de dominio impugnado posee intereses obvios en BOSSTEL 21, S.L., ya que es administrador solidario de dicha sociedad, y evidentemente ten�a conocimiento de los hechos arriba indicados �" Evidentemente, la demandante conoce la identidad entre D. JOSE CHARROALDE y BOSSTEL 21 S.L., luego no es para ella un "desconocido absoluto."
- Se reprocha por parte de la demandante no haber acreditado la relaci�n entre D. JOSE CHARROALDE y BOSSTEL 21 S.L. En España estos datos figuran en un Registro P�blico, y el registro de las sociedades se publica en un Bolet�n Oficial, llamado el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil.
- En lo referente a la cronolog�a de los hechos que hace la demandante, decir �nicamente dos cosas: 1.� Que la demandante mezcla actos realizados por o hacia D. JOSE CHARROALDE o BOSSTEL 21 S.L., sin hacer distingo alguno, por lo que admite t�citamente, a juicio de esta parte, la identidad entre ambos. 2.� Que en la cronolog�a de los hechos, falta añadir el registro del nombre de dominio con fecha 21.01.97, a favor de la demandante, utilizando dicho dominio desde entonces. Es decir, si la demandante en enero de 1997, ya registr� su dominio de esa forma �Porqu� tambi�n quiere el perteneciente al demandado? �Porqu� no lo solicit� en esa fecha?
- Que reconociendo la posibilidad de confusi�n y no ignorando los derechos que pudieran asistir a la demandante, as� como para acreditar la buena fe de la demandada, �sta se compromete a no transmitir el dominio controvertido a ninguna de las competidoras de la demandante, as� como a no intervenir en el mercado de la demandante, ni a comercializar sus productos u otros similares. Entendemos que con ello, quedar� salvaguardada la transparencia del mercado, puesto que tanto demandante como demandado tendr�n sus propios dominios ofreciendo productos aqu�l y servicios �ste diametralmente diferentes.
6. Debate y conclusiones
6.1. Legitimaci�n pasiva
La mercantil BOSSTEL se ha presentado a contestar la demanda, alegando que el señor Charroalde es su persona de contacto. El señor Charroalde es quien ha registrado el nombre de dominio a su propio nombre. En los datos de registro del nombre de dominio en disputa la mercantil BOSSTEL no figura en ninguno de los campos seg�n lo indica la entidad registradora. Con la contestaci�n de demanda no se adjunta documento alguno proveniente del señor Charroalde, quien tampoco firma la presentaci�n. En tales circunstancias y seg�n los t�rminos estrictos del Reglamento, el Centro podr�a haber considerado que existe una situaci�n de rebeld�a, o falta de personaci�n del señor Charroalde y falta de contestaci�n de la demanda.
El Reglamento, Par�grafo 1 ("Definiciones") establece que "se entender� por parte al demandante o al demandado", y que "se entender� por demandado el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuaci�n en relaci�n con una demanda".
En los t�rminos del Reglamento la calidad de demandado la proporcionan dos circunstancias: ser el registrante del nombre de dominio y que el demandante haya dirigido su demanda contra ese registrante. A los fines de este procedimiento, la contestaci�n de demanda puede ser presentada por otra persona o entidad a su nombre.
El Centro consider� que la demanda fue contestada. Despu�s de examinar la presentaci�n de fecha 29 de junio de 2001 de la Demandante y las alegaciones de fecha 5 de julio de 2001 de BOSSTEL, el Panel confirma que la demanda ha sido contestada, y encuentra que existe una relaci�n entre el señor Charroalde y BOSSTEL. Sin embargo, ello no afecta la identificaci�n que al presentar la demanda efectu� la Demandante, que se bas� en la �nica informaci�n disponible para ella y que figuraba en la base de datos WHOIS de la entidad registradora. La Demandante ha cumplido con todas sus cargas al haber enviado la demanda exclusivamente al señor Charroalde. El señor Charroalde sigue siendo el Demandado en este procedimiento. La contestaci�n de la demanda beneficiar� o perjudicar� tanto al señor Charroalde como a BOSSTEL. En lo que concierne particularmente al señor Charroalde, el Panel considera que no puede beneficiarse por el mero hecho de estar actuando con la forma jur�dica de sociedad mercantil, hecho que no denunci� al registrar el nombre de dominio, ni por s� posteriormente. En consecuencia el Panel dispone que el presente procedimiento D2001-0582 del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI tenga como car�tula "Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Jos� Charroalde o BOSSTEL 21 S.L.", lo que as� deber� hacer constar el Centro en su identificaci�n del caso.
6.2. Identidad o similitud confundible
La titularidad de los derechos marcarios de la Demandante sobre la marca PULL & BEAR est� acreditada, y no ha sido cuestionada por BOSSTEL. Esos derechos marcarios son anteriores al registro del nombre de dominio.
La identidad fon�tica del nombre de dominio ha sido afirmada por la Demandante, y ha sido aceptada por BOSSTEL. El Panel, coincidiendo con las Partes, tiene por cumplido el requisito del Par�grafo 4(a)(i) de la Pol�tica.
6.3. Derechos e intereses leg�timos respecto del nombre de dominio
La Demandante niega que el Demandado Sr. Charroalde posea derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, entre otras cosas porque este carece de toda autorizaci�n de la titular de la marca PULL & BEAR para usarla o inscribirla como nombre de dominio. El Sr. Charroalde no se ha presentado por s� en este procedimiento, pero a�n si como lo admite este Panel le fueran atribuibles las alegaciones y elementos de prueba aportados por BOSSTEL, la situaci�n tampoco le es favorable por las siguientes razones:
Ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL han sido conocidos com�nmente por el nombre de dominio PULLANDBEAR. Antes del 15 de noviembre de 2000, fecha de la notificaci�n de la carta de cese de uso notarial enviada por la Demandante ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL efectuaron uso alguno bona fide del nombre de dominio.
La solicitud de la marca española PULLANDBEAR TELECOMUNICACIONES (y diseño) por BOSSTEL es posterior al registro del nombre de dominio. Adem�s de que la marca no ha sido concedida, la fecha posterior de la solicitud impide considerarla como base para la adquisici�n de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Adem�s, es por lo menos dudoso que BOSSTEL pueda obtener la concesi�n dada la oposici�n de la Demandante ante la OEPM (ver escrito de 29 de junio de 2001 de la Demandante), planteo que no ha sido negado por BOSSTEL en su escrito de 5 de julio de 2001.
No se ha acreditado uso alguno de la expresi�n PULLANDBEAR en telecomunicaciones, inform�tica, ni para proteger ning�n producto, servicio o actividad alguna. La mercantil que se ha presentado en este procedimiento es BOSSTEL, la que se identifica en el comercio por esa denominaci�n y no por otra. El car�cter de socio del señor Charroalde en BOSSTEL, sociedad mercantil constituida el 9 de julio de 1999, no permite por s� solo inferir a los fines de este procedimiento que el señor Charroalde o BOSSTEL tengan alg�n derecho sobre la expresi�n PULLANDBEAR aplicada a telecomunicaciones ni a campo alguno de productos o servicios.
La documentaci�n acompañada por BOSSTEL considerada por el Panel no prueba ning�n preparativo serio de uso de la expresi�n PULLANDBEAR. La solicitud de marca � resistida por la Demandante ante la OEPM � no es sino un mero derecho en expectativa. Es justamente a la Demandante a quien no se le puede oponer la solicitud de marca como preparativo serio.
La solicitud de la marca PULLANDBEAR TELECOMUNICACIONES (y diseño) por parte de BOSSTEL es para una expresi�n compleja con un elemento de diseño. El aditamento de "telecomunicaciones" obviamente no podr�a ser reivindicado para la clase solicitada, que es la 38, precisamente destinada a las telecomunicaciones entre otras cosas. El aditamento entonces aparece como un muy probable intento de distinguirse de lo que es una marca ajena, al menos en otras clases.
En tales circunstancias, el Panel considera que la Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos e intereses leg�timos sobre el nombre de dominio (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(ii)).
6.4. Registro de mala fe
La Demandante afirma que el registro del nombre de dominio se hizo con el prop�sito de revenderlo o alquilarlo a la Demandante. Ello no ha sido probado. Sin embargo no se agota all� la cuesti�n de si el registro ha sido efectuado con mala fe.
Por una parte, es una presunci�n de mala fe, aunque no concluyente, que ante la carta notarial de cese de uso que se remiti� al domicilio del Sr. Charroalde indicado por �l en ocasi�n de registrar el nombre de dominio (el �nico conocido por la Demandante), ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL se hayan molestado en contestarlo.
Por otra parte, el Panel considera probadas las alegaciones de la Demandante, de que PULL & BEAR es una marca muy conocida en España para vestimenta. Adem�s, por la cercan�a de un local comercial de PULL & BEAR respecto del domicilio del Sr. Charroalde no es concebible que �ste ignorara la existencia anterior de dicha marca. Lo mismo cabe concluir respecto de BOSSTEL, cualquiera sea su domicilio, si el Sr. Charroalde tiene tanta injerencia en la conducci�n o administraci�n de la mercantil seg�n lo afirma el representante de esta.
En tales circunstancias cabe inferir que el prop�sito del registro del nombre de dominio ha sido aprovecharse del prestigio y reconocimiento de la marca ajena PULL & BEAR para obtener ganancia comercial proveniente de la confusi�n del p�blico que busque en Internet la marca de la Demandante. La confusi�n se provoca en cuanto al origen, patrocinio o apoyo de la empresa Demandante (Pol�tica, Par�grafo 4(b)(iv)). Como el efecto del registro es impedir que la Demandante refleje su marca PULL & BEAR en el nombre de dominio que m�s cercanamente le corresponde () tambi�n se configura, al menos parcialmente, el supuesto de la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(ii). En efecto, en un registro de nombre de dominio el signo "&"de la conjunci�n latina "et" (and, y) no puede reflejarse m�s adecuadamente que por "and" entre dos palabras inglesas, ya que "&" no est� disponible en el repertorio de signos registrables en nombres de dominio.
BOSSTEL ha alegado en este procedimiento que en materia de marcas rige el principio de especialidad de la Ley de marcas española de 1988. Si bien ese argumento eventualmente podr�a ser considerado en un tribunal, este procedimiento no es el �mbito adecuado para considerarlo. En efecto, aqu� est� en disputa un nombre de dominio, un identificador que puede usarse en cualquier tipo imaginable de actividad. La divisi�n de los identificadores seg�n clases de productos o servicios (por ejemplo las de la clasificaci�n del acuerdo de Niza) pertenece al mundo de las marcas, y no al de los nombres de dominio. Las condiciones de registro para un nombre de dominio no prev�n "especialidad" alguna en el uso. La misma elecci�n de los gTLD ".com", ".net" y ".org" queda confiada a cada registrante.
BOSSTEL ha ofrecido en este procedimiento usar el nombre de dominio de manera no concurrencial con la Demandante. En este procedimiento esa es una oferta inadmisible. El Panel s�lo tiene atribuciones para rechazar la demanda, o transferir el nombre de dominio. Si se rechazara la demanda, ello ser�a sin cortapisas o limitaciones para el Demandado. Si triunfara la Demandante, la oferta del Demandado ser�a inocua. Por otra parte, ni el Demandado ni BOSSTEL han demostrado uso ni preparativos de uso limitado a un campo en particular. Finalmente, el nombre de dominio no tiene en español el car�cter de gen�rico ni de uso com�n, en que pudiera basarse el argumento de que puede aplicarse a productos o servicios distintos de aquellos protegidos por la marca de la Demandante.
Por todo ello, el Panel determina que la Demandante ha probado que el registro del nombre de dominio fue de mala fe (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)).
6.5. Uso de mala fe
Dada la falta de todo uso del sitio web por parte del Demandado, el Panel considera del todo aplicable la doctrina del caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, en cuanto el distinguido panelista actuante estableci� la doctrina que, si existen circunstancias relevantes, la inactividad puede equivaler a una acci�n positiva de mala fe. Las circunstancias que se estiman relevantes son las enumeradas en el punto 6.3. a) hasta f). Adem�s, para este Panel resulta muy poco cre�ble la alegaci�n de BOSSTEL de que desconoce el renombre de la marca PULL & BEAR. Es imposible creer eso a quienes residen en el mismo pa�s en que una empresa nacional tiene muchos locales comerciales PULL & BEAR y donde la Demandante ha invertido en protecci�n marcaria, publicidad y marketing en forma sustancial.
Adicionalmente, por ser ambas partes españolas o con residencia en España, es aplicable a este caso la ley española de marcas de 1988. Ver casos OMPI D2000-0163 Raimat, S.A., D2000-0219 URALITA, S.A., D2000-0467 METRO BILBAO, S.A., D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883 Antena 3 de Televisi�n S.A., D2000-1026 Bodegas Vega-Sicilia, S.A. y D2000-1220 GRUPO PICKING PACK, S.A., entre otros. Esa ley ha sido citada por ambas partes.
El art�culo 30 de la ley de marcas dice: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tr�fico econ�mico. Singularmente, el titular podr� (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". El art. 35 dice: "El titular de una marca registrada podr� ejercer ante los �rganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". El art. 36 dispone: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr� pedir en la v�a civil: a) La cesaci�n de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopci�n de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violaci�n (...)".
La aplicaci�n de esas y otras normas legales españolas por los tribunales de España ha fundado el dictado de medidas cautelares contra los titulares de nombres de dominio en violaci�n de derechos marcarios. Ver caso OMPI D2000-0143, punto 6.7.
En el punto 6.4 de la presente decisi�n el Panel ha aclarado por qu� no considera aplicable en este procedimiento la norma marcaria española sobre especialidad, en la forma en que ha sido alegada por el Demandado.
Por lo que antecede, el Panel considera que la Demandante ha probado que el nombre de dominio se usa de mala fe (Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii)).
7. Decisi�n
El Panel considera probado que el nombre de dominio es pr�cticamente id�ntico a la marca de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio, y que este fue registrado y se usa de mala fe.
Por ello y conforme a la Pol�tica, Par�grafo 4(i) y al Reglamento, Par�grafo 15, el Panel Administrativo resuelve estimar la demanda, y decide que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante, Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.).
Roberto A. Bianchi
Panelista Unico
Fecha: 9 de julio de 2001
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