Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banca March, S.A. v. Ibs Net, S.L.
Caso No. D2001-0686
1. Las Partes
La demandante es el Grupo Banca March, con domicilio en la Avenida Alejandro Roselló, 8, Palma de Mallorca, 07002, Islas Baleares, España. El demandado es la entidad IBS NET, S.L., con domicilio en la Avenida Valencia, 14-16, 4t 4�, 08750, Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 20170, Estados Unidos de América.
3. Iter Procedimental
Una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue aprobada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente aprobado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 23 de mayo de 2001 por medio de correo electrónico (acuse de recibo del Centro en fecha de 25 de mayo), siendo también recibida por correo postal en fecha de 28 de marzo.
Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 25 de mayo de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 29 de mayo de 2001, confirmando el Registrador: (i) que había recibido la Demanda; (ii) que el nombre de dominio disputado había sido registrado ante dicho Registrador; (iii) que el titular de dicho nombre de dominio es IBS-net, S.L.; (iv) los datos de contacto administrativo y demás necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (v) que la Política Uniforme y el Reglamento son aplicables al nombre de dominio disputado, en la medida en que el Acuerdo de Servicio con el titular del nombre de dominio disputado está en vigor; y (vi) que actualmente dicho nombre se encuentra en estado "Active".
La demanda fue notificada al Demandado el 30 de mayo de 2001, por correo ordinario y correo electrónico, así como a través del fax, dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador.
Con fecha de 1 de junio de 2001, la Demandante remitió por fax al Centro copia del contenido del Sitio Web relativo al dominio disputado. Con fecha 6 de junio, el Centro remitió un correo electrónico a la dirección , solicitando un número de fax al que poder enviar el nuevo documento presentado por la parte Demandante.
El 18 de junio de 2001 el Centro recibió por correo electrónico el Escrito de Contestación del Demandado, siendo confirmada su recepción por el Centro en fecha de 19 de junio de 2001 por medio de correo electrónico.
El 19 de junio de 2001 el Demandante dirige correo electrónico al Centro en el que expone un error relativo a la dirección de correo electrónico del Demandado, consistente en su errónea mención en el Escrito de Demanda y en su consiguiente envío a través de este medio de comunicación, solicitando se entienda subsanado el mismo con dicha comunicación de 19 de junio (y con el envío de la demanda por parte del Centro) y que no se entienda que el Demandado ha sufrido indefensión. Asimismo, detecta y señala un error meramente formal, cometido por el Demandado, a la hora de transcribir la fecha de solicitud del nombre comercial .
El contenido del anterior correo electrónico se hizo llegar también al Demandado, por medio de correo electrónico en fecha de 19 de junio de 2001.
Por medio de correo electrónico de fecha 20 de junio de 2001, el Demandado acusó recibo del anterior de 19 de junio de la Demandante, exponiendo, resumidamente, que se le había causado una indefensión en la medida en que le había llegado el texto de la Demanda una semana después de lo que hubiera sido de haberse tecleado correctamente su dirección de correo electrónico, y que el tipo de error en el que dicha parte había incurrido (relativo, recordemos, a la discordancia evidente entre las fechas de solicitud y obtención del nombre comercial ) no tenía tal magnitud como para causar indefensión de cualquier tipo al Demandado, solicitando, en conclusión, que se desestimase de plano, por las razones expuestas, la Demanda.
En fecha de 20 de junio de 2001 el Centro remite correo electrónico a las partes por las que les acusa recibo de sus respectivos Escritos, a los que se hace referencia anteriormente.
En fecha de 2 de julio de 2001, se notificó a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en no más tarde del 15 de julio de 2001, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.
Dado que las partes han redactado sus respectivos escritos en el idioma castellano y que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Parágrafo 11.(a) del Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicte la presente Decisión.
4. Antecedentes de Hecho
En primer lugar, es preciso hacer una narración lógica de los hechos que han dado lugar al presente procedimiento, sobre la denominación de cada una de las partes, así como de su actividad usual en el mercado.
La Demandante es Banca March, S.A., entidad fundada en 1926 y que desde entonces ha venido prestando servicios, fundamentalmente, en el sector financiero, aunque también en los de la construcción, telecomunicaciones, distribución e inmobiliario. Según afirma la Demandante, la creación de tan prolíficas y diversas actividades ha hecho que en la práctica la totalidad de las empresas controladas por la Demandante se conozcan bajo la denominación Grupo Banca March o Grupo March.
La Demandante apoya sus pretensiones en diversos registros de nombre comercial y de marca. A salvo de lo que se diga a continuación, todas ellas se hayan concedidas y en vigor, si bien se debe hacer notar que (i) las siguientes son marcas mixtas, donde lo protegido es básicamente el diseño de una "M", a saber: 694.738 a 694.779, ambas inclusive; (ii) que existen otras en las que se protege la denominación MARCH, a saber: 785.012, 785.014 a 785.017, ambas inclusive, entre otras; y (iii) que, finalmente, tiene también registrada la Demandante la marca 785.043, denominativa JUAN MARCH, y la número 1.559.832, mixta CLUB SA BANCA.
Sin embargo, hay que hacer notar, igualmente, que la Demandante alega una serie de marcas que, según resulta de los mismos documentos aportados por dicha parte, se encuentran caducadas, a saber: 1.571.817, mixta MARCH ... LA CUENTA AFORTUNADA; 1.571.818, mixta MARCH ... LA BANCA DE LAS ISLAS; 1.571.819, mixta MARCH... FÉ CA TEVA; ó la número 1.571.820, mixta MARCH... TOT AMB LEASING.
El Demandado es una sociedad dedicada a la compraventa de productos informáticos, y prestación de diversos servicios relacionados con los nombres de dominio y el diseño de páginas web (Documentos 1 y 2 del Escrito de Contestación a la Demanda). Se trata de un proveedor de servicios de Internet que cuenta con nombre de dominio local (Documento 3 del Escrito de Contestación).
March Consultores, S.A. fue facturada por la solicitud del nombre de dominio , según se deduce del Documento 5 del Escrito de Contestación de Demanda.
La Demandada aporta como Documento 6 una declaración de Jordi Muñoz, en representación de la Demandada, por la que niega las afirmaciones vertidas de contrario y justifica la legítima titularidad del nombre de dominio controvertido.
Aporta, asimismo, la Demandada toda una serie de documentos de los que se deduce no sólo la existencia de varias empresas que incorporan el vocablo MARCH en sus respectivas denominaciones sociales, y la variedad y legalidad de las actividades y servicios prestados por dichas empresas, sino también que la Demandada obró por cuenta y en nombre de la mercantil March Consultores, S.A. a la hora de registrar el dominio disputado y que alrededor de dicha mercantil existen otras, que también incorporan el vocablo MARCH, con las que mantiene una estrecha relación económica y que desarrollan una variada actividad empresarial (que engloba actividades tales como el Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial, Recursos Humanos, Consultoría, Derecho mercantil, etc.).
Aporta igualmente una serie de Documentos en los que constan diversas personas con apellido MARCH, así como marcas que incorporan el vocablo MARCH (Documentos 23 a 25), así como más documentación en defensa de sus derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio disputado.
El Demandado registró el nombre de dominio cuestionado el 16 de octubre de 1998 ante Network Solutions, Inc.
El dominio controvertido es . Actualmente, consta registrado a nombre del Demandado.
5. Pretensiones de las Partes
A. Demandante
La Demandante afirma:
Que es titular de varios derechos de marca, registrados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que incorporan la palabra MARCH.
Que el dominio disputado es similar con las marcas mencionadas hasta el punto de crear o existir confusión entre ellos.
Que la actividad financiera, mercantil y, en general, comercial desarrollada por la Demandante es muy conocida en las Islas Baleares y en España, resultando imposible que la Demandada no tuviese conocimiento de su notoriedad.
Que la Demandada no posee ningún derecho o interés legítimo sobre el dominio .
Que en la actualidad el Sitio Web correspondiente al dominio disputado carece de contenido alguno, estando en situación inactiva.
Que el Demandado registró y en la actualidad está usando el nombre de dominio discutido de mala fe, pretendiendo, siempre según la Demandante, obtener un beneficio económico superior al sufragado al registrar el nombre de dominio disputado.
Que dicha mala fe también se demuestra por el carácter notorio de la actividad desarrollada por Banca March, así como por el hecho de que en una determinada página web aparece el nombre de dominio disputado con la indicación siguiente "Make an offer", lo cual demuestra su intención de venderlo.
Que el Demandado ha registrado varios nombres de dominio relacionados con Barcelona, con la intención de aprovechar el tráfico que genera la reputación ya consolidada de las denominaciones geográficas sobre las que se apoya el registro de tales nombres de dominio.
Que el Demandado no ha vinculado el nombre de dominio disputado a una oferta legítima de productos o servicios.
Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente confusión en el público respecto a las marcas y actividad comercial de la Demandante, dándose los requisitos y circunstancias previstos en la Política Uniforme y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la titularidad sobre el nombre de dominio a aquélla.
B. Demandado
Frente a las anteriores afirmaciones de la Demandante, la parte Demandada esgrime lo siguiente:
Que ha habido indefensión por el hecho de que no se le comunicó la Demanda por correo electrónico debidamente.
Que el nombre de dominio cuestionado fue registrado en nombre y por cuenta de March Consultores, S.A., dándose la circunstancia de que si al día de hoy consta registrado a nombre del Demandado se debe única y exclusivamente a una desidia de la persona encargada de realizar la debida transferencia.
Que el nombre de dominio cuestionado recoge la pretensión de varias empresas, todas las cuales incorporan el vocablo MARCH, de aparecer agrupadas bajo una misma denominación telemática en la red.
Que todas esas empresas están vinculadas entre sí.
Que existen numerosas empresas y personas físicas que incorporan el nombre MARCH, por lo que nadie puede apropiárselo en exclusiva, dándose la circunstancia de que todas esos titulares de derechos conviven pacíficamente en el mercado y en tráfico jurídico.
Que, en ningún momento, ha habido intención de apropiarse de la imagen o de derechos ajenos.
Que los nombres de dominio que el Demandado también tiene registrados son encargos recibidos de Ayuntamientos y de particulares, dentro de una actividad comercial plenamente lícita.
Que, en conclusión, no se dan los requisitos establecidos por la Política Uniforme y por el Reglamento para estimar la Demanda.
6. Debate y Conclusiones
Reglas aplicables
El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construcción jurídica de la decisión de este Panel, éste no ha de verse constreñido necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Política Uniforme, sino que puede también recurrir y aplicar normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrán ser de aplicación nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y, además, no conste que no residen en un mismo país o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurídico.
En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la Política Uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos, la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales, así como los principios generales de Derecho recogidos en el Título Preliminar del Código Civil español.
Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el Parágrafo 4 de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento
De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:
Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,
Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.
A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.
No obstante, dadas las características de la presente controversia, en la que han acaecido determinadas circunstancias de orden procedimental que pudieran afectar a los derechos y garantías de la parte demandada, estimo oportuno proceder a hacer una serie de consideraciones preliminares, antes de entrar en el fondo del asunto.
Con carácter preliminar
Se ha planteado por el Demandado (en correo electrónico de 20 de junio de 2001, y posteriormente también en el texto del Escrito de Contestación) la inadmisión de la Demanda por infracción de lo dispuesto en los Parágrafos 2.(b) y 3.(b).(xii) del Reglamento y 4.(b) del Reglamento Adicional. Argumenta el Demandado que al no habérsele notificado la Demanda por correo electrónico debidamente (dado que la Demandante tecleó incorrectamente, en el momento de envío de la Demanda al Centro, la dirección de correo correspondiente al Demandado que aparecía en la base de datos del Registrador), no se puso a su disposición una ocasión justa de exponer su caso, pudiendo haber dispuesto de siete días más para mejor preparar la defensa. Alega, además, que la Demandante actuó entonces de mala fe en la medida en que al haber enviado el primer correo equivocadamente, el sistema le debió haber devuelto con total seguridad un mensaje de error, que, de haberse interpretado correctamente y de buena fe por la Demandante, le habría llevado a mandar de nuevo la demanda a la dirección correcta. Finaliza la parte Demandada restando importancia al hecho de que en el Escrito de Contestación haya cometido un simple error de fechas sobre el momento en el que obtuvo el registro del nombre comercial , poniendo de manifiesto que ello no puede significar indefensión alguna para la Demandante.
La Demandante, por su parte, alega que el hecho de mandar equivocadamente la Demanda a una dirección de correo incorrecta no ha supuesto indefensión, en la medida en que lo relevante es el envío de la misma por parte del Centro.
A la vista de lo anterior, y de las circunstancias del presente caso, este Experto llega a la siguiente conclusión:
En el caso objeto de la presente Decisión, habiendo sido notificada al Demandado la Demanda de manera efectiva por correo urgente, fax, así como por correo electrónico el 30 de mayo de 2001 (según consta en las notificaciones del Expediente), es precisamente dicha fecha la que ha sido tomada por el Centro, de acuerdo con el párrafo 4(c) del Reglamento, como punto de partida para contar los veinte días que se señalan reglamentariamente para contestar a la demanda. O dicho de otro modo, se ha tomado como dies a quo justamente el que indica el Reglamento.
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que, aunque bien es cierto que el Demandado podría haber tenido conocimiento de la Demanda simultáneamente al momento en el que se transmitió al Centro (de acuerdo al párrafo 2(b) alegado por el demandado), el Procedimiento sólo empieza a partir del momento en el que se obtiene la verificación del Registrador y se comprueba asimismo el cumplimiento de los demás requisitos formales, establecidos reglamentariamente, para la debida admisión de la Demanda. Si tenemos esto presente, nos daremos cuenta de que la Verificación Registral se recibió en el Centro en fecha de 29 de mayo de 2001, siéndole notificada al Demandado la Demanda, por fax y correo ordinario, el 30 de ese mismo mes. Por consiguiente, no puede exigirse mayor dilación y prontitud, una vez verificados los requisitos legales exigibles para poder dar trámite a las pretensiones de la Demandante.
Este Panelista considera, por consiguiente, que el Demandado no ha sufrido indefensión alguna, y que procede entrar a conocer en el fondo del asunto.
"4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión"
A través de este requisito la Política Uniforme y el Reglamento exigen que el nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legítimos de los que el Demandante pruebe ser titular. Por tanto, los derechos o intereses que se protegen a través de la Política Uniforme y del Reglamento serán exclusivamente comerciales o de mercado.
De acuerdo con lo dispuesto por decisiones anteriores del Centro, se da el requisito de la identidad cuando objetivamente exista una exacta o total reproducción de los elementos fonéticos básicos o fundamentales que conforman los signos enfrentados; mientras que habrá similitud que causa confusión cuando subjetivamente el examinador llegue a esta conclusión a partir de una serie de criterios de comparación.
En primer término, existe identidad si ambos signos distintivos están formados exactamente por las mismas letras o vocablos, o si lo están a partir de partes sustanciales de los signos a considerar. Por su parte, se produce similitud hasta el punto de causar confusión cuando el nombre de dominio disputado sea fundamentalmente parecido con la marca o con cualquier otro derecho comercial legítimo del Demandante hasta el punto de causar confusión sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o de crear en el público el riesgo de asociación con las que el Demandante desarrolle pacífica y legítimamente en el mercado.
A la vista de los elementos ortográficos en disputa, y a la vista de lo dicho anteriormente, es evidente que no se produce una identidad entre el nombre de dominio disputado y cualquiera de las marcas de las que el Demandante es titular. Por consiguiente, la cuestión ha de dilucidarse sobre la base de si existe, o no, similitud hasta el punto de causar confusión en el público consumidor.
El riesgo de confusión puede ser debido a una identidad sustancial entre las palabras o letras usadas por el Demandante (como marca) para identificarse en el mercado y el nombre de dominio del Demandado. Esta identidad sustancial podrá apreciarse por la elevada coincidencia en el nombre de dominio cuestionado de los elementos que conforman el derecho de marca (o cualesquiera otros comerciales legítimos) del Demandante, pero no tienen por qué excluirse a priori otras causas, como, por ejemplo, la idéntica o parecida actividad que desarrollen las partes en el procedimiento.
Este requisito de la similitud hasta el punto de crear confusión ha sido entendido en sentido diverso por el Centro. En los casos D2001-0020 y D2001-0026 el Centro entendió que la incorporación de palabras comunes, que intrínsecamente carecen de un factor de diferenciación perceptible, no impedían la concurrencia del requisito que analizamos (en sentido similar, véase la decisión en el Caso D2000-0006, donde el demandado incorporó en el nombre de dominio disputado elementos distintivos primarios de las marcas del demandante).
En las decisiones de los casos D2000-0713, D2000-0553, D2000-0150, D2000-0028, D2000-0022, D2001-0032 ó D2001-0046, entre otras, se concluyó asimismo que existe similitud hasta el punto de causar confusión aun cuando se añadan vocablos descriptivos o palabras no distintivas.
En otros casos, en fin, el riesgo de confusión se ha apreciado por la utilización de los elementos más característicos de las marcas del Demandante, pero alterados o modificados en su orden, a la hora de ser utilizados en la construcción del dominio cuestionado (véanse las decisiones en los casos D2001-0308 ó D2001-0331).
Ahora bien, junto con lo anterior, hace falta tener en cuenta no solamente la concurrencia de las circunstancias mencionadas, y que, por otra parte, son absolutamente lógicas, sino que, además, es preciso tener presente la potencia distintiva intrínseca del carácter o vocablo que se toma como término de la comparación. Evidentemente, cuanto más genérico sea, o más extendido esté, dicho carácter o vocablo, las posibilidades de reclamar protección serán menores. Se trata de una relación inversamente proporcional.
Por último, para proceder a la comparación entre los signos distintivos enfrentados no son relevantes las partículas TLD (, o ), ya que las mismas no añaden particularidad alguna o diferenciación respecto al nombre de dominio. Dichas partículas sirven únicamente para diferenciar el tipo de sector y actividad anunciado a través del dominio (por ejemplo, el se usa en actividades comerciales, o el es usado para distinguir actividades relacionadas con Internet).
Una vez expuesto lo anterior, procede analizar si se da el requisito de la similitud hasta el punto de crear confusión entre los signos , por un lado, y y por otro. En el análisis se descartan por razones obvias los derechos marcarios de la Demandante que protegen el carácter de fantasía o el gráfico correspondiente a la letra mayúscula "M". Asimismo, hay que insistir en el hecho de que, incluso de lo que se deduce de la documentación aportada por la Demandante, resulta que varias de las marcas que alega en apoyo de sus pretensiones se encuentran caducadas, a saber: 1.571.817, mixta MARCH ... LA CUENTA AFORTUNADA; 1.571.818, mixta MARCH ... LA BANCA DE LAS ISLAS; 1.571.819, mixta MARCH... FÉ CA TEVA; ó la número 1.571.820, mixta MARCH... TOT AMB LEASING.
No estimo oportuno partir de la base de las Decisiones mencionadas por la Demandante, relativas a los casos D2000-1340 y D2000-1341 (véase también la D2000-1343) en la medida en que los hechos enjuiciados en dichos casos y en el presente son sustancialmente distintos. Lo fundamental reside en el hecho de que los nombres disputados en aquellas ocasiones fueron , y , es decir, nombres de dominio en los que evidentemente existía una identidad total con el nombre comercial y la denominación social de la actual Demandante. En esos casos, el daño jurídico era evidente y cierto. Pero se trataba de un caso de identidad, y no de similitud hasta el punto de causar confusión.
En el presente caso la cuestión varía, ya que la demandante no ha probado tener derecho marcario, registrado o solicitado, sobre los vocablos "GRUPO MARCH". Por consiguiente, la confusión se ha de apreciar, como ha quedado dicho, a partir de la conexión entre el nombre de dominio disputado y las marcas "MARCH" de la Demandante.
Entrando a analizar los signos de cada una de las partes, se constata que, efectivamente, la base fundamental del derecho marcario de la Demandante es la palabra , en la medida en que el vocablo es descriptivo del tipo de actividad desarrollada principalmente por la Demandante. En otras palabras, lo que identifica plenamente a la imagen comercial de la Demandante, protegida a través de sus derechos marcarios y de su denominación social, es el vocablo .
Literalmente, pues, a la vista de lo anterior, y efectuando la comparación no cabría duda de que, en principio, podría estar dándose lugar a una similitud que tiende a la confusión.
Sin embargo, no se olvide que lo que debe probarse no es la mera similitud, sino, además, la similitud que lleva a confusión, como condición realmente sine qua non. En este sentido, existe una serie de circunstancias que deben inclinar la balanza del lado de la ausencia de similitud que lleva a confusión. En efecto, tal y como ha probado el Demandado existen al menos más de 30 empresas españolas que incorporan la palabra "MARCH" en sus respectivas denominaciones sociales, e innumerables personas físicas que responden al apellido "MARCH", así como derechos marcarios de terceros y nombres de dominio que tienen como base fundamental o exclusiva dicho vocablo (Documentos 24, 23, 25 y 26 del Escrito de Contestación a la Demanda, respectivamente). De dicho material se deduce la coexistencia pacífica en el mercado de derechos marcarios que incorporan la denominación MARCH (por ejemplo, Marca Nacional 296602, a nombre de Nestlé, o Marca Nacional 922378, a nombre de Luciano March Amorós, o Marca Comunitaria MARCH MANDES (número 384834), a nombre de The National Collegiate Athletic Association), así como incluso distintos dominios que coinciden simplemente con la Denominación MARCH (por ejemplo, los dominios , o
A la vista, pues, del extenso y exhaustivo material probatorio aportado por el Demandado, al que se acaba de hacer referencia, cabe preguntarse por las posibilidades reales de confusión entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio del Demandado. Ha de tenerse presente, en este sentido, para justificar la ausencia del requisito de la similitud que lleva a confusión dos consideraciones.
Por una parte, una consideración relativa al material probatorio aportado por el Demandado, en la medida en que actúa por cuenta y encargo de un tercero con derechos o intereses legítimos sobre la denominación MARCH. Así, la posible similitud que lleva a confusión en este caso no es producida por una decisión estrictamente arbitraria del Demandado sobre la elección del nombre de dominio, sino que arranca de un encargo expreso formulado por un tercero, March Consultores, S.A. A diferencia de lo ocurrido en el caso D2000-0091, señalado por la Demandante, en el que, en realidad, el Demandado fue incapaz de justificar la legitimidad de la elección del nombre de dominio entonces disputado; o en el caso D2000-0076, en el que el Demandado simplemente no respondió a la Demanda, perdiendo de ese modo su derecho a alegar lo que a su derecho o interés hubiera convenido, en el presente supuesto enjuiciado, la confusión no se produce: de admitirse, prácticamente se estaría permitiendo que un interesado se apoderara del uso de un vocablo que, probadamente, es usado por numerosas otras empresas también como parte fundamental de su denominación comercial en el mercado, o por personas físicas, en su uso cotidiano.
La segunda consideración es de orden técnico jurídico y se refiere al debate sobre las posibilidades de confusión en el mercado de un determinado signo distintivo con respecto a otros con los que pueda presentar una cierta similitud (discusión sobre el carácter amplio o restrictivo que debe tener el concepto de riesgo de asociación). Pues bien, en este orden de cosas estimo que cuanto más numerosos sean los interesados que operen en el mercado bajo un mismo o similar signo distintivo, menor será la posibilidad de que se cree confusión entre sus diferentes actividades. Esta consideración arranca del hecho evidente, comúnmente admitido en Derecho de marcas, de que, en esos casos, la legitimidad del actor para interesar una protección exclusiva debe resultar menor que en los casos en los que opere en el mercado en concurrencia con un número menor o decreciente de competidores, en cuyo caso el conocimiento y el renombre que pueda adquirir serán, lógicamente, mayores (véanse en sentido parecido, la Sentencia de 1 de agosto de 1995, dictada por la High Court of Justice � Caso "Wagamama", así como las conclusiones emitidas por el Abogado General Jacobs en el Caso Sabel BV contra Puma AG, resuelto por Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997).
Por último, la misma Demandante reconoce que es identificada en el mercado bajo la expresión GRUPO BANCA MARCH (a la que alude repetidamente en su Escrito de Demanda), expresión que ciertamente sí identifica el tipo de empresas que se encuentra bajo una misma dirección o poder económico, pero que desde luego no autoriza a señalar, a mi juicio, que cualquier alusión que incluya la palabra MARCH, automáticamente hace referencia o alusión al tipo de actividades desarrollado por la Demandante. Ésta no ha probado suficientemente que se la conozca en el mercado, de manera preponderante, bajo la denominación GRUPO MARCH.
Por consiguiente, no se da confusión alguna ya que el número de interesados que usan, directa o indirectamente, el vocablo MARCH es tan elevado y diverso que las posibilidades de que se produzca confusión son, por dicha circunstancia precisamente, intrínsecamente mínimas. En ese orden de cosas, la utilización de la palabra GRUPO, por la ausencia de un carácter identificador, no puede suponer un riesgo de asociación o de confusión con las actividades de tercero con mejor derecho, máxime cuando, como veremos a continuación, el uso del nombre de dominio disputado se encuentra respaldado por intereses legítimos.
Teniendo presente lo expuesto anteriormente, considero que el dominio no es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con las marcas MARCH del Demandante.
En conclusión, el Panel entiende que no se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.
"4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio
Debemos pasar a considerar a continuación la cuestión de si el Demandado posee, o no, derechos o intereses legítimos sobre el dominio disputado.
Según los argumentos de la Demandante, el Demandado carece de tales intereses o derechos en la medida en que no ha sido conocido en el mercado bajo la denominación GRUPO MARCH, ni tiene en uso la página web del dominio cuestionado, llegando a decir que el nombre de dominio disputado "coincide exactamente con la marca de la demandante" (subrayado mío).
A este último respecto, hemos de empezar diciendo que la Demandante no ha probado en ningún momento ser titular de una marca denominativa o gráfica o mixta que se apoye en los vocablos GRUPO MARCH.
Respecto de los intereses o derechos legítimos del Demandado sobre el dominio disputado, aporta éste, a mi juicio, suficiente prueba como para considerar que efectivamente se dan dichos intereses o derechos. De acuerdo con lo dispuesto en el Parágrafo 4.c) de la Política Uniforme, el requisito objeto de análisis requiere, entre otros, que se den alguna de las circunstancias allí señaladas, a saber: que se haya utilizado el nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o que el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio; o que se haga un uso leal y legítimo, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro. Debemos, pues, examinar si a la vista de la prueba documental aportada por el Demandado, se dan alguna de las circunstancias que tan sumariamente he expuesto. Téngase en cuenta, en cualquier caso, que tal y como se plantean en la Política Uniforme, dichas circunstancias tienen un carácter alternativo.
En primer lugar, según resulta de los Documentos 5 y 9 a 12 de los del Escrito de Contestación a la Demanda, se deduce que el Demandado obra por cuenta y encargo de la empresa March Consultores, S.A. Desde el registro del nombre de dominio disputado, se ha venido facturando a esta sociedad por su alojamiento y mantenimiento (Documento número 14 del Escrito de Contestación). Y, además, de los Documentos 18 a 22 de los del Escrito de Contestación a la Demanda, se deduce meridiana e igualmente que la mencionada empresa March Consultores, S.A., en realidad, aglutina a un conjunto de empresas con actividades diversas, que van desde la consultoría, hasta el asesoramiento legal (mercantil, de propiedad intelectual, laboral, etc.). Asimismo, las diferentes escrituras aportadas bajo el Documento número 18 del Escrito de Contestación demuestran que Consultores Empresariales March, S.A. (empresa origen del grupo) pasó a denominarse March Consultores, S.A. en 1990, desplegando desde entonces (incluso ya desde finales de la década de los 80, bajo su anterior denominación) una actividad legítima en el tráfico (puesto que no se ha demostrado lo contrario por la Demandante: antes bien, la Demandada ha probado profusamente el carácter diverso leal y legítimo de las actividades desarrolladas por las diferentes empresas que conforman el grupo).
Por otra parte, es menester tener en consideración que la base fundamental y más característica del dominio disputado, que repetimos es MARCH, tiene su origen, como ha quedado probado, en el apellido correspondiente a la persona fundadora de las diferentes empresas que operan bajo alguna denominación MARCH (Documento 17 de los del Escrito de Contestación a la Demanda, en conexión con el Documento 18 de dicho Escrito), a saber: March Consulting, S.L., March Trademark, S.L., March Asesores, S.A. etc.
Finalmente, aunque el procedimiento se dirija contra el Demandado, entiendo que la Política Uniforme no puede interpretarse tan formal y estrictamente que lleve a aplicar, con carácter necesario, este segundo requisito sólo en relación con la persona del Demandado y no poder extenderlo, de acuerdo con una interpretación finalista, también a la persona o al tipo de actividad llevado a cabo a través del dominio en cuestión.
Consecuentemente, y a la vista de las pruebas presentadas por las partes, entiendo que no se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.
"4.a.(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del Demandado"
El requisito de la mala fe se estructura en la Política Uniforme sobre la base de las circunstancias previstas en su Parágrafo 4.(b). Fundamentalmente, y remitiéndonos en todo caso a dicho precepto, tales circunstancias tienden a considerar que existe mala fe en el uso o registro del nombre de dominio disputado si se impide la legítima actividad comercial del Demandante o si el Demandado exige una cantidad de dinero (obtención de un lucro) a cambio de la transferencia del dominio.
A partir de las anteriores premisas, las decisiones del Centro han ido estableciendo progresivamente diferentes supuestos cuya concurrencia implica la existencia de un uso y/o un registro del dominio de mala fe. Sustancialmente, tales supuestos han sido los de mantenimiento en blanco de la página web correspondiente al dominio (sin contenido alguno), o la exigencia de una cantidad económica por consistir la transferencia del mismo.
Según la Demandante, son precisamente esas dos las circunstancias concurrentes en el presente caso que demostrarían la mala fe del Demandado.
A mi juicio, sin embargo, no se da circunstancia alguna que lleve a considerar que, efectivamente, el Demandado registró o está usando el dominio de manera fraudulenta o de mala fe.
Para empezar conviene recordar de nuevo que la actividad de las empresas que se escudan bajo el citado dominio arranca de finales de los años 80, fecha desde la cual han venido ejerciendo una actividad comercial, como ha quedado demostrado a través de facturas, escrituras de constitución y otras, así como diverso material publicitario. El mismo registro del dominio data del 16 de octubre de 1998, casi tres años después de que la Demanda se haya interpuesto. La notoriedad actual de la Demandante, a la que ésta alude constantemente en su Escrito de Demanda (pero siempre bajo la denominación BANCA MARCH, no bajo la denominación GRUPO MARCH), no se ha demostrado que tuviera la misma intensidad en la fecha del registro, y en cualquier caso, no puede olvidarse que el uso actual viene respaldado, como ha quedado dicho, por una actividad legítima y leal para con el tráfico jurídico general.
Asimismo, en relación con la presunta invitación a contratar la transferencia del dominio cuestionado (Documento 7 de los del Escrito de Demanda), el Demandado opone, fundadamente, que la invitación mencionada resulta ser una práctica usual de los registradores (y específicamente de la base de datos del Registrador) quienes, en todo caso, supeditan cualquier compra ulterior al real consentimiento del titular actual del nombre de dominio (Documento número 28 del Escrito de Contestación a la Demanda). Yendo aún más lejos, el propio Demandado aporta como Documento número 29, la solicitud de venta del dominio , registrado a nombre de la Demandante. Y, ciertamente, como ha podido comprobar este Panelista, se trata de una coletilla que aparece en todo caso y para todo nombre que se lista en la base de datos del NSI. No puede admitirse como prueba, por tanto, de ofrecimiento de un dominio a cambio de una cantidad económica.
Por último, no puede estarse de acuerdo con la afirmación de la Demandante de que el mero hecho de tener una "gran cantidad" de nombres de dominio es sinónimo de uso o registro de mala fe, haciendo referencia a varios casos (D2000-0055 y D2000-0062). Antes bien, como implícitamente el mismo Demandante viene a reconocer, en aquellos casos no se establecía como "consecuencia automática" el carácter de mala fe del Demandado por el solo hecho del registro mayoritario de nombres de dominio, sino que esta circunstancia venía acompañada del hecho inderogable de que tales nombres de dominio coincidían con marcas renombradas, o bien eran similares hasta el punto de causar confusión con las mismas. Los registros con que cuenta el Demandado no se ha probado que cumplan esta última, y esencial, condición, sino que, al contrario, parecen obedecer a una actividad lícita del Demandado en cuanto prestador de diversos servicios de Internet (el mismo Demandante señala que "el demandado ha registrado numerosos nombres de dominio relacionados con Barcelona [...]. Los citados registros parece que se han realizado [...] con el fin de aprovechar el tráfico que genera la reputación ya consolidada de las denominaciones geográficas indicadas": aparte del uso del verbo parecer, lo cierto es que no se demuestra que tales zonas realmente incorporen una reputación consolidada).
Tampoco el hecho de que la página web no ofrezca, en opinión de la Demandante, una oferta de productos o servicios, debe considerarse per se y aislado del resto del material probatorio y de las consideraciones jurídicas expuestas, como un equivalente automático de la mala fe del Demandado. Si así fuese, entonces debería llegarse igualmente a la conclusión de que la Demandante usó y registró de mala fe los dominios y , en la medida en que ninguno de ellos tiene contenido (he podido comprobar que se hallan en construcción), y habiendo sido creado ambos, por cierto, en fecha de 10 de abril de 2001.
Así pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio no fue registrado, ni está siendo usado de mala fe por el Demandado.
7. Decisión
De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4.i de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante no ha probado que el nombre de dominio disputado sea idéntico o similar hasta el punto de poder causar confusión respecto de derechos de marca de su titularidad; ni que el Demandado carezca de interés legítimo o derecho en el uso del nombre en cuestión; ni que el Demandado esté usando y/o haya registrado de mala fe tal nombre. Por el contrario, el Demandado ha probado que posee intereses legítimos en el uso del nombre de dominio y que ni registró, ni en la actualidad está usando dicho nombre de mala fe.
Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, se desestima la Demanda, requiriéndose que no se proceda a la transferencia del nombre de dominio a la Demandante.
Jose Carlos Erdozain
Panelista Único
Fecha: 15 de julio de 2001
Full & Egal Universal Law Academy