WIPO Domain Name Decision D2001-1054 for multauto.com

Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI

DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Multauto, Gestión de Sanciones de Trafico España, S.A. v. Central de Recursos

Caso No. D2001-1054

1. Las partes

1.1. Demandante: MULTAUTO, GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO ESPAÑA, S.A. con domicilio en calle Raimundo Fernández Villaverde, n� 61, 4� de Madrid (España).

La representante autorizada para el procedimiento administrativo es D�. Elia Sugrañes Coca, Agente de Propiedad Industrial en España y Agente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

1.2. Demandado: CENTRAL DE RECURSOS, con domicilio en Gerona (España), Calle Independencia, n� 10, Entlo. 1.

Sin representación conocida en este procedimiento.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .

2.2. La entidad registradora del nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS Inc., una sociedad con domicilio en Herndon, Virginia, 20170 (EEUU).

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en adelante, "el Centro de Arbitraje", el día 22 de agosto de 2001, acusándose recibo por el Centro de Arbitraje, el día 24 de agosto.

3.2. La verificación registral se efectuó el 29 de agosto de 2001, y el 31 de agosto se notificó la demanda al Demandado quien no respondió a la misma en el plazo establecido, constando en el procedimiento la falta de personación y ausencia de contestación, con fecha 24 de septiembre de 2001.

3.3. Finalmente, de acuerdo con la petición del Demandante de que la disputa fuera decidida por un Panel compuesto por un solo Miembro, con fecha 1 de octubre de 2001, el Centro de Arbitraje se dirigió a María Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos en el actual procedimiento.

3.4. Enviada la correspondiente declaración de imparcialidad e independencia, el Centro de Arbitraje designó a María Baylos como único panelista, el 3 de octubre de 2001, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y al día siguiente, el 4 de octubre de 2001, copia completa en papel de la documentación.

3.5. Idioma del procedimiento. En la demanda no consta expresamente la lengua que se propone como idioma del procedimiento, siendo, por tanto, aplicable lo dispuesto en el artículo 11.a) del Reglamento que establece que el idioma del procedimiento administrativo será el del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de decidir otra cosa, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo. En este caso, el panel haciendo uso de dicha facultad y a la vista de que ambas partes son de nacionalidad española y residen en territorio español, y que el escrito de demanda y la mayoría de documentos acompañados están redactados en español, entiende que conocen y se expresan en castellano y por tanto, considera que ésa ha de ser la lengua del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La Demandante es la sociedad española MULTAUTO, GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO ESPAÑA, S.A.. Entre los documentos que se acompañan con la demanda, no existe ninguno que acredite la constitución de la sociedad Demandante. Este dato es imprescindible, a juicio del panel, para determinar que se trata de una sociedad legalmente constituida con arreglo a la legislación española y posee personalidad jurídica para presentarse en este procedimiento. Por ello, aunque no es misión del panel, para no retrasar el procedimiento solicitando a la Demandante nueva documentación, se ha consultado la base de datos del Registro Mercantil Provincial correspondiente, en cuyos archivos consta que esta sociedad inició sus operaciones el 26 de enero de 1995, bajo la denominación de MULTAUTO GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO, S.L., que fue modificada por la de MULTAUTO, GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO ESPAÑA, S.A., por inscripción de 18 de diciembre de 1996, y que finalmente, volvió a modificar su razón social por la actual de MULTAUTO, AYUDAS MULTIPLES AL AUTOMOVILISTA, S.A. por inscripción de 20 de julio de 2000.

Así pues, la actual razón social de la Demandante es distinta de la denominación con la que se presenta en la demanda. Más adelante se examinará si tal circunstancia tiene alguna consecuencia a los efectos del presente procedimiento.

También de la consulta efectuada, ha podido conocerse que el objeto social de la Demandante va dirigido a "la comercialización de productos y servicios relacionados con la rama del automóvil".

La Demandante afirma ser titular de un nombre comercial y dos marcas inscritos y en vigor en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), cuya titularidad únicamente acredita respecto a la marca número 2.190.885, para clase 35 "MULTAUTO". Con el fin de conocer fehacientemente la existencia de esos otros registros, el panel, para desempeñar con rigor su cometido, ha efectuado una consulta a la base de datos de la OEPM para compulsar si los registros alegados en la demanda pertenecen, efectivamente, a la Demandante y se encuentran en vigor.

De la consulta realizada resulta que en el nombre comercial n� 206.578, denominado "MULTAUTO-GEST" figura como titular la Demandante con la razón social de MULTAUTO GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO, S.L., para distinguir "un negocio destinado a gestoría administrativa". Solicitado el 13 de diciembre de 1.995, concedido el 4 de noviembre de 1.996 y en vigor.

Igualmente, resulta que MULTAUTO GESTIÓN SANCIONES DE TRÁFICO ESPAÑA, S.A. (denominación social con la que se demanda) es titular de las marcas alegadas en la demanda:

- Marca n� 2.190.884, "MULTAUTO", clase 36. Solicitada el 21 de octubre de 1.998, concedida el 22 de marzo de 1.999, en vigor; y de la

- Marca n� 2.190.885, "MULTAUTO", clase 35. Solicitada el 21 de octubre de 1.998, concedida el 22 de marzo de 1.999, en vigor, a la que se refiere el documento n� 2 de la demanda.

Así pues, de esta consulta se deriva que los registros de propiedad industrial en los que se basa la demanda, se encuentran inscritos a favor de la Demandante, como persona jurídica, pero a nombre de una razón social ya inexistente, por haber sido modificada por la actual que es MULTAUTO AYUDAS MÚLTIPLES AL AUTOMOVILISTA, S.A.

Estos registros de la Demandante coinciden con el término característico de todas las razones sociales que ha tenido desde su constitución, es decir, MULTAUTO, aunque ninguno de ellos ha sido transferido a la nueva y actual razón social de la Demandante, que es MULTAUTO, AYUDAS MÚLTIPLES AL AUTOMOVILISTA, S.A. Probablemente, esta es la razón por la que la Demandante se presenta en este procedimiento bajo la razón social que coincide con la titularidad de las marcas.

A pesar de esta irregularidad formal, lo cierto es que el término común consiste en la expresión "MULTAUTO" y que cualquier tipo de decisión de este panel, afectaría siempre a la misma persona jurídica ya que no ha habido más que modificaciones de nombre social o forma societaria que no implican creación de una nueva personalidad jurídica, aunque lo correcto, en todo caso, sería proceder a solicitar la transferencia de los mencionados registros a nombre de MULTAUTO AYUDAS MÚLTIPLES AL AUTOMOVILISTA,S.A., última y actual razón social de la Demandante.

El panel continuando su investigación ha comprobado que ésta es titular del nombre de dominio del código territorial, , desde el que tiene la marca MULTAUTO presencia en la red. Este nombre de dominio, que no aparece referenciado, ni citado en la demanda, figura registrado por la sociedad MULTAUTO, S.A., según los datos ofrecidos por el ES-NIC, por lo que podría parecer que pertenece a una tercera sociedad pero al consultar la página Web , figura el copyright de la empresa MULTAUTO AYUDAS MÚLTIPLES AL AUTOMOVILISTA, S.A., esto es, la Demandante en su actual razón social, por lo que hay que pensar que el nombre de dominio pertenece a la Demandante.

4.2. El Demandado y titular del nombre de dominio en cuestión es CENTRAL DE RECURSOS, con domicilio en Gerona, (España), con correo electrónico "jmuestre@", y es quien ostenta actualmente el nombre de dominio cuya transferencia se solicita, , según consta en el documento 1 de la demanda, consistente en una copia de la base de datos "Whois".

Este nombre de dominio fue inscrito el 4 de febrero de 1997, y expirará el 6 de febrero de 2002.

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

La Demandante afirma:

- Que es titular del nombre comercial y de las marcas, ya relacionadas en el apartado 4.1. de esta Decisión.

- Que viene utilizando como denominaciones sociales, además de la que encabeza la demanda, las de MULTAUTO AYUDAS MÚLTIPLES AL AUTOMOVILISTA, S.A. y MULTAUTO GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO, S.L.

- Que es conocida en el mercado español por su marca "MULTAUTO", como lo prueban los documentos 4, 5, 6, 7 y 8 de la demanda, consistentes en dossier de prensa, revista propia de MULTAUTO, publicidad, folletos de promoción, todos ellos bajo la denominación "MULTAUTO".

- Que en su día solicitó el registro del nombre de dominio que corresponde con la marca con la que identifica los servicios que viene realizando desde 1994, es decir, MULTAUTO.

- Que al conocer que el nombre de dominio estaba ocupado por CENTRAL DE RECURSOS, competidora de la Demandante, le dirigió una carta-requerimiento (documento número 3 de la demanda), que no fue respondida.

- Que son reiterados los intentos de CENTRAL DE RECURSOS de aprovecharse de la reputación de la Demandante, como lo prueba el hecho de ubicar una oficina en Madrid, en el mismo edificio que ésta, después, incluso, de que conociera ya la existencia de las marcas registradas "MULTAUTO", por la carta-requerimiento recibida.

- Que el nombre de dominio ,registrado por la demandada, es idéntico a la marca registrada en España por la Demandante y distingue las mismas actividades y servicios que esta marca, lo que produce una clara confusión en el mercado y riesgo de desacreditación de la reputación de la Demandante, ya que se dedican al mismo sector empresarial.

- Que la demandada carece de derecho o interés legítimo para el uso del nombre MULTAUTO.

- Que la demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe ya que, fácilmente, podía tener conocimiento de la titularidad de la marca MULTAUTO, como lo prueba el contenido de los documentos que acompaña a la demanda.

- Que la mala fe de la demandada también viene probada por la posibilidad de que al tener ya un nombre de dominio registrado, puedan establecerse redirecciones de unas páginas web a otras o transferirse dicho nombre a alguien de la competencia.

- Que la demandada no ha utilizado ni utiliza el nombre de dominio y que la página web correspondiente a este nombre de dominio carece de contenido, lo cual implica mala fe tanto en el registro como en el uso, como han concluido numerosas decisiones del Centro de Mediación y Arbitraje.

- Que el dominio debe ser transferido a la Demandante.

5.2. Demandado

La demandada no ha contestado a la demanda, a pesar de haberse sometido expresamente a la Política de Resolución de Conflictos que esté en vigor para su entidad registradora, NETWORK SOLUTIONS, Inc., que es la Política adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1.999.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El artículo 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento"

- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la Demandante y la demandada, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política Uniforme, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

6.2 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos.

- Que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.

El primer requisito para que la controversia pueda ser sometida a este procedimiento administrativo se refiere a la posible identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante. A los efectos del artículo 4.a) i) no es necesario tener en cuenta ni la fecha en que se registró la marca ni los productos o servicios que protege pues el nombre de dominio no se encuentra sometido a ningún tipo de clasificación que iría en contra de su intrínseca unicidad y, en consecuencia, la posible confusión debe darse en la comparación entre las denominaciones de una y otro.

De los antecedentes reflejados, se desprende que el nombre de dominio de la demandada es idéntico a los dos registros de marca denominados MULTAUTO, alegados en la demanda e inscritos a nombre de la Demandante, referidos en el apartado 4.1, pues la partícula "com" carece de relevancia para la aplicación del artículo 4.a)1) de la "Política Uniforme".

El panel concluye que se cumple la primera exigencia contenida en el citado artículo 4.a).i).

6.2.2. Análisis de la existencia o inexistencia de derecho o interés legítimo por parte del Demandado sobre el nombre de dominio.

Aunque en este concreto apartado la demanda sólo indica que el derecho e interés legítimo le pertenece a ella, del contenido de la misma se desprenden sus razones para considerar la inexistencia de derecho o interés legítimo a favor de la demandada.

Así se afirma y prueba que el Demandado no utiliza el nombre de dominio para un uso normal, legítimo y leal. En efecto, el documento numero 9 de la demanda acredita que al consultar la dirección la única leyenda que aparece es que la página no ha sido encontrada y que no hay página disponible con ese nombre.

Como pone de relieve la demanda, la verdadera página web del Demandado es donde se pueden encontrar todas las actividades que éste desarrolla, todas ellas relacionadas con los recursos sobre multas de tráfico.

Además, el Demandado no ha probado tener un derecho ni interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de este procedimiento. Es más, la inexistencia de respuesta lo que pone de manifiesto es, precisamente, que carece de ese derecho o interés legítimo pues, de otro modo, se habría personado en el procedimiento para defenderlos.

Todas estas consideraciones llevan a concluir al panel que la Demandante ha probado la concurrencia del requisito contenido en el artículo 4.a)ii) de la "Política Uniforme".

6.2.3. Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio .

Es preciso en el supuesto presente analizar de manera separada si concurren o no los requisitos de registro y uso de mala fe, atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

6.2.3.1 Registro de mala fe

Si bien para el cumplimiento del artículo 4.a)i) de la "Política Uniforme" sólo es exigible la existencia de un derecho de marca a favor del Demandante, con independencia de la fecha en que nació ese derecho, no sucede lo mismo en relación con la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio. En efecto, aunque el artículo 4.a)iii) de la "Política Uniforme" no haga referencia a la necesidad de que el derecho de marca del Demandante deba ser anterior a la fecha en que se registró el dominio, es evidente que para afirmar que existe mala fe en el registro, éste habrá de probar que el Demandado conocía el derecho del Demandante sobre la marca y que aprovechó esta circunstancia para apropiarse indebidamente de la denominación conocida como perteneciente al Demandante, con el fin de obstaculizar su acceso a la red. En este sentido es muy ilustrativa la Decisión número D2000-0512 que se plantea si unos derechos adquiridos con posterioridad podrían atacar un registro de nombre de dominio que, en otro caso, no sería susceptible de impugnación. La Decisión concluye que, aunque la Política no lo indique expresamente, ha de estimarse que este tema ha de ser examinado para juzgar sobre la exigencia de que el registro debe haber sido efectuado de mala fe.

Igualmente, como sostiene la Decisión D2001-0685 , para que el panel llegue al convencimiento de que el dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente:

- por un conocimiento previo de la existencia de la marca de un tercero, y

- por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominación como dominio, en interés propio.

Por tanto, para que el panel pueda establecer una conclusión respecto a la existencia o inexistencia de mala fe en el registro del nombre de dominio, es necesario examinar la situación de los derechos de la Demandante en el momento del registro y el posible conocimiento de estos por el Demandado cuando registró el nombre de dominio. Para ello hay que considerar diversas cuestiones:

a) En el apartado 4.1 anterior se han reseñado las dos marcas registradas a favor de la Demandante, que se alegan en la demanda. Puede comprobarse que fueron concedidas en fecha muy posterior al registro del nombre de dominio. En efecto, éste data de 4 de febrero de 1997, y la primera marca concedida a la Demandante es de 22 de marzo de 1999. Por lo tanto, es imposible que el Demandado tuviera conocimiento de las mismas en el momento en que registró el dominio.

b) El panel ha observado, también, que en la carta-requerimiento enviada por la Demandante a la Demandada (documento n� 3 de la demanda) se hace mención a una marca, cuyo número de registro no figura en dicha carta por lo que no ha sido posible para el panel efectuar una investigación sobre la misma, si lo hubiese considerado necesario. En todo caso, se dice en dicha carta que la marca fue concedida el 5 de marzo de 1997, es decir, un mes después de inscrito el nombre de dominio. Esta marca no es alegada en la demanda, pero, en todo caso, su concesión, según indica la propia Demandante en este documento, es posterior al registro del dominio.

c) La Demandante es también titular de un nombre comercial denominado "MULTAUTO-GEST", cuyos datos y circunstancias figuran en el apartado 4.1 de esta Decisión. La fecha de inscripción de este nombre comercial es anterior a la del nombre de dominio, ya que fue concedido el 4 de noviembre de 1996.

La Demandante alude en la repetida carta-requerimiento (documento n� 3 de la demanda) a la protección del nombre comercial en el marco del Convenio de la Unión de París, del que España es parte, cuyo artículo 8 prescribe la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión sin necesidad de depósito ni registro, aunque no lo alega en la demanda.

Sin embargo, ni la existencia del registro anterior del nombre comercial citado (a la que la Ley española de Marcas concede un derecho de exclusiva), ni la aplicación de este precepto del Convenio de la Unión de París, tienen cabida en el marco de las controversias a las que es aplicable la "Política Uniforme" que, por ahora, sólo contempla los supuestos de marcas anteriores.

En efecto, el Informe final del Segundo Proceso de la OMPI, de 3 de septiembre de 2001, se ocupa del examen de los conflictos que pueden plantearse entre nombres de dominio y otros signos identificadores distintos de las marcas, estudiando especialmente el registro y uso de mala fe y engañoso de esos signos como nombres de dominio. Entre esos signos se encuentran los nombres comerciales cuya problemática es examinada en el Capítulo 7 del Informe. En sus conclusiones se reconoce la existencia de ciertas normas internacionales para su protección, pero se observa que existen diferentes enfoques nacionales sobre lo que constituye un nombre comercial merecedor de protección y, por tanto, para evitar que tengan que tomarse decisiones sumamente complejas con respecto al derecho aplicable, la OMPI recomienda no tomar ninguna medida en este ámbito.

Por lo tanto, el panel no puede tener en cuenta el registro del nombre comercial n� 206.578 "MULTAUTO-GEST" para determinar la mala fe en el registro del nombre de dominio. Ello sin perjuicio de que la Demandante, si lo estima conveniente, pudiera hacerlo valer ante los Tribunales correspondientes

d) El panel estima necesario, además, examinar si en el momento del registro del nombre de dominio, la Demandante podía tener ya un prestigio adquirido en el sector interesado que le hiciera merecedora de un derecho sobre su denominación como "marca notoria" capaz de impedir a un tercero utilizar esa denominación sin su consentimiento y que supusiera un atentado contra su reputación ya adquirida.

A estos efectos, es de especial importancia el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea de la OMPI en la 34� Serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada durante los días 20 a 29 de septiembre de 1.999. En su Parte I, titulada "Determinación de marca notoriamente conocida", el artículo 2 establece los factores que han de considerarse para juzgar si una marca es notoria. Así, habrá de examinarse:

- el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público

- la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

- la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos a los que se aplique la marca;

- la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca,

- la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; el valor asociado a la marca

Estos factores son pautas para la determinación de la notoriedad de la marca pero no constituyen condiciones previas todas ellas para alcanzar dicha calificación, sino que habrán de examinarse las circunstancias particulares de cada caso.

En cuanto al sector pertinente del público en el que la marca ha de ser notoria, esta Recomendación establece:

- los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

- los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

Expresamente, se indica que no debe exigirse que la marca sea notoriamente conocida por el público en general.

Probada la notoriedad de una marca, la Ley Española de Marcas contiene una disposición especial referida a su protección. Así, aunque en el artículo 3.1 se prescribe que el derecho sobre la marca se adquiere por el Registro, en el apartado 2 de este precepto, se faculta al usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados para reclamar la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con la marca notoria, siempre que tal acción se ejercite antes de que transcurran 5 años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada salvo que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible.

Esta facultad podría entenderse aplicable al caso del registro de un nombre de dominio idéntico a la marca notoria. De hecho, el Proyecto de nueva Ley de Marcas española, que actualmente se encuentra pendiente de aprobación por el Senado y que ya ha sido examinado por el Congreso, establece el derecho del titular de una marca anterior de impedir el uso de ésta por un tercero, sin su autorización, en "redes telemáticas y, especialmente, como nombre de dominio"

e) En el caso actual, para juzgar si la Demandante ostentaba sobre su marca "MULTAUTO", en la fecha del registro del dominio, un derecho derivado de la notoriedad de ésta, es necesario examinar la documentación proporcionada con la demanda, sobre el uso, reflejo e impacto de dicha marca, en fecha anterior al 4 de febrero de 1.997, en que fue registrado el nombre de dominio en cuestión. No es fácil establecer un juicio sobre hechos acontecidos hace tanto tiempo. Hay que prescindir totalmente de juicios de valor en los que intervenga el posible conocimiento y prestigio de la Demandante y su marca en el momento actual. Por eso, el único instrumento objetivo al alcance son los documentos presentados con la demanda.

Para este fin, son de especial consideración los documentos números 4, 5, 6 y 7 de la demanda. No se tendrán en cuenta los documentos que sean posteriores al registro del nombre de dominio o no tengan una fecha acreditada sino que la misma figure escrita a mano por la propia Demandante.

De todos estos documentos los únicos que presentan acreditada fecha anterior al registro del nombre de dominio, son el artículo aparecido en el Diario EL MUNDO, el 26 de diciembre de 1.995, donde figura la Demandante como un despacho dedicado en exclusiva a gestionar las multas; el trabajo publicado en el periódico DIARIO 16, sección VIVIR 16, de 23 de abril de 1.996, en el que aparece como empresa dedicada a llevar a los Tribunales cuantas sanciones de tráfico tengan los conductores, (contenidos en el documento número 4 de la demanda) y la revista denominada "MULTAUTO" que edita la propia Demandante, cuyo número 0, es de 1.996 y tres números de esta revista, publicados en 1.997, sin que conste el mes exacto de su publicación por lo que no puede saberse si son o no anteriores al mes de febrero en que la Demandada registró el dominio (en el documento número 5 de la demanda, pueden encontrarse fotocopias de la portada de esta revista, también en ejemplares posteriores).

El contenido y volumen de estos documentos no permite concluir al panel, que la denominación "MULTAUTO" que viene utilizando la Demandante desde 1.995 �en la demanda se afirma pero no se prueba que está en el mercado desde 1994- para distinguir sus servicios dentro del sector de la automoción y en el ámbito de la gestión de los recursos de multas de tráfico, fuera notoria en dicho sector en el momento de registrarse el nombre de dominio .

La Demandante ha presentado otros documentos de esta misma clase, pero todos ellos están referidos a fechas posteriores a 4 de febrero de 1997. No hay que olvidar que según el artículo 3.b)xv) del Reglamento el Demandante deberá aportar todo tipo de pruebas documentales para acreditar su derecho.

f) La Demandante alega que la demandada conocía la existencia de sus marcas, como se desprende de la documentación que aporta con la demanda. Sin embargo, ese conocimiento, que solo consta que existió después de la carta-requerimiento de 26 de mayo de 2000, nunca podría ser anterior al registro del nombre de dominio ya que tales marcas y la propia carta son posteriores a éste.

La Demandante alega también, que la Demandada, CENTRAL DE RECURSOS, ha intentado reiteradamente aprovecharse de su reputación, como lo prueba el hecho de que ha abierto una oficina en Madrid, en el mismo edificio que aquélla. Pero este dato es una mera afirmación que no resulta probada. Ni siquiera se prueba la fecha en que esa hipotética oficina fue instalada, si bien se dice que después del requerimiento.

Tampoco consta el momento en que CENTRAL DE RECURSOS, inició su actividad comercial en el sector de la Demandante por lo que no hay prueba sobre el conocimiento que la demandada podía tener de la existencia de ésta, en la fecha en que registró el nombre de dominio.

La Demandante alega, también, que la carencia de contenido de las páginas web ha sido considerada por numerosas resoluciones del Centro de Arbitraje como causa justificativa de mala fe tanto en el registro como en el uso, citando las Decisiones de los casos D2000-0003, D2000-0464 y D2001-0437. Sin embargo, estima este panel que esta conclusión de la Demandante se debe, sin duda, a una incorrecta interpretación de las mismas.

En efecto, estas Decisiones se refieren a esta circunstancia como indicativa de mala fe en el uso pero para examinar la mala fe en el registro estudian, en primer lugar, el conocimiento que el Demandado debía tener de la marca del Demandante. Lo que el Grupo de Expertos viene afirmando es que, normalmente, quien registra de mala fe no puede estar usando de buena fe. Así, la Decisión D2000-0239, que después de reconocer el renombre de la marca en cuestión y afirmar que el Demandado había de tener perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir el nombre de dominio, concluye que es indudable que el registro de dicho nombre se hizo de mala fe y que su uso también se está haciendo de mala fe ya que, dadas las circunstancias, es difícil imaginar lo contrario. Esta Decisión establece como agravante y prueba del uso de mala fe, el hecho de que el Demandado no está utilizando el nombre de domino. Pero esta situación es la contraria a la que se examina en el presente caso, porque lo que no ha probado la Demandante es que la Demandada tuviera conocimiento de su marca antes de la inscripción del nombre de dominio.

Por estas razones, el panel concluye que la Demandante no ha probado que el registro del nombre de dominio se efectuara de mala fe, como exige el artículo 4.a)iii) de la "Política Uniforme"

6.2.3.2. Uso de mala fe

La falta de prueba de que el registro se haya efectuado de mala fe, no significa que el uso que la demandada viene haciendo del nombre de dominio lo sea de buena fe, pues puede registrarse de buena fe y luego hacer un uso de mala fe del nombre de dominio.

Como se acaba de indicar, la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha sido considerada en numerosas resoluciones como un uso de mala fe del mismo (Casos D2000-0003 , D2000-0022 , entre otras más) porque para lo único que sirve al que lo ha registrado es para impedir que el titular de la marca lo inscriba a su favor.

En el presente caso, el nombre de dominio , cuyo registro de mala fe no se ha probado por la Demandante, no se utiliza ni siquiera como reclamo para atraer a los navegantes hacia la página web de la demandada, por lo que ésta tampoco se está aprovechando del posible prestigio que pueda tener la Demandante en el momento actual. Este nombre de dominio permanece carente de contenido y actividad, y ahora que la Demandante posee ya sus marcas, es conocida en el mercado y tiene interés en registrar su marca como nombre de dominio, bajo el código "com", se ve obstaculizada por el registro de la demandada que mantiene inactiva la página web correspondiente a ese dominio, desarrollando su actividad en la red desde otro nombre de dominio

Así pues, aunque el panel tiene que concluir que no se cumple el requisito exigido en el artículo 4.a)iii) de la "Política Uniforme", por no existir prueba respecto a la mala fe de la demandada cuando en febrero de 1.997 registró el nombre de dominio, ha de declararse que el uso que viene efectuándose del mismo, es contrario a la buena fe.

7. Decisión

En base a todas las circunstancias y fundamentos anteriormente expuestos, el panel resuelve que, aún ostentando la Demandante un derecho de marca sobre la denominación MULTAUTO que es idéntica al nombre de dominio registrado por la demandada, no gozando ésta de ningún derecho e interés legítimo en el nombre de dominio y estarlo usando de mala fe, la Demandante no ha demostrado que el registro de ese dominio por CENTRAL DE RECURSOS haya sido efectuado de mala fe, por lo que la demanda queda fuera del ámbito de solución de controversias establecida en la "Política Uniforme", procediendo a desestimarse la misma y, en consecuencia, a rechazar que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante MULTAUTO, GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO ESPAÑA, S.A.

María Baylos
Panelista Único

Fecha: 17 de octubre de 2001

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