Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Altadis S.A. v. Gourmetabaco S.L.
Caso No. D2001-1229
1. Las Partes
1.1 Demandante: ALTADIS S.A., con domicilio social en Madrid, España, calle Eloy Gonzalo n� 10.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Marcos Fernández de Béthencourt, Abogado y Agente de la Propiedad Industrial, representación que acredita con la escritura de poder que acompaña como Anexo A de la demanda.
1.2 Demandado: GOURMETABACO S.L., con domicilio social en Navalmoral de la Mata, Cáceres, España, calle Pablo Luengo n� 30.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Alejandro Veiga Floriano, Abogado, Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (secretario-interventor) con destino en los Excmos. Ayuntamientos de Deleitosa y Fresnedoso de Ibor (Cáceres, España), administrador único de la sociedad GOURMETABACO S.L., con el mismo domicilio que el de la sociedad. Todo lo cual acredita con la documentación obrante en el Anexo A de la contestación a la demanda.
2. Los Nombres de Dominio y el Registro
2.1 La demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , , , , , , , altadis- >, , , , , , , , , ,, , . Las primeras fechas de solicitud de estos dominios datan de noviembre de 2000, como puede comprobarse en los Anexos B y H de la demanda.
2.2 La entidad registradora del nombre de dominio es Nominalia Internet S.L., con domicilio en Barcelona 08010 (España), Passeig Lluis Campanys n� 23
La entidad registradora de los demás nombres de dominio es Network Solutions Inc., con domicilio en Herndon, Virginia, 20170 (EEUU)
3. Iter procedimiental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en adelante, "el Centro de Arbitraje", el día 10 de octubre de 2001, acusándose recibo por el Centro de Arbitraje, el día 15 de octubre. La demanda fue modificada por escrito que se recibió en el "Centro de Arbitraje", el día 15 de octubre de 2001.
3.2 La verificación registral se efectuó el 18 de octubre de 2001 y el 1 de noviembre se notificó la demanda a la demandada que presentó escrito de contestación el 20 de noviembre de 2001.
3.3 Finalmente, conforme a la petición de la demandante y el acuerdo de la demandada de que la disputa fuera decidida por un Panel compuesto por un solo Miembro, con fecha 28 de noviembre de 2001, el "Centro de Arbitraje" se dirigió a María Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos en el actual procedimiento.
3.4 Enviada la correspondiente declaración de imparcialidad e independencia, el "Centro de Arbitraje" designó a María Baylos como único panelista, el 30 de noviembre de 2001, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y el día 3 de diciembre de 2001, copia completa en papel de la documentación.
3.5 Idioma del procedimiento. Teniendo en cuenta las razones alegadas por la demandante respecto a la procedencia de que tanto el procedimiento como la Decisión se sigan en lengua española y no habiendo mostrado disconformidad el demandado que contesta la demanda también en español, siendo ambas partes de nacionalidad española y estando redactados la mayoría de los documentos en dicha lengua, el panel considera que éste debe ser el idioma del procedimiento, de acuerdo con el artículo 11.a) del "Reglamento".
4. Antecedentes de hecho
4.1 La demandante es la sociedad española ALTADIS S.A., constituida en Madrid bajo la razón social de TABACALERA S.A., el 5 de marzo de 1945, como consta en el Anexo A de la demanda. El 9 de diciembre de 1999 modificó su denominación social por la actual de ALTADIS S.A., obrando en Anexo D certificación del Registro Mercantil de Madrid que acredita tal extremo.
Esta entidad es titular de numerosos registros de marcas con denominación "CIGAR GOURMET" y "ALTADIS", lo cual se acredita en los Anexos D y H de la demanda.
a) Respecto a la marca "CIGAR GOURMET" hay ocho marcas españolas denominativas y mixtas que se encuentran concedidas y en vigor aunque están inscritas aún a nombre de TABACALERA S.A., antigua razón social de la demandante. Están registradas para clases 34, 35 y 42, y las primeras fueron solicitadas el 23 de diciembre de 1998 y concedidas el 20 de enero de 2000. Esta irregularidad formal de no haberse transferido a la actual razón social de la demandante, no afectará a la resolución del presente procedimiento por tratarse de la misma persona jurídica que únicamente ha modificado su nombre social.
Existe una solicitud de marca comunitaria de 23 de octubre de 2000, para clases 34, 35 y 42, a nombre de ALTADIS S.A.
Hay una marca internacional en clase 34, concedida el 10 de abril de 2001 con un registro de base español, de 21 de febrero de 2000, a nombre de ALTADIS S.A.
En el año 2001 ALTADIS S.A. presentó solicitudes de varios registros de marca en Venezuela, EEUU, Uruguay, Méjico, Argentina y Brasil, en clases 34, 35 y 42.
Los documentos que acreditan este hecho se encuentran recogidos en el Anexo H (apartado B) de la demanda.
b) En el Anexo D figuran los certificados título de las marcas que consisten o contienen la denominación "ALTADIS".
ALTADIS, S.A. es titular de dieciséis Marcas españolas, registradas en clases 16, 34, 35, 36 y 39, las primeras solicitadas en septiembre 1999 y concedidas el 20 de marzo de 2000. Todas ellas tramitadas a nombre de TABACALERA S.A. y transferidas a ALTADIS S.A.
Existe una Marca comunitaria registrada el 3 de abril de 2001 en clases 16, 34, 35, 36 y 39, a nombre de ALTADIS S.A.
Hay una Marca internacional de 11 de noviembre de 1999, transferida a ALTADIS S.A. en 21 de agosto de 2000, en clase 34.
También es titular de marcas en Finlandia y Francia.
La demandante es, además, titular del nombre de dominio desde el que esta marca tiene su presencia en la red.
4.2 La demandada es la sociedad española GOURMETABACO S.L. constituida en Cáceres (España), el 15 de septiembre de 2000, con el objeto social de "la prestación de servicios comerciales y mercantiles relacionados con el tabaco en general y los cigarros puros en particular" como consta en el Anexo B de la demanda. Su domicilio social está situado en Navalmoral de la Mata, Cáceres, España, calle Pablo Luengo n� 30 y es quien ostenta actualmente los nombres de dominio cuya transferencia se solicita en la demanda.
Respecto al nombre de dominio el titular es "El Mundo del Cigarro Puro S.L." que también se demanda por ALTADIS S.A. en este procedimiento, sin que se trate de una sociedad legalmente constituida. El contacto administrativo de este titular es el mismo Sr. Veiga que aparece en los anteriores nombres de dominio, con igual correo electrónico y dirección. La página web de alude directamente como titular a la sociedad GOURMETABACO S.L. Después se comprobarán las explicaciones que da el demandado a esta circunstancia, que hacen concluir que, efectivamente, este nombre de dominio pertenece en la realidad a dicha entidad.
5. Pretensiones de las partes
5.1 Demandante
La demandante afirma:
- que es titular de diversas marcas denominativas y gráficas "ALTADIS" y "CIGAR GOURMET" tanto en España como en el extranjero, como ha sido ya reseñado en el apartado anterior.
- que es la número 1 mundial en cigarros y la n� 3 en cigarrillos en la Unión Europea y un destacado operador logístico en el Sur de Europa, especialmente tras su fusión con la sociedad francesa SEITA, siendo titular de las marcas de más elevado renombre para esta clase de productos, como son "FORTUNA" y "DUCADOS".
- que a través de la marca "ALTADIS" no sólo tiene un elevado volumen de negocio sino que además efectúa actividades de patrocinio de eventos deportivos y culturales de toda índole, habiéndose creado la Fundación ALTADIS, a tales fines, lo que justifica con la documentación que aporta en el Anexo F.
- que en 1998 se creó el Club de Accionistas de Altadis cuyas actividades acredita en el Anexo G.
- que la marca "GIGAR GOURMET" nació a principios del año 1999 para la venta de cigarros a través de una novedosa red de establecimientos de restauración adheridos a este proyecto, a los que se proporciona asesoramiento, formación, suministro de humidores-expositores, etc., y la garantía de calidad y renombre de la marca así como la publicidad y promoción de la misma. La red de restaurantes adheridos hoy alcanza los 1.400.
- que el Anexo H demuestra la campaña promocional efectuada y extensión e implantación de este proyecto.
- que la identidad entre los nombres de dominio registrados por la demandada y sus marcas es evidente.
- que la demandada carece de derecho, licencia o autorización de la demandante para registrar los dominios en cuestión y que el registro se hizo con el único ánimo de impedir al titular de las marcas que las registre como dominios, alterando así la actividad comercial de la demandante y obtener un lucro patrimonial a través de estos registros de nombres de dominio.
- que la demandada registra todas las posibles combinaciones de las marcas "ALTADIS" y "CIGAR GOURMET" en todas las clases de dominios genéricos - incluso el recientemente aprobado "info" - para impedir la proyección internacional de estas marcas en la red.
- que la razón social de la demandada no coincide tampoco con dichos nombres de dominio, siendo, además, su fecha de constitución muy posterior a la solicitud y registro de las marcas "CIGAR GOURMET" (solicitadas las primeras en diciembre de 1998) y su promoción y utilización, lo cual es indicio de que el registro no se hizo de buena fe.
- que la mala fe en el registro también viene acreditada por el hecho de que en las páginas web propiedad de GOURMETABACO S.L. existen varios vínculos entre las mismas, donde se cita expresamente la marca "CIGAR GOURMET" y su proyecto comercial (Anexo I)
- que también es prueba de la mala fe en el registro el hecho de que los nombres de dominio consistentes en la expresión "ALTADIS-CLUB" nada tienen que ver con su denominación social
- que los representantes de la demandada consiguieron una entrevista con un directivo de ALTADIS S.A. sin explicar claramente su finalidad y aludiendo a un proyecto relativo al tabaco, basándose en la imagen de marca "ALTADIS" y "CIGAR GOURMET". El negocio se generaba a través del registro por la demandada de dominios estratégicos para la actividad de ALTADIS S.A. que, de esta forma, podría acceder al uso de los mismos. En este proyecto era fundamental la colaboración económica de ALTADIS S.A.
- que en una segunda reunión se entregó el proyecto de negocio pero los representantes de ALTADIS S.A. exigieron la previa transferencias de los nombres de dominio registrados por la demandada, que son objeto de este procedimiento, a lo que se negaron los representantes de la demandada.
- que sólo se utiliza el nombre de dominio que lo único que contiene es un vínculo con el principal portal de la demandada, , atrayendo así hacia su página a los usuarios de Internet y, especialmente, a los titulares de establecimientos autorizados para el uso del distintivo "CIGAR GOURMET", incluso haciendo una directa competencia en cuanto a la venta de productos.
- que la tenencia pasiva de nombres de dominio ha sido considerada por el Centro de Arbitraje como causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso.
- que este proyecto constituye un "chantaje" económico ya que si ALTADIS no participa no podrá tener presencia internacional en la red ni evitar la creación de páginas web que pudieran crear confusión asociativa con su denominación social y marcas.
- que la demandada es titular de numerosos dominios estratégicos del mundo del tabaco, relacionados en el Anexo J. Todos están constituidos por marcas de auténtico renombre. La demandada reconoce en ese proyecto que es habitual para ella registrar dominios estratégicos para el mundo del tabaco.
- que los dominios registrados por el demandado son de fecha posterior a las marcas de la demandante.
- que debe acordarse la transferencia a favor de la demandante de todos los dominios objeto de este procedimiento.
5.2 Demandada
La demandada ha contestado a las alegaciones de la demandante oponiéndose a las mismas afirmando:
- que GOURMETABACO S.L. debe considerarse como único demandado ya que "El Mundo del Cigarro Puro", titular del nombre de dominio , iba a ser la denominación social de la sociedad limitada que se constituyó el 15 de septiembre de 2000 ya que el proyecto empresarial estaba basado en la cultura del cigarro puro y su mundo, adoptándose luego la actual que también estaba reservada en el Registro Mercantil Central.
- que la identidad y similitud de los nombres de dominio objeto de este procedimiento con las marcas "CIGAR GOURMET" y "ALTADIS" es un dato objetivo sobre el que nada tiene que objetar.
- que GOURMETABACO S.L. tiene intereses legítimos respecto de los nombres de dominio registrados porque ha realizado preparativos para la utilización de los dominios "cigar gourmet" y "club altadis"; ha utilizado los dominios "cigar gourmet" y ha realizado una oferta de buena fe de servicios vinculada al dominio
- que GOURMETABACO S.L. es una empresa de Internet especializada en la prestación de servicios comerciales y mercantiles relacionados con el tabaco en general y los cigarros puros, en particular, con productos y artículos de gourmet, turísticos, de hostelería y restauración, siendo su actividad principal la confección de páginas de Internet y otros servicios relacionados con las telecomunicaciones, según el artículo 2 de sus Estatutos sociales, que acompaña como Anexo A.
- que GOURMETABACO S.L. ha tenido siempre como objetivo el desarrollo de un gran proyecto de Internet especializado en tabaco y cigarros puros, habiendo realizado el registro de dominios estratégicos en dicha materia.
- que en octubre de 2000 publicó , primer portal especializado en el cigarro puro y su mundo, afirmando que es la web mejor y más completa en lengua castellana y una de las mejores del mundo, que aporta un enfoque totalmente novedoso.
- ue en diciembre del año 2000 GOURMETABACO publicó el portal , especializado en los restaurantes adheridos al programa Cigar Gourmet de ALTADIS S.A. y HABANOS S.A., fundamentalmente dirigido a ofrecer servicios de diseño, alojamiento y mantenimiento de las webs de los restaurantes, conteniendo dicho portal modelos de webs, buscador de restaurantes y estancos, contrato tipo y tarifas.
- que con objeto de iniciar la explotación comercial de ambos portales planificó e inició, con medios limitados, actuaciones como contratar con Correos y Telégrafos el servicio postal de franqueo concertado; concertar un aval bancario a favor de Correos por importe de 200.000 ptas; encargar sellos de caucho, sobres y cartas; para dar a conocer los portales, envió 135 cartas a periodistas y medios de comunicación y a 896 restaurantes cuya adhesión al programa Cigar Gourmet de ALTADIS S.A. y HABANOS S.A. se conocía.
- que a pesar de estos envíos y que muchos restaurantes se interesaron por la oferta, ésta no tuvo el éxito esperado al no disponer de suficientes comerciales y necesitarse una atención más personalizada.
- que respecto a los nombres de dominio consistentes en la denominación "club altadis", GOURMETABACO S.L. ha elaborado un proyecto que supone un giro absoluto respecto de los destinatarios y actividades que pueda tener el Club de Accionistas de ALTADIS S.A.
- que a la vista de los desfavorables resultados obtenidos, en abril de 2001, adoptaron la decisión de desarrollar el proyecto empresarial "Gourmetabaco" adaptándolo a las necesidades y características de ALTADIS S.A. y presentárselo a esta empresa que podría estar interesada en participar en su ejecución.
- que a tal fin se concertó una primera entrevista en julio de 2001 en la que el representante de ALTADIS S.A. se mostró interesado en el proyecto y en que ampliaran algunos aspectos. La demandada afirma que este primer proyecto, en contra de lo que indica la demandante, se entregó a ALTADIS S.A. en dicha reunión.
- que para el plan de viabilidad del proyecto se encargaron informes a dos especialistas, constando en el Anexo II el efectuado por el segundo, en elaboración muy avanzada.
- que se concertó una segunda reunión, previo envío a ALTADIS S.A. de un proyecto ampliado, que tuvo lugar el 17 de septiembre de 2001 y en la que, para sorpresa de los representantes de GOURMETABACO S.L., se exigió la cesión de todos los dominios "cigar gourmet" y "club altadis", antes de seguir hablando del proyecto, a lo que GOURMETABACO S.L. no accedió por entender que tenía intereses legítimos en tales dominios y haber actuado de buena fe con ALTADIS cuya actuación es abusiva. En vista de lo cual las conversaciones se dieron por concluidas.
- que no ha existido ningún chantaje sino un proyecto de negocio viable y económicamente atractivo mucho más ambicioso que el que desarrolla ALTADIS S.A. tanto en su proyecto "Cigar Gourmet" como en el Club de Accionistas Altadis
- que los dominios se registraron por existir un proyecto empresarial que contemplaba la prestación de servicios a un nicho de mercado ya existente.
- que GOURMETABACO S.L. es una empresa de Internet especializada en tabaco y cigarros puros, con un gran proyecto empresarial a nivel internacional y con el mayor patrimonio de dominios especializados en tabaco y cigarros puros a nivel mundial.
- que la demandada ha registrado un total de 252 dominios centrados en tabaco y cigarros puros y lo hace, en todas las extensiones que estén libres, siempre que considera que un dominio es interesante
- que la inmensa mayoría de los dominios registrados están ligados al proyecto empresarial de GOURMETABACO S.L. e incluidos en alguno de sus apartados de la idea de negocio.
- que siempre han obrado de buena fe y con un proyecto empresarial serio, como lo prueban las cesiones de varios dominios que, a petición de diversas empresas, han efectuado sólo por el precio de registro. Se trata de marcas como "LOGISTA" del Grupo ALTADIS, "MONTECRISTO", COHIBA", DOMINICAN COHIBA" y "MACANUDO".
- que los dominios y fueron cedidos a ARSYS INTERNET un día antes de recibirse la comunicación de la interposición de la demanda.
- que en la Revista AROMAS de ALTADIS S.A. no se hace referencia a la marca "CIGAR GOURMET" ni a la web de la demandante ni la web tiene un vínculo con la anterior.
- que la web es mucho más conocida y visitada que y no necesita atraer visitantes a través de un vínculo entre ambas páginas.
- que no es cierto que no use los dominios "cigar gourmet" sino que utiliza y el resto están redireccionados a éste, desde septiembre de 2001.
- que respecto a los dominios "club altadis" y "altadis club" tiene un serio proyecto empresarial y después de los avatares habidos con ALTADIS S.A., no ha dado tiempo a ponerlos en funcionamiento.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El artículo 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Política uniforme" y en el propio "Reglamento"
- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el panel considere aplicables
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la Demandante y la demandada, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política Uniforme, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
6.2 Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme
Estos son:
- Que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos.
- Que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Análisis de la identidad o semejanza entre los nombres de dominio y las marcas
La demandante ha demostrado que es titular de diversas marcas denominadas "CIGAR GOURMET" y "ALTADIS" que están inscritas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y se encuentran actualmente en vigor. Es indudable que la marca "ALTADIS" goza de renombre en el mercado español y que la marca "CIGAR GOURMET" tiene, al menos, el carácter de notoria en el sector interesado de dicho mercado.
Es evidente que entre la marca "CIGAR GOURMET" y los nombres de dominio consistentes en la denominación "cigar gourmet" o "cigargourmet" existe una total identidad, ya que las partículas identificativas del nivel superior de los nombres de dominio en cuestión no entran en la comparación.
También es palpable que entre la marca "ALTADIS" y los nombres de dominio "altadis-club", altadisclub", club-altadis" y "altadis-club" existe una similitud rayana en identidad ya que el vocablo "club" carece de fuerza identificadora independiente.
Por otra parte, este hecho está reconocido por la demandada en su contestación.
Se concluye, por tanto, que se cumple la primera exigencia contenida en el artículo 4.a).i) de la "Política Uniforme".
6.2.2 Análisis de la existencia o inexistencia de derecho o interés legítimo por parte de la demandada sobre los nombres de dominio objeto de este procedimiento
El artículo 4.c) en relación con el artículo 4.a.ii), establece una serie de pautas o circunstancias orientadoras, no limitativas, que pueden conducir al demandado a justificar su actuación. Así, puede considerarse que existe un derecho o interés legítimo si, antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado utiliza el nombre de dominio o ha efectuado preparativos para su uso, o utiliza un nombre correspondiente al nombre de dominio a través del cual efectúa una oferta de buena fe de productos o servicios; o bien, se le conoce ya por dicho nombre de dominio aunque carezca de derechos de marca; o hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca con ánimo de lucro.
Es evidente que la demandada, como afirma la demanda, carece de derecho, licencia o autorización de la demandante sobre los nombres de dominio objeto de este procedimiento. Sin embargo, la demandada afirma que tiene intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en cuestión porque ha realizado serios preparativos para la utilización de estos y que ha utilizado, efectivamente, el nombre de dominio , habiendo efectuado una oferta de buena fe de servicios vinculada a este dominio.
Sin embargo, a juicio del panel, esos preparativos y oferta de servicios realizada por GOURMETABACO S.L. no puede entenderse como justificativa de un interés legítimo en la conducta de la demandada porque siempre su actuación ha estado ligada al proyecto CIGAR GOURMET de ALTADIS S.A. y apoyada en la red de restaurantes adheridos a este proyecto. Este hecho puede comprobarse, como ejemplo, en la carta dirigida a José Oneto en diciembre de 2000, cuya copia consta en el Anexo I de la contestación a la demandada. En dicha carta se hace una presentación de la web y se hace una referencia al dominio presentándolo como el portal en el que "el aficionado podrá acceder a la webs de los Restaurantes que (acreditados por una amplia, selecta y cuidada oferta), han sido seleccionados por Tabacalera S.A. y Habanos S.A. para formar parte del proyecto Cigar Gourmet, convirtiéndolos en miembros del más selecto club de gourmet."
No constituye, pues, este proyecto un negocio autónomo e independiente de la actividad y marcas de la demandante sino que está pensado para valerse del prestigio de la demandante y su marca "CIGAR GOURMET", que le sirven de presentación y garantía de credibilidad y aceptación.
Además, el acercamiento a ALTADIS S.A. corrobora esta afirmación porque no es aceptable que se ofrezca un proyecto apoyado en nombres de dominio que reproducen marcas notorias y renombradas de aquélla, cuya colaboración económica en el mismo le permitirá tener acceso a esos dominios, impidiéndose, de otro modo, su registro y utilización por quien es titular de las marcas.
Y a idéntica conclusión se llega respecto a los nombres de dominio que contienen la expresión "altadis", que además de no estarse utilizando, forman también parte del proyecto de la demandada.
A los efectos de la resolución de la presente controversia, es irrelevante, a juicio del panel, la polémica entablada entre las partes respecto al momento en que se entregó el proyecto a ALTADIS S.A. o si se entregaron uno o dos proyectos, porque lo cierto es que la demandada tampoco presenta ese pretendido primer proyecto que después se amplió, según sus afirmaciones, y, en todo caso, dicho proyecto siempre ha estado apoyado en el prestigio de la demandante y la fama de sus marcas.
Todas estas consideraciones llevan a concluir al panel que se cumple el segundo requisito del artículo 4.a).ii) de la "Política Uniforme".
6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio objeto de controversia
6.2.3.1 Registro de mala fe
Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de tres cincunstancias determinantes: 1) las marcas "CIGAR GOURMET" de la demandante han de calificarse como notorias, es decir, conocidas en el sector del mundo del tabaco y su registro es anterior al de los nombres de dominio que consisten en diversas combinaciones de esta expresión, bajo los distintos dominios de nivel superior existentes en la actualidad, 2) las marcas ALTADIS son renombradas por ser conocidas por la generalidad del gran público y también su registro es anterior a los dominios de la demandada, y 3) ambas marcas eran sobradamente conocidas por la demandada cuando efectuó el registro de los diferentes dominios objeto de este procedimiento, hecho nunca negado por ésta, por evidente, dada su vinculación con el mundo del tabaco.
No es posible pensar que de buena fe se registren como nombres de dominio unas marcas notorias y renombradas en todas las combinaciones posibles y con las extensiones de todos los códigos genéricos existentes, para ofrecer, también de buena fe, un proyecto que permitirá a la titular de las marcas acceder a esos dominios que todavía no había registrado. Este panel entiende que en esos registros la demandada no obró de buena fe sino con el propósito de obtener un lucro económico, ya que sólo si la demandante colaboraba en ese proyecto, podría utilizar los referidos nombres de dominio que, en ningún caso, la demandada pensaba transferir a su legítimo titular.
La demandada podía haber elegido para el desarrollo de ese proyecto, su propia razón social por la que se la conocía a través de la página web que tiene en marcha con el nombre de . La propia demandada afirma que éste es el primer portal y el mejor en lengua castellana, especializado en el mundo del tabaco y especialmente en el cigarro puro, por lo tanto, nada más lógico que aprovechar este nombre o su propia razón social, ya conocidos, para presentar el negocio que se proponía. Por otro lado ninguna falta le hacía para dicho negocio registrar nombres de dominio en todos los códigos de nivel superior, incluso en el recién aprobado "info", ni tampoco registrar los nombres de dominio que contienen la expresión "altadis".
La situación actual puede encuadrarse en algunos de los supuestos que el artículo 4.b. de la "Política Uniforme" describe como probatorios de la mala fe en el registro y en el uso.
Así, en cuanto a la mala fe en el registro, se cumple el contenido del apartado i) pues la única finalidad que puede derivarse de estos registros es la de obtener un lucro a través del "alquiler" de estos dominios ya que sólo si la demandante se unía al repetido proyecto mediante su colaboración económica, podría acceder a esos nombres de dominio.
También es aplicable el apartado ii), pues el registro de los nombres de dominio en cuestión por la demandada, impide que la demandante refleje sus marcas en el dominio que desee.
Para referir la importancia de su empresa, la demandada afirma que su patrimonio en registro de nombres de dominio especializados en el mundo del tabaco es el mayor a nivel mundial y ha devuelto diversos dominios que le han reclamado, por el precio de registro, lo cual prueba su buena fe. Sin embargo, el panel no puede compartir esta opinión porque no es legítimo que nadie, sin autorización del titular de la marca, registre nombres de dominio que reproduzcan marcas ajenas, muchas de las cuales son renombradas. Esta es una actividad obtaculizadora de la libertad del titular de la marca de registrarla o no como nombre de dominio, en la forma que le interese. Y además, siguiendo este razonamiento de la demandada, si hubiera existido buena fe al registrar los nombres de dominio objeto de este procedimiento no se habría negado a transferirlos a ALTADIS S.A., cuando ésta así lo requirió.
Todo ello, unido a que la demandada carece de derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en cuestión, lleva a la conclusión de que el registro ha sido efectuado de mala fe, con el propósito de obtener un beneficio económico de la titular de las marcas, encubierto en una participación en un proyecto de negocio, que permitiría a la demandante tener presencia internacional en la red a través de los nombres de dominio registrados por la demandada.
6.2.3.2 Uso de mala fe
Como se viene afirmando ya en muchas decisiones del Centro de Arbitraje (véase por ejemplo, la N� D2000-0239) los requisitos establecidos en la "Política Uniforme" para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio no pueden entenderse de una manera independiente sino que tienen una relación importante entre ellos. Así, quien ha registrado de mala fe y sin interés legítimo será difícil que esté usando de buena fe porque la mala fe se ha producido en la actuación primera y originaria del nombre de dominio cuestionado, que no puede ser sanada por un uso posterior ya que en el registro constaba el conocimiento de la marca ajena y la falta de derecho o interés legítimo.
De todos modos, pueden entrarse a examinar algunas de las actuaciones de la demandada relacionadas directamente con un uso de mala fe. La demandada reconoce que sólo hace uso del nombre de dominio pero lo cierto es que se trata de una página sin contenido que redirecciona automáticamente a su verdadera página, que es . Y, como ya se ha razonado, esos preparativos de uso a través del proyecto de negocio que, primero, envió a diversos medios de comunicación y restaurantes, y, luego a la demandante, no puede considerarse un uso de buena fe por estar básicamente apoyado en el prestigio de ALTADIS S.A. y sus marcas notorias y renombradas.
El resto de los nombres de dominio que consisten en la expresión "cigar gourmet" carecen en absoluto de uso por ser una simple redirección a , y respecto a los que contienen el término "altadis" no representa una excusa legítima la alegación de la demandada de que, como no ha prosperado la relación con ALATADIS S.A., no ha dado tiempo a ponerlos en funcionamiento, desde la última reunión mantenida con ésta, pues esto es una prueba más de la tenencia pasiva de los mismos y de que ese proyecto dependía de la colaboración económica de ALTADIS S.A.
Y, por último, como indica el apartado iv) del artículo 4.b) de la "Política Uniforme", la demandada, a través del vínculo que establece a partir de la web de con la página de atrae a un importante número de visitantes que conocen las marcas y el proyecto CIGAR GOURMET de ALTADIS S.A. y que serán automáticamente redireccionados a la única página que posee la demandada.
7. Decisión
En base a todas las circunstancias y fundamentos anteriormente expuestos, el panel resuelve que la demandante ha probado la concurrencia de los tres requisitos contemplados en el artículo 4.a) de la "Política Uniforme" y, en consecuencia, ordena la transferencia de los registros de los nombres de dominio , , , , , , , , , , , , , , , , , , y a la demandante ALTADIS S.A. Se incluyen los dominios registrados bajo el nivel superior "info" ya que, a pesar de la afirmación de la demandada de que éstos han sido transferidos a ARSYS INTERNET no consta documentalmente tal cesión y, en todo caso, ésta debe realizarse a favor de ALTADIS S.A.
María Baylos
Panelista Único
Fecha: 14 de diciembre de 2001
Full & Egal Universal Law Academy