Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Distribuidora Electrodomésticos Nacional, S.A. (DENSA) v. TIEN 21, LLC
Caso N� D2001-1261
1. Las Partes
El Demandante es Distribuidora Electrodomésticos Nacional, S.A. (DENSA), sociedad mercantil de nacionalidad española con domicilio en Bravo Murillo, Num.377, 3-E Bravo Murillo, Num.377, 3-E, Madrid, 28020 España (en adelante el "Demandante"). Representado por Néstor Martínez-Aguado y Jorge Isern , J.Isern Patentes y Marcas, S.L. con domicilio en Avenida Diagonal 463 bis, 2� Planta, E-08036 Barcelona, España.
El Demandado es TIEN 21, LLC, con domicilio en 8345 NW. 66 ST. 2258, Miami, Florida 33166-2626, Estados Unidos de América (en adelante el "Demandado").
2. Nombre de dominio y Registrador
El nombre de dominio en disputa es . El registrador es T Inc., (en adelante el "Registrador") de Toronto, Ontario, Canadá.
3. Historia Procesal
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 18 de octubre de 2001 por correo electrónico y en copia firmada en papel. Luego que el Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos, el 22 de octubre de 2001, el Centro requirió al registrador identificado en la demanda la información de rutina, recibiéndose el mismo día respuesta informando que el nombre de dominio en disputa se encuentra registrado por intermedio del Registrador, que el Demandado es el registrante actual y que el nombre de dominio está en estado "activo".
Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Política") y del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el día 26 de agosto de 1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales"), el 23 de octubre de 2001 el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.
El Demandado dirigió al Centro un mensaje en tono coloquial sin cometido en este procedimiento administrativo y dejó pasar el término previsto por el artículo 5(a) de las Reglas sin contestar la Demanda, por lo que el Centro le envió notificación de "Falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda" con fecha 13 de noviembre de 2001. Ínterin, el Demandante había hecho llegar al Centro con fecha 7 de noviembre de 2001 documentación suplementaria a la agregada a la Demanda.
El 21 de noviembre de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.
4. Idioma del procedimiento
El Demandante presentó la Demanda en idioma español, manifestando que "hemos decidido redactar esta demanda en lengua española debido a que el demandante es de nacionalidad española y debido a que el demandado (que según nuestra opinión es Serafin Rodríguez Rodríguez, parapetado bajo la identidad de la organización TIEN 21, LLC) parece, en principio, ser de la misma nacionalidad".
Conforme el párrafo 11 de las Reglas:
a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
Teniendo en cuenta lo peticionado por la única parte que compareció ante el Panel y los antecedentes del caso, especialmente:
- la única comunicación por correo electrónico que en idioma español se envió al Centro firmada "El Ser Is" como respuesta a la notificación de la Demanda;
- el idioma en el que está redactado el sitio Web al que se accede usando el nombre de dominio en conflicto;
que obligan a dar por cierto que la persona física que usa la denominación de fantasía bajo la que se registra el nombre de dominio en disputa utiliza el español como idioma habitual, el Panelista decidió que el idioma del procedimiento administrativo será el español y dictar la presente decisión en dicho idioma.
5. Hechos
La Marca de Comercio sobre la que se basa la Demanda es TIEN 21, respecto de la cual el Demandante manifiesta y acredita con copias poseer los registros como Marcas españolas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en cada una de las clases internacionales desde la n� 1 a la n� 42. Además, el Demandante alega haber solicitado y hallarse en trámite ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior las Marcas comunitarias en las clases n� 9, 11 y 39.
Las marcas mencionadas se utilizan por el Demandante para distinguir sus comercios de venta al consumidor de artículos electrodomésticos. Según afirma el Demandante "el número de tiendas en España a fecha de hoy es de 1.118. A semejanza de los integrantes de una franquicia, las tiendas TIEN 21 se distinguen por rótulos exteriores, pegatinas en los escaparates, bolsas, papel de embalaje, documentación, uniformes, vehículos, etc, ya que en estos es perfecta y característicamente visible el logo de las marcas". La revisión de la documentación acompañada y la visita al sitio del Demandante persuaden al Panelista acerca de la importancia de la actividad del Demandante así como de la notoriedad de la marca, apoyada ésta por una publicidad acerca de la que el Demandante afirma "la inversión publicitaria en el año 2.000 ascendió a 900 millones de pesetas".
El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet da acceso a un sitio Web identificado como "TIEN21.COM .. Euro, 19 comunidades autónomas, 22 categorías y más de 175 subcategorías .. el sitio de subastas 100% gratis para compradores y vendedores..". El servicio resulta carente de contenido generado por ofertas o demandas, anunciando "6 usuarios registrados � 0 subastas activas". Al examinar el texto de los "tópicos de ayuda" del sitio en cuestión, el Panelista encontró referencia al mismo bajo la identificación de y al utilizar esa expresión como dirección de Internet, la navegación fue automáticamente conducida hacia el sitio (URL: ).
6. Argumentos de las partes.
6.1 Argumentos del Demandante
El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:
a) "El nombre de dominio de segundo nivel "" es cuasi idéntico a la denominación de las marcas .. "TIEN 21" .. Consideramos irrelevante .. la diferencia del espacio entre "TIEN" y "21".
b) El Demandado no es titular de ningún registro de marca, nombre corporativo, licencia o cesión de derechos marcarios, por lo que "la organización TIEN 21, LLC no tiene derecho ni interés legítimo en el dominio .
c) El nombre de dominio objeto de la Demanda fue originalmente registrado de mala fe por el primer titular, Sr. Serafín Rodríguez Rodríguez, ya si el mismo "hubiese empleado la mínima diligencia a la hora de registrar el dominio el 16 Septiembre de 1999 (y a la hora de transferirlo el 7 de Septiembre de 2001) hubiese desistido de ambas acciones al comprobar que "" contenía una marca sobre la que no tenía derecho".
d) El nombre de dominio en disputa es usado de mala fe por el Demandado en cuanto el mismo "imposibilita que nuestro cliente y aquí demandante pueda reflejar su marca con SLD correspondiente a actividades comerciales" lo que "representa .. una clara confusión entre aquellos clientes y usuarios en general que llegando a la página web de TIEN 21 para buscar electrodomésticos .. comprueban que TIEN 21 parece dedicarse a la venta de dominios".
e) "Además, el actual titular atrae para si usuarios de Internet de manera intencionada. Efectivamente .. existe una página web (a la que se llega tras teclear y en la que se aprovecha deslealmente del dominio ""ofreciendo servicios que no corresponden con los que habitual y notoriamente ofrece nuestro cliente".
f) El original titular del nombre de dominio ha realizado maniobras para ocultarse tras la apariencia de una simulada sociedad estadounidense, presunción que afirma sobre la base de la inexistencia de una corporación con el nombre de la que actualmente aparece como registrante y de la coincidencia de direcciones con las utilizadas en diversos trámites de registro por el Sr. Serafín Rodríguez Rodríguez.
6.2 Argumentos del Demandado.
El Demandado no contestó la demanda, por lo que no existen argumentos de su parte a considerar.
7. Análisis y Conclusiones
La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.
"4a(i) Identidad o similaridad que cause confusión"
El Panelista considera que por ser irrelevante la existencia de espacio entre la expresión "Tien" y el guarismo "21", existe identidad textual entre las marcas del Demandante y el nombre de dominio en conflicto. En consecuencia, el requisito del parrafo a(i) del artículo 4 de la Política se cumple en el Caso.
"4a(ii) Ausencia de derechos o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio"
De acuerdo a lo alegado y no controvertido en el Caso, la denominación "TIEN 21" identifica desde 1987 al Demandante como cadena de comercio minorista extendida por toda España. La marca es una denominación de fantasía que asocia una expresión sin sentido propio en idioma español con una cifra numérica, formando una combinación que no parece probable pudiese por azar ser inocentemente elegida por otro usuario como identificador comercial. Ausente el Demandado del presente proceso, nada en el mismo indica que "TIEN 21" integre alguna marca de comercio del Demandado o tenga relación con el nombre del Demandado o con empresa o negocio de su propiedad, o haya sido usada por el Demandado con algún propósito no comercial.
De acuerdo a los antecedentes del caso y a las afirmaciones del Demandante no controvertidas por el Demandado, el sitio Web se creó luego de que el Sr. Serafín Rodríguez Rodríguez (antecesor en el registro del nombre de dominio en disputa) recibiera el "Burofax" que lo anotició de la existencia del conflicto que da origen al presente caso. De tal modo, la existencia de tal sitio Web no puede considerarse por el Panelista como demostración de un "interés legítimo" por parte del Demandado, más aún cuando se comprueba que tal sitio no tiene actividad alguna, constituyendo una mera "fachada".
Por lo demás, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los parráfos "i." a "iii." del artículo 4.c. de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés respecto del nombre de dominio a los fines del parráfo 4(a)(ii) de la Política. En particular:
Sobre 4.(c)(i):
No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera usado el nombre de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios". Por el contrario, la prueba agregada por el Demandante evidencia que desde un principio el nombre de dominio se utilizó para desviar a los navegantes hacia otras localizaciones de Internet, incluso con despliegue de publicidad pornográfica.
Sobre 4.(c)(ii):
Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.
Sobre 4.(c)(iii):
Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera que fuera su intención o propósito.
Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés legítimo respecto del nombre de dominio . En consecuencia, el requisito del párrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado"
Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia de mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, en cuanto a la buena o mala fe de su registro el Panelista hace mérito de que ha sido alegado y probado por el Demandante que el nombre de dominio fue originalmente registrado por una persona física residente en España, quien difícilmente hubiera podido ignorar la notoriedad de la marca que estaba utilizando como identificación alfanumérica para su nombre de dominio. Esto lleva al Panelista a considerar que el antecesor en el título del Demandado registró deliberadamente el nombre de dominio para apropiarse de una marca comercial a sabiendas de que la misma era propiedad de un tercero. En cuanto a la buena o mala fe del uso actual del nombre de dominio, el panelista se remite a lo que sigue.
Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro párrafos del artículo 4.(b) de la Política:
Sobre 4(b)(i):
Nada prueba que se haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante". El Demandante no alegó la existencia de esta circunstancia.
Sobre 4.(b)(ii):
Las alegaciones y pruebas presentadas por el Demandante no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".
Sobre 4.(b)(iii):
El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".
Sobre 4.(b)(iv):
El Panelista considera que usando el nombre de dominio para atraer a los usuarios de Internet al sitio Web de una supuesta empresa de subastas virtuales con nombre similar al del Demandante, el Demandado realiza una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet .. a cualquier otro sitio en línea". El Panelista considera que mediante este recurso, el Demandado induce a los usuarios de Internet a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción" del sitio accedido "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".
La ausencia de contestación a la Demanda no proporciona al Panelista elemento alguno para presumir que el Demandado pueda hacer en el futuro algún uso legítimo del nombre de dominio en disputa, sin dañar los derechos del Demandante como titular de una marca similar con tal nombre de dominio. Por el contrario, la historia del caso muestra que desde su registro original por una persona claramente relacionada con la empresa Demandada, el nombre de dominio no ha sido utilizado como dirección de un sitio activo de la Internet sino que simplemente se lo ha usado para re-direccionar a los navegantes a otra dirección o para alojar una mera "fachada" de sitio Web sin actividad genuina alguna.
En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el párrafo 4.(b)(iv) de la Política se verifica en el Caso.
En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró y usó el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, el requisito del Párrafo a(iii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
8. Decisión
El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. parágrafo (i) de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio se transfiera al Demandante.
Antonio Millé
Panelista Único
Fecha: 10 de diciembre de 2001
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