Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Altadis, S.A. v. E Marketing World On Line.
Caso No. D2001-1404
1. Las Partes
1.1 Demandante: ALTADIS S.A., con domicilio social en Madrid, España, calle Eloy Gonzalo nº 10.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Marcos Fernández de Béthencourt, Abogado y Agente de la Propiedad Industrial, representación que acredita con la escritura de poder que acompaña como Anexo B de la demanda.
1.2. Demandado: E MARKETING WORLD ON LINE S.L..
La demandada es la entidad E MARKETING WORLD IN LINE S.L., cuya dirección, como se desprende del registro del Nombre de Dominio, es Calaf nº 24-26, piso 1-2, E-08022 Barcelona, (España). Acorde con el mismo registro, la persona de contacto administrativo es D. Norberto Sala.
2. Los Nombres de Dominio y el Registro
2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
2.2. La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions Inc., con domicilio en Herndon, Virginia, 20170 (EEUU).
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante la "Política", según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en adelante, "el Centro de Arbitraje", el día 29 de noviembre de 2001, confirmándose por correo urgente el 4 de diciembre y acusándose recibo por el Centro de Arbitraje, el día 5 de diciembre de 2001.
3.2. La verificación registral se efectuó el 10 de diciembre de 2001 y el 13 de diciembre se notificó la demanda a la demandada, quien no procedió a responder a la misma en el plazo establecido, constando en el procedimiento la falta de personación y ausencia de contestación, con fecha de 3 de enero de 2002.
3.3. Finalmente, de acuerdo con la petición del demandante de que la disputa fuera decidida por un Panel compuesto por un solo Miembro, con fecha 17 de enero de 2002, el Centro de Arbitraje se dirigió a María Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos en el actual procedimiento.
3.4. Enviada la correspondiente declaración de imparcialidad e independencia, el Centro de Arbitraje designó a María Baylos como único panelista, el 22 de enero de 2002, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y al día siguiente, el 23 de enero de 2002, copia completa en papel de la documentación.
3.5. Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se presentó en lengua española y el demandante propuso tal lengua como idioma del procedimiento, al ser las dos partes españolas y estar redactados los documentos acompañados, en su gran mayoría, en español.
3.6. El demandado no ha contestado a la demanda y, por tanto, teniendo en cuenta la común residencia de las partes en territorio español y que ambas partes conocen y se expresan en español, este Panel considera que dicho idioma debe ser la lengua de procedimiento, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 11 del Reglamento.
4. Antecedentes de hecho
4.1. La demandante es la sociedad española ALTADIS S.A., antes denominada TABACALERA S.A., constando en el Anexo A de la demanda, el testimonio notarial de la certificación del Registro Mercantil de Madrid, acreditando el cambio de denominación social, en virtud de escritura de 9 de diciembre de 1999.
Esta entidad es titular en el mundo, de numerosos registros de marcas denominativas y mixtas con la denominación "DUCADOS", así como otras marcas denominativas y mixtas que podrían considerarse integrantes de la misma familia, como, entre otras, DUCA-2, K2 DE DUCADOS, DUCADOS RUBIO, DUCADOS CLUB ó DUCADOS COLLECTION.
En el Anexo E, quedan acreditados los certificados-título de las anteriores marcas.
En lo que a España se refiere, se aportan cincuenta y dos certificados-títulos de marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas que se componen exclusiva o parcialmente de la denominación "DUCADOS".
Asimismo se encuentran registradas en España, dos marcas bajo la indicación, "DUCA-2", otra con "DU-K-2" y otra con "K2".
Entre estas marcas se advierte la existencia de marcas denominativas y mixtas registradas para clases 34, 35 y 42 principalmente, que están concedidas y en vigor, pero inscritas aún a nombre de TABACALERA S.A., antigua razón social de la demandante. Sin embargo, por tratarse de la misma persona jurídica que únicamente ha modificado su nombre social, esta irregularidad formal no afectará a la resolución del presente procedimiento.
Existen además, tres marcas comunitarias en vigor para la clase 34, bajo el nombre de "DUCADOS" y otra marca comunitaria con la denominación "DUCA2" para las clases 34, 35 y 39.
Por otra parte, TABACALERA S.A. (actualmente ALTADIS S.A.) es titular de más de un centenar de marcas internacionales en clase 34, con la denominación "DUCADOS".
La demandante es, también, titular del nombre de dominio desde donde esta marca tiene su presencia en la red.
4.2. La demandada es E MARKETING WORLD ON LINE S.L., su domicilio según la base de datos de Network Solutions Inc, entidad ante la que se ha registrado el nombre de dominio, es Calaf nº 24-26, piso 1-2, E-08022 Barcelona, (España), con D. Norberto Sala como persona de contacto administrativo.
No consta que la referida sociedad mercantil se encuentre válidamente constituida en España, ni que dicha denominación esté reservada en el Registro Mercantil Central Español, por lo que está plenamente disponible para su utilización por terceros.
La mencionada demandada, es titular del nombre de dominio en litigio, , registrado el día cuatro de febrero de 1999.
5. Pretensiones de las partes
5.1 Demandante
La demandante afirma:
- Que es titular de diversas marcas denominativas y mixtas "DUCADOS", así como de marcas relacionadas, consideradas de la misma familia, tanto en España como en el extranjero, como ha sido ya reseñado en el apartado anterior.
- Que las referidas marcas, se encuentran en pleno vigor y uso, tanto en España como en otros países.
- Que el registro de las mismas, cubre fundamentalmente los productos de la clase 34, "tabaco, artículos para fumador, cerillas", aunque también se encuentran registradas para otras clases y servicios.
- Que es la primera sociedad tabaquera en España, número 1 mundial en cigarros, la nº 3 en cigarrillos en la Unión Europea y un destacado operador logístico en el Sur de Europa, especialmente tras su fusión con la sociedad francesa SOCIETE NATIONALE D’EXPLOTATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), siendo titular de las marcas de más elevado renombre para esta clase de productos, como son "FORTUNA" y "DUCADOS".
- Que la marca "DUCADOS", es una de las marcas con más elevado renombre en el mercado español de tabaco, constituyéndose en la marca de cigarrillos negros más fuertemente implantada en este mercado.
- Que dicho renombre, y el consecuente conocimiento generalizado del que goza en España, impiden cualquier clase de argumento que esgrima el desconocimiento por parte del demandado de la marca "DUCADOS".
- Que el elevado renombre de las marcas "DUCADOS", ha sido alcanzado tras años de esfuerzo e inversión publicitaria, habiéndose realizado desde su lanzamiento en 1963 hasta el día de hoy, actividades de impresión de material publicitario, actividades de venta, distribución, importación y exportación de tabaco y artículos para fumador, así como de promoción nacional e internacional, de eventos deportivos y culturales de todo tipo.
- Que los Anexos F y G demuestran el intenso uso y esfuerzo inversor en publicidad efectuado en torno a la marca "DUCADOS", acreditando de esta forma, el renombre del que goza la marca en España.
- Que la identidad entre los nombres de dominio registrados por la demandada y sus marcas es evidente.
- Que dicha identidad, produce inevitablemente confusión en el usuario, pues, además, el demandado, lejos de intentar evitar dicha confusión con la inclusión de alguna cláusula que advirtiera que no se estaba ante la página oficial, potencia este riesgo de confusión, introduciendo en el diseño de la página, los colores usados ininterrumpidamente en la comercialización de las cajetillas de tabaco "DUCADOS", así como en el diseño de la página que lícitamente promociona los productos "DUCADOS" ().
- Que la demandada carece de derecho, licencia o autorización de la demandante, como legítima titular de dichos derechos de propiedad industrial, para usar o registrar sus marcas como nombres de dominio.
- Que la demandante ha venido usando la marca "DUCADOS" por más de 60 años, mientras que la demandada ni tiene registro alguno ni ha comercializado nunca ni producto ni servicio con semejante marca.
- Que la demandada actúa en el tráfico bajo la denominación, "E MARKETING WORLD ON LINE S.L.", por tanto, por no tener ningún elemento de coincidencia con el registro a impugnar, carece de justa causa para ostentar el registro del nombre de dominio .
- Que de acuerdo con la información proporcionada por la base de datos del Registro Mercantil Central, la denominación social que el demandado utiliza debe ser ficticia, por lo que no sería posible que el demandado estuviese operando en el trafico económico, o de hacerlo, lo estaría haciendo de forma ilícita y al margen de la legalidad.
- Que la mencionada incapacidad jurídica para actuar en el mercado, imposibilita la realización de actividad alguna que conceda justa causa al registro del nombre de dominio.
- Que ha de hacerse notar la diferencia cronológica que se produce entre el registro del nombre de dominio, efectuado en febrero de 1999, y el uso, renombre y registro de marca del titular legítimo, que se remonta a enero de 1963.
- Que desde que el demandado registrara el nombre de dominio en cuestión, hace más de dos años, no ha sido usado en forma alguna, limitándose a mostrar en la actualidad, un anuncio de próximo lanzamiento.
- Que como se menciona anteriormente, han transcurrido más de dos años desde el registro del nombre de dominio, sin que se haya desarrollado ninguna actividad en torno al mencionado dominio, salvo el de la captación, sin saber muy bien el propósito, de direcciones electrónicas procedentes de usuarios que creen estar visitando la web de los titulares de la marca "DUCADOS".
- Que el registro del nombre de dominio ha sido efectuado, sin ningún derecho o interés legítimo, con evidencia de mala fe y con ánimo de impedir que el titular de la marca "DUCADOS" acceda a reflejarla en sus correspondientes dominios, alterando su actividad comercial e intentando de esta forma, obtener lucro patrimonial por la transacción del mismo.
- Que habiendo intentado contactar con el demandado, se ha comprobado que la sociedad titular demandada es totalmente ficticia, con lo que se deduce que dicho registro sólo fue efectuado, o bien para impedir el acceso al titular de la marca "DUCADOS" o bien para obtener un lucro patrimonial con su transferencia.
- Que la tenencia pasiva de nombres de dominio ha sido considerada por numerosas resoluciones del Centro de Arbitraje como causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso.
- Que debe acordarse la transferencia a favor de la demandante del nombre de dominio objeto de este procedimiento, debido al perjuicio que se causa al titular legítimo de la marca, en el desarrollo de su actividad y expansión en el medio informático de Internet.
5.2. Demandada
La demandada no ha contestado a la demanda, a pesar de que, de acuerdo a la documentación presentada en este procedimiento, se le diera notificación de la demandada el día 13 de diciembre de 2001, y de haberse sometido expresamente, como consta en el Anexo D, a la Política de Resolución de Conflictos adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El artículo 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Política uniforme" y en el propio "Reglamento"
- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el Panel considere aplicables
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme
Estos son:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1. Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las marcas.
La demandante ha demostrado a este Panel, que es titular de la marca DUCADOS y de otras marcas que incorporan la palabra DUCADOS.
Igualmente ha probado que éstas se encuentran en vigor, que se hayan inscritas en multitud de registros de todo el mundo y que gozan de amplia notoriedad en el mercado español e internacional.
No cabe duda, para este Panel, la evidente confusión que podría derivarse de la convivencia del nombre de dominio y de la marca "DUCADOS", puesto que ambos signos no sólo son semejantes, sino que, como se puede apreciar, son absolutamente idénticos ya que la identificación del primer nivel no puede intervenir en la comparación como elemento diferenciador.
Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.a) i) de la Política, la comparación debe realizarse entre el nombre de dominio y la marca, sin que deba ser necesaria la comparación de los productos o servicios para los que se aplica la marca.
La demandante por otra parte, es titular de otros registros de marca en el territorio español, como son "DUCA-2" y "DU-K-2".
Sin embargo, considerando que ha resultado probado el riesgo de confusión por identidad entre la marca "DUCADOS" y el nombre de dominio , este Panel considera que es del todo innecesario entrar en el análisis de identidad entre estas marcas de especial formación y dicho nombre de dominio.
Por todas estas razones, el Panel entiende que se cumple el primer requisito exigido por el artículo 4 apartado a) i) de la Política.
6.2.2. Análisis de la existencia o inexistencia de derecho o interés legítimo por parte de la demandada sobre el nombre de dominio objeto de este procedimiento.
La Política de ICANN en su artículo 4.c) y en relación con el artículo 4.a.ii), establece una serie de circunstancias orientadoras, no limitativas, que pueden conducir al demandado a justificar su actuación. Así, puede considerarse que existe un derecho o interés legítimo si, antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado utiliza el nombre de dominio o ha efectuado preparativos para su uso; o utiliza un nombre correspondiente al nombre de dominio a través del cual efectúa una oferta de buena fe de productos o servicios; o bien, se le conoce ya por dicho nombre de dominio aunque carezca de derechos de marca; o hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca con ánimo de lucro.
Basándose en la información vertida en este procedimiento, este Panel considera, que el demandado no puede ampararse en ninguna de las anteriores vías que podrían demostrar interés o derechos legítimos. Pues efectivamente, el no personarse en el procedimiento para defender su derecho y el hecho de que el demandado tras más de dos años de posesión del nombre de dominio, no haya realizado ningún esfuerzo en el uso o preparación de uso del mismo, ponen de manifiesto la falta de interés legítimo.
Asimismo y como se afirma en la demanda, este Panel considera evidente que la demandada carece de derecho, licencia o autorización sobre la marca que constituye el nombre de dominio en litigio.
Estas consideraciones, llevan a concluir al Panel que se cumple el segundo requisito del artículo 4.a).ii) de la "Política Uniforme".
6.2.3. Análisis de la existencia o inexistencia de registro y utilización de mala fe por parte de la demandada sobre el nombre de dominio objeto de este procedimiento.
El párrafo 4 (b) de la Política señala las circunstancias por las que es posible entender que existe mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestión. Así, si se prueba que el demandado ha registrado y está usando (1) para vender, alquilar o ceder el registro por un valor cierto, (2) para impedir que el titular de la marca la tenga como nombre de dominio, (3) para perturbar la actividad comercial de un competidor, o (4) para atraer usuarios de Internet, con animo de lucro, crear confusión con la marca de un competidor.
No parece que haya existido un intento de vender o alquilar el registro por parte de la demandada; tampoco que ésta pretenda atraer a los navegantes a una página propia para obtener de ello un lucro; ni que la demandada sea un competidor de la demandante ya que ni siquiera ha probado su existencia como entidad jurídica.
Por otra parte, dada la notoriedad y el renombre del que la marca "DUCADOS" disfruta en España y en el extranjero, es muy difícil concebir que la demandada no tuviese conocimiento de dicha marca con anterioridad al registro del nombre de dominio. Por ello, en el registro de la demandada sólo pudo estar presente el deseo de impedir que el titular de la marca pueda tener presencia en la red bajo el código genérico .
El Panel acuerda, de esta forma, declarar que el registro del nombre de dominio, ha sido realizado de mala fe.
Respecto a si, además, la utilización del nombre de dominio también es de mala fe, hemos de remitirnos al principio ya sentado en numerosas Resoluciones que establecen que quien registra de mala fe y sin interés legítimo ha de estar usando el dominio también de mala fe (D2000-0239 ; D2000-0751 ; D2000-1805 ).
Este Panel corrobora las reflexiones contenidas en las mencionadas decisiones, en virtud de las cuales, "quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que se tenía en el momento del registro, de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero".
Esta utilización de mala fe, viene a concretarse, además, en el hecho de que la página a la que conduce el nombre de dominio , evoca enormemente no sólo los colores característicos de la marca "DUCADOS", sino también el mismo diseño utilizado en la página oficial de la citada marca, . Semejante parecido, no puede deberse a la casualidad, sino que persigue que el usuario que se encuentre ante la mencionada página crea que se trata de un sitio autorizado por el titular de la marca "DUCADOS".
En definitiva, este Panel concluye, que junto a los actos expuestos anteriormente, el hecho de haber mantenido inactivo el nombre de dominio durante más de dos años, comporta también la concreción de la mala fe en la utilización del nombre de dominio en litigio, definiéndose así, el tercer requisito exigido en la Regla 4 a) iii) de la Política.
7. Decisión
De acuerdo con las circunstancias y razonamientos expuestos, este Panel resuelve que la demandante ha probado que concurren los tres elementos necesarios contemplados en el apartado 4, a) de la Política Uniforme, y, en consecuencia, conforme a los apartados 4 i) de la Política y 15 del Reglamento, ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la demandante, ALTADIS, S.A.
María Baylos
Panelista Único
Fecha: 4 de febrero de 2002
Full & Egal Universal Law Academy