Centro De Arbitragem E Mediação Da OMPI
DECISÃO DO PAINEL DE ESPECIALISTAS
Jerónimo Martins, SGPS, S.A v FIMA/VG _ Distribuição de Produtos Alimentares, LDA.
CASO Nº D2001-1450
1. As Partes
As Demandantes são:
Jerónimo Martins, SGPS, S.A, Sociedade Comercial de direito português, pessoa coletiva nº´500.100.144, com sede na Rua Tierno Galvan, Torre 3 – 9º - Letra "J", em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registro Comercial de Lisboa sob o nº 8122 – como 1ª Demandante;
FIMA/VG _ Distribuição de Produtos Alimentares, LDA., Sociedade Comercial de direito português, pessoa coletiva nº 503.933.139, com sede no Largo Monterroio Mascarenhas, nº 1, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registro Comercial de Lisboa sob o nº 7320 – como 2ª Demandante; e
Jerónimo Martins Retail Services S.A, sociedade comercial de direito suiço, com sede em Bahnofestrasse 8, CH – Suiça, registrada no Registro Comercial do Canton de Grisson, sob o nº 3000000023 – como 3ª Demandante
Todas as Demandantes são sociedades que fazem parte do grupo empresarial "GRUPO JERÓNIMO MARTINS".
As três Demandantes estão representadas neste procedimento pelo Dr. João Santos.
A Demandada é a empresa IDEIATECA – AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LIMITADA., Sociedade Comercial de direito português, pessoa coletiva nº 504.023.780, com sede na Rua Aviador Plácido de Abreu, nº 10 R/C Dtº, 1070 – 016 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registro Comercial de Lisboa sob o nº 7597, representada neste procedimento pelo escritório de advocacia Leitão de Souza Advogados.
2. Os Nomes De Domínio E A Entidade Registrante
Os nomes de domínio em disputa são: ; ; ; ; ; ; ; e .
Todos os citados nomes de domínio encontram-se registrados perante a TierraNet.Inc, localizada a 9573 Chesapeake Drive, 1st Floor, San Diego, CA - USA.
3. Histórico Do Procedimento
Em 12 de Dezembro de 2001, as Demandantes apresentaram reclamação ao Centro por via eletrônica. Em 18 de Dezembro de 2001, foi recebido o material correspondente via correio. No dia 19 de Dezembro de 2001 o Centro acusou o recebimento da Reclamação aos Demandantes. Em 20 de Dezembro de 2001, o Centro enviou à TierraNet, Inc uma solicitação de verificação de dados dos domínios registrados.
Em 08 de janeiro, o Centro intimou a Demandada da Reclamação apresentada e foi iniciado o procedimento administrativo.
Em 28 de janeiro de 2002, o Centro recebeu a reposta da Demandada, cuja confirmação de recebimento foi enviada para as partes em 29 de janeiro de 2002.
Em 20 de fevereiro de 2002, o Centro recebeu a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência do Especialista indicado para o caso, notificou as partes sobre esta nomeação e sobre a data prevista para a decisão da reclamação.
Em 25 de fevereiro de 2002 o Especialista recebeu por correio cópia completa da Reclamação, da Resposta e os anexos correspondentes.
Quanto ao idioma deste procedimento, ainda que o acordo do registro do nome de domínio esteja em inglês, as Demandantes solicitaram que tendo ambas as partes origem portuguesa (a grande maioria das partes está situada em Portugal), o procedimento se dê em português, a Demandada concordou com essa solicitação.
4. Fatos Antecedentes E Alegações Das Partes
Os seguintes fatos e circunstâncias se têm por verdadeiros, por estarem comprovados por documentos e/ou não terem sido contestados:
Das demandantes
A 1ª Demandante alega ser titular do direito de Propriedade Industrial da marca "JERÓNIMO MARTINS", inscrita no Instituto de Propriedade Industrial (INPI) de Portugal sob o nº 339311-B, para as classes de produtos 1ª a 42ª.
A mesma é titular, ainda, do direito de propriedade do Nome de Estabelecimento "Estabelecimentos Jerónimo Martins & Filho".
A 2ª Demandante alega ser, por sua vez, titular da marca "VAQUEIRO", inscrita no INPI sob o nº 133274, para a Classe 29.
Com relação a 3ª Demandante, a mesma alega ser titular do direito de propriedade sobre as marcas "FEIRA NOVA" e "PINGO DOCE", inscritas, respectivamente sob os nºs 323982 e 325801 no INPI, nas classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 41.
A denominação "JERÒNIMO MARTINS" corresponde, ainda, à firma de um dos maiores grupos empresariais portugueses, cotado em bolsa.
Todas as marcas acima identificadas são efetivamente utilizadas nos diversos produtos das classes em que estão registradas, correspondendo mesmo cada uma delas a marcas notórias para o mercado Português.
As marcas "Jerónimo Martins", "Pingo Doce" e " Feira Nova" são designadamente utilizadas como marcas dos produtos comercializados nas dezenas de estabelecimentos comerciais do grupo Jerónimo Martins, estabelecimentos que representam em Portugal uma das mais importantes cadeias comerciais de distribuição, espalhada por todo território Português.
A marca "Vaqueiro" corresponde à marca de uma margarina, comercializada há várias décadas em Portugal, sendo uma das marcas mais conhecidas em Portugal, de tal forma que se pode dizer sem exagero que qualquer português associa a palavra "vaqueiro" a uma marca de margarina.
Todas as referidas marcas são objeto de importantes investimentos publicitários por parte do grupo Jerónimo Martins, através de campanhas publicitárias periódicas nos mais importantes meios (televisão, rádio, imprensa escrita e publicidade estática, entre outros.).
Os nomes de domínio registrados pela Demandada são idênticos as marcas supra referidas, de propriedade das Demandantes, de tal forma que é óbvia a confusão a que os mesmos dão lugar, levando qualquer utilizador da Internet, nomeadamente os residentes no território português, a supor que se tratam de domínios associados àquelas marcas.
Parte dos domínios objeto desta demanda - ; e - encontram-se diretamente associados ao domínio que encontra-se registrado em nome da Demandada, promovendo no mesmo a venda de produtos de consumo na seção desse site designada "Shopping Dubom".
Outra parte dos domínios objeto da presente demanda - ; ; ; e - encontram-se diretamente associados ao domínio "", no qual entre outras coisas, se promove a venda de bens e serviços do denominado "Grupo Sonae", ou seja, um dos maiores grupos econômicos Portugueses e um grande concorrente das Demandantes no mercado de distribuição e do retalho.
Com relação ao domínio encontra-se diretamente associado ao domínio "", no qual, dentre outras coisas, se promove a venda de domínios já registrados, se possibilita a realização do registro de novos domínios e a consulta aos titulares dos domínios já registrados.
Acendendo aos domínios cujos nomes correspondem a marcas registradas das Demandantes, os utilizadores da internet nada ficam a saber sobre a atividade das titulares dessas marcas, antes sendo imediatamente desviados para outros domínios altamente prejudiciais as Demandantes.
Seguramente que ao acender aos domínios em causa, os utilizadores da internet ficam num estado de confusão injustificado e que não pode ser tolerado.
Ademais, as Demandantes dispõem que o sócio gerente da Demandada (Sr. Manuel Moura Relvas Pereira Forjaz) foi funcionário de uma das empresas do Grupo Jerónimo Martins denominada Indústria Lever Portuguesa, exercendo função de responsabilidade e da qual saiu de forma não amigável.
Logo, o mencionado sócio gerente, tinha e tem perfeito conhecimento da marcas em questão, o que explica que tenha escolhido as marcas pertencentes ao grupo Jerónimo Martins para para as associar ao seu site e, simultaneamente, para procurar vender esses mesmos domínios.
No site o mesmo sócio gerente da Demandada apresentando-se sob o pseudônimo "Vitualbrain", assumindo que trabalhou na empresa do grupo Jerónimo Martins durante 6 anos e assinando "Manuel Forjaz", propõe a venda do domínio "", em leilão, com uma base de licitação de USD 5,000, oferecendo ainda, a quem comprar aquele domínio todos os outros domínios .com; .net e .org compostos pelos vocábulos "jeronimo-martins" e "jeronimomartins".
As Demandantes concluem que do exposto resulta evidente a má-fé com que todos os domínios foram registrados pela Demandada.
Segundo as Demandantes, a Demandada não tem qualquer direito ou legítimo interesse no que diz respeito aos nomes de domínio registrados ao seu favor. Pelo contrário, o único interesse da Demandada é obter vantagem ilegítima (a preço de venda dos domínios) à custa da identidade entre os domínios registrados e aquelas marcas, ou seja, proceder a comercialização dos mesmos a terceiros eventuais interessados.
Não se denota, também, que a Demandada tenha tido qualquer intenção de, a partir dos domínios em causa, desenvolver qualquer atividade própria ligada aos respectivos nomes ou para a qual esses nomes fossem relevantes, desta forma, visou evitar que as Demandantes, diretas interessadas nestes registros, se vissem privadas de verem refletidos em nomes de domínios próprios as diversas marcas de que são legítimas titulares.
Da demandada
A Demandada, em sua resposta, confirma que o Sr. Manuel Forjaz foi de fato trabalhador da sociedade Industrias Lever Portuguesa, Lda., no entanto, afirma que a referida sociedade é detida pela grupo multinacional UNILVER PLC, e por sua vez não é controlada por qualquer uma das Demandantes. Ademais, afirma que o Sr. Manuel Forjaz demitiu-se das funções que exercia negando que a saída do mesmo tenha ocorrido de forma não amigável.
Segundo a Demandada o Sr. Manuel Forjaz desconhecia e não tinha obrigação de conhecer, a invocada existência e importância das marcas detidas pelas Demandantes.
Ademais, alega que o conjunto gráfico constituído pelas palavras "Jerónimo" e "Martins" são dois termos de uma pessoa singular, extremamente comum em Portugal, existindo na lista telefônica nacional portuguesa mais de uma centena de registros referentes a indivíduos com esse nome.
Os nomes de domínio compostos com os termos "jerónimo" e "martins" não são idênticos a marca registrada pela 1ª Demandante, pois os nomes de domínio registrados não possuem acentuação aguda na quarta letra da palavra e não possui espaço em branco entre as letras além de todos os domínios em causa serem em letra minúscula e associados aos prefixos "www" e um sufixo ".org", ".net" ou ".com".
Com relação ao nome de estabelecimento também de propriedade da 1ª Demandante, o mesmo é composto por 4 palavras "ESTABELECIMENTOS JERÓNIMO MARTINS & FILHO", logo, não corresponde a nenhum nome de domínio em questão.
Segundo a Demandada também não colhe o argumento de confusão dos utilizadores da Internet invocados pelas Demandantes, uma vez que os conteúdos dos referidos domínios em nada coincidem, implicam ou abrangem qualquer dos produtos, serviços ou atividades com relação próxima ou distante com as das Demandantes e os mesmos domínios não incluem qualquer menção a produto, serviço ou qualidade protegidos pelas marcas e nome de estabelecimento em causa.
Os nomes de domínio compostos pelos termos "Jerónimo Martins" foram registrados pela Demandada, a pedido do Sr. Alberto Ledo Lopez com o intuito de precaver eventuais abusos de utilização/usurpação, no espaço Net, do seu pseudônimo literário (Jerónimo Martins"), o qual utiliza, há mais de dois anos, e com o qual assina artigos literários que escreve e pelos quais é remunerado, que integram o conteúdo dos domínios e .
No tocante ao nome de domínio , a Demandada afirma que o mesmo, ainda que tenha sido registrado pela mesma, para o lançamento de um "site" sobre o mundo rural português, não a pertence mais, pois foi cedido a um terceiro em 10 de maio de 2001.
Quanto aos nomes de domínio e , os mesmos forma registrados pela Demandada a pedido e em nome de um cliente desta, com a finalidade de desenvolver para o mercado português um "site" de apoio ao comércio de minerais, pedras preciosas e bijuteria. – domínio e lançamento de um "shopping" virtual de bens em segunda mão – domínio .
Acrescentando-se que também neste caso todos tem um grafismo em minúsculas, incluindo ainda um prefixo ‘www" e um sufixo ".org" ou "net" ou "com", além de ambas as expressões serem de uso comum e corrente na léxico português.
Mais adiante em sua resposta, a Demandada afirma que os domínios em questão não encontram-se diretamente associados ao domínio que encontra-se de fato registrado em seu nome.
O que se verifica, neste particular é a aplicação da técnica "traffic building though market teasing", ou seja, a geração e potenciação de interesse num determinado domínio através do direcionamento deste para vários outros domínios.
A Demandada confirma que os domínios já estiveram direcionados para vários domínios, no entanto há algum tempo vem sendo direcionados para o site do detentor do pseudônimo "Jerónimo Martins".
A Demandada diz ter direito e interesse legítimo nos domínios em tela, no âmbito da supra referida técnica "traffic building through market teasing" através do direcionamento deste para vários outros domínios, como forma de potenciar o número de impactos publicitários dos domínios em causa.
Mais além a Demandada menciona que não há associação direta entre o nome de domínio e o site , pois nunca a mesma entrou em relação comercial ou promoveu qualquer contato com a entidade detentora do mencionado site.
Em relação a proposta de venda em leilão, a Demandada afirma que o que se verifica neste particular é , mais uma vez, a aplicação da técnica "traffic building through market teasing".
Do supra exposto, a Demandada procurou demonstrar que não agiu de má fé ao depositar os nomes de domínio em causa.
A Demandada afirma, por fim, que desenvolveu e vem desenvolvendo atividade própria e em nome dos seus clientes através dos domínios em causa.
5. Debates E Conclusões
A. Identidade ou semelhança de confusão
Tendo em vista que os sufixos ".com"; ".net" e ".org", bem como o prefixo "www" são simplesmente atribuídos aos tipos de nomes de domínio "gTLD" e que a grafia maiúscula ou minúscula assim como a inserção de acentos não diferem marcas entre si tampouco alteram endereço de determinado domínio, o Painel decide que as marcas "JERÓNIMO MARTINS"; "FEIRA NOVA"; "VAQUEIRO" e "PINGO-DOCE" são idênticas, respectivamente, aos nomes de domínio ; ; ; ; ; ; ; e cujas titularidades pertencem as Demandantes.
De acordo com a documentação apresentada pelas Demandantes, a marca "Jerónimo Martins" inscrita no Instituto de Propriedade Industrial (INPI) de Portugal sob o nº 339311-B, para as classes de produtos 1ª a 42ª, pertence a 1ª Demandante.
A mesma é titular, também, do direito de propriedade do Nome de Estabelecimento "Estabelecimentos Jerónimo Martins & Filho" e a denominação "JERONIMO MARTINS" corresponde, ainda, à firma do grupo "Jerónimo Martins".
A 2ª Demandante é titular da marca "VAQUEIRO", inscrita no INPI sob o nº 133274, para a Classe 29 e a 3ª Demandante, detém a titularidade do direito de propriedade sobre as marcas "FEIRA NOVA" e "PINGO DOCE", inscritas, respectivamente sob os nºs 323982 e 325801 no INPI, nas classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 41.
Ademais, o Painel entende que todas as marcas em causa são bastante conhecidas em seu país de origem .
Assim sendo, o requisito do Parágrafo 4. a (i) foi preenchido.
B. Ausência de direitos ou legítimo interesse da demandada no nome de domínio
Preliminarmente, o Painel entende que o Demandado não possui qualquer relação empregatícia ou contratual com qualquer uma das Demandantes de forma que esteja autorizado a usar qualquer uma das marcas em questão; As Demandantes não licenciaram ou permitiram que a Demandada usasse ou registrasse os nomes de domínio incorporando as marcas acima mencionadas; a Demandada não é titular de registro de marca para qualquer uma das expressões "jerónimo martins"; "vaqueiro"; "feira nova" ou "pingo doce" nem realizou uso comercial justo e de boa fé dos mencionados signos distintivos. Ademais, nenhum dos domínios em questão coincidem com o nome da Demandada.
Em 27 de fevereiro de 2002, o Painel independentemente das alegações das partes tentou conectar-se a cada um dos domínios em questão e, todos os acessos resultaram numa mensagem de erro inviabilizando a conexão. Assim sendo, os sites não estão atualmente sendo utilizados pela Demandada, o que demonstra que neste momento a Demandada não está fazendo qualquer uso de boa fé, justo ou não comercial dos domínios em causa – como pretendeu demonstrar a Demandada ao alegar que os domínios compostos com os termos "jerónimo martins" teriam sido depositados sob solicitação de um possível detentor do pseudônimo "Jerónimo Martins" e estariam sendo encaminhados ao site do autor.
Neste momento, é oportuno mencionar que a questão da prática de "traffic building through market teasing" trazida em tela pela Demandada em nada caracteriza o legítimo interesse ou direito sobre determinado nome de domínio, pelo contrário, evidencia, sim, a má fé por parte da mesma (questão abordada no item a seguir).
Ademais, o Painel não considera qualquer um dos termos em questão genérico ou de uso comum, como sustenta a Demandada, de acordo com os certificados de registro Portugueses de marcas apresentados pelas Demandantes, no qual não foram feitos quaisquer ressalvas. No entender deste painel, a associação dos termos em questão, "jerónimo" e "martins"; "pingo" e "doce"; "feira" e "nova" dotam as expressões de um conjunto característico próprio, tornando seus conjuntos originais e merecedores de exclusividade e, especificamente, no tocante a marca "vaqueiro", a mesma seria, no máximo, um termo fraco ao identificar margarina. Por outro lado, na hipótese da existência de outras marcas usadas/registradas/requeridas a registro por terceiros de qualquer uma das marcas em questão bem como o fato de existirem outras pessoas denominadas "Jerónimo Martins" em Portugal não socorre a Demandada, uma vez que o mesmo não é, repita-se, nenhuma dessas entidades ou titular de qualquer marca para as expressões "pingo doce", "vaqueiro", "jerónimo martins" ou "feira nova" para identificar qualquer produto/serviço, tampouco chama-se Jerónimo Martins.
O único momento que a Demandada fez uso dos termos "pingo doce", "vaqueiro", "feira nova" e "jerónimo martins" foi ao registrá-los como nomes de domínio, como verifica-se ao analisar a documentação anexada aos autos.
Além disso, a própria Demandada é uma empresa portuguesa e detém um sócio que foi funcionário de empresa Lever que também faz parte do grupo Jerónimo Martins (fato comprovado pela própria Demandada ao juntar em sua defesa documento comprovando que 40% da referida empresa pertence ao mencionado grupo), e as Demandantes são todas controladas por um conhecido grupo econômico de Portugal. Logo, é inaceitável a Demandada alegar desconhecer as marcas envolvidas na presente demanda.
Por fim, além dos argumentos acima, exclusivamente no tocante aos domínios ; e , o Painel faz questão de ressaltar que a falta de legítimo interesse ou de direito acerca dos mencionados domínios por parte da Demandada se tornou ainda mais evidente na medida em que em sua Resposta procurou induzir o Painel a interpretar que os referidos domínios não seriam de sua titularidade vez que essas informações não corresponderiam a realidade dos fatos – conforme pesquisa realidade recentemente pelo Painel perante o banco de dados do Órgão Registrante, ou seja, ao contrário do que foi mencionado pela Demandada, os domínios ; e constam como de sua titularidade.
Assim sendo, o Painel conclui que o Demandado não tem legítimo interesse em nenhum dos nomes de domínio que seguem, ; ; ; ; ; ; ; e . Assim sendo, o requerimento do Parágrafo 4 a (ii) está preenchido.
C. Registro e uso do nome de domínio de má fé.
O Painel entende que os registros dos nome de domínio ; ; ; ; ; ; ; e ocorreram todos de má fé, pelas razões a seguir:
De início, deve ser mencionado que nenhum legítimo interesse em qualquer um dos domínio em questão foi razoavelmente estabelecido a favor da Demandada.
Os registros dos nome de domínio em tela pela Demandada ocorreram com plena ciência de que os termos "jerónimo martins", "pingo doce", "feira nova" e "vaqueiro" pertenciam às Demandantes – todas pertencentes a um mesmo grupo econômico, logo, direta ou indiretamente infringiam direitos de terceiros. O que é ainda mais grave, é que um dos sócios da Demandada foi no passado funcionário de uma empresa pertencente ao mencionado grupo Jerónimo Martins.
Exclusivamente no tocante aos domínios compostos com o termo "Jerónimo Martins", o Painel entende não ser possível que de boa fé se registrem como nome de domínio uma marca conhecida e renomada com todas as combinações possíveis e com a extensão de todos os códigos existentes sem possuir qualquer legítimo interesse ou direito para tanto.
Além disso, parte dos domínios compostos com os termos "jerónimo martins", quais sejam, , e estavam sendo reencaminhados ao domínio de titularidade da Demandada, onde é promovida a venda de produtos em geral.
A outra parte dos domínios compostos com o termo "jerónima martins" - , , bem como os domínios , e , encontravam-se diretamente encaminhados ao domínio "" no qual também se promove a venda de produtos de grupo concorrente direto das Demandantes (Sonae).
Com relação ao último domínio, , o mesmo encontra-se diretamente associado ao domínio , site que promove venda de domínios já registrados, e possibilita a realização do registro de novos domínios e a consulta aos titulares dos domínios registrados.
O direcionamento de todos os domínios depositados pela Demandada a diferentes sites (ainda que a Demandada procure justificar alegando inúmeras vezes a prática de "traffic building through market teasing"), ao ver do Painel, demonstra claramente hipótese de má fé, uma vez que atrai usuários da Internet para sites diversos daqueles originariamente procurados, causando confusão quanto a origem dos mesmos e, desta forma, a Damandada buscava obter lucros quando os usuários da Internet, ao procurar pelo site correspondente as marcas das Demandantes, eram conduzidos a sites diferentes e, o que é o mais grave, todos promovendo a comercialização de diversos produtos, sendo que tal prática vem expressamente determinada como má fé no parágrafo 4 b (iv) da Policy.
Como se não bastassem os argumentos acima, conforme documentação apresentada pelas Demandantes, a Demandada colocou a venda o domínio no site , em leilão, com lance inicial de USD 5,000,00, oferecendo ainda, a quem comprar aquele domínio todos os outros domínios .com, .net e .org compostos pelos vocábulos "jeronimo-martins" e "jeronimomartins".
6. Decisão
Tendo em vista as alegações acima, de acordo com o Paragrafo 4ºi da "Policy", o Painel entende que os nomes de domínio ; ; ; ; ; ; ; e devem ser transferidos às Demandantes.
Luiz Edgard Montaury Pimenta
Painelista único
01 de março de 2002
Full & Egal Universal Law Academy