Centro De Arbitragem E Mediação Da OMPI
DECISÃO DO PAINEL DE ESPECIALISTAS
Jerônimo Martins Retail Services S.A. v Artur Matias Santos
Caso Nº D2001-1451
1. As Partes
A Demandante é Jerônimo Martins Retail Services S.A., sociedade comercial de direito suiço, com sede em Bahnofestrasse 8, CH – Suiça, registrada no Registro Comercial do Canton de Grisson, sob o nº 3000000023, sociedade representada em Portugal pela sociedade Jerônimo Martins, SGPS, S.A, representada neste procedimento por seu advogado, Dr. João Santos.
O Demandado é o Sr. Artur Matias Santos, residente a Av. Elias Garcia, 172 3E, 1050 Lisboa, Portugal, representado neste ato por sua advogada, Dra. Margarida Pardete Reis.
2. O Nome De Domínio E A Entidade Registrante
O nome de domínio em disputa é , registrado perante a Signature Domains, Inc., 4021 Laguna St., Miami, Fl. 33146, USA.
3. Histórico Do Procedimento
Em 12 de Dezembro de 2001 a Demandante apresentou sua reclamação ao Centro por via eletrônica. Em 19 de Dezembro de 2001 foi recebido o material correspondente via correio. No mesmo dia 19 de Dezembro de 2001 o Centro acusou o recebimento da Reclamação ao Demandante. Em 20 de Dezembro de 2001 o Centro enviou à Signature Domain uma solicitação de verificação de dados do domínio registrado, em 24 De Dezembro de 2001 o órgão Registrante confirmou os mesmos e, ainda, que o nome de domínio em questão estava "ativo".
Em 28 de janeiro de 2002 o Centro recebeu a reposta do Demandado, cuja confirmação de recebimento foi enviada para as partes em 29 de janeiro de 2002.
Em 20 de fevereiro de 2002, o Centro recebeu a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência do Especialista indicado para o caso, notificou as partes sobre esta nomeação e sobre a data prevista para a decisão da reclamação.
Em 25 de fevereiro de 2002 o Especialista recebeu por correio copia completa da Reclamação, da Resposta e os anexos correspondentes.
Quanto ao idioma deste procedimento, ainda que o acordo do registro do nome de domínio esteja em inglês, a Demandante solicitou que tendo ambas as partes origem portuguesa (ainda que a Demandante não esteja situada em Portugal), o procedimento se dê em português, o Demandado concordou com essa solicitação.
4. Fatos Antecedentes E Alegações Das Partes
Os seguintes fatos e circunstâncias se têm por verdadeiros, por estarem comprovados por documentos e/ou não terem sido contestados:
Da demandante
A Demandante alega ser titular do direito de propriedade sobre a marca "PINGO DOCE", inscrita sob o nº 325801 no INPI Português nas classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 41.
A marca "PINGO DOCE" constitui uma marca efetivamente utilizada em diversos produtos , correspondendo a mesma a um conjunto de marcas notoriamente conhecidas perante o mercado Português.
A marca PINGO DOCE é utilizada como marca dos produtos comercializados nos vários estabelecimentos comerciais também denominados por "PINGO DOCE", os quais constituem uma das mais importantes e conhecidas redes de supermercados de Portugal.
A marca em questão é objeto de importantes investimentos publicitários por parte do grupo econômico português denominado Jerônimo Martins (sociedade que representa a Demandante em Portugal), através de diversas campanhas publicitárias periódicas nos mais importantes meios publicitários.
Além do acima exposto, bem como a falta de qualquer utilização do domínio por parte do Demandado até o presente momento e da óbvia confusão do referido domínio com a marca de titularidade da Demandante, a Demandante conclui pela má-fé com que o domínio foi registrado.
A Demandante alega, ainda, que o Demandado não dispõe de qualquer direito, simples interesse ou legítimo interesse na utilização da marca em questão, uma vez que não possui qualquer direito sobre a expressão ou simples licença de seu uso.
Mais adiante, a Demandante dispõe que resulta evidente má-fé por parte do Demandado o fato do registro efetuado impedir diretamente que a Demandante possa ver refletido em nome de domínio a marca de sua titularidade, o que prejudica gravemente os seus negócios.
Do demandado
O Demandado, em sua resposta, concorda que a marca da Demandante é idêntica ao nome de domínio pelo mesmo registrado. No entanto, o mesmo questiona a exclusividade e notoriedade da expressão "PINGO DOCE"
Quanto ao primeiro questionamento, o Demandado afirma serem ambas as palavras "pingo" e "doce" descritivas e de uso comum no mercado português e, ainda tenta demonstrar a vulgarização da expressão "PINGO DOCE" através da existência de diversos estabelecimentos em Lisboa denominados "PINGO DOCE" e de outros "sites" na Internet, marcas e estabelecimentos sob a mesma expressão "PINGO DOCE" no Brasil – outro país cujo vocábulo pátrio é o português.
Com relação a notoriedade da marca, a própria Demandante afirma que a marca "PINGO DOCE" é extremamente conhecida em Portugal, reconhecendo, ainda, que a promoção da referida marca perante o mercado português é realmente grande. No entanto, questiona a mencionada notoriedade em demais países uma vez que a marca somente encontra-se registrada em Portugal e é de grande conhecimento somente no mercado português e não mundial.
Nestes termos, o Demandado conclui que ainda que o domínio por ele registrado seja idêntico a marca da Demandante, o mesmo não é passível de exclusividade, logo os direitos conferidos pela marca ao seu titular não teriam uma extensão que lhe permitiria impedir o registro de nome de domínio semelhante.
Mais adiante, em sua defesa, o Demandado, menciona ser um cidadão português, licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, com um MBA concluído na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e trabalha atualmente na Compagnie Bancaire Espírito Santo, em Genebra, na Suiça, onde desenvolve a atividade financeira e econômica na área de mercado de investimentos desde Maio de 2000.
Em janeiro de 2000, o Demandado ainda residindo em Portugal, registrou o nome de domínio em nome de um grande amigo, Presidente do Conselho de Administração da Webrain, S.A, a fim de criar um portal em associação com aquela empresa.
A Webrain, S.A é uma empresa que se dedica, através de um grupo de trabalho que inclui 7 pessoas, a desenvolver portais nas mais diversas áreas desde 1999. Dentre os portais criados pela referida empresa encontram-se ; e , além de uma série de portais que ainda não estão on-line.
Dentre essa última categoria encontra-se o portal . O portal - uma idéia do Demandado com a Webrain – tem como objetivo focalizar um mercado concreto de bens de consumo geral de várias marcas, permitindo aos consumidores desse mercado exprimirem as suas opiniões, comentários e reclamações, através de um serviço inteiramente grátis.
O referido site teria por finalidade a defesa e intercomunicação dos consumidores, e assim sendo, a base do portal teria a necessidade do apoio de várias marcas de grande consumo.
Daí, a necessidade que o mercado foco seja um estabelecimento de vendas multimarcas (de preferência de grande consumo e notória) com um grande número de consumidores.
Após uma breve apreciação do mercado, em que se apresentaram várias hipóteses (entre elas hipermercados e centros comerciais), optou-se por o primeiro portal se focar num supermercado multimarcas (de menor dimensão), sediado no centro de Lisboa. O "Dia", o " Minipreço", o "Pingo Doce" e o ‘ Pão de Açúcar" apresentavam o perfil de mercado foco do portal. No entanto, selecionou-se o " Pingo Doce", pela implementação no centro de Lisboa e pela sua maior dimensão no grupo dos supermercados.
O Demandado alega, ainda, que a focalização das sugestões e reclamações num mercado concreto, criando uma verdadeira comunidade de consumidores, seria uma experiência pioneira em Portugal.
No entanto, o projeto não foi posto em prática pois em maio de 2000 o Demandado foi trabalhar na Suiça, além da conjuntura desfavorável às empresas ligadas à Internet naquele mesmo período, fatos que levaram a Webrain a protelar a implementação de alguns projetos, inclusive o . No entanto, o Demandado afirma que tão logo surjam oportunidades para implementação do projeto o mesmo acontecerá.
Desta forma, o Demandado buscou provar que fez sérios preparativos para usar o nome de domínio em questão, antes da interposição desta Demanda perante o Centro; que não vai haver qualquer uso comercial do nome de domínio, porquanto tem por fim a defesa e participação do consumidor, sem qualquer custo. Logo, estaria presente o legítimo interesse do Demandado no registro do nome de domínio em questão.
Com relação a boa fé, o Demandado sustenta que nunca ofereceu o referido domínio a venda, aluguel ou qualquer tipo de transferência para o Demandante ou qualquer outra pessoa ou entidade.
Sustenta, ainda, que até a presente Demanda o mesmo (nem a Webrain) não teve qualquer contato com a Demandante.
O Demandado afirma que não teve intenção de registrar o domínio para obter dinheiro da Demandante ou concorrente sua, a sua intenção foi a de criar um projeto piloto na área das comunidades de consumidores.
Alega o Demandado, também, que não sabia que a Demandante tinha marcas registradas, ainda que conheça a Demandante (mas apenas como nome de supermercados). Logo, não teve a intenção de impedir a Demandante de refletir sua marca em domínio próprio.
5. Debates E Conclusões:
A. Identidade ou semelhança de confusão
Tendo em vista que o sufixo ".com" é simplesmente atribuído aos tipos de nomes de domínio "gTLD", o Painel decide que a marca "PINGO DOCE" é idêntica ao nome de domínio "" cuja titularidade pertence a Demandante. A marca "pingo doce" esta registrada em nome da Demandante, pelo menos na classe 35 , (conforme demonstra o certificado de registro anexado a sua Reclamação) e, aparentemente também nas classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 41, ainda que documentação neste sentido não tenha sido demonstrada.
Ademais, o Painel entende que a marca é notoriamente conhecida em seu país de origem – o que, aliás, é reconhecido pelo próprio Demandado - e , logo , é de pleno conhecimento do Demandado.
Aliás, conforme admitido pelo mesmo, o registro do nome de domínio em tela foi inspirado exatamente no elevado grau de conhecimento da marca em tela perante o mercado português.
Assim sendo, a requisito do Parágrafo 4. a (i) foi preenchido.
B. Ausência de direitos ou legítimo interesse do demandado no nome de domínio
Preliminarmente o Painel entende que o Demandado não possui qualquer relação empregatícia ou contratual com o Demandante de forma que esteja autorizado a usar a marca "pingo doce"; o Demandado não é titular de registro de marca para a expressão "pingo doce" ou realizou uso comercial justo e de boa fé do mencionado signo distintivo, e desde o registro do nome de domínio não evidenciou o uso efetivo do mencionado domínio. Ademais, o nome de domínio não coincide de nenhuma maneira com o nome do Demandado.
Ademais, o Painel não considera o termo "PINGO DOCE" genérico ou de uso comum, como sustenta o Demandado, de acordo com o certificado de registro Português de marca apresentado, no qual não foi feito qualquer ressalva. No entender deste painel, a associação dos termos em questão, "pingo" e "doce" dotam a expressão de um conjunto característico próprio, tornando seu conjunto original e merecedor de exclusividade. Por outro lado, a existência de outras marcas usadas/registradas/requeridas a registro por terceiros, citados pelo Demandado, não lhe socorre, uma vez que o mesmo não é, repita-se, nenhuma dessas entidades ou titular de qualquer marca "pingo doce" para identificar qualquer produto/serviço.
O único momento que o Demandado fez uso do termo "pingo doce" foi ao registrá-lo como nome de domínio, como verifica-se ao analisar a documentação anexada aos autos, o Demandado não é uma empresa que atua sob a denominação "PINGO DOCE".
A "POLICY" sustenta que o Demandado pode demonstrar seu interesse ou direito no nome de domínio comprovando os esforços feitos, antes de ser notificado da presente de Reclamação, de utilizar o domínio em questão de boa fé. Tendo em vista a falta de uso do domínio até o presente momento, o Demandado falhou ao demonstrar esta situação, uma vez que o máximo que conseguiu demonstrar foi a intenção de vir a fazer o uso do mesmo em algum indeterminado momento futuro.
Além disso, o próprio Demandado é cidadão português, e a Demandante é empresa controlada por um conhecido grupo econômico de Portugal. Logo, o Demandado admite conhecer a marca "PINGO DOCE" e, ainda mais, admite ter registrado o domínio em tela com base no elevado grau de conhecimento dos supermercados PINGO DOCE em Portugal.
Assim sendo, o Painel conclui que o Demandado não tem legítimo interesse no nome de domínio . Assim sendo, o requerimento do Parágrafo 4 a (ii) está preenchido.
C. Registro e uso do nome de domínio de má fé.
O Painel intende que o registro do nome de domínio ocorreu de má fé. De início, deve ser mencionado que nenhum legítimo interesse no nome de domínio foi estabelecido a favor do Demandado.
O registro do nome de domínio em tela pelo Demandado ocorreu com plena ciência de que o termo "pingo doce" pertencia ao Demandante, logo, direta ou indiretamente infringia direitos de terceiros. O que é ainda mais grave, é que o Demandado sabia que o mesmo refletia uma marca de conhecimento nacional em Portugal, repita-se, país relacionado a ambas as partes.
Ainda que o Demandado tenha tentado convencer, sem sucesso o Painel do contrário, este Painel entende ao fazer um balanço da Resposta apresentada pelo Demandado, que o mesmo registrou o nome de domínio com a intenção de proibir a Demandante de usar a marca "PINGO DOCE" como nome de domínio correspondente.
Ainda que no presente caso não tenha qualquer prova de que o site correspondente ao nome de domínio está em processo de ser estabelecido (repita-se, o Demandado somente sustenta uma intenção de uso do mesmo e a idéia de criação de um site, uma vez que não foi apresentado qualquer documento exteriorizando esta idéia) ou de que seu uso atual ocorra de má fé ativa, o Painel entende que a inércia do uso do nome de domínio em tela pelo Demandado, associado com os argumentos acima mencionados, constitui a má fé na utilização do nome de domínio em questão.
6. Decisão
Tendo em vista as alegações acima, de acordo com o Paragrafo 4º i da "Policy", o Painel entende que o nome de domínio deve ser transferido a Demandante.
Luiz Edgard Montaury Pimenta
Painelista único
01 de março de 2002
Full & Egal Universal Law Academy