Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Edificaciones Calpe, S.A. v. Altea Hills Projects, S.L.
Caso No. D2001-1477
1. Las Partes
La Demandante es la mercantil Edificaciones Calpe, S.A., con domicilio en Avenida Comunidad Valenciana 3 – 03500 Benidorm, Alicante, España.
La parte Demandada es Altea Hills Projects, S.L., con domicilio en Calle Austria 8, NA 203590 - Altea, Alicante, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
La entidad registradora de los citados dominios es N.
3. Iter Procedimental
El Demandante presentó una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 21 de diciembre de 2001 por medio de correo electrónico (acuse de recibo del Centro en fecha de 28 de diciembre de 2001), llegando al Centro en fecha de 27 de diciembre de 2001 por correo postal ordinario.
Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 3 de enero de 2001, solicitando determinada información en relación con los nombres de dominio cuestionados. La solicitud fue contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 7 de enero de 2002, confirmando el Registrador: (i) los datos de registro del Demandado; (ii) la aplicabilidad de la Política Uniforme; (iii) el estatus activo del dominio; (iv) la lengua de procedimiento, en inglés; (v) la sumisión del Demandado a la jurisdicción de las principales oficinas del Registrador.
La demanda fue notificada al Demandado el 11 de enero de 2002, por correo ordinario, por fax (demanda sin anexos) y por correo electrónico (demanda sin anexos), dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador, pero en ambos casos a través del correo electrónico (demanda sin anexos).
Haciéndose eco de los argumentos contenidos en el cuerpo de la Demanda, el Centro decide igualmente que el idioma del procedimiento sea el castellano, sin perjuicio de las alegaciones que pudiera presentar el Demandado al respecto, o las opiniones del Grupo de Expertos a nombrar.
En fecha de 27 de enero de 2002, el Centro recibió correo electrónico del Abogado Johannes van Hooff por el que denunciaba el envío erróneo de la documentación relativa al Nombre de Dominio a una dirección equivocada, solicitando, en consecuencia, una extensión del plazo para contestar a la demanda. En cualquier caso, el Sr. Van Hooff deja constancia de sus datos a efectos de notificaciones.
El anterior escrito es contestado por correo electrónico del Centro, de fecha 28 de enero de 2002, por el que el Centro se remite a la opinión del Grupo de Expertos, confirmando que el envío se hace a la dirección que consta en la Demanda, animando, en todo caso, al Demandante para el envío de copia de la Demanda al domicilio recién señalado por el Demandado.
En fecha de 29 de enero de 2002 se presenta Escrito de Contestación a la Demanda. El acuse de recibo del Centro es de la misma fecha.
En fecha de 11 de febrero de 2002 el Abogado de la parte Demandada dirige escrito al Centro solicitando aclaración sobre el efecto de la omisión en la Demanda de la declaración a la que se refiere el Párrafo 3 (b) (xiii) del Reglamento.
En fecha de 15 de febrero de 2002 el Centro contestó al Demandado señalando que la sumisión expresa del Demandante a los tribunales de España, según su Escrito de Demanda, es conforme al Reglamento.
En fecha de 19 de febrero de 2001 el Demandante presenta Escrito de Réplica a la Contestación a la Demanda. El Centro acusa recibo en fecha de 19 de febrero de 2002, señalando que dicho Escrito no está previsto en el marco de la Política Uniforme ni del Reglamento, por lo que será el Grupo de Expertos el que decida discrecionalmente sobre su admisibilidad.
En fecha de 1 de marzo de 2002, se notificó a las partes el nombramiento de experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en 15 de marzo de 2002, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
A continuación se exponen los Hechos que considero probados o ciertos, ya sea por la propia documental aportada por las partes, ya sea por el hecho de que la otra parte no ha cuestionado o se ha limitado a admitir los hechos expuestos por la otra.
La Demandante es una compañía mercantil integrada en el Grupo Ballester, que desarrolla una actividad inmobiliaria. Dentro de su actividad empresarial, la Demandante construyó una urbanización exclusiva con el nombre "Altea Hills". Según se puede deducir de la documental aportada (Números 2 a 4 – la numeración de los documentos de la Demanda presenta un error de correlación, ya que el denominado por la Demandante como Documento 3, es en realidad, según los documentos finalmente aportados, el Documento 2, y así sucesivamente), la edificación se sitúa en la ciudad de Altea en un entorno agradable y atractivo.
La Demandante puso el nombre Altea Hills a la urbanización mencionada. Dicho nombre ha sido protegido por medio de diferentes marcas (en clases 35, 36, 37 y 42), debidamente registradas y acreditadas. Lo anterior se acredita por Documentos 5 a 9 (según numeración real de los documentos aportados con la Demanda). Las marcas que se oponen por parte del Demandante fueron presentadas al registro ante la OEPM en las siguientes fechas: M- 1193527 (solicitada 8 mayo 1987); M-2349384 (solicitada 10 octubre 2000); M-2349385 (solicitada 10 octubre 2000); M-2378295 (solicitada 14 febrero 2001); M-2406283 (solicitada 7 junio 2001). Las fechas han sido obtenidas de la Base de Datos SITADEX, disponible en la base de datos del Sitio Web de la OEPM (/bases_de_datos/consulta/).
La Demandada prueba que la urbanización Altea Hills es una agrupación de terrenos y parcelas que cuenta con propia calificación urbanística. El mantenimiento de dicha urbanización se hace a través de la denominada Entidad de Conservación de Altea Hills. Como se puede apreciar del Documento 1 de los del Escrito de Contestación a la Demanda, la dirección postal de dicha Entidad coincide con la de la Demandante (esto es, Avenida Comunidad Valenciana 3, Benidorm).
La Entidad urbanística de conservación del polígono de actuación de Mallá (Altea Hills) está formada por un número amplio de propietarios (Documento 2 del escrito de contestación a la demanda).
El registro del dominio en cuestión tuvo lugar en fecha de 5 de febrero de 1999, según consta en la base de datos whois del Registrador.
La empresa Demandada fue registrada ante el Registro Mercantil en fecha de 11 de julio de 2000 (Documento 8 del Escrito de Contestación a la Demanda).
El objeto social de la Demandada, pese a sus afirmaciones contenidas en el cuerpo de su Escrito de Contestación a la Demanda), según se deduce de la copia de su inscripción en el Registro Mercantil consiste en la promoción en el ámbito inmobiliario en España y en el extranjero.
Se deduce del Documento 5 del Escrito de Contestación a la Demanda que el Demandante conocía de la existencia de la empresa Demandada.
5. Pretensiones de las Partes
A. Demandante
La Demandante afirma:
Que es titular de marcas que coinciden exactamente con el nombre de dominio reclamado.
Que el Demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio, como se pone de manifiesto por el hecho de que si se teclea el nombre se redirecciona al nombre de dominio ; que la denominación social de la Demandada ha sido registrada en el Registro Mercantil con posterioridad al momento de obtención del nombre de dominio; que la Demandada quiere crear confusión en los consumidores sobre su vinculación con la verdadera Altea Hills.
Que la Demandante ha realizado una actividad de gran promoción en relación con la urbanización Altea Hills, de cuyos beneficiosos efectos se quiere aprovechar ahora la Demandada.
Que el nombre de dominio cuestionado está siendo usado de mala fe por parte del Demandado, queriendo atraer gran número de visitas y de clientes a su propia página (correspondiente al dominio cuestionado).
B. Demandado
El Demandado afirma:
Que no es aplicable la Política Uniforme al haber sido registrado el dominio cuestionado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
Que la legislación española no protege la imagen de marca en contra del uso del texto que contiene.
Que las tesis del Demandante en su Fundamento Tercero carecen de aplicación al presente caso, ya que el Demandado hace uso directo de la denominación cuestionada, que tiene relación directa con el lugar donde tiene su establecimiento y de los productos que ofrece.
Que el nombre de dominio no causa confusión con una marca de productos.
Que el Demandante no tiene derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio cuestionado.
Que el nombre de dominio no ha sido registrado de mala fe, habiendo actuado con pleno consentimiento del Demandante.
6. Debate y Conclusiones
Reglas aplicables
El Parágrafo 15.(a) del Reglamento permite que el Panel Administrativo resuelva la Demanda sobre la base de las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dado que tanto Demandante como Demandado son residentes en un mismo territorio nacional, y de acuerdo con los casos resueltos por el Centro, entiendo aplicables las normas de Derecho español (Casos OMPI D2000-0001 y D2000-0896).
Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el Parágrafo 4 de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento
De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:
Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,
Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.
A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.
Con carácter previo
Antes de entrar en el fondo del asunto, este Panelista ha de pronunciarse sobre la cuestión esencial de si la Política Uniforme es aplicable al caso suscitado, dadas las alegaciones efectuadas en tal sentido por el Demandando.
En este sentido, contrariamente a lo que se deduce de los documentos aportados por la parte demandante (quien presenta documentos relativos a otro nombre de dominio, sin duda un descuido), de la simple consulta a la base de datos del Registrador resulta que el nombre de dominio consta como creado en fecha de 5 de febrero de 1999. Surge así la cuestión, fundamental, de si la Política Uniforme es aplicable a la presente controversia.
Al respecto, la contestación ha de ser afirmativa sobre la base de las siguientes consideraciones.
En primer lugar, por el hecho de la solicitud y obtención de un nombre de dominio de primer nivel (.com entre ellos) ante el Registrador, el Demandado se somete y acepta su Política de Resolución de Conflictos, tal y como se deduce del Acuerdo de Servicios disponible en la siguiente dirección: (véase Schedule A, Punto 5). No es menos cierto, en este sentido, que la Política de Resolución del Registrador incorpora automáticamente la Política Uniforme y el Reglamento.
En segundo lugar, por el hecho de la renovación del dominio cuestionado (la cual tuvo lugar en fecha de 10 febrero 2001, según se deduce de los datos obrantes en la base whois del Registrador), el Demandado, actual titular del dominio cuestionado, se sometió expresamente a la Política de Resolución de conflictos del Registrador que no es otra, lógicamente, que la Política Uniforme y el Reglamento. Al no constar ningún rechazo a la aplicación de dicha Política, tal y como permite el Acuerdo de Servicio del Registrador. En concreto, dicho Acuerdo establece
"6. Domain Name Dispute Policy Modifications. You agree that we, in our sole discretion, may modify our dispute policy. We will post any such revised policy on our Web site at least thirty (30) calendar days before it becomes effective. You agree that, by maintaining the reservation or registration of your domain name after modifications to the dispute policy become effective, you have agreed to these modifications. You acknowledge that if you do not agree to any such modification, you may terminate this Agreement. We will not refund any fees paid by you if you terminate your Agreement with us" (Schedule A, ibíd.).
En tercer lugar, el propio Registrador, como ha quedado anteriormente dicho en el ïter procedimental, ha admitido la aplicabilidad de la Política Uniforme y del Reglamento.
Por último, existen decisiones del Centro anteriores que avalan esta solución como conforme a la Política Uniforme y el Reglamento (véanse las Decisiones OMPI D2000-0187 y D2000-0364).
Por lo tanto, y en conclusión, entiende este Panel que debe entrar a conocer del fondo del asunto.
4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante ha probado su titularidad sobre determinados derechos de marca con la denominación (véase supra íter procedimental y acceso realizado por el Panelista a la base de datos de la OEPM). Dados los vocablos que forman el nombre de dominio cuestionado, y teniendo en cuenta el hecho de que se trata de un nombre de dominio de primer nivel, hemos de concluir que la identidad entre las marcas del Demandante y el nombre de dominio del Demandado está fuera de toda duda razonable.
Por otra parte, y a mayor abundamiento, en relación con el pretendido error o confusión alegado por el Demandante, susceptible de producirse entre el nombre de dominio y las marcas de su propiedad, es necesario tener presente que la marca M-1193527 (que es la que principalmente se ha tenido en cuenta, dado su carácter preeminente en el tiempo respecto del dominio cuestionado) es una marca mixta donde lo protegido es la denominación junto a un gráfico determinado.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, que creemos aplicable recogiendo el sentir de las partes en el sentido de favorecer la aplicación del Derecho español, cuando de lo que se trata es de comparar una marca gráfica o mixta con otro tipo de derecho o signo distintivo, el examen ha de ser conjunto, sin que el examinador pueda tomar como referencia una parte específica de los signos enfrentados. Se trata de la teoría de la inescindibilidad de las marcas, propugnada en la paradigmática sentencia del Tribunal Supremo español de 24 de junio de 1997 (Sala 1ª), en la que se recoge jurisprudencia anterior del Alto Tribunal en idéntico sentido. En virtud de esta teoría, se dice que hay que evitar la relación análoga circunstancial que afecte a un solo elemento, siendo los demás suficientemente diferenciadores (SSTS 27 de septiembre de 1986, 17 de febrero de 1994 y 11 de mayo de 1995, todas de la Sala 3ª). En el mismo sentido, es abundante la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo al señalar que en la confrontación de las marcas es circunstancia importante a ponderar el elemento o aspecto gráfico concurrente en las marcas enfrentadas, puesto que se trata de un factor diferenciador expresivo y en particular cuando concurre en solo una de las marcas en pugna (SSTS 12 de mayo de 1975, 29 de diciembre de 1986, 15 de diciembre de 1987, 9 de diciembre de 1989 y 25 de marzo de 1993, entre otras muchas).
Siguiendo esa línea argumental, es claro que el elemento gráfico de la marca esgrimida por la Demandante no plantea especial relevancia, toda vez que no se ha probado que el Demandado haya usado dicho gráfico dentro del sitio web correspondiente al nombre de dominio disputado. No obstante, y en lo que se refiere al elemento denominativo, como ha quedado ya dicho, entiende este Panelista que en la comparación a efectuar se produce una identidad palmaria.
Todo ello justifica, por consiguiente, que se entienda cumplido el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.
4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio
Señala la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio cuestionado, de acuerdo con lo argumentado en su escrito.
La Política Uniforme señala qué criterios sirven para definir lo que debe entenderse como derecho o interés legítimo. De tales criterios y de lo aducido expresamente por la Demandante, llegamos a las siguientes conclusiones.
Sobre la alegada infracción de los derechos de marca del Demandante por el hecho de la inscripción en el Registro Mercantil de la denominación social , debe tenerse en cuenta el principio de legitimación recogido en el artículo 7 del Reglamento del Registro Mercantil (aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio) en virtud del cual el contenido del Registro se presume exacto y válido, quedando los asientos del Registro bajo la salvaguarda de los Tribunales, debiendo producir sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (cursiva nuestra).
Quiérese con ello decir que no puede este Panelista pronunciarse, a como parece dar pie la argumentación de la Demandante, sobre la legitimidad del uso de una denominación social que coincide con marcas del Demandante, ni menos aún sobre la legitimidad del registro de la denominación social de la Demandada por el solo hecho de que el acceso tabular haya tenido lugar con posterioridad al registro del nombre de dominio cuestionado. Ambas cuestiones, constando al día de hoy todavía vigente la inscripción de la denominación social de la Demandada, deben ser resueltas, en su caso, por los Juzgados y Tribunales competentes, tal y como indica el precepto reglamentario señalado, no siendo el Centro el lugar adecuado para dirimir este tipo de disputas. La consecuencia jurídica de todo ello es que, mientras un tribunal no indique lo contrario, ordenando la cancelación del asiento registral correspondiente, el Demandado tiene un derecho a usar la denominación social .
Por otra parte, tampoco ha probado el Demandante que sea intención del Demandado la de atraer más visitas a su página web o crear confusión entre los consumidores sobre la vinculación entre ambas partes. Desde un punto de vista subjetivo, la prueba ciertamente sería poco menos que imposible; pero, objetivamente, la Demandante tampoco ha aportado pruebas que evidencien ese ánimo, sancionable sin duda, tales como encuestas entre los consumidores, comunicaciones mandadas por el Demandado arrogándose vinculación jurídica de representación con la Demandante (como uso de logos, números de teléfono, etc.), uso de las marcas protegidas del Demandante, etc.
Asimismo, habiéndose registrado el nombre de dominio el 5 de febrero de 1999 (cfr. Documento 7 del Escrito de contestación a la Demanda), datando la solicitud de la primera de las marcas de la Demandante de 8 de mayo de 1987 (M-1193527), y no habiéndose presentado la demanda de la que el actual procedimiento trae causa sino hasta diciembre de 2001, es dudoso que haya podido producirse algún aprovechamiento ilícito por parte de la Demandada, de los descritos en el Párrafo 4.c de la Política Uniforme, sin conocimiento de la Demandante y sin haber puesto ésta de inmediato los remedios jurídicos (y judiciales) oportunos para hacer cesar dicho presunto comportamiento desleal. De hecho, como se deduce de la factura aportada como Documento 5 del Escrito de Contestación a la Demanda, el Demandante ya debía conocer en fecha de 18 de abril de 2000 la existencia el dominio cuestionado, al constar éste en el pie derecho del documento en cuestión (y cuya veracidad no ha sido puesta en duda por el Demandante en su Escrito de Réplica).
Conviene tener presente que de la totalidad de marcas alegadas por la Demandante en su Escrito de Demanda, tan solo la número M-1193527 fue presentada con anterioridad (fecha 8 de mayo de 1987) al momento del registro del dominio cuestionado (fecha 5 de febrero de 1999).
Queda por decidir, por consiguiente, si el hecho del carácter preeminente en el tiempo del registro de la marca M-1193527 frente al registro del dominio cuestionado debe ser considerado como suficiente para concluir en el mayor valor o mayor legitimidad del derecho de la Demandante sobre el del Demandado.
A este respecto, este Panelista estima que existen criterios suficientes en la Política Uniforme como para decidir que el factor estricto de la temporalidad en el hecho del registro del derecho de marca no debe ser suficiente, aun siendo necesario, para estimar las pretensiones sobre dicha base formuladas. En efecto, en el Párrafo 4.c de la Política Uniforme no se alude a criterio alguno basado en la preeminencia temporal del derecho registrado. Antes bien, la letra ii) de dicho Párrafo indica que es posible demostrar la legitimidad de los intereses o los derechos del Demandado si éste "ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios". De ahí puede desprenderse que el hecho del registro marcario no es determinante para la oponibilidad de otros derechos o intereses legítimos más dignos de protección. Más bien, la legitimidad del interés o del derecho se hace depender en la Política Uniforme del carácter leal del uso del dominio cuestionado [".. uso legítimo y leal.... del nombre de dominio..." del que habla la letra iii) del Párrafo 4.c)] o de la buena o mala fe en dicho uso.
Consecuentemente, y a la vista de las pruebas presentadas, entiendo que no se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.
4.a.(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del Demandado
El requisito de la mala fe se estructura en la Política Uniforme sobre la base de las circunstancias previstas en su Parágrafo 4.(b).
Dado que la estimación de la Demanda exige la concurrencia cumulativa y prueba de los tres requisitos previstos en la Política Uniforme, y si se tiene en cuenta que el Demandante no ha probado la inexistencia de un derecho o interés legítimo del Demandado en la posesión y titularidad del nombre de dominio cuestionado, estimo que carece de objeto entrar a analizar el requisito de la buena o mala fe del Demandado en el registro y posterior uso de dicho dominio.
Por todo ello, el Panelista entiende que no ha lugar a manifestarse sobre si el nombre de dominio fue registrado o es usado de mala fe por el Demandado.
7. Decisión
De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es idéntico al registro de la marca M-1193527 de su titularidad. No obstante, no ha demostrado el Demandante que el Demandado carezca de interés legítimo o derecho en el uso del dominio .
Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, se acuerda la desestimación de la Demanda.
Jose Carlos Erdozain
Panelista Único
Fecha: 15 de marzo de 2002
Full & Egal Universal Law Academy