Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sotogrande, S.A. v. Manuel Muñoz Manuel Muñoz y Chivalges, S.L.
Caso No. D2002-0156
1. Las Partes
1.1 Demandante: SOTOGRANDE, S.A., con domicilio social en Cádiz, España, Edificio C, Puerto Deportivo Sotogrande, San Roque.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es el Abogado D. Alejandro Negro Sala.
1.2 Demandados: MANUEL MUÑOZ MANUEL MUÑOZ y CHIVALGES, S.L., con domicilio en Sevilla, España, Plaza Nueva, numero 13, 1�3�.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es el Abogado D. Armando Rozados Pérez.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1 La demanda tiene como objeto el nombre de dominio cuya fecha de registro es el 18 de febrero de 2000, como puede comprobarse en el Anexo I de la demanda y en la verificación registral efectuada por el Centro.
2.1 La entidad registradora del nombre de dominio es R.
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante la "Política", según fue aprobada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente aprobado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en adelante, "el Centro de Arbitraje", el día 15 de febrero de 2002, acusándose recibo por el Centro de Arbitraje, el día 21 de febrero de 2002. El Centro notificó el día 6 de febrero deficiencias en la demanda que fueron subsanadas por vía electrónica el día 1 de marzo y por confirmación impresa el día 5 de marzo.
3.2 La verificación registral se efectuó el 25 de febrero de 2002 y el 6 de marzo de 2002 se notificó la demanda a los demandados, presentándose escrito de contestación el 25 de marzo de 2002 por vía electrónica y confirmación impresa el 28 de marzo de 2002.
3.3 El día 9 de abril de 2002 la demandante presentó escrito suplementario con documentación adicional que fue debidamente notificado a las partes.
3.4 Finalmente, conforme a la petición de la demandante de que la disputa fuera decidida por un Panel compuesto por un solo Miembro y, no oponiéndose a ello la demandada que ha contestado a la demanda, el Centro se dirigió a María Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos en el actual procedimiento.
3.5 Enviada la correspondiente declaración de imparcialidad e independencia, el Centro designó a María Baylos como único panelista, el 23 de abril de 2002, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y el día 25 de abril de 2002, copia completa en papel de la documentación.
3. 6Idioma del procedimiento. Teniendo en cuenta las razones alegadas por la demandante respecto a la procedencia de que tanto el procedimiento como la Decisión se sigan en lengua española y no habiendo mostrado disconformidad el demandado que ha contestado a la demanda, siendo ambas partes de nacionalidad y residencia españolas y estando redactados la mayoría de los documentos en dicha lengua, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, considera que éste debe ser el idioma del procedimiento
4. Antecedentes de hecho
4.1 La demandante es la sociedad española SOTOGRANDE S.A., constituida en Cádiz bajo la razón social de FINANCIERA SOTOGRANDE DEL GUADIARO S.A., el 19 de septiembre de 1962.
Esta entidad es titular de numerosos registros de marcas españolas con denominación "SOTOGRANDE" lo cual se acredita en los Anexos VIII y IX de la demanda. La primera de ellas fue solicitada en 1965 y concedida en 1974.
Existe también una marca comunitaria solicitada el 7 de octubre de 1999, para clases 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42 , a nombre de SOTOGRANDE, S.A.
La demandante es, además, titular de los nombres de dominio y desde los que esta marca tiene su presencia en la red.
4.2 El demandado Manuel Muñoz Manuel Muñoz no ha contestado a la demanda. La otra demandada que es la única que ha contestado a la demanda es la sociedad española CHIVALGES S.L. constituida en Sevilla (España), el 31 de octubre de 1.997, con el objeto social de "adquisición y construcción de inmuebles; urbanización, gestión, comercialización y promoción inmobiliaria; prestación de servicios y asesoramiento administrativo, relativo a promociones inmobiliarias; explotación de inmuebles para prestación de servicios de hospedaje, comerciales y deportivos; agencia de publicidad" . Su domicilio social está situado en Sevilla, España, Plaza Nueva 13, 1� 3� y es también titular actual del nombre de dominio cuya transferencia se solicita en la demanda.
5. Pretensiones de las partes
5.1 Demandante
La demandante básicamente afirma:
- Que es una sociedad mercantil constituida en Cádiz (España) el 19 de septiembre de 1962, cuyo objeto social está dirigido a la adquisición, urbanización, promoción, construcción y explotación de fincas rústicas y urbanas, así como a la explotación de establecimientos relacionados con el sector de la hostelería y la restauración y actividades deportivas, como consta en el artículo 4� de sus Estatutos, acompañando en Anexo IV una Nota simple del Registro Mercantil de Cádiz acreditativa de la fecha de inicio de sus operaciones y de su objeto social y en Anexo V distintos catálogos y folletos publicitarios de sus productos y servicios.
- que goza de gran renombre en el sector inmobiliario nacional e internacional, siendo conocidos sus productos y servicios por la denominación SOTOGRANDE, cuyo proyecto más destacable consistió en la construcción de la urbanización SOTOGRANDE, fundada en 1962, en el término municipal de San Roque (Cádiz), considerada como la mejor urbanización de lujo en torno a campos de golf en Europa. A tal efecto, acompaña como Anexo VI copia de un escrito del Ayuntamiento de San Roque, de 18 de octubre de 2001, en la que se certifica que esta urbanización fue promovida por la empresa Sotogrande S.A. y como Anexo VII unos dossiers de prensa de los años 1998 y 1999, donde se publican artículos sobre dicha urbanización, perteneciente a la demandante y comentarios sobre su cotización en Bolsa.
- que dicha urbanización está rodeada de un gran número de instalaciones deportivas de élite, como lo son los varios campos de golf que la integran, donde se han celebrado torneos tan importantes como la RYDER CUP de 1997.
- que es titular de numerosas marcas españolas inscritas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y en vigor en la actualidad, cuya denominación consiste en el vocablo "SOTOGRANDE", acompañando en prueba de esta titularidad las respectivas certificaciones (Anexo VIII), que suman un total de quince, habiendo sido concedida la primera de estas marcas el 24 de junio de 1974.
- que también es titular de una marca comunitaria mixta que contiene la denominación "SOTOGRANDE", solicitada el 7 de octubre de 1999, inscrita en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, como también consta en el Anexo VIII.
- que todas estas marcas son utilizadas con gran difusión a nivel nacional e internacional y han de considerarse como notorias.
- que es también titular del nombre comercial "SOTOGRANDE", concedido el 20 de abril de 1998 para distinguir actividades relacionadas con su objeto social
- que, por tanto, el nombre de dominio , registrado el 18 de febrero de 2000, es idéntico a estas marcas y nombre comercial ya que la partícula ".com" no determina diferenciación alguna.
- que, además, es titular de numerosas marcas "confusamente similares" con el dominio impugnado ya que en ellas siempre figura como elemento característico, el término SOTOGRANDE, cuya relación consta en la demanda y acredita en el Anexo IX con las certificaciones correspondientes.
- que en este caso ha de tenerse en cuenta que al ser ambas partes residentes en el mismo país, España, es aplicable la legislación española pertinente y, en especial la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 y la Ley de competencia Desleal de 10 de enero de 1991, que establecen el derecho exclusivo del titular de un registro de marca, destacando que el artículo 34.3 e) de la Ley de 2001, prohibe usar un signo inscrito por otro para utilizarlo en redes de comunicación telemáticas y, en especial, como nombre de dominio.
- que los demandados carecen de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio ya que no son conocidos en el mercado �real o virtual- por la denominación SOTOGRANDE, ni son titulares de ninguna marca con dicha denominación, con la que únicamente les vincula el nombre de dominio indebidamente registrado, siendo, además, competidores de la demandante.
- que los demandados han pretendido valerse de la notoriedad de la marca de la demandante, aprovechando el atractivo que genera el nombre de su página Web para ofrecer sus productos y servicios inmobiliarios, lo que demuestra que no utilizan este nombre para hacer una oferta de buena fe de productos o servicios sino un uso comercial con la intención de desviar a los consumidores de la demandante hacia su página Web, con claro ánimo de lucro.
- que el registro del dominio se ha hecho de mala fe con el propósito de aprovecharse de la reputación ajena, pues no hay duda de que los demandados eran conocedores de los dominios y de la demandante al ser la red una presencia pública de todo nombre de dominio.
- que la mala fe en el registro viene también acreditada por el conocimiento que los demandados tenían de la denominación de la demandante y su notoriedad, al encontarse domiciliados en territorio español y en un área de influencia cercana a la urbanización SOTOGRANDE de la demandante.
- que el dominio está siendo usado de mala fe para atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a los navegantes hacia su página Web, creando un alto riesgo de confusión ya que el navegante creerá que accede al sitio de la demandante, lo cual debe ser calificado como un acto de competencia desleal, sancionado en la Ley española de Competencia Desleal, especialmente en sus artículos 6, 7, 11 y 12.
- que, además, se da la sospechosa coincidencia de que la estructura de la página que opera bajo el dominio de los demandados, es muy semejante a la de la demandante, como lo prueba el Anexo XI, consistente en el Acta notarial levantada el 13 de diciembre de 2000 que contiene la impresión de diversas páginas de la Web de los demandados.
- que es prueba de la mala fe en el uso, la constante referencia en la Web de los demandados, utilizada por la sociedad EL SOTO DE PANIAGUA, a la marca SOTOGRANDE cuando ni los demandados ni esta sociedad tienen autorización para usar tal marca, además de las alusiones a los campos de golf de la demandante como si fueran propios y la utilización de expresiones y frases publicitarias semejantes a las que emplea la demandante, tanto en lengua española como inglesa.
- que la citada sociedad EL SOTO DE PANIAGUA, cuyo domicilio social es el mismo que el de la sociedad demandada CHIVALGES S.L., coincidiendo también varios de sus consejeros, está promocionando complejos urbanísticos con las denominaciones "El Casar de Sotogrande", "El Polo de Sotogrande", "Las Palmeras de Sotogrande" y "Puerta Sotogrande" que se encuentran junto a la urbanización y campos de golf de la demandante, utilizando un plano de esta urbanización y campos de golf como referencia para localizarlos, en lugar de indicar el término municipal y provincia correspondientes.
- que otra prueba de la mala fe en el uso viene acreditada por el hecho de que, como consta en el Anexo XI citado, los demandados utilizan en su Web un gráfico con las letras "S" y "T" entrelazadas, semejante al característico de las letras "T" y "O" que contienen las marcas mixtas de la demandante y que el término SOTOGRANDE lo usan a título de marca, con el único objetivo de dar la apariencia de que se trata de unas construcciones realizadas por la demandante, ya que éste aparece en la parte superior de todas las páginas de su sitio (Anexo XII).
- que la demandante intentó solucionar el problema de manera amistosa y a tal efecto envió un requerimiento el 13 de diciembre de 2000 tanto a los demandados como a la sociedad EL SOTO DE PANIAGUA, que viene explotando el dominio en cuestión para que lo se lo cedieran pero después de varios meses lo único que consiguió es que eliminaran ese gráfico de letras enlazadas, antes indicado, ya que se negaron a modificar la Web y ceder el dominio (correspondencia cruzada consta en Anexos XVI y XVII)
- que debe acordarse la transferencia a favor de la demandante de dominios objeto de este procedimiento.
5.2 Demandados
La sociedad CHIVALGES S.L. es la única que ha contestado a la demanda, oponiéndose a las afirmaciones de la demandante alegando:
- que el demandado MANUEL MUÑOZ MANUEL MUÑOZ no ha contestado a la demanda porque no existe como persona física y, por tanto, no debe entenderse la demanda dirigida contra él sino sólo contra la sociedad CHIVALGES S.L.
- que CHIVALGES S.L. registró el nombre de dominio pero no es de su propiedad pues lo registró a favor y en beneficio de la entidad EL SOTO DE PANIAGUA que es la que abonó los gastos de registro y es la que utiliza este dominio, que le fue cedido automáticamente después de su registro por haberlo acordado así en un contrato de prestación de servicios comerciales suscrito el 15 de diciembre de 1998 entre ambas sociedades, para las promociones que la última viene desarrollando en la localidad de Sotogrande, como justifica con los Anexos 2 y 3. Por esta razón, CHIVALGES S.L. carece de legitimación para ser demandada en el presente procedimiento.
- que CHIVALGES S.L. es una sociedad de gestión inmobiliaria y usa otros dominios y direcciones electrónicas distintas para servicios que presta a otras empresas, siendo su página principal .
- que el procedimiento actual no es válido para privar a la sociedad EL SOTO DE PANIAGUA del uso que viene haciendo del dominio ya que no ha sido demandada y por tanto no es parte en el procedimiento.
- que la demandante no se ha denominado SOTOGRANDE S.A. desde un principio sino que ha modificado sucesivas veces su razón social, denominándose primero "Financiera Sotogrande del Guadiaro S.A.", después, "Financiera Sotogrande S.A.", y, por último, desde 1989, "Sotogrande S.A.", como consta en el Anexo 1, y que su renombre se limita a la provincia de Cádiz.
- que Sotogrande es una localidad geográfica perteneciente al término municipal de San Roque (Cádiz-España) cuyas referencias históricas son muy antiguas y tiene una revista y periódico propios. Es una gran finca de 2000 hectáreas que promovió el coronel americano Joseph McMicking y otros socios y amigos suyos, como el propio Presidente de la demandante reconoce en una entrevista publicada en La Revista de Sotogrande, que acompaña en Anexo 19, donde afirma que el Sr. McMcking diseñó una urbanización de alto standing, lo que significa que la urbanización ya estaba iniciada cuando la demandante llegó a Sotogrande a comenzar su actividad inmobiliaria.
- que por lo tanto aunque la demandante se denomine Sotogrande S.A. o tenga una marca registrada "SOTOGRANDE" no tiene la propiedad ni la exclusividad sobre este término ni un derecho erga omnes ya que la marca puede ser objeto de anulación al designar un lugar geográfico.
-que la localidad SOTOGRANDE fue declarada Centro de Interés Turístico Nacional por Decreto 2998/1965, de 20 de septiembre, siendo definida en este Decreto como "Complejo Turístico denominado SOTOGRANDE", acompañando el referido Decreto en Anexo 6, lo que prueba que ese nombre no puede ser apropiado en exclusiva por la demandante.
-que en Sotogrande coexisten numerosas empresas con propiedades e intereses económicos en la zona, que utilizan el nombre de SOTOGRANDE e incluso lo incluyen en sus nombres de dominio y que el único club de golf que pertenece a la demandante es el de Almenara, siendo el resto de otras entidades, instituciones y clubes privados, por lo que la demandante es una más de estas empresas, sin que pueda afirmar que las demás se estén beneficiando de su marca sino utilizando esa denominación como lugar donde desarrollan sus negocios inmobiliarios. Acompaña los Anexos 18 a 21 para acreditar tales extremos.
-que la condición de Sotogrande como complejo urbano ha sido confirmada por el Tribunal Supremo español en Sentencia de 28 de octubre de 1999 (Anexo 16).
-que la marca de la demandante "SOTOGRANDE" es radicalmente nula por designar un lugar geográfico, por lo que la demandante no puede hacer valer un derecho exclusivo sobre ella por estar prohibido el registro de este tipo de denominaciones por las leyes españolas sobre signos distintivos, ser una cuestión de orden público e ir contra la Jurisprudencia española del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, alguna de cuyas resoluciones cita y acompaña en Anexos 15 y 17.
-que la sociedad beneficiaria del nombre de dominio, EL SOTO DE PANIAGUA, tiene intereses legítimos en dicho nombre y no tiene ningún ánimo de confundir ya que sus productos inmobiliarios se encuentran sólo en la localidad de SOTOGRANDE, donde es propietaria de una gran extensión de terreno en el que ha hecho una gran inversión económica (se acompañan como Anexos 7 a 14 las escrituras de compra de las diversas parcelas de suelo en Sotogrande).
-que el registro del nombre de dominio se efectuó el 18 de febrero de 1999, como consta en el Anexo 4, utilizándose desde esa fecha que es anterior a que la demandante iniciara su reclamación.
-que el registro y uso del nombre de dominio es de buena fe ya que la sociedad beneficiaria de este dominio tiene propiedades en la localidad de Sotogrande y su página Web no supone confusión ni competencia con la demandante ya que en la Revista de Sotogrande son numerosas las alusiones a esta localidad y el uso de lemas y logos de Sotogrande S.A. (Anexos 18 a 29).
-que los contactos habidos entre las partes antes de la presentación de esta demanda no han sido amistosos sino que la demandante siempre se ha mostrado intransigente ya que ni siquiera aceptó el uso compartido del dominio que se le ofrecía, pues sólo deseaba su transferencia para el uso exclusivo de un término que no puede ser propiedad de nadie.
5.3 Alegaciones complementarias de la demandante
Con fecha 11 de abril de 2002, la demandante, a la vista de la oposición presentada por la demandada CHIVALGES S.L., envió al Centro un escrito suplementario de alegaciones por entender que algunos de los hechos y documentos aportados por aquella merecían una explicación de gran importancia para el Panel.
El Centro respondió a la demandante que tales alegaciones serían trasladadas al Panel para, si lo estimaba necesario, las tuviese en cuenta.
El Panel ha examinado el contenido de las manifestaciones y documentos acompañados con ese escrito de la demandante y considera que aunque la mayoría de sus afirmaciones se refieren a conocimientos jurídicos que el propio Panel ha de tener en su condición de experto o se derivan de la documentación ya aportada por las partes, sin embargo existen puntualizaciones de interés en cuanto a la situación de la demandante cuando se inició la urbanización Sotogrande, que merecen ser reflejadas en esta Resolución y tenerlas en cuenta para la Decisión que se dicte, conforme autoriza el artículo 10 del Reglamento.
Así, es de destacar que la demandante aclara que el Sr. McMicking, al que alude la demandada como persona que diseñó Sotogrande -en afirmación del propio Presidente de la demandante, cuya declaración se acompaña a la contestación en Anexo 19- es precisamente el promotor de la sociedad FINANCIERA SOTOGRANDE DEL GUADIARO S.A., constituida en 1962, que es la primera denominación social de la demandante, como consta en el Anexo 1 de la contestación.
Igualmente importante es que la declaración de Sotogrande como Centro de Interés Turístico Nacional por Decreto de 1965, que destaca la demandada para alegar que se trata de una localidad y no de una propiedad de la demandante, lo fue a instancias y solicitud de FINANCIERA SOTOGRANDE DEL GUADIARO S.A. -es decir, la demandante- como consta en el Anexo 6 que acompaña la demandada y que, según certificación del Ayuntamiento de San Roque �Anexo VI de la demanda- es la entidad Sotogrande S.A. la que promovió la Urbanización Sotogrande.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El artículo 15.a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
-Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
-Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento"
-De acuerdo con cualesquiera reglas y Principios de Derecho que el Panel considere aplicables
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la Demandante y la demandada, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
6.2 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política
El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible:
-Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
-Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
-Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Consideraciones previas
La demandada efectúa unas alegaciones respecto a la legitimación de los dos demandados que es necesario considerar ante todo.
Afirma que MANUEL MUÑOZ MANUEL MUÑOZ no existe como persona física por lo que la demanda no debe entenderse dirigida contra él sino sólo contra CHIVALGES S.L. Sin embargo, esa referencia existe como uno de los titulares del dominio que se impugna, siendo reprobable ofrecer datos falsos, erróneos o inexistentes cuando se registra un nombre de dominio, como señala el párrafo 109 del primer Informe OMPI de 30 de abril de 1.999. Por tanto, ha de tenerse por no contestada la demanda por este titular del registro, si bien esta no es mas que una cuestión formal ya que la otra demandada, la entidad CHIVALGES S.L., ha contestado manifestando que la demanda ha de dirigirse sólo contra ella por lo que hay que entender que ha efectuado todas las alegaciones en contra de la demanda que ha estimado oportunas.
La demandada CHIVALGES S.L. hace otra afirmación respecto a su legitimación para ser demandada. Niega su condición de demandada porque registró el dominio a favor de un tercero, la sociedad EL SOTO DE PANIAGUA S.A., que es quien lo usa y disfruta. Pero también alega que tampoco este procedimiento tiene virtualidad para privar a esta sociedad del uso de dicho dominio ya que no ha sido demandada.
CHIVALGES S.L. crea así una situación en la que parece que nadie puede ser demandado en este procedimiento ni en el ámbito de este procedimiento administrativo puede recaer una Resolución en relación con el nombre de dominio . CHIVALGES S.L., sin embargo, no puede ampararse en estas circunstancias, cuando el domicilio social de ambas empresas es el mismo y algunos de los Consejeros de ambas sociedades son comunes, como se acredita en el Anexo X de la demanda, por lo que todo parece indicar que se trata de las mismas personas que constituyeron la sociedad EL SOTO DE PANIAGUA S.L. para desarrollar un proyecto inmobiliario en la finca Sotogrande, como lo han hecho otras empresas con intereses presentes en esa zona. Además, el dominio que la demandada afirma que es su página principal, ha sido consultado por el Panel, habiendo comprobado que a través de él se promocionan también los mismos proyectos inmobiliarios que la entidad EL SOTO DE PANIAGUA está realizando en la finca Sotogrande, existiendo un vínculo con el dominio que conduce al sitio de ésta, apareciendo en ambas páginas el mismo teléfono de contacto, es decir, el 954.79.43.48. De todo ello se concluye que la conexión entre ambas empresas es evidente.
Además, no puede olvidarse ni obviarse que quien aparezca como titular del dominio en el registro correspondiente es el que puede ser demandado, con independencia de que lo esté usando por sí mismo o a través de un tercero, como las propias Reglas de la Política prescriben al referirse siempre al titular del dominio como posible demandado. La verificación registral se efectuó correctamente en fecha 25 de febrero de 2002 y el registrador del nombre de dominio , R, confirmó la titularidad de los demandados. Además, al suscribir el contrato de registro con su registrador R, sus titulares aceptaron someterse a las indicadas Reglas y al Reglamento para resolver un conflicto como el actual. Por lo tanto, ha de rechazarse la alegación de CHIVALGES S.L. en cuanto a su falta de legitimación para ser demandada. La Decisión que recaiga en este procedimiento afectará, por tanto, a la demandada como titular del dominio que se cuestiona.
6.2.2. Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca
La demandante ha demostrado que es titular de diversas marcas españolas y una comunitaria, denominadas "SOTOGRANDE" y de otras marcas mixtas que contienen también dicha denominación, que están inscritas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior y se encuentran actualmente en vigor.
Es evidente que entre la marca "SOTOGRANDE" y el nombre de dominio existe una práctica identidad, ya que la partícula identificativa del nivel superior del nombre de dominio en cuestión no tienen entidad para establecer una diferenciación.
La demandante también ha demostrado la titularidad de otras marcas compuestas por diversos vocablos, entre los que se encuentra como elemento identificador el término "SOTOGRANDE", presentando, por tanto, semejanza con el nombre de dominio, aunque esta es una cuestión secundaria ante la existencia de las marcas idénticas antes referidas.
Se concluye, por tanto, que se cumple la primera exigencia contenida en el artículo 4.a).i) de la Política.
6.2.3. Análisis de la posible existencia de derecho o interés legítimo por parte de la demandada sobre el nombre de dominio objeto de este procedimiento
La demandante afirma que los demandados carecen de interés o derecho legítimos sobre el nombre de dominio porque ni están autorizados por la titular de las marcas "SOTOGRANDE", ni poseen a su nombre ningún registro de marca con esa denominación ni tampoco eran ni son conocidos en el mercado por la misma.
La demandada CHIVALGES S.L. opone que existen varias razones para considerar que tiene interés legítimo en el dominio: 1) antes de recibir la primera reclamación de la demandante en diciembre de 2000, y antes de presentarse esta demanda, el dominio ya se estaba utilizando desde el 18 de febrero de 1999, fecha del registro; 2) la sociedad beneficiaria y que usa el nombre de dominio, EL SOTO DE PANIAGUA S.L., tiene intereses legítimos en dicho nombre y no tiene ningún ánimo de confundir ya que sus productos inmobiliarios se encuentran sólo en la localidad de SOTOGRANDE, donde es propietaria de una gran extensión de terreno en el que ha hecho una importante inversión económica; 3) la marca de la demandante es radicalmente nula por tratarse SOTOGRANDE de una localidad geográfica sobre la que no puede existir un derecho exclusivo de uso.
Es evidente que la demandada, como afirma la demanda, carece de licencia o autorización de la demandante sobre el nombre de dominio objeto de este procedimiento ni es titular de un derecho de marca que contenga la denominación SOTOGRANDE. Tampoco la demandada era ya conocida por este nombre en el mercado interesado.
A juicio del Panel, el hecho de que el dominio fuera registrado para una entidad que adquirió parcelas de terreno en SOTOGRANDE y esté haciendo una promoción inmobiliaria de viviendas y apartamentos no otorga derecho o interés legítimo a la demandada sobre el dominio por varias razones: 1) la demandada es la titular del dominio y es la que tiene que acreditar que en su actividad concurren alguna de las circunstancias previstas en el artículo 4.c) de la Política para justificar su interés o derecho y, en este caso, la demandada no es quien desarrolla su actividad en SOTOGRANDE ni la que venía utilizando el dominio antes de notificársele la demanda, por lo que es evidente que el interés, en todo caso, no sería propio, aunque existe una indudable relación entre ambas empresas, como antes se ha expuesto. Además, la propia demandada, pretende no tener responsabilidad sobre el dominio hasta el punto de que alega su falta de legitimación para ser demandada, lo que es tanto como reconocer que carece de derecho o interés legítimo sobre aquél sino que fue un mero instrumento para registrarlo; 2) de todos modos, dada la conexión entre la demandada CHIVALGES S.L. y la entidad EL SOTO DE PANIAGUA S.L. hasta el punto de estar promocionando la primera en su sitio Web, los proyectos inmobiliarios de la segunda y haberse establecido un vínculo entre ambas páginas, conviene examinar ese pretendido interés legítimo que se alega. El Panel entiende que el hecho de estar desarrollando la entidad EL SOTO DE PANIAGUA S.L. actividades inmobiliarias en la finca SOTOGRANDE no concede derecho o interés legítimo para solicitar un dominio consistente únicamente en esa denominación que ninguna vinculación tiene con su nombre social ni con el nombre de las diversas promociones que está haciendo sino que podrá usarlo como referencia del lugar donde están esas promociones, dentro del correspondiente municipio, pero no como término único y característico del dominio a través del que desarrolla su sitio Web.
Tampoco la alegación de nulidad de la marca de la demandante puede tenerse en cuenta en este procedimiento por no ser una cuestión que pueda ser sometida a las Reglas de la Política por lo que el Panel carece de competencia para resolverla. Para el presente procedimiento lo único cierto es la existencia de unas marcas registradas y en vigor a favor de la demandante, en el momento de plantearse la presente controversia.
Todas estas consideraciones llevan a concluir al panel que se cumple el segundo requisito del artículo 4.a).ii) de la "Política Uniforme".
6.2.4. Posible existencia de mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio objeto de controversia
A) Registro de mala fe
La demandante afirma que la mala fe en el registro viene acreditada por el conocimiento que los demandados tenían de la denominación de la demandante y su notoriedad, al encontrarse domiciliados en territorio español y en un área de influencia cercana a la urbanización SOTOGRANDE de la demandante y que han pretendido valerse de la notoriedad de la marca de la demandante, aprovechando el atractivo que genera el nombre de su página Web para ofrecer sus productos y servicios inmobiliarios, lo que demuestra que no utilizan este nombre para hacer una oferta de buena fe de productos o servicios sino un uso comercial con la intención de desviar a los consumidores de la demandante hacia su página Web, con claro ánimo de lucro.
También alega que el registro del dominio se ha hecho de mala fe con el propósito de aprovecharse de la reputación ajena, pues no hay duda de que los demandados eran conocedores de los dominios y de la demandante al ser la red una presencia pública de todo nombre de dominio.
La demandada CHIVALGES S.L. para justificar su buena fe en el registro argumenta que la sociedad beneficiaria de este dominio tiene propiedades en la localidad de Sotogrande y que son numerosas empresas las que utilizan en sus direcciones electrónicas o nombres de dominio el término "Sotogrande".
El Panel entiende que para determinar si el registro del dominio fue efectuado o no de mala fe ha de examinar el conocimiento que la demandada CHIVALGES S.L. tenía de la existencia de las marcas "SOTOGRANDE" de la demandante, en la fecha de registro. Para ello lo primero que hay que aclarar es que aunque la demandada señala como fecha el 18 de febrero de 1999 y acompaña el Anexo 4, en cuya parte inferior aparece tal fecha, en la base de datos Whois, cuya información adjunta la demanda en Anexo 1, la fecha de creación del registro es la de 18 de febrero de 2000. También el Panel ha comprobado que ésta es la fecha que figura como de registro en la consulta a dicha base de datos que ha efectuado antes de dictar esta Resolución. Además la verificación registral solicitada por el Centro en fecha 25 de febrero de 2002 fue respondida por el registrador, R, ese mismo día, confirmando los datos y fecha de registro que constan en Whois. Por tanto, habrá de tomarse la fecha de 18 de febrero de 2000, como la de registro.
En todo caso, es indudable que cuando la demandada registró el dominio tenía conocimiento por sí misma de la existencia de la demandante y sus marcas, ya que desde 1997, en que se constituyó, se dedica a la actividad inmobiliaria y tiene domicilio social en zona cercana a la finca Sotogrande, donde la demandante desarrolla su actividad desde su constitución en 1962. El hecho que alega la demandada, de que Sotogrande S.A. modificara en varias ocasiones su razón social, figurando, desde luego, siempre en ellas el término Sotogrande, no supone modificación de su personalidad jurídica ni alteración del inicio de sus actividades.
Además, la finca "SOTOGRANDE", precisamente por la actividad de la demandante, desde hace muchos años tenía ya gran relieve en España y cierto relieve internacional por los eventos que habían tenido lugar en ella, la calidad de sus instalaciones y las personas conocidas que tienen allí propiedades o se alojan en villas o apartamentos. No puede olvidarse que la demandante fue la que solicitó y consiguió que fuera declarada como Centro de Interés Turístico Nacional por Decreto de 1965, circunstancia que la propia demandada destaca y consta en el Anexo 6 de la contestación y que fue la sociedad Sotogrande S.A. la que construyó la primera urbanización en esta finca, según certificación del Ayuntamiento de San Roque �Anexo VI de la demanda- cuyo promotor fue precisamente el Sr. McMicking, al que la demandada se refiere como persona que eligió esa finca y la dio a conocer proyectando una urbanización de alto standing. Estas circunstancias hacen que la marca "SOTOGRANDE" de la demandante hubiera adquirido el carácter de notoria antes del registro del dominio.
Es de gran interés el contenido de una de las publicaciones de Sotogrande S.A. que se encuentran en el Anexo V de la demanda, donde se afirma que "Sotogrande fue fundado en 1962 por Joseph McMicking. Su sueño era encontrar un lugar en España donde construir la mejor urbanización de lujo de Europa en torno a campos de golf de clase mundial. Su búsqueda terminó al encontrar 1.800 hectáreas en la provincia de Cádiz, a orillas del río Guadiaro."
Por su parte la demandada aporta en Anexo 28 un folleto publicitario de la sociedad EL SOTO DE PANIAGUA S.L. y sus proyectos inmobiliarios, en cuya primera página y a modo de presentación de Sotogrande se indica: "Sotogrande fue fundada en 1962 por un americano, Colonel Joseph McMicking. Su sueño era encontrar un sitio, en el clima cálido de España, donde elegantes casas fuesen construidas alrededor de campos de golf. Su búsqueda concluyó en la compra de cuatrocientos acres de terreno cerca del río Guadiaro, lo llamó: Sotogrande"
Es concluyente el reconocimiento que la demandada hace en la propia documentación que aporta respecto a que el nombre de SOTOGRANDE se debe al Sr. McMicking. Es también determinante que se reconozca que la urbanización Sotogrande se fundó en 1962, que es precisamente la fecha en que se constituyó la demandante, que unos años después registró la primera marca "SOTOGRANDE" de la que es titular, marca n� 550.743, solicitada el 18 de diciembre de 1967 y concedida el 24 de junio de 1974, para distinguir "servicios del negocio de urbanización de fincas rústicas, terrenos y solares" (clase 37) como consta en el Anexo VIII de la demanda.
Por ello el hecho de que la demandada registrara el dominio porque lo iba a utilizar una sociedad que iba a desarrollar una actividad inmobiliaria en esa misma finca no justifica que eligiera como denominación un nombre idéntico a las marcas notorias de la demandante, cuya urbanización, que lleva el mismo nombre, había marcado el comienzo del esplendor y fama de la finca, como ha quedado demostrado. La denominación elegida no tiene ninguna relación con el nombre social de la empresa demandada ni con el de esa sociedad que utiliza el dominio, por lo que, es evidente, que lo que se buscó es un nombre que fuera ya conocido aprovechándose del prestigio adquirido por la demandante. Por otra parte, el hecho de que existan otros dominios o direcciones electrónicas que contengan la denominación "Sotogrande" no justifica ni convalida la conducta de la demandada, pues la demandante es libre de actuar contra quien crea que perjudica sus intereses y derechos, además de que ninguno de ellos consiste únicamente en el término Sotogrande.
Es importante señalar que la actual Ley española de Marcas de 7 de diciembre de 2001, en vigor desde el 9 de diciembre para determinados preceptos, entre ellos los referidos al contenido del derecho del titular de una marca registrada, faculta a este titular a impedir que se registre su marca como signo para distinguir nombres de dominio. Pero es que también al amparo de la anterior Ley de Marcas de 1988, vigente en el momento del registro del dominio impugnado, se podía prohibir por el titular de la marca registrada la presencia del signo en la red, sin su consentimiento, ya que ello supone hacer publicidad del mismo y esta facultad estaba reservada en exclusiva al titular del registro, existiendo Resoluciones judiciales que así lo declaran.
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que, siendo ambas partes de nacionalidad y residencia españolas, han de tener presente que la actuación concurrencial en el mercado ha de estar presidida por la buena fe, como proclama el artículo 6 de la Ley española de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Para considerar que una conducta es contraria a la buena fe no ha de juzgarse la intencionalidad del sujeto que la realiza sino que ha de tratarse de una actuación que no obedezca a los estándares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe. Y, en este caso, no es objetivamente acorde con la buena fe registrar un nombre de dominio idéntico a una marca registrada anterior, sin consentimiento de su titular.
Todo ello, unido a que la demandada carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión, lleva a la conclusión de que el registro ha sido efectuado de mala fe, con el propósito de aprovecharse del prestigio ya adquirido por la demandante, en beneficio propio.
B) Uso de mala fe
Como se viene afirmando ya en muchas decisiones del Centro de Arbitraje (véase por ejemplo, la Decisión OMPI N� D2000-0239) los requisitos establecidos en la Política para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio no pueden entenderse de una manera independiente sino que tienen una relación importante entre ellos. Así, quien ha registrado de mala fe y sin interés legítimo será difícil que esté usando de buena fe porque la mala fe se ha producido en la actuación primera y originaria del nombre de dominio cuestionado, que no puede ser sanada por un uso posterior ya que en el registro constaba el conocimiento de la marca ajena y la falta de derecho o interés legítimo.
De todos modos es necesario examinar las alegaciones de las partes para poder concluir si existe o no mala fe en el uso y la forma en que se ha venido y se viene usando el nombre de dominio.
La demandante afirma que el dominio está siendo usado de mala fe para atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a los navegantes hacia la página Web de la sociedad EL SOTO DE PANIAGUA S.L., creando un alto riesgo de confusión ya que el navegante creerá que accede al sitio de la demandante, de la que es competidora directa, porque, además, se da una considerable coincidencia entre la estructura de la página que opera bajo el dominio de los demandados y la de Sotogrande S.A.
También alega que la mala fe en el uso viene demostrada por la constante referencia en la Web de EL SOTO DE PANIAGUA S.L. a la denominación SOTOGRANDE, usándola a título de marca, y la utilización del plano de la urbanización de la demandante como referencia para localizar sus promociones inmobiliarias, con expresiones y frases publicitarias semejantes a las que emplea la demandante, tanto en lengua española como inglesa.
Destaca la demandante que otra prueba de la mala fe en el uso viene acreditada por el hecho de que, como consta en el Anexo XI citado, los demandados utilizan en su Web las letras "S" y "T" enlazadas en forma semejante al gráfico característico de las letras "T" y "O" que contienen sus marcas mixtas.
La demandada alega en su favor que el uso del nombre de dominio es de buena fe ya que la sociedad beneficiaria de este dominio tiene propiedades en la localidad de Sotogrande y la página Web no supone confusión ni competencia con la demandante ya que en la Revista de Sotogrande son numerosas las alusiones a esta localidad y el uso de lemas y logos de Sotogrande S.A.
El primer dato que el Panel tiene para juzgar sobre el uso que se ha venido haciendo del dominio viene representado en los Anexos XII y XIII de la demanda, consistentes en Actas notariales de 11 de octubre y 13 de diciembre de 2000. Destaca el uso continuo en cada página del término SOTOGRANDE así como las letras "S" y "T" enlazadas de forma muy similar a como lo hace y tiene registrado la demandante con las letras "T" y "O" que se han convertido en características de sus productos y servicios. Es evidente que el único objeto que tiene la utilización de este gráfico unido a la constante alusión a SOTOGRANDE es el de querer acercarse a la demandante para dar a los navegantes la impresión de que se trata de promociones de ésta o relacionadas con ella.
El Panel, desde que ha aceptado el encargo de resolver la presente controversia, ha efectuado varias consultas a la Web a la que se accede a través del dominio , habiendo comprobado que ha estado sin contenido hasta el 3 de mayo de 2002. Actualmente, ha desaparecido de la página el gráfico de las letras enlazadas, pero el resto permanece semejante. El hecho de realizar esta rectificación supone reconocer que existía un deseo de confundirse con la demandante que con la eliminación que se ha producido no resulta convalidado por cuanto el contenido de la página puede lícitamente aludir al lugar donde están los proyectos inmobiliarios pero no debe introducir como reclamo para el usuario la constante referencia al nombre SOTOGRANDE. No puede olvidarse que para acceder a esta Web el navegante habrá de teclear precisa y únicamente el término "SOTOGRANDE" y no el nombre de la usuaria del dominio ni de quien lo registró. Así, se aprovecha la demandada, a través de esa tercera sociedad, del prestigio y notoriedad de la entidad Sotogrande S.A. que fue la primera que se estableció en esa finca, dio nombre a la misma, hizo famosa su urbanización y registró ese nombre como marca, cuando no estaban presentes otras entidades con intereses en la zona.
El Panel entiende, por tanto, que se cumple el tercer requisito contemplado en el artículo 4.a) iii) de la Política respecto al registro y uso de mala fe del dominio.
7. Decisión
En base a todas las circunstancias y fundamentos anteriormente expuestos, el Panel resuelve que la demandante ha probado la concurrencia de los tres requisitos contemplados en el artículo 4.a) de la Política y, en consecuencia, ordena la transferencia del registro del nombre de dominio a la demandante Sotogrande S.A.
María Baylos
Panelista Único
Fecha: 7 de mayo de 2002
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