Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
The Hearst Corporation, Hearst Holdings, Inc., King Features Syndicate, Inc., y Fleischer Studios, Inc. v. S. P.
Case No. D2002-0193
1. Las Partes
La Parte Demandante son las sociedades norteamericanas The Hearst Corporation, Hearst Holdings, Inc., King Features Syndicate, Inc., y Fleischer Studios, Inc. , domiciliadas en 959 Eight Avenue, New York, NY 10019, Les Estados Unidos, (la "Demandante"), representada por el señor D. Luis Baz y Baz, domiciliado en la ciudad de Madrid, España, quien actúa en calidad de apoderado.
La Parte Demandada es el se�or "S. P.", con domicilio en Toledo, España (el "Demandado").
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es , registrado a nombre del "Demandado" en Bulkregister.Com.Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en la ciudad de Baltimore, Estado de MD, Estados Unidos de América (el "Registrador").
3. Curso del Procedimiento
El 27 de febrero de 2002, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro"), recibió por vía electrónica una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 28 de febrero de 2002, el "Centro" recibió la demanda en copia de papel, con sus anexos.
El 5 de marzo de 2002, el "Centro" acuso recibo de la demanda, y con fecha 6 de marzo de 2002, recibió la notificación de la verificación de el "Registrador". Con fecha 15 de marzo de 2002, se dio inicio al procedimiento, notificando la demanda a el "Demandado". No habiéndose dado contestación a la demanda, con fecha 3 de abril de 2002, se acusó la inexistencia de escrito de contestación a la demanda.
Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad de Mauricio Jalife Daher, el 1 de mayo de 2002, el "Centro" lo designó como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designación a las partes y fijando plazo hasta el 15 de mayo de 2002, para que el "Panel" envíe la decisión al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Política" y su "Reglamento".
El 8 de mayo de 2002, el "Panel" recibió el original de los documentos del procedimiento, y las pruebas de la "Demandante".
El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Política" y el "Reglamento".
4. Antecedentes de Hecho
El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:
La "Demandante" son un grupo de empresas legalmente constituidas de conformidad a las leyes de Estados Unidos. La "Demandante", de conformidad con sus objetos sociales, se dedican a las diversas actividades de la industria del entretenimiento.
La "Demandante" es titular en España de los registros de la marca BETTY BOOP bajo los números de registro 1.678.136, 1.678.137, 1.678.138, 2.024.076, 2.033.546 y 2.314.038, así como del diseño representativo de dicho personaje, bajo los números de registro 1.678.139, 2.024.077, 2.024.078 y 2.033.545. Los registros mencionados se retrotraen en su fecha de registro más antigua hasta el 15 de enero de 1992.
Asimismo, la "Demandante" acredita ser titular de marcas sobre la denominación BETTY BOOP y diversos diseños asociados, en diversas partes del mundo.
Las profusas pruebas aportadas por la "Demandante" acreditan que se trata de una marca notoriamente conocida, por razón de su amplia difusión y presencia comercial en múltiples mercados en el mundo, así como por su presencia permanente desde hace varios años.
5. Alegatos de las Partes
5.1 Demanda
Afirma la "Demandante":
Para la consideración de la presente demanda es necesario partir de la concurrencia de las siguientes circunstancias fácticas:
La reputación y prestigio de las compañías demandantes
Las compañías demandantes The Hearst Corporation, Hearst Holdings, Inc. Y King Features Syndicate, Inc. pertenecen a un grupo norteamericano de gran prestigio y reputación internacional en el sector del entretenimiento y de los medios de comunicación social.
Hearst Holdings, Inc. es una compañía subsidiaria de The Hearst Corporation. Por su parte, King Features Syndicate, Inc. es subsidiaria, de forma indirecta, de Hearst Holdings, Inc.
Todas estas compañías y muchas otras a las que no es preciso en este momento aludir, constituyen el señalado prestigioso grupo empresarial.
Hearst es uno de los grupos empresariales de medios de comunicación social más grande de los EE.UU. y de mayor conocimiento y prestigio en el mundo entero. Sus principales actividades se centran no sólo en la edición y publicación de revistas y periódicos, en las redes de cable, emisoras de radio y televisión y en el negocio de Internet, sino también en la producción y distribución de programas de televisión.
En este grupo empresarial destaca el negocio que Hearst Holdings, Inc. realiza a través de King Features Syndicate Division, caracterizado por la explotación comercial y de merchandising de famosos personajes como Popeye, Betty Boop, Daniel El Travieso, El Principe Valiente, Flash Gordon y Mr. Magoo entre otros.
En prueba de lo anterior la "Demandante" acompaña:
- Como DOCUMENTO N� 4 una memoria de actividades que puede extraerse de la página web en la que se alude a las numerosas actividades y sectores en los que este grupo empresarial desarrolla sus actividades. Repárese cómo en su penúltima página se recogen todas las compañías que forman parte del grupo en sus distintos sectores de actividades
- Como DOCUMENTO N� 5, breve historia de la compañía y de su creador, también publicadas en la página web . En las últimas páginas de este documento se pueden apreciar las numerosas publicaciones de este grupo empresarial, así como sus destacadas actividades en el sector del entretenimiento y de internet.
- Como DOCUMENTO N� 6, información publicada en la página web en la que se alude a la pertenencia de esta empresa al grupo Hearst y su posición mundial de liderazgo en el sector del merchandising y de las licencias de los derechos de copyright. En tales páginas encontramos referencias a la historia de esta compañía, así como nuevas referencias a personajes tan conocidos como Popeye, Flash Gordon, El Príncipe Valiente, Betty Boop y otros personajes animados muy conocidos no sólo en los EE.UU., sino internacionalmente, incluido España. Repárese en las diversas referencias que en esta página web se hacen al personaje animado Betty Boop.
Sigue diciendo la "Demandante":
Por otra parte, es también demandante Fleischer Studios, Inc., compañía de gran prestigio internacional y reconocimiento mundial por la creación y desarrollo de personajes animados y la producción de obras audiovisuales de dibujos en torno a tales personajes. Esta compañía fue, por lo demás, en origen, la titular de todos los derechos derivados de Betty Boop. Más adelante se acreditará esta titularidad y la cesión de los derechos de merchandising a The Hearst Corporation Y Hearst Holdings, Inc.
La creación y nacimiento del famoso personaje animado Betty Boop
Betty Boop, fue obra del famoso animador Max Fleischer. Constituye nuestro DOCUMENTO N� 7 un breve semblante de Max Fleischer y de los estudios formados con su hermano Dave, que se denominaron Fleischer Studios, Inc., así como copia de diversos certificados de copyright registrados en los EE.UU. en los años 1931 y 1932 por Max Fleischer o Fleischer Studios, Inc.
Betty Boop debutó en la gran pantalla el día 8 de Agosto de 1930. Desde su primera aparición ha mantenido su impresionante éxito. Más de cien obras de dibujos animados, dos tiras cómicas, un programa de radio y, dos musicales especiales de televisión, entre otros, avalan la trayectoria del personaje animado Betty Boop.
De la reputación y prestigio de los dibujos de Betty Boop se han hecho eco, desde su nacimiento, la totalidad de los medios de comunicación, incluida la prensa escrita, como se observa en los documentos que se aportan junto a esta demanda y que seguidamente se relacionan:
-Como DOCUMENTO N� 8, nota informativa editada en 1996, por King Features, Inc., Fleischer Studios, Inc. Y The Hearst Corporation sobre el origen de este personaje y su reputación internacional. En dicha nota informativa encontramos frases ciertamente ilustrativas sobre qué ha significado Betty Boop en la historia mundial de los dibujos animados.
- Como DOCUMENTO N� 9, información sobre el origen del personaje Betty Boop aparecido en la página web en la que, además de compararse a Betty Boop con el éxito de Popeye, se alude al éxito del personaje en los EE.UU., en Hong Kong , Taiwan, Singapur, Korea, Reino Unido, Italia y Francia entre otros. Asimismo, y con carácter meramente ilustrativo, unimos algunas ilustraciones características de Betty Boop. Más información sobre el personaje se puede encontrar en la URL .
- Como DOCUMENTO N� 10, algunas referencias de la crítica de la prensa sobre Betty Boop, sin duda ilustrativas del carisma del personaje en los EE.UU.
- Como DOCUMENTO N� 11, un extracto de recensiones, noticias y resúmenes en prensa sobre el personaje Betty Boop publicadas entre los años 1991 y 1998 que, sin lugar a dudas, reflejan la popularidad del personaje.
- Como DOCUMENTO N� 12, algunos de los artículos publicados en prensa francesa, incluidas las prestigiosas publicaciones "Madame Figaro" y "Elle", de las que se desprende un notorio conocimiento del personaje en Francia.
- Como DOCUMENTO N� 13, unas estadísticas hechas públicas en el año 1995, sobre el grado de conocimiento de Betty Boop entre el público adolescente y el público adulto. Incluso en Corea se ha reconocido por la Oficina de la Propiedad Intelectual la notoriedad de este personaje animado, como se observa en el texto de la decisión que constituye nuestro DOCUMENTO N� 14.
En el propio escrito de demanda, la "demandante" afirma:
La titularidad por las demandantes de registros de marca Betty Boop
Las compañías demandantes son titulares de numerosos registros de marca BETTY BOOP No Sólo En España, Sino También En El Mundo Entero.
A título meramente ejemplificativo citamos:
(a) En España
Registro 1,678,136 BETTY BOOP , registrada el 15 de enero de 1992;
Registro 1,678,137 BETTY BOOP , registrada el 15 de enero de 1992;
Registro 1,678,138 BETTY BOOP , registrada el 15 de enero de 1992;
Registro 1,678,139 DISEÑO BETTY BOOP , registrada el 15 de enero de 1992;
Se acompañó como DOCUMENTO N� 15 copia de los certificados-título, así como información obtenida de la base de datos sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre su titularidad y vigencia.
(b) En el resto del mundo
BETTY BOOP y sus distintivos representativos gráficos han sido también objeto de registro a muchos otros países, como son Argentina, Australia, Francia, China, Colombia, Hong Kong, Corea, Rusia y Taiwan, entre otros.
Se acompañó como DOCUMENTO N� 16 un listado resumen de la titularidad actual de estos registros de marca, junto a la copia de los certificados-título concedidos en origen.
La popularidad internacional de Betty Boop y su explotación comercial
Betty Boop es un personaje animado reputado y de gran prestigio internacional que en la actualidad, según se desprende de las informaciones anteriores, sigue gozando de una capacidad de atracción suficiente como para ser objeto de innumerables licencias para su explotación comercial, tal y como se describe en nuestro DOCUMENTO N� 17.
En virtud de un contrato suscrito el día 1 de Agosto de 1994, copia del cual unimos como DOCUMENTO N� 18, The Hearst Corporation fue nombrada como agente exclusivo de Fleischer Studios, Inc. para la explotación de los derechos de merchandising derivados, entre otros, del personaje BETTY BOOP. Resulta ciertamente ilustrativa de este nombramiento la cláusula 2�. Este contrato supuso la novación de la relación contractual existente con anterioridad entre las partes. En 1998, los derechos y obligaciones de The Hearst Corporation derivados de este contrato fueron transferidos a Hearst Holdings, Inc.
Esta relación contractual ha generado una gran actividad comercial a través del merchandising, con especial trascendencia en los últimos años. De hecho, las propias demandantes han editado desde 1994, una publicación denominada Betty Boop o Betty�s Bazaar en la que además de ofrecer informaciones sobre el personaje, relaciona y publicita los artículos de merchandising que en torno a pued Betty Boop en ser adquiridos. Constituye nuestro DOCUMENTO N� 19 algunos ejemplares de estas publicaciones correspondientes a los años 1994, 1996, 1997, 1998 y 1999.
Pero esta proyección mercantil no se ha producido únicamente en los EE.UU., sino en el mundo entero. Su dimensión internacional se observa, entre otros, en los documentos que seguidamente se detallan:
- Como DOCUMENTO N� 20, información sobre algunos de los establecimientos en los que se comercializan artículos de merchandising de Betty Coop, en países como Japón, Francia, Filipinas, Australia, Taiwan, Brasil y EE.UU., entre otros.
- Como DOCUMENTO N� 21, relación de licenciatarios internacionales de la marca y personaje Betty Boop, con especificación de los productos licenciados. Repárese que las licencias sobre el personaje animado se han otorgado en los cinco continentes.
- Como DOCUMENTO N� 22, relación de licenciatarios de productos Betty Boop en España, lugar de residencia del demandado.
- Como DOCUMENTO N� 23, algunos contratos de licencia suscritos por The Hearst Corporation (en su calidad de agente exclusivo de Fleischer Studios, Inc. para la explotación de los derechos de merchandising derivados del personaje Betty Boop) en España, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Austria, Alemania, Francia, Hong Kong, Singapur, Taiwan, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Nórdicos, Portugal, Sudáfrica, Reino Unido, Irlanda y EE.UU.
- Como DOCUMENTO N� 24, relación de agentes internacionales de venta de productos de merchandising.
- Como DOCUMENTO N� 25, una selección de catálogos de licenciatarios asiáticos y angloparlantes de las demandantes en los que se promocionan artículos de merchandising BETTY BOOP.
- Como DOCUMENTO N� 26, una selección de recortes publicitarios del personaje Betty Boop aparecidos en distintos medios de prensa escrita.
De la documentación anterior se desprende, sin ningún género de dudas, que al tiempo de registrarse por el demandado el nombre de dominio , el personaje animado era ya muy conocido no sólo en los EE.UU., sino en el mundo entero, incluido, por supuesto, España, lugar de residencia de S. P.
Las ventas de los artículos de merchandising Betty Boop
No es difícil imaginar que tantos licenciatarios, tantos países objeto de licencia y tantos artículos de merchandising comercializados se deben al prestigio internacional de Betty Boop y al negocio que paralelamente se produce.
En prueba de lo anterior, acompañamos como DOCUMENTO N� 27, las ventas por mayoristas/minoristas, artículos y territorios entre los años 1990 y 2000. Repárese que el importe total de estas ventas asciende a 823.461.904 US$ (en torno a 160 mil millones de pesetas y mil millones de euros).
El uso por el demandado del nombre de dominio y la correspondencia previa mantenida entre las partes
Conviene hacer una secuencia de los distintos usos que el demandado ha venido haciendo de las marcas de esta parte desde el momento en que fue detectado el registro del nombre de dominio :
(a) Cuando en Junio de 2001, se detectó la existencia del nombre de dominio objeto de la presente disputa, la página principal de la web reproducía la marca denominativa y gráfica de las demandantes, como se ilustró en el escrito de demanda.
Tras detectarse este uso, esta parte remitió a S. P. un requerimiento por e-mail, cuya copia obra unida como DOCUMENTO N� 28.
El demandado contestó al mismo en los términos que refleja nuestro DOCUMENTO N� 29, alguna de cuyas frases transcribimos seguidamente:
"Como ya les comenté por teléfono, el dominio de mi propiedad adquirido en España y a través de un ISP español, no dejará de ser utilizado o cesado a vuestros intereses sin antes recibir una compensación económica, por varias razones entre las que le comento las dos mas importantes:
1) (...)
2) Nuestro dominio (de prestigio en el ámbito de paginas para adultos y conocida como "El Rincón de Bety) lleva funcionando casi 10 meses y se ha invertido mucho trabajo y dinero en ello y dado que ahora tiene una audiencia fija de unos 10.000 visitantes diarios y una rentabilidad superior a las 500.000 pesetas diarias, es imposible para nuestra empresa dejar de utilizar y cederlo a nombre de otra empresa sin recibir ninguna retribución en concepto de compensación.."
Finalmente, constituye el DOCUMENTO N� 30, otros e-mail cruzados con el demandado los días 20 y 21 de Junio de 2001. De esta correspondencia debemos destacar lo manifestado por S. P. en su e-mail de 21 de junio de 2001:
"Me reitero en que la única posibilidad de que podemos ceder este dominio es que Udes. nos oferten una cantidad en concepto de amortización".
A pesar del requerimiento remitido, S. P. continuó haciendo uso del nombre de dominio para una página web de contenido pornográfico. Únicamente se limitó a retirar la marca gráfica perteneciente a las demandantes. A pesar de las advertencias efectuadas por la demandante sobre la iniciación de acciones, el demandado no ha cesado en el uso del nombre de dominio ni ha procedido a su renuncia, tal y como se le había requerido.
Finalmente, se acompañó como DOCUMENTO N� 31, CD-ROM en el que se han grabado dos conexiones a tiempo real a la página web , la primera de ellas el 13 de Junio de 2001, y la segunda el 31 de Enero de 2002. En estas grabaciones se puede comprobar con suma facilidad su contenido pornográfico y el uso efectuado por el demandado de las marcas de esta parte, tanto denominativas como gráficas lo que, sin lugar a dudas, erosiona las marcas y derechos de propiedad intelectual de Hearst y de Fleischer Studios, Inc. dañando gravemente su reputación y prestigio. Igualmente, puede apreciarse en la grabación de 13 de Junio de 2001, el alto número de accesos que tiene esta web, lo que confirma el lucro que su explotación está generando a S. P., como él mismo reconoció en la contestación al requerimiento que le fue remitido.
La confundibilidad entre los términos Betyboop Y Bettyboop
Como se señala en la fundamentación jurídica del presente escrito de demanda, no es difícil comprender por qué los términos betyboop y bettyboop sean confundibles. Desde un punto de vista denominativo y fonético, la única diferencia que se produce es la repetición o no de la letra "T", lo cual no evita que se produzca identidad. Desde un punto de vista conceptual, tampoco se producen diferencias. Y desde un punto de vista gráfico, la similitud existente entre los términos es clara y se ve incrementada por el uso que el demandado ha venido haciendo primero del distintivo gráfico y después de la tipografía característica de la marca y personaje de Hearst.
En definitiva, se puede afirmar que los internautas accederán en muchas ocasiones a la página web de S. P. en la creencia de estar conectando con la página oficial de las demandantes. Ello no sólo dañará la imagen de la demandante, sino que puede generar situaciones ciertamente delicadas en las que menores de edad accedan a una página de alto contenido pornográfico.
Finalmente, resulta relevante destacar la inexistencia de disclaimers de ninguna naturaleza en la página web del demandado lo que, sin duda alguna, incrementa los riesgos de confusión o asociación entre las partes.
Por lo que hace a los fundamentos legales, la "Demandante expresa esencialmente lo siguiente:
El presente procedimiento administrativo se inicia al concurrir en la conducta del titular del nombre de dominio las circunstancias contenidas en el párrafo 4.a) de la Política Uniforme. Efectivamente, (1) el nombre de dominio es sustancialmente idéntico o confundiblemente similar con la marca BETTY BOOP de las actoras; (2) el demandado no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la controversia y (3) el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe.
Presupuestos generales a considerar en orden a la acción que se ejercita
Antes de entrar en el análisis sobre la concurrencia de esta circunstancia conviene recordar al Panel algunos postulados y principios que informan la actual normativa sobre los conflictos entre marcas y nombres de dominio, que fueron ampliamente desarrolladas en el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Domino de Internet de 30 de Abril de 1999 (en adelante el Informe OMPI)
El objetivo que cumple el registro de nombres de dominio como punto de partida
El párrafo 10 del Informe OMPI resulta ciertamente ilustrativo sobre cuál es la función teleológica de los nombres de dominio:
"Precisamente porque son fáciles de recordar e identificar, los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales. Conforme las actividades comerciales aumentan en Internet, los nombres de dominio se vuelven parte del sistema de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos y actividades"
La protección de las marcas notorias como fin principal del sistema de resolución de controversias en materia de nombres de dominio
Las marcas notoriamente conocidas han sido blanco de prácticas predatorias y parasitarias por parte de una minoría pequeña, pero activa, de solicitantes de registros de nombres de dominio. Uno de los objetivos del Informe OMPI fue, precisamente, la protección de las marcas notorias y famosas frente al registro abusivo de las mismas como nombres de dominio.
A propósito de la protección de signos notorios frente al registro abusivo de nombres de dominio, son ciertamente ilustrativos los párrafos 246 y 262 del Informe OMPI.
El compromiso de veracidad y respeto de derechos ajenos que subyace en los acuerdos de registro de nombres de dominio
La última de las circunstancias que sin duda debe ser tenida en cuenta por el Panel como cuestión previa, se refiere a las aseveraciones que los titulares de los nombres de dominio efectúan en los contratos de registro.
A ellas se refirió el Informe OMPI en los párrafos 106 a 109, resultando ciertamente ilustrativo sobre este particular el texto de este último párrafo.
Las recomendaciones del Informe OMPI tiene como uno de sus propósitos proporcionar una base de responsabilidad o de ruptura contractual por el titular del nombre de dominio. Afirmar que el nombre de dominio no infringe los derechos de propiedad intelectual o industrial de otra parte -cuando ni siquiera el registrante ostenta derechos o intereses legítimos- es una prueba de mala fe.
La identidad o similitud incompatibilizadora entre el nombre de dominio y la marca BETTY BOOP de las demandantes
No es discutible que HEARST sea titular de numerosos registros de marca BETTY BOOP y, por lo tanto, que se produzca una identidad o similitud incompatibilizadora entre tales marcas y el nombre de dominio en disputa .
Ni siquiera el elemento de primer nivel ".com" introduce diferencias con las marcas prioritarias de la demandante que puedan debilitar la posición de las demandantes. De hecho, numerosos paneles de la OMPI han considerado irrelevante a efectos comparativos entre marca y nombre de dominio el elemento de primer nivel ".com", ".net" o ".org". Citamos, a título de ejemplo, las resoluciones dictadas en el Caso OMPI No. D2000-0143 y en el Caso OMPI No. D2000-0053 .
Tampoco es una diferencia que deba perjudicar la presente reclamación el hecho de que el nombre de dominio contenga una sola "T" a diferencia de las dos con que cuenta la reputada marca BETTY BOOP. La pronunciación de Betyboop Y Bettyboop es idéntica. Dos circunstancias deben tenerse en cuenta para valorar esta leve diferenciación.
a) Que el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas española (y en general las legislaciones mundiales en materia de marcas) establece que es causa de incompatibilidad registral y en el mercado la identidad fonética de una denominación respecto de un registro anterior.
Este criterio ha sido confirmado jurisprudencialmente y es de aplicación al presente supuesto, como quiera que las partes de la presente controversia son españolas.
b) Que la OMPI, a través de diversos paneles, ya ha reconocido la incompatibilidad entre marcas y nombres de dominio cuando existe identidad fonética. En concreto, destacamos las siguientes decisiones:
En el mismo sentido podemos citar otras resoluciones dictadas en los Casos OMPI Nos.D2000-0849 , D2001-0094 , D2001-1035 y D2001-1095 .
No es la primera vez, por lo tanto, en la que se utiliza la técnica de la alteración mínima denominativa de una marca para generar confusión y, aprovechándose de la reputación ajena, desarrollar un negocio a través de Internet. El registro de un nombre de dominio que coincida denominativa, visual o fonéticamente con una marca ajena supone una clara infracción de los derechos exclusivos y excluyentes del titular de esta última. La infracción es mayor si la marca apropiada como nombre de dominio es una marca notoria, como es la del presente caso Betty Boop.
Concurre, pues, el primero de los tres requisitos exigidos por la Política Uniforme.
La ausencia de derechos e intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio
El segundo de los requisitos que debe concurrir es que el demandado no ostente derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
La Política Uniforme facilita a los demandados, en el párrafo 4.c), las alternativas de que gozan para probar los derechos o intereses que justifican el registro del nombre de dominio. Ninguno de estos supuestos puede ser alegado de contrario en la presente disputa.
Todo lo contrario, tres circunstancias resultan ilustrativas para una correcta valoración de la concurrencia o no de este segundo requisito:
a) La primera de ellas se refiere a la necesidad de que sea el demandado quien acredite que se encuentra en uno de los supuestos previstos en el párrafo 4.c) de la Política Uniforme. Así se expresó el Panel de la OMPI en el Caso n� D2000-0162 .
b) La segunda, que no es título habilitante el mero registro del nombre de dominio. Citamos en este particular el Caso OMPI No. D2000-0062 y
c) La tercera cuestión que debe valorarse es que la elección del nombre de dominio no puede ser fruto de la casualidad. En sentido similar se pronunció el Panel en el Caso OMPI n� D2000-0453 y al afirmar:
hat it is
Ninguna de las aclaraciones ofrecidas por el demandante en la contestación al requerimiento remitido por HEARST justifica el proceder de S. P. Mas al contrario, lejos de acreditar la existencia de derechos e intereses legítimos, permite entrever cuál fue el auténtico propósito en el registro del nombre de dominio: lucrarse del prestigio de la marca BETTY BOOP y de los errores en que pudieran incurrir los internautas al intentar localizar la página web oficial de este famoso personaje animado.
Queda así suficientemente probada la concurrencia de este segundo elemento.
El nombre de dominio ha sido registrado y es usado de mala fe
La falta total de derechos o intereses legítimos por parte del titular del dominio es suficiente para darse cuenta de que este nombre de dominio ha sido registrado y es usado de mala fe. En este sentido se pronunció el Panel en el Caso OMPI No. D2000-0239 .
Además, no se debe caer en la trampa de considerar que no existe registro de mala fe por el hecho de que el demandado haya manifestado en la contestación al requerimiento que le fue remitido que el propósito en el registro del nombre de dominio no era su venta a las demandantes. Es claro y evidente, y así se deduce de lo que el Sr. Plasencia Patino ha manifestado, que el verdadero propósito en el registro de esta página web pornográfica se encuentra en atraer a la web a aquellos que deseen acceder a la página web oficial de este personaje animado. Desgraciadamente este error se producirá mucho más entre el público infantil, con las graves consecuencias que para el desarrollo moral de los menores el acceso a dicha página adulta pueda ocasionar. Ya se ha acreditado documentalmente, en la serie de antecedentes, el elevado número de accesos que tiene esta página web, muchos de ellos motivados, sin duda, por un mero error tipográfico.
Recordar, por lo demás, que es una práctica bastante habitual entre quienes registran nombres de dominio ilícitos la utilización de marcas ajenas con leves modificaciones tipográficas. Diversas resoluciones de esta naturaleza han sido ya citadas en este escrito Casos OMPI Nos. D2000-0430 , D2000-0548 y D2000-0849 ).
Esta práctica ha sido objeto de censura por numerosos paneles de la OMPI que incluso han llegado a considerarla como una circunstancia que acredita el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio. Debemos citar, en este sentido, la decisión dictada en el Caso OMPI No. D2001-1035 :
En este mismo sentido citamos las decisiones dictadas en los Casos OMPI Nos. D2001-0858 y D2001-0860 .
Concurre en el presente procedimiento, la tercera de las circunstancias necesarias para que se acuerde la transferencia del nombre de dominio controvertido .
5.2 Contestación de la Demanda
Con fecha 3 de abril de 2002, el "Centro" formuló el acuse de ausencia de escrito de contestación, por lo que la Demanda se entiende como legalmente notificada, y por perdido el derecho de el "Demandado" a producir su contestación.
6. Debate y Conclusiones
6.1 Normas aplicables
El artículo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisión sobre la base de:
6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
6.1.2 Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento";
6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.
La versión atendible del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Política" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Política" y a su "Reglamento".
Por otra parte, siendo el "Demandado" y la "Demandante" de nacionalidad española y teniendo en cuenta que dicho país es miembro, entre otros Tratados, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, resulta éste aplicable en sus artículos 10 bis 3) 1).
El artículo 4 literal a) de la "Política" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes términos:
"a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:
"i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
"ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."
En aplicación de los lineamientos citados, a continuación el "Panel" estudiará y evaluará los hechos y las alegaciones que constan en el proceso.
Asimismo, es claro que resultan aplicables las diversas disposiciones de la legislación española en materia de propiedad intelectual que reconocen exclusividad a los signos distintivos registrados, así como a los titulares respecto de las obras de todo género.
6.2 Identidad o Similitud Confundible
Alega la "Demandante" que el nombre de dominio , registrado por el "Demandado" es prácticamente idéntico a la marca sobre la que ella tiene derechos preexistentes.
Es evidente la coincidencia que entre las denominaciones se presenta en los aspectos fonético, visual e ideológico, ya que la única diferencia perceptible es el empleo de una sola letra "T" en el nombre "BETTY", a diferencia del original que emplea una doble "T", lo cual tiene nula significación en el terreno fonético e ideológico, y es casi imperceptible en el rubro visual, disimilitud que, por tanto, de ninguna manera introduce elementos significativos de diferenciación.
Por lo que hace al término ".com", como se sabe, el mismo es una expresión genérica ineludible para los nombres de dominio de connotación comercial o empresarial, por lo que no añade ninguna distintividad al nombre de dominio controvertido, resultando entonces que entre las marcas registradas propiedad de la "Demandante" y el referido nombre de dominio, existe similitud en grado de confusión.
6.3 Derechos e Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio
Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio que pudiere corresponder a el "Demandado", cabe en primera instancia señalar que la ausencia de contestación a la demanda debe tener por aceptados los hechos narrados en la demanda, y al mismo tiempo, exhibe que el "Demandado" carece de intereses o derechos respecto de dicho nombre, al no presentar argumentos de defensa.
Es además un hecho que no debe pasar inadvertido al "Panel", el que el "Demandado" utilice el nombre de dominio materia de la controversia como medio para inducir el acceso a un sitio de contenidos para adultos, lo que representa un riesgo para los usuarios de Internet de menor edad, y al propio tiempo un menoscabo del prestigio inherente a la marca y de su distintividad. Por tanto, existe mala fe en la adopción y registro del mismo.
Este "Panel" ha tenido a la vista las múltiples pruebas exhibidas por la "Demandante" como apoyo de la paternidad, titularidad, uso, difusión, notoriedad y prestigio de la marca/obra BETTY BOOP, como evidencia d elos extremos de la demanda.
La "Demandante" alega que el "demandado" no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio , toda vez que éste le corresponde a ella en razón de que el mismo hace alusión a la marca y personaje aludido, propiedad soportada entre otros elementos por las marcas de las que es propietaria en España y otros países. Esto no ha sido controvertido por el "Demandado", como era su obligación conforme al artículo 4 literal c) de la "Política".
El artículo 4 literal c) de la "Política" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:
"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
"iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro."
El "Demandado" no dio contestación a la demanda, por lo que no existen argumentos, defensas, intereses o derechos que resulten oponibles a los derechos que la "Demandante" ha acreditado poseer respecto de la marca y personaje "Betty Boop".
En el ámbito de la competencia desleal, el artículo 10 bis numeral 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe los actos de confusión en los siguientes términos:
"En particular deberán prohibirse:
"1) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial�"
Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de su marca y personaje "Betty Boop" o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresión, así como el hecho de que la expresión "Betty Boop"no se acredita que guarda relación con el nombre o las actividades del "Demandado", por lo que el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio .
6.4 Registro de Mala Fe
Hecho el anterior preámbulo, la "Demandante" afirma que el dominio ha sido registrado de mala fe, ya que constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la "Demandante" sobre sus marcas y personaje, generando un obstáculo para efectos de la presencia en Internet de ésta, un riesgo para menores de edad y un daño al prestigio de la marca, atendiendo particularmente a que la "Demandada" carece de derecho o interés legítimo para registrar o emplear dicho nombre de dominio, lo que confirma al haber omitido presentar en tiempo su contestación a la demanda.
En adición, es de considerar que los contenidos del sitio de Internet operado por la "Demandada" en la dirección , sugieren una explotación indebida de la marca y personaje de la "Demandante", lo que se interpreta por el "Panel" como prueba de la mala fe del registrante al haber optado por registrar dicho nombre de dominio bajo las circunstancia mencionadas, y en abierta amenaza de violación a los derechos marcarios y autorales de el "Demandante".
Concurre en la especie la causal prevista en el inciso iv) del artículo 4 b) de la "Política", al acreditarse que el nombre de dominio materia del conflicto es utilizado por el "Demandado" para atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de el "Demandante".
El "Panel" considera por lo tanto, que en el caso en cuestión, el tipo de uso del nombre de dominio BETYBOOP.COM por parte del "Demandado", sin la debida justificación por parte del mismo, debe considerarse comoun uso de mala fe.
7. Decisión
El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio es similar en grado de confusión a las preexistentes marcas y personaje Betty Boop de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" también ha determinado que el registro y uso de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe. Por todo ello y conforme a los artículos 4 literal i) y 15 de la "Política" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio sea transferido a la "Demandante".
Mauricio Jalife
Panelista Único
Fecha: 29 de mayo de 2002
Full & Egal Universal Law Academy