Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DE PANEL ADMINISTRATIVO
Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona v. Senota Comunicación Visual S.L.
Caso n� D2002-0486
1. Las partes
1.1 Demandante: Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona, con domicilio en Avda. Diagonal 621-629, 08028 Barcelona (España).
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D� Assumpta Zorraquino, con domicilio en Avda. Diagonal 640, 08017 Barcelona (España)
1.2 Demandado: Senota Comunicación Visual S.L., con domicilio en Xerric 27, 08190 San Cugat (Barcelona-España).
Sin representación conocida en este procedimiento.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio
2.2. La entidad registradora del nombre de dominio es R con domicilio en 575 8th Avenue. New York, (Estados Unidos de América).
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante la "Política", según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo el "Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en adelante, "el Centro", el día 29 de mayo de 2002, en copia impresa. El Centro acusó recibo el 30 de mayo de 2002, comunicando defectos en la demanda al no haberse recibido copia electrónica de la misma, lo que se subsanó el mismo día, efectuándose la verificación registral el día 30 de mayo 2002.
3.2 Se inició el procedimiento con la notificación de la demanda al demandado con fecha 10 de junio de2002, quien no respondió a la misma en el plazo establecido, constando en el procedimiento la falta de personación y ausencia de contestación, con fecha 3 de julio de 2002.
3.3 Finalmente, de acuerdo con la petición de la demandante de que la disputa fuera decidida por un Panel compuesto por un solo Miembro, el Centro se dirigió a María Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos en el actual procedimiento.
3.4 Enviada la correspondiente declaración de imparcialidad e independencia, el Centro designó a María Baylos como único panelista, el 11 de julio de 2002, haciéndole llegar ese mismo día, por vía electrónica, la documentación disponible en dicho soporte y el 12 de julio de 2002, copia completa en papel de la documentación, señalando como fecha para dictar la Resolución el 25 de julio de 2002.
3.5 Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se presentó en lengua española y la demandante propuso y razonó la procedencia de tal lengua como idioma del procedimiento, dado que ambas partes son españolas y tienen domicilio social en España. Por tanto, teniendo en cuenta estas circunstancias, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.
4. Antecedentes de hecho
4.1. La demandante nace en el año 1990 como resultado de la fusión de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, siendo conocida por la generalidad del público español como "La Caixa".
La demandante es titular en el mundo de numerosos registros de marca constituidas exclusivamente por la denominación "LA CAIXA" o que contienen tal denominación como elemento distintivo principal, como consta en los documentos 14, 15 y 16 de la demanda, en los que se puede comprobar también que la fecha de los mismos es anterior al dominio de la demandada.
La denominación "LA CAIXA" tiene renombre no sólo en España sino a nivel internacional.
Además, la demandante es titular de los nombres de dominio , , y
4.2 La demandada y titular del nombre de dominio en cuestión es la sociedad Senota Comunicación Visual S.L., con domicilio en Xerric 27, 08190 San Cugat (Barcelona-España) y es quien actualmente ostenta el nombre de dominio cuya transferencia se solicita, según consta en el documento número 1 de la demanda, consistente en un extracto de la base de datos Whois, donde consta como fecha de registro, el 27 de marzo de 2002.
5. Pretensiones de las partes
5.1. Demandante
La demandante afirma:
- Que La Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona es el resultado de la fusión, en el año 1990, de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, siendo ya conocida la primera, antes de la fusión, como "LA CAIXA", denominación con la que siguió dándose a conocer después de dicha fusión.
- Que el símbolo gráfico que la caracteriza fue creado por el pintor de renombre internacional Joan Miró y tanto este símbolo como la denominación "LA CAIXA" resultan muy familiares en España y están presentes como señal de bienvenida en las páginas de la web de la demandante, y .
- Que "LA CAIXA" es actualmente la principal Caja de Ahorros española y la tercera en el ranking del sector de cajas de ahorros europeas, con más de seis millones de clientes y una red comercial repartida por toda España en 4.452 oficinas y con 22.000 empleados.
- Que es una pionera en el ámbito de Internet en España, en el sector de la banca, ofreciendo los más amplios servicios de banca electrónica a través de su "Línea Abierta", a la que se puede acceder a través de sus páginas web.
- Que es accionista destacada en las principales empresas de servicios e infraestructuras españolas, como autopistas, empresas de gas, de suministro de agua, de hidrocarburos, de telecomunicaciones, todas ellas con gran repercusión social.
- Que una muestra de la evidente notoriedad de La Caixa es que simplemente tecleando esta palabra en los buscadores más conocidos y visitados se encuentran referencias que corresponden a la demandante, como acredita con los documentos 4, 5 y 6, correspondientes a las páginas web de Lycos, Altavista y Google.
- Que la notoriedad de su denominación "LA CAIXA" viene también avalada por las noticias de prensa que acompaña en el documento 8.
- Que también la demandante es titular de los principales nombres de dominio de primer nivel con la denominación "LA CAIXA", como son , , , lo que demuestra una política activa de registro de nombres de dominio.
- Que los intereses legítimos de la demandante respecto a la denominación "LA CAIXA" se prueban por la titularidad que posee de numerosas marcas con dicha denominación que son idénticas o confusamente similares con el nombre de dominio en conflicto, tanto en España como comunitarias, como en países fuera de la Unión Europea.
- Que en concreto es titular de la marca mejicana n� 364159, para clases 35 y 36, denominada "LA CAIXA", y registrada el 24 de mayo de 1988, como acredita con el documento 14, y de la marca andorrana n� 3008, para clases 16, 35, 36 y 38, denominada "LA CAIXA", y registrada el 24 de enero de 1997, como consta en el documento 15., siendo estas marcas idénticas al nombre de dominio ya que el sufijo .biz no ha de ser tenido en cuenta en la comparación para examinar la identidad.
- Que es titular de las marcas confusamente similares que se contienen en el cuadro descriptivo que constituye el documento 16 con el que también se acompaña copia de los títulos de concesión, en las que siempre figura la expresión "LA CAIXA" junto al servicio o producto ofrecido por la entidad o junto al nombre de la misma.
- Que la nueva Ley de Marcas española, cuyo TÍTULO V, CAPÍTULO I se encuentra en vigor desde el 9 de diciembre de 2001, refleja la preocupación del Legislador ante el registro y uso ilegítimo de nombres de dominio, al conferir al titular de un derecho de marca la facultad de impedir a terceros sin su consentimiento que la utilicen en redes de comunicación y como nombre de dominio, por lo que el uso en la red del dominio constituye un uso ilícito de marca ajena y es también un acto de competencia desleal.
- Que el hecho de que tanto la marca como el dominio de la demandada estén constituidos por dos palabras genéricas no es obstáculo para que la demandante ostente intereses legítimos y derechos sobre el nombre de dominio y que un genérico puede adquirir carácter distintivo gracias a su notoriedad.
- Que la demandada carece de derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio ya que no posee una marca con esa denominación, ni se identifica con su nombre social o con un producto o servicio por el que pueda ser conocido en el mercado, además de que su objeto social no guarda relación alguna con la denominación que constituye el dominio.
- Que el dominio en cuestión no está siendo usado por la demandada sino que permanece carente de contenido, como lo acredita el documento 18 de la demanda.
- Que el dominio ha sido registrado de mala fe con objeto de obtener un lucro económico o con el fin de obtener tráfico a su página web, aprovechando la notoriedad de la denominación "LA CAIXA", pues es evidente el conocimiento que tenía la demandada de la existencia de la demandante y sus marcas debido a su notoriedad y a que la demandada tiene su domicilio en una ciudad donde hay 8 oficinas de la demandante.
- Que resulta extraño que la demandada cuyo objeto consiste en el diseño y mantenimiento de páginas web, tenga esta página sin contenido, al igual que sucede con otros dominios de los que es titular, lo cual supone una especulación sobre nombres de dominio, lo cual es contrario a las normas de la Política.
- Que es también un elemento de mala fe el hecho de que la demandada ha facilitado datos incorrectos en el momento del registro del nombre de dominio, como es el erróneo número de teléfono que figura en el Registrador.
- Que el nombre de dominio debe ser transferido a la demandante.
5.2. Demandada
La demandada no ha contestado a la demanda a pesar de haberse sometido expresamente a la Política de Resolución de Conflictos que esté en vigor para su entidad registradora, que es la Política adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, como consta en la carta que con fecha 30 de mayo de 2002, envió dicho Registrador al Centro.
La demandada al recibir la demanda, envió un correo electrónico al Centro indicando que no tenía intención de retener el dominio al existir terceras personas que reclamaban su derecho al mismo, habiendo tomado la determinación de no contestar la demanda y habiendo entrado en conversaciones con la demandante para gestionar la transferencia del dominio de manera amistosa.
Cuando la demandante conoció el contenido de este correo, manifestó al Centro que, si bien era verdad que habían mantenido conversaciones con la demandada y agradecían su buena disposición, no era cierto que se estuviese gestionando una transferencia amistosa, porque la demandante ya había manifestado a la demandada su propósito de continuar con el procedimiento hasta su final resolución.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento"
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta que la demandante es una entidad española y que alguno de los registros de marca que alega son españoles; que la marca "LA CAIXA" es renombrada debido al uso, prestigio y publicidad que desde hace muchos años viene haciendo la demandante de esa denominación, aunque está constituida por dos vocablos que pueden considerarse como genéricos para los productos y servicios que distingue, ya que en lengua catalana significa "la caja" y este tipo de Bancos son así denominados en España; y debido, también a que la demandada es de nacionalidad y residencia españolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
6.2 Consideraciones previas
Los preceptos y principios de Derecho que a continuación se expresan tienen interés porque de ellos se derivan los criterios que la Legislación interna común a las partes aplica al registro de un nombre de dominio igual o confundible con una marca registrada y a la necesaria conducta leal de los participantes en el mercado. Los criterios reflejados junto con las reglas de la Política son los que servirán a este Panel para dictar la presente Resolución.
a) El Panel estima necesario dejar constancia de que se ha promulgado en España la nueva Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado Español de 8 de diciembre de 2001. Esta Ley, para la mayoría de las Disposiciones que contiene, entrará en vigor el 31 de julio de 2002. Sin embargo, la Disposición Final Tercera de la Ley, que se refiere, precisamente, al momento de entrada en vigor de ésta, determina que
"lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta, y decimoquinta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".
Así pues, concretamente, en lo que al presente procedimiento concierne de manera directa, el Título V de la Ley, desde el día 9 de diciembre de 2001, se encuentra ya en vigor en España. Este Título establece el "Contenido del derecho de marca". Entre otras disposiciones, el artículo 34 regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en España. Así, el referido artículo 34, en su apartado e), consagra ya el derecho del titular de la marca para prohibir:
"usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio"
b) Del mismo modo es relevante reseñar que, si bien en la actual Ley española de Marcas existe la prohibición absoluta de registrar como marca aquellos signos que estén únicamente constituidos por expresiones genéricas o que se hayan convertido en usuales para designar los productos o servicios que pretendan distinguir, existe Jurisprudencia que reconoce el carácter distintivo a aquellas denominaciones que por el intenso uso se han convertido en caracterizadoras de un producto o servicio como procedentes de una determinada empresa.
Por esta razón y para armonizarse con el contenido de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, la nueva Ley española de Marcas ha incluido en el artículo 5.2 una excepción a esta prohibición absoluta, cuando la marca hubiese adquirido, para los productos o servicios de que se trate, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiere hecho de la misma.
c) Finalmente, es de tener en cuenta que la Ley española de Competencia Desleal sanciona como acto desleal, en su artículo 5, el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe. El comportamiento calificado como desleal por la Ley española no exige una intención voluntaria y consciente del propio sujeto infractor sino que la conducta de éste ha de ser objetivamente contraria a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles.
6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme
Estos son:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1. Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca
En el ejercicio de la estimación del eventual riesgo de confusión existente entre una marca y un nombre de dominio, por identidad o semejanza, se han de tener en cuenta las características peculiares de Internet, que determinan ciertas singularidades en cuanto a los criterios clásicos establecidos para la comparación entre marcas.
En este sentido, el principio de especialidad, elemento básico en Derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca sólo extiende sus efectos para la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciación de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la Red.
Asimismo, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de los elementos .com, .es, .org, biz. etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones del Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.
La demandante es titular de numerosos registros de marca en el mundo que contiene la denominación "LA CAIXA". Concretamente, las marcas que tiene registradas en Méjico y Principado de Andorra, son absolutamente idénticas al nombre de dominio objeto de este procedimiento, con excepción de la partícula indicativa del primer nivel que, como se ha expuesto, no es óbice para determinar la identidad.
Además, las marcas españolas reseñadas en el documento 16 de la demanda, contienen todas ellas de manera destacada, como elemento distintivo principal, la expresión "LA CAIXA", siendo, por tanto, confundibles con el dominio .
El Panel, entiende por tanto, que la demandante, con sus circunstancias, razones y documentos, ha probado la concurrencia del primer requisito del artículo 4.a)i) de la Política.
6.3.2. Análisis de la posible existencia de derecho o interés legítimo por parte de la demandada sobre el nombre de dominio
La demandante alega que la demandada carece de derecho o interés legítimo porque no es titular de una marca con la denominación que constituye el nombre de dominio; no es conocida en el mercado por ese nombre; su objeto social no va dirigido a desarrollar actividades relacionadas con dicho nombre ya que se dedica a la elaboración y mantenimiento de páginas web, y, además, mantiene inactivo dicho dominio desde su registro.
La demandada al recibir la demanda respondió al Centro que no tenía intención de retener el dominio ante la existencia de terceros que reclamaban su derecho sobre el mismo.
Esta manifestación supone no sólo un reconocimiento de que efectivamente no tiene derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio sino, además, de que tal derecho e interés pertenece a la demandante.
Ello es ya suficiente para acoger la concurrencia de este segundo requisito. Pero es que, además, siguiendo las alegaciones de la demandante, tampoco se da ninguna de las circunstancias que contiene la regla 4.c) de la Política para entender la posible existencia de tal derecho o interés en la demandada.
Es evidente, por tanto, que la demandada carece de derecho o interés legítimo sobre el dominio , cumpliéndose, por tanto, el segundo presupuesto del artículo 4.a)ii) de la Política.
6.3.3. Análisis de la posible existencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio objeto de este procedimiento
Son varios los elementos y circunstancias que hay que tener en cuenta para efectuar este análisis.
a) Registro de mala fe
La demandante afirma que ha existido mala fe en el registro porque no hay duda sobre el conocimiento que la demandada tenía de la denominación "LA CAIXA" en el momento del registro, dada su notoriedad y prestigio y por el hecho de que la demandada tiene su domicilio en una localidad donde hay numerosas oficinas de la demandante. Alega también que el único propósito de la demandada al registrar ese dominio era el de obtener beneficio económico de su venta o atraer a su página a visitantes con el reclamo de tratarse de una denominación de conocido renombre.
A juicio del Panel, aunque la demandada en su contestación al Centro se muestra favorable a devolver el dominio, ello no significa que al efectuar el registro lo hiciera de buena fe. Muy al contrario, el Panel no tiene duda de que en aquel momento, era conocedora de las renombradas marcas de la demandante y aprovechó que la extensión .biz no había sido registrada por ésta para acceder a dicho dominio de primer nivel. En efecto, teniendo la demandante ya registrados dominios denominados "la caixa", bajo los sufijos .com, ,org , .net y .es, no puede decirse que sea fruto de la casualidad que la demandada registrara la misma denominación para el sufijo .biz.
Además, como se ha indicado más arriba, la Ley española de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1.991, sanciona como desleal en su artículo 5, el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe sin que se exija una intención voluntaria y consciente del propio sujeto infractor.
A la vista de todo ello, es evidente que la demandada, al registrar como nombre de dominio un vocablo prácticamente idéntico a las marcas renombradas de la demandante, sin derecho o interés legítimo para ello, actuó de forma objetivamente contraria a una elemental buena fe, poniendo de manifiesto que su único propósito era obstaculizar la actividad comercial de la demandante impidiendo que refleje sus marcas como nombre de dominio bajo el sufijo que desee, tal y como describe el artículo 4.b)ii) de la Política.
El Panel concluye, por tanto, que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido efectuado de mala fe.
b) Uso de mala fe
En cuanto a si además el uso de estos registros también lo es de mala fe, el Panel entiende que la tenencia pasiva de un nombre de dominio constituye un uso de mala fe del mismo, como ha sido ya establecido en Resoluciones del Grupo de Expertos del Centro en los casos Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, Parfums Christian Dior v. 1 Net Power. Inc., Caso OMPI No. D2000-0022, J. García Carrión, S.A. v. María José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 entre otras más. Es evidente que si no se interpretara así la regla 4.a).(iii) de la Política Uniforme bastaría con efectuar un registro y sin hacer uso del nombre de dominio, limitarse a esperar que el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir ese nombre de dominio que está obstaculizando su derecho a registrarlo.
Y esto es lo que sucede en el presente caso, en que el nombre de dominio impugnado carente de contenido y actividad, constituye un obstáculo para que la demandante pueda inscribir bajo el código genérico de primer nivel que le interese, la expresión "LA CAIXA" que tiene protegida como marca, de manera exclusiva o formando parte de un conjunto distintivo cuyo elemento caracterizador viene determinado por esos vocablos.
Este Panel concluye que también se cumple el tercer requisito exigido en la Regla 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
En base a todas las circunstancias y fundamentos ya expuestos, el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4, apartado a) de la Política, que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, en consecuencia, conforme a los apartados 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la entidad demandante CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, como se solicita en la demanda.
María Baylos
Panelista Único
Fecha: 25 de julio de 2002
Full & Egal Universal Law Academy