Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Generalitat de Calalunya v. JFO.NET
Case No. D2002-0524
1. Las partes
1.1 Demandante: Generalitat de Catalunya, con domicilio en Palau de la Generalitat, Plaça Sant Jaume, n� 4 E-08002, España.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Antonio Raposo Grau y D. Amadeu Abril Abril, con domicilio en Passeig Lluis Companys, 23 E-08010 Barcelona, España
1.2 Demandado: JFO.NET (Josep Font Olivares), con domicilio en Priorat, 12. La Secuita, Catalunya, 43765, España.
Sin representación conocida en este procedimiento.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio
2.2. La entidad registradora del nombre de dominio es Total Registrations con domicilio en Bridge Buildings, Ladybridge Road, Cheadle Hulme, Cheshire, SK8 5LL, Reino Unido.
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante la "Política", según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1999, y de acuerdo con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en lo sucesivo el "Reglamento", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en adelante, "el Centro", el día 5 de junio de 2002, por vía electrónica y el 10 de junio, por correo urgente. El Centro acusó recibo el 7 de junio de 2002, efectuándose la verificación registral el día 14 de junio. El 18 de junio de 2002, se notificaron deficiencias formales en la presentación de la demanda, que fueron subsanadas con esa misma fecha.
3.2 Se inició el procedimiento con la notificación de la demanda al demandado con fecha 18 de junio de 2002, quien no respondió a la misma en el plazo establecido, constando en el procedimiento la falta de personación y ausencia de contestación, con fecha 11 de julio de 2002.
3.3 Finalmente, de acuerdo con la petición de la demandante de que la disputa fuera decidida por un Panel compuesto por un solo Miembro, el Centro se dirigió a María Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos en el actual procedimiento.
3.4 Enviada la correspondiente declaración de imparcialidad e independencia, el Centro designó a María Baylos como único panelista, el 17 de julio de 2002, haciéndole llegar ese mismo día, por vía electrónica, la documentación disponible en dicho soporte y el 12 de julio de 2002, copia completa en papel de la documentación, señalando como fecha para dictar la Resolución el 1 de agosto de 2002
3.5 Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se presentó en lengua española y la demandante propuso y razonó la procedencia de tal lengua como idioma del procedimiento, dado que ambas partes son españolas y por tanto comprenden dicha lengua. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.
4. Antecedentes de hecho
4.1. La demandante es el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Catalunya que forma parte de la Organización territorial del Estado Español, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española y se rige por el Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre.
La demandante es titular de cuatro registros españoles de marca constituidas por la denominación "GENCAT", solicitadas el 18 de diciembre de 1996, y concedidas todas ellas en 1997, como consta en el documento 4 de la demanda, consistentes en copia de los respectivos certificados título de concesión.
Además, la demandante es titular de los nombres de dominio y
4.2 La demandada y titular del nombre de dominio en cuestión es JFO.NET (Josep Font Olivares), con domicilio en Priorat, 12, La Secuita, Catalunya 43765 (España) y es quien actualmente ostenta el nombre de dominio cuya transferencia se solicita, según consta en el documento número 1 de la demanda, consistente en un extracto de la base de datos Whois, donde figura como fecha de registro, el 16 de febrero de 1999.
5. Pretensiones de las partes
5.1. Demandante
La demandante afirma:
- Que la Generalitat de Catalunya es el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Catalunya, cuyo reconocimiento se estableció en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre.
- Que es titular de cuatro marcas españolas, denominadas "GENCAT", antes reseñadas, cuyos datos y situación registral figura en el documento 4 de la demanda, pudiéndose apreciar que dicha denominación es coincidente con el nombre de dominio objeto del procedimiento y resulta de la abreviación de GENERALITAT DE CATALUNYA, sirviendo para designar el portal de Internet que la Generalitat pone a disposición de los ciudadanos.
- Que el Gobierno de Catalunya hace un esfuerzo especial por ampliar los canales de comunicación entre los ciudadanos de Catalunya y facilitar el acceso a los servicios que ofrece la Administración de Catalunya e información de interés general, teniendo el Portal GENCAT un papel preponderante dentro de estos servicios ofrecidos por la Generalitat, como lo acreditan los documentos 6 y 7.
- Que es titular de los dominios y desde los que opera este Portal GENCAT, desde donde se ofrece información sobre el conjunto de actividades y servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos así como informaciones de carácter general sobre Catalunya, la sociedad civil, la economía, las instituciones, etc, de máximo interés para el ciudadano.
- Que el nombre de dominio es idéntico a las marcas de la demandante, lo que supone una infracción de los derechos exclusivos y excluyentes del titular de la marca y una práctica contraria a la buena fe.
- Que en este caso la infracción es más grave puesto que la marca GENCAT tiene la condición de notoria.
- Que el demandado carece de interés legítimo o derecho sobre el dominio ya que no es titular de un registro de marca GENCAT, frente a la existencia de varias marcas de la demandante, anteriores al nombre de dominio; además, porque la denominación que constituye el nombre de dominio, debido a que pertenece a la Generalitat de Catalunya, no puede identificarse con una sociedad o producto o servicio por el que sea conocido el titular de dicho dominio y, en último término, porque el dominio se encuentra redireccionado a la página web de la demandante.
- Que, como afirman numerosas Resoluciones del Centro, el mero registro de un dominio no otorga a su titular derechos ni intereses legítimos.
- Que el nombre de dominio ha sido registrado con mala fe ya que la elección del mismo no puede deberse a la casualidad sino que el demandado tenía pleno conocimiento de los derechos de la demandante sobre el mismo, debido a la residencia del demandado en la Comunidad Autónoma de Catalunya y a la intensa publicidad que la Generalitat ha hecho para promocionar su Portal GENCAT, como lo prueba la redirección que figura en su página a este Portal que figura en la página del demandado.
- Que el motivo que llevo al demandado al registro de este dominio fue el de forzar a la demandante a realizar una oferta de compra superior al coste de registro para obtener un lucro económico.
- Que el nombre de dominio debe ser transferido a la demandante.
5.2. Demandada
El demandado no ha contestado a la demanda a pesar de haberse sometido expresamente a la Política de Resolución de Conflictos que esté en vigor para su entidad registradora, que es la Política adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, como consta en el e-mail que con fecha 14 de junio de 2002, envió dicho Registrador al Centro.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y residencia de ambas partes, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
6.2 Consideraciones previas
Los preceptos y principios de Derecho que a continuación se expresan tienen interés porque de ellos se derivan los criterios que la Legislación interna común a las partes aplica al registro de un nombre de dominio igual o confundible con una marca registrada. Los criterios reflejados junto con las reglas de la Política servirán a este Panel para dictar la presente Resolución.
El Panel estima necesario dejar constancia de que se ha promulgado en España la nueva Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado Español de 8 de diciembre de 2001. Esta Ley, para la mayoría de las Disposiciones que contiene, entrará en vigor el 31 de julio de 2002. Sin embargo, la Disposición Final Tercera de la Ley, que se refiere, precisamente, al momento de entrada en vigor de ésta, determina que
"lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta, y decimoquinta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".
Así pues, concretamente, en lo que al presente procedimiento concierne de manera directa, el Título V de la Ley, desde el día 9 de diciembre de 2001, se encuentra ya en vigor en España. Este Título establece el "Contenido del derecho de marca". Entre otras disposiciones, el artículo 34 regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en España. Así, el referido artículo 34, en su apartado e), consagra ya el derecho del titular de la marca para prohibir:
"usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio"
Por tanto, según el Derecho interno español constituye un uso ilícito de marca reflejar ésta como nombre de dominio sin autorización del titular de aquélla.
6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme
El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1. Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca
La demandante es titular de varios registros españoles de marca que consisten en la denominación "GENCAT". Estas marcas son absolutamente idénticas al nombre de dominio objeto de este procedimiento, con excepción de la partícula indicativa del primer nivel que no es óbice para determinar la identidad. En efecto, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de los elementos .com, .net .org, biz., etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones del Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.
El Panel, entiende por tanto, que la demandante, con sus circunstancias, razones y documentos, ha probado la concurrencia del primer requisito del artículo 4.a)i) de la Política.
6.3.2. Análisis de la posible existencia de derecho o interés legítimo por parte de la demandada sobre el nombre de dominio
La demandante alega que la demandada carece de derecho o interés legítimo porque no es titular de una marca con la denominación que constituye el nombre de dominio; no es conocida en el mercado ni puede serlo por ese nombre ya que es una abreviatura de la Generalitat de Catalunya; y, además, su página consiste en una redirección al Portal principal de la demandante.
El demandado no ha contestado a la demanda lo que pone de manifiesto, cuando menos, su falta de interés en este procedimiento y en la defensa de su posible derecho o interés legítimo.
El Panel entiende que, además, ninguna de las circunstancias que se enumeran en el artículo 4.c) de la Política, concurre en el presente caso porque no existe prueba de que el demandado haya realizado con el nombre "gencat" una oferta de buena fe de bienes y servicios ni que haya utilizado el dominio ni fuera conocido por tal nombre ni lo use de manera legítima y leal no comercial. Por el contrario, el demandado lo único que hace es introducir en su página una redirección automática a los dominios y página web de la demandante, lo cual pone de manifiesto que su único objetivo es vincularse con el contenido de los dominios de la demandante sin que exista un derecho o interés legítimo propios.
Por tanto, a juicio del Panel, se cumple el segundo presupuesto del artículo 4.a)ii) de la Política.
6.3.3. Análisis de la posible existencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio objeto de este procedimiento
Son varios los elementos y circunstancias que hay que tener en cuenta para efectuar este análisis.
a) Registro de mala fe
La demandante afirma que ha existido mala fe en el registro porque, debido a que el demandado reside en Catalunya, no hay duda sobre el conocimiento que tenía de la denominación "GENCAT" en el momento del registro, dada la notoriedad adquirida por los esfuerzos que la demandante ha hecho para la promoción y conocimiento del Portal GENCAT por todos los ciudadanos, a los que ofrece información de gran interés. Alega también que el único propósito del demandado al registrar ese dominio era el de obtener beneficio económico de su venta.
A juicio del Panel, no hay duda de que el demandado, en el momento del registro, era conocedor tanto del Portal como de las notorias marcas de la demandante, pues es residente en la misma Comunidad Autónoma que gobierna la demandante y ésta ha hecho gran publicidad de su Portal GENCAT. Además, la propia redirección que tiene la página del demandado es la evidencia de que conocía la denominación protegida por la demandante.
El Panel entiende que el demandado aprovechó que la extensión .org no había sido registrada por la demandante para acceder a dicho dominio de primer nivel. En efecto, teniendo la demandante ya registrados dominios denominados "gencat", bajo los sufijos .net y .es, no puede decirse que sea fruto de la casualidad que el demandado registrara la misma denominación para el sufijo .org sino que lo hizo para obtener con este dominio un posible lucro económico.
Además, como se ha indicado más arriba, la nueva Ley española de Marcas sanciona como uso ilícito de marca el uso del signo registrado, en redes telemáticas y como nombre de dominio sin autorización del titular de la marca.
A la vista de todo ello, es evidente que el demandado, al registrar como nombre de dominio un vocablo idéntico a las marcas notorias de la demandante, sin derecho o interés legítimo para ello, actuó de mala fe, poniendo de manifiesto que su único propósito era obstaculizar el derecho de la demandante a reflejar sus marcas como nombre de dominio bajo el sufijo que desee, posiblemente, con el fin de obtener un lucro económico.
El Panel concluye, por tanto, que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido efectuado de mala fe.
b) Uso de mala fe
En cuanto a si además el uso de este registro también lo es de mala fe, el Panel entiende que tal calificación debe atribuirse al hecho de que el dominio es usado por el demandado con el único fin de redireccionarlo automáticamente a la página web de la demandante, que si desea acceder a esta extensión, o bien que el demandado no haga un uso futuro que pueda desprestigiar sus marcas o aprovecharse de la notoriedad de éstas en propio beneficio, se verá obligada a negociar con aquél la transferencia del dominio.
Este Panel concluye que también se cumple el tercer requisito exigido en la Regla 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
En base a todas las circunstancias y fundamentos ya expuestos, el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4, apartado a) de la Política, que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, en consecuencia, conforme a los apartados 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la entidad demandante Generalitat de Catalunya, como se solicita en la demanda.
María Baylos
Panelista Único
Fecha: 25 de julio de 2002
Full & Egal Universal Law Academy