Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE v. D. Francisco Jiménez Bullón
Case No. D2002-0575
1. Las partes
1.1Demandante: Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, con domicilio en calle José Ortega y Gasset, 18, 45. Madrid. España.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Javier Abad Casado, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Despacho de Abogados "J&A. GARRIGUES Y CÍA.S.R.C.", con domicilio profesional en calle José Abascal, 45. 28003. Madrid. España.
1.2Demandado: D. Francisco Jiménez Bullón, con domicilio en Avda. Federico García Lorca, 2, 9� 2, 04004 Almería. España.
Como representante autorizado en este procedimiento figura el propio demandado, que es quien firma la contestación a la demanda.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1.La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
2.2.La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc./Verisign, Inc. con domicilio en 487 East Middlefield Road, Mountain View. California 94043. USA., como se acredita con el documento 4 de la demanda.
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante la "Política", según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo el "Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en adelante, "el Centro", el día 23 de junio de 2002, acusándose recibo por el Centro ese mismo día. El 27 de junio se comunicaron defectos en la demanda que fueron subsanados ese día. La verificación registral el día 26 de junio.
3.2 Se inició el procedimiento con la notificación de la demanda al demandado con fecha 28 de junio de 2002, que respondió a la misma en el plazo establecido.
3.3 Finalmente, de acuerdo con la petición de la demandante y del demandado de que la disputa fuera decidida por un Panel compuesto por un solo Miembro, el Centro se dirigió a María Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos en el actual procedimiento.
3.4 Enviada la correspondiente declaración de imparcialidad e independencia, el Centro designó a María Baylos como único panelista, el 25 de julio de 2002, haciéndole llegar los escritos y documentación en cuanto estuvo disponible, señalando como fecha para dictar la Resolución el 8 de agosto de 2002.
3.5 Idioma del procedimiento. Los escritos de demanda y contestación se presentaron en lengua española, así como la mayoría de los documentos, y ambas partes propusieron y razonaron la procedencia de tal lengua como idioma del procedimiento. Por tanto, teniendo en cuenta estas circunstancias, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.
4. Antecedentes de hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:
4.1 La demandante, la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS, "ONCE", es una entidad de Derecho Público que nace el 13 de diciembre de 1938 mediante Decreto fundacional promulgado por el entonces Ministerio de la Gobernación, por el que se unificaron las diferentes asociaciones de y para ciegos existentes hasta entonces en España, como consta en el documento 1 de la demanda.
La demandante es titular de numerosos registros españoles de marca constituidas exclusivamente por la denominación "ONCE" o que contienen tal denominación de manera destacada, dentro de un conjunto gráfico-denominativo, como consta en el documento 6 de la demanda, cuya situación de titularidad, fecha y vigencia ha sido verificada por consulta del Panel a la base de datos on-line de la Oficina Española de Patentes y Marcas, comprobando que la mayoría de ellos son de fecha anterior al dominio de la demandada.
La marca "ONCE"" tiene la cualidad de renombrada no sólo en España sino en el extranjero.
Además, la demandante es titular de los nombres de dominio y , teniendo desde el primero la marca ONCE presencia en la red.
4.2 El demandado y titular del nombre de dominio en cuestión es D. Francisco Jiménez Bullón, con domicilio en Avda. Federico García Lorca, 2, 9� 2, 04004 Almería (España) y es quien actualmente ostenta el nombre de dominio cuya transferencia se solicita, según consta en el documento número 3 de la demanda, donde figura como fecha de registro el 19 de marzo de 1998.
5. Pretensiones de las partes
5.1 Demandante
La demandante afirma:
- Que es una Corporación de Derecho Público que nace el 13 de diciembre de 1938 mediante Decreto fundacional promulgado por el entonces Ministerio de la Gobernación, por el que se unificaron las diferentes asociaciones de y para ciegos existentes hasta entonces en España, estando tutelada por el Estado a través del Consejo de protectorado integrado por los Ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales e Interior y estructurándose en tres áreas de gestión, conforme consta todo ello en los documentos 1, 2 y 7 de la demanda.
- Que colabora con las principales asociaciones de ámbito internacional que integran a personas ciegas o deficientes visuales, como se recoge en el folleto corporativo acompañado con el documento 7 de la demanda, siendo, por tanto, conocida en los más diversos países, colaborando y participando con Instituciones y Entidades afines en gran número de proyectos.
- Que precisamente por esta razón las redes telemáticas juegan un papel preponderante para el desarrollo de sus fines y que el nombre de dominio es el más adecuado para caracterizar su labor social a través de Internet.
- Que la marca ONCE además de encontrarse registrada en España mediante numerosas marcas que constan en su documento 6 (antes referidas) es notoriamente conocida en España y en el extranjero por la constante política que desarrolla en beneficio de sus afiliados actuales o potenciales y constituye un signo corporativo que debe proteger con independencia del medio a través del cual un tercero lo pueda utilizar.
- Que la fuerte implantación de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS, "ONCE" en España y en el extranjero hace previsible que las personas o entidades interesadas acudan a obtener información mediante el dominio , por lo que su interés en este dominio de primer nivel es evidente ya que el dominio del que es titular es más conocido por los ciudadanos españoles.
- Que por este motivo hay personas que aunque no sean auténticos "piratas de la red" sino simples oportunistas que pretenden lucrarse a costa de terceros mediante el registro de dominios que coinciden con prestigiosas marcas para, después, intentar venderlos a los legítimos titulares o aprovecharse de su notoriedad o renombre para atraer tráfico a su propio negocio en Internet o simplemente, de manera premeditada, infringir los derechos de propiedad industrial impidiendo que los titulares de marcas puedan acceder a los diversos dominios genéricos.
- Que el 26 de marzo de 2002 la demandante remitió una carta por correo certificado al demandado (documento 9) informándole de los derechos de marca a su favor y preguntándole las condiciones en las que estaría dispuesto a transferir el nombre de dominio que, además, estaba carente de contenido desde su registro.
- Que el demandado, que es afiliado de la demandante, respondió manifestando que no estaba dispuesto a transferir el dominio y que estaba desarrollando un proyecto para posibilitar la integración de los ciegos en la sociedad, sirviéndose de las nuevas tecnologías, mostrándose dispuesto a ceder a la demandante el referido proyecto (documento 10).
- Que a partir de ese momento la web del demandado que permanecía inactiva fue dotada de contenido, como acredita el documento 11, por lo que la demandante se pregunta si no será para intentar que se le ofrezca al demandado una cantidad de dinero.
- Que el dominio es idéntico a las marcas "ONCE" y que la nueva Ley española de Marcas, cuyo TÍTULO V, se encuentra en vigor por virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Tercera, establece la protección de los titulares de marcas en España y, concretamente, la facultad de prohibir a terceros que utilicen el signo protegido en redes de comunicación y como nombre de dominio.
- Que el demandado carece de derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio ya que no posee una marca con esa denominación, no tienen derecho a usarla, ni se le identifica en el mercado por ese nombre.
- Que el dominio en cuestión no fue usado hasta después de recibir la reclamación, por lo que parece obvio que lo que se pretende es la venta lucrativa del mismo o constituir un obstáculo para que la demandante pueda registrarlo.
- Que esa falta de interés legítimo y derecho evidencia la existencia de un registro de mala fe, con el fin de perturbar el normal uso de la denominación de la demandante, al igual que la tenencia pasiva del dominio, hasta el momento de recibir la advertencia, pone de manifiesto un uso de mala fe.
- Que el nombre de dominio debe ser transferido a la demandante.
5.2 Demandado
El demandado al contestar a la demanda alega:
- Que no tiene nada que objetar a la existencia de los registros de marca a favor de la demandante, con anterioridad al registro del nombre de dominio del que es titular.
- Que la demandante también podía haberlo registrado al igual que hizo con las marcas, y al no haberlo hecho ha abandonado su derecho para luego ejercitarlo y pretender el dominio de quien lo obtuvo legítimamente.
- Que es invidente y afiliado a la demandante desde hace 35 años por lo que no se le puede llamar oportunista sino que tiene gran interés en las actividades de aquella.
- Que la demandante tiene registrado el dominio y no lo utiliza y que el dominio no está registrado a nombre de aquella y debía haber pedido su transferencia.
- Que no se encuentra probada la falta de contenido de su página web desde el registro del dominio porque el documento que se acompaña a la demanda es de marzo de 2002 y nada prueba respecto a los años anteriores.
- Que no pretende negar los derechos de propiedad industrial de la demandante sino justificar su conducta de buena fe al registrar el dominio en cuestión ya que son varias las actividades que ha realizado a lo largo de su vida para facilitar en lo posible la integración de los invidentes en la sociedad, como lo acredita con los documentos 4, 5 y 6 de su contestación, no habiendo nunca percibido cantidad por ello, como tampoco lo hizo cuando ofreció su proyecto a la demandante.
- Que sigue con la intención, si conserva el dominio después de este procedimiento, de desarrollar su proyecto en el que lanzará este novedoso sistema denominado "Virtual Vision Once" sin que este término "Once" tenga nada que ver con la demandante, ofreciendo a los invidentes su idea revolucionaria de visión en Internet, a través de una dirección fácilmente accesible para ellos y que no perturbe los intereses de la demandante, que podría continuar reflejando sus actividades a través de los demás dominios que tiene inscritos.
- Que, además, desde el dominio , en su corta existencia, no se viene ofreciendo ningún contenido que desprestigie o dañe la imagen de la demandante ya que ni siquiera se la nombra.
- Que por los motivos expuestos, solicita que el dominio sea mantenido a su nombre y se deniegue la transferencia solicitada.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta que la demandante es una entidad española y que sus registros de marca son españoles y que el demandado es también de nacionalidad y residencia españolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
6.2 Consideraciones previas
a) Ante todo, antes de exponer los razonamientos que fundamentan la presente Decisión, el Panel quiere dejar constancia de que las Reglas de la Política y su Reglamento son aplicables al caso ya que el demandado en el apartado IV de su contestación entiende contradictorio que deba someterse a ellas pues registró el dominio en fecha anterior a la adopción de las mismas. En efecto, el dominio es de 19 de marzo de 1998 y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1998. Sin embargo, no hay duda de la aplicabilidad de estas Reglas ya que en el acuerdo de registro que suscribió el demandado aceptó someterse a la Política de resolución de conflictos que esté en vigor para dicho Registrador. Esa situación de vigencia no se refiere a la que estuviese en vigor en la fecha de registro sino la que, en el momento de plantearse una controversia, fuera aplicable. En este caso, como acredita el documento 5 de la demanda, se trata de la Política adoptada por ICANN, que es la rige estos procedimientos administrativos.
b) Los preceptos y principios de Derecho que a continuación se expresan tienen interés porque de ellos se derivan los criterios que la Legislación interna común a las partes aplica al registro de un nombre de dominio igual o confundible con una marca registrada y a la necesaria conducta leal de los participantes en el mercado. Los criterios reflejados junto con las reglas de la Política son los que servirán a este Panel para dictar la presente Resolución.
Así, el Panel estima necesario dejar constancia de que se ha promulgado en España la nueva Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado Español de 8 de diciembre de 2001. Esta Ley, para la mayoría de las Disposiciones que contiene, entrará en vigor el 31 de julio de 2002. Sin embargo, la Disposición Final Tercera de la Ley, que se refiere, precisamente, al momento de entrada en vigor de ésta, determina que
"lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta, y decimoquinta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".
Así pues, concretamente, en lo que al presente procedimiento concierne de manera directa, el Título V de la Ley, desde el día 9 de diciembre de 2001 se encuentra ya en vigor en España. Este Título establece el "Contenido del derecho de marca". Entre otras disposiciones, el artículo 34 regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en España. Así, el referido artículo 34, en su apartado e), consagra ya el derecho del titular de la marca para prohibir:
"usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio"
Es de tener en cuenta, también, que la Ley española de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, sanciona como acto desleal, en su artículo 5, el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe. El comportamiento calificado como desleal por la Ley española no exige una intención voluntaria y consciente del propio sujeto infractor sino que la conducta de éste ha de ser objetivamente contraria a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles.
6.3 Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme
El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible:
-Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
-Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
-Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1 Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca
Para analizar la concurrencia de este primer requisito únicamente hay que considerar si el nombre de dominio en cuestión es idéntico o confundible con la marca alegada por el demandante.
La demandante es titular de numerosos registros españoles de marca que consisten exclusivamente en el térmico "ONCE". Este término es idéntico al nombre de dominio impugnado, , con excepción de la partícula indicativa del primer nivel que no es óbice para determinar la identidad. En efecto, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de los elementos .com, .es, .org, biz. etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones del Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.
Por otro lado, las marcas mixtas de la demandante contienen de manera destacada ese mismo término "ONCE", lo que hace que el nombre de dominio sea confundible con éstas.
El Panel entiende, por tanto, que la demandante ha probado la concurrencia del primer requisito del artículo 4.a)i) de la Política.
6.3.2 Análisis de la posible existencia de derecho o interés legítimo por parte del demandado sobre el nombre de dominio.
La demandante alega que el demandado carece de derecho o interés legítimo porque no es titular de una marca con la denominación que constituye el nombre de dominio; no tiene autorización para usarla ni mantiene vínculo profesional o laboral con la titular de la marca; tampoco es conocido en el mercado por ese nombre; y, además, ha mantenido inactivo dicho dominio desde su registro y únicamente lo ha dotado de contenido después de recibida la carta que la demandante le envió.
El demandado al contestar a la demanda alega que es invidente y afiliado de la demandante desde hace 35 años y que precisamente por eso tiene verdadero interés legítimo en dicho dominio ya que nunca ha pretendido desprestigiar a la demandante sino desarrollar un proyecto beneficioso para todos los invidentes a través de una página web fácilmente accesible y de nombre conocido por aquéllos y que está dispuesto a colaborar en los proyectos y actividades de la demandante. Además afirma que ese dominio podía haberlo registrado la demandante pero hizo dejación de este derecho y por eso él lo registró legítimamente.
A juicio del Panel, estas manifestaciones no implican la existencia de interés legítimo o derecho sobre el dominio sino, por el contrario, la falta de estos ya que lo cierto es que el demandado reconoce que el derecho sobre la denominación "ONCE" pertenece a la demandante y que tomó dicho término por ser conocido y de fácil uso para los invidentes, habiéndolo registrado al comprobar que la demandante no lo había hecho. Es evidente que no existe la obligación de registrar una marca como nombre de dominio ni tampoco que haya que hacerlo en todos los dominios genéricos de primer nivel pero el derecho a acceder al dominio, salvo que concurra alguna de las circunstancias descritas en la regla 4.c) de la Política, corresponde al titular de la marca. Un tercero no puede pretender un interés legítimo o derecho sobre un nombre de dominio igual o confundible con una marca porque ésta no haya sido objeto de registro como nombre de dominio o se encuentre libre alguna de las extensiones indicativas del primer nivel genérico. Sin perjuicio de ello, el Panel se permite sugerir a la demandante que hubiera sido deseable que registrara la extensión "info" puesto que manifiesta que es la que más se acerca a sus actividades.
Es evidente, por tanto, que el demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el dominio , cumpliéndose, por tanto, el segundo presupuesto del artículo 4.a)ii) de la Política.
6.3.3 Análisis de la posible existencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio objeto de este procedimiento
Son varios los elementos y circunstancias que hay que tener en cuenta para efectuar este análisis.
a) Registro de mala fe
La demandante afirma que ha existido mala fe en el registro porque el demandado, que es afiliado suyo, conocía perfectamente su notoriedad y lo hizo para impedir que accediera a él y para obtener un beneficio económico de una posible oferta de venta del dominio, como hacen muchos oportunistas de la red.
El demandado alega que ningún ánimo de lucro presidió el registro que hizo con toda buena fe con el fin de ofrecer un ambicioso proyecto a todos los invidentes y que buena prueba de ello es que nunca ha obtenido cantidad alguna de los diversos proyectos y colaboraciones para invidentes que ha realizado a lo largo de su vida y que ofreció a la demandante cederle su proyecto gratuitamente.
A juicio del Panel, aunque sea muy loable la finalidad del proyecto que pretende desarrollar el demandado, ello no justifica que haya elegido precisamente para caracterizar su página una denominación idéntica a las renombradas marcas de la demandante, haciendo caso omiso del derecho que sobre esa denominación tiene ésta, como reconoce el propio demandado.
El demandado ha explicado que el motivo de elegir ese nombre fue el de que era ya conocido por los invidentes gracias a la actividad y prestigio de la demandante, luego en esta elección y posterior registro existió una consciencia de que se estaba aprovechando de un nombre famoso y propiedad de un tercero, lo que, sin duda implica mala fe en el registro, con independencia de la bondad del proyecto que el demandado pretende desarrollar a través de este dominio. Es evidente que el demandado era conocedor de que con un nombre famoso y familiar para los invidentes su proyecto tendría mucho más éxito que si tuviera que darse a conocer a través de un nombre nuevo y su página así sería mucho más visitada.
Por otra parte, como se ha indicado más arriba, la Ley española de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1.991, sanciona como desleal en su artículo 5, el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe sin que se exija una intención voluntaria y consciente del propio sujeto infractor y en este caso existe por lo menos esa conducta objetivamente contraria a las normas leales del mercado que exigen el respeto a los derecho ajenos.
Además, como también se ha indicado, el artículo 34 la Ley española de Marcas, faculta al titular de una marca que el signo registrado sea objeto de uso como nombre de dominio por un tercero, sin su consentimiento.
A la vista de todo ello, es evidente que el demandado, al registrar como nombre de dominio un vocablo prácticamente idéntico a las marcas renombradas de la demandante, sin derecho o interés legítimo para ello, actuó de forma objetivamente contraria a una elemental buena fe, impidiendo que la demandante refleje su marca como nombre de dominio bajo cualquiera de los sufijos hasta ahora existentes.
El Panel concluye, por tanto, que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido efectuado de mala fe.
b) Uso de mala fe
En cuanto a si además el uso de estos registros también lo es de mala fe, la demandada alega que el dominio careció de contenido hasta después de enviada la carta de advertencia y que en el momento de presentarse la demanda estaba dotado del contenido que consta en su documento 11, lo cual implica mala fe pues el demandado comenzó a usar el dominio para así intentar presionar a la demandante para su adquisición.
El demandado niega que la prueba que ofrece la demandante demuestre que estaba carente de contenido durante cuatro años y que, si la Resolución que recaiga en este procedimiento lo permite, desarrollará el proyecto que tiene ideado al que accederán más fácilmente los invidentes por hacerlo a través de un nombre conocido para ellos.
El Panel ha consultado la situación de la página del demandado antes de dictar esta Decisión. El día 26 de julio aparecía una redirección automática a la página de la entidad Telebase S.L., de la que el demandado es accionista y que ofrece servicios de Internet. Pero el día 29 de julio, el demandado ha vuelto a modificar el contenido de su página figurando, de nuevo, la referencia a su proyecto "Virtual Vision Once", como aparecía en el documento 11 de la demanda, con la única diferencia de que mientras que en dicho documento puede leerse "Virtual Vision by O", actualmente se indica "Virtual Vision at Once".
Como afirma el demandado, no hay constancia documental de la inactividad del dominio antes del Acta notarial que constituye el referido documento 11 de la demanda, pero tampoco ese contenido suponía gran actividad y el demandado no ha probado que haya tenido una actividad mayor. Además el propio nombre del proyecto, "Virtual Vision Once", aunque el demandado afirme que no alude a la demandante, es muy sospechoso que precisamente coincida con el término de las renombradas marcas de ésta y con su propio anagrama social.
Por otra parte ese cambio de contenido con redirección a una página que en nada alude a las actividades del demandante con respecto a ese futuro desarrollo de su proyecto, para volver pocos días después al mismo anuncio de dicho proyecto, pone de manifiesto que para lo único que le ha servido al demandado este dominio durante más de cuatro años, es para obstaculizar la posibilidad de que la demandante lo registre a su nombre. Además la modificación introducida en la leyenda que contiene, a juicio del Panel, agrava, si cabe, la situación ya que se hace una referencia general a "Once" sin indicar, como antes, la extensión "org", por lo que se está usando de manera indiscriminada la marca de la demandante para anunciar un proyecto en la red, lo que también contraviene la legislación española común a las partes.
De acuerdo con todas estas circunstancias, este Panel concluye que por haberse registrado y estarse usando de mala fe el nombre de dominio , se cumple el tercer y último requisito exigido en la Regla 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
En base a los hechos y razones expuestas, el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4, apartado a) de la Política, que concurren los tres requisitos contemplados en dicho artículo y, en consecuencia, conforme a los apartados 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la entidad demandante ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES, "ONCE", como se solicita en la demanda.
María Baylos
Panelista Único
Fecha: 29 de julio de 2002
Full & Egal Universal Law Academy