Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Empresarial Ence, S.A. v. Antonio Mas
Caso No. D2002-0640
1. Las partes
1.1. Demandante: Grupo Empresarial Ence, S.A., con domicilio social en Avda. de Burgos, n� 8-B, Puerta 15, 28036 Madrid, España.
1.2. Demandado: ANTONIO MAS GOMEZ, con domicilio en Bando de la Huerta U-6-2, Altorreal � Molina de Segura, Murcia 30500, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1 La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Networks Solutions, Inc., domiciliada en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia, 20170 - 5139, Estados Unidos de América.
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado "El Reglamento", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 10 de julio de 2002, vía correo electrónico, así como el siguiente día 15 de julio de 2002, en formato papel.
3.2. Tras la verificación registral correspondiente, recibida del registrador Network Solutions, Inc. con fecha 15 de julio de 2002, la demanda fue notificada al demandado con fecha 16 de julio de 2002, estableciendo un plazo para recibir la contestación a la misma, del 5 de agosto de 2002.
3.3. Con fecha 2 de Agosto de 2002 se recibió, vía correo electrónico, el escrito de contestación a la demanda presentado por el demandando, cuya copia en formato papel fue recibida por el Centro el 7 de agosto de 2002.
3.4. Con fecha 13 de agosto de 2002 se dio traslado a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Unico, del expediente completo relativo a este procedimiento.
3.5 Con fecha 19 de agosto de 2002 el Panelista envió vía correo electrónico una petición expresa de extensión del plazo para dictar la resolución, que había sido fijado para el 27 de agosto de 2002, hasta el 3 de Septiembre de 2002, extensión que fue notificada a las partes por el Centro ese mismo día 19 de agosto de 2002.
3.6. Con fecha 21 de agosto de 2002 el Centro envió por fax a D. Luis H. de Larramendi un escrito de ulteriores argumentos presentados por la representación del demandante, que fue igualmente objeto de contestación por el demandado mediante escrito de 21 de Agosto de 2002, siendo trasladado por correo electrónico a D. Luis H. de Larramendi con esa misma fecha.
4. Idioma del procedimiento
Siendo ambas partes, así como la representación del demandante de nacionalidad española, y habiendo existido comunicaciones previas entre ambas en idioma español, resulta ciertamente sorprendente, no ya que la representación del demandante se haya valido del idioma inglés para redactar su escrito de demanda, sino que ninguna de las dos partes solicitara expresamente que la decisión fuera emitida en español.
El Panel, no obstante, atendiendo a dichas circunstancias y de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11-a) del Reglamento, ha decidido dictar la presente decisión en español.
5. Antecedentes de hecho
5.1. El demandante, Grupo Empresarial Ence, S.A. ostenta la titularidad de los registros de marca nos. 1.213.139 ENCE para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, con prioridad de 8 de octubre de 1987, y6 los registros de marca nos. 1.816.137 ENCE y 1.816.138 ENCE (mixta) para distinguir productos de la clase 1 del Nomenclátor Internacional, ambos con prioridad de 20 de abril de 1994.
5.2. El demandado es una persona física, D. Antonio Mas, de nacionalidad española, residente en Murcia.
5.3. on también, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuación se relacionan:
- El dominio objeto del procedimiento, fue registrado el 31 de enero de 1999.
- No se ha aportado al expediente evidencia alguna de que el demandado haya hecho uso del dominio controvertido o haya llevado a cabo actos preparatorios que evidencien su voluntad de usarlo.
- Cuando se accede a la dirección www. la respuesta recibida es siempre de error, lo que acredita que dicho dominio no identifica ningún sitio web concreto.
- Cuando el Panel ha consultado, en el buscador Google en páginas en español, la denominación ENCE, aparecen numerosas referencias, algunas de ellas no vinculadas en origen al demandante, Grupo Empresarial Ence, S.A., aunque sí en su mayoría.
- Se han producido diversos contactos entre la representación de la firma demandante y D. Antonio Mas tras el envío de una comunicación notarial con fecha 6 de junio de 2002. Dentro de esos contactos destaca también la solicitud expresa de información que se le hizo al demandado por persona aparentemente vinculada con la representación del demandante acerca del posible precio de venta del dominio controvertido.
6. Pretensiones de las partes
6.1. Demandante
La representación de la firma demandante establece en su escrito de demanda:
- Que el demandante es titular de los registros de marca nos. 1.213.139 y 1.816.137/8 concedidos el 8 de Octubre de 1987 y el 20 de abril de 1994 respectivamente, todos ellos para la denominación ENCE.
- Que los productos y servicios ofrecidos con la marca ENCE son notoriamente conocidos por el público tanto español como extranjero, teniendo en cuenta que el demandante desarrolla sus actividades no sólo en España, sino en otros diecisiete países europeos, además de EE.UU. y Sudamérica.
- Que ENCE es un grupo ibérico y americano dedicado fundamentalmente al tratamiento de la madera forestal, y tratamiento y obtención de eucalipto y celulosa.
- Que si existiera una clasificación de marcas famosas y/o renombradas en España, ENCE estaría incluida independientemente del criterio en el que se basara la elaboración de esa clasificación.
- Que el demandado parece ser de nacionalidad española y residir en España, a tenor de su nombre y dirección, en una localidad donde ENCE es un signo de gran fama.
- Que el supuesto propósito del demandado al registrar el dominio controvertido, ha sido obtener algún beneficio, confundiendo al consumidor acerca del origen de unos productos que se entenderán procedentes del demandante.
- Que la mala fe en la conducta del demandado se deduce de la ausencia de respuesta a la comunicación vía notarial, que se le envió con fecha 6 de junio de 2002, y así fue considerado en otras decisiones emanadas del Centro.
- Que dicha mala fe queda constatada por la ausencia total de uso del dominio controvertido por parte del demandado, tal y como también ha sido considerado por otras decisiones emanadas del Centro.
- El carácter de marca famosa o renombrada de ENCE hace presumir que el demandado registró el dominio controvertido con el fin de obtener una cantidad económica, lo que además constituye un instrumento de fraude o extorsión, no siendo concebible que el demandado no conociera que ENCE es una marca registrada y usada por una compañía que cotiza en Bolsa.
- Que la mala fe del demandado es, por tanto, incuestionable, por cuanto quien registra un dominio de mala fe, lo usará de mala fe, a tenor también de diversas resoluciones emanadas del Centro.
Tal y como se ha indicado en el apartado "Iter Procedimental", tras al examen del escrito de contestación a la demanda presentado por el demandado, y sin requerimiento alguno del Panel a ese efecto, la representación de la parte demandante procedió a presentar con fecha 16 de agosto de 2002 un nuevo escrito con observaciones adicionales:
- Que no es intención del demandante discutir la actividad profesional del demandado ni sus actuaciones en relación con la promoción de otras páginas web en cuya construcción y desarrollo ha intervenido.
- Que causa sorpresa el argumento del demandado relativo al hecho de que el dominio fuera registrado para identificar una sociedad proyectada por el demandado, denominada "Empresa Nacional de Comercio Electrónico", teniendo en cuenta que el Reglamento del Registro Mercantil Español señala que "los adjetivos "nacional" o "estatal" sólo podrán ser utilizados por sociedades en las que el Estado o sus Organismos Autónomos ostenten directa o indirectamente la mayoría del capital social".
- Que el comportamiento demostrado por el demandado es asimilable al del demandado en la decisión Caso OMPI No. D2000-1238 en la que el Panel estimó como "poco creíble" el hecho de que éste hubiera adoptado el dominio , como siglas identificadoras de "Cámara Amateur de Polán Solo Adultos>.
- Que el demandado era bien consciente del real valor del dominio , tal y como evidencian las comunicaciones cruzadas con él, y concretamente en el anexo n� 9 del escrito adicional de argumentos.
- Que es ciertamente cuestionable que al demandado no le fuera familiar el nombre de una compañía que es una gran firma española, con una marca muy famosa, que previamente constituyó un monopolio en España y que actualmente cotiza en Bolsa.
Como consecuencia de todo ello, el demandante solicita la transferencia del dominio controvertido a su favor.
6.2. El demandado
El demandado, D. Antonio Mas, ha hecho constar en su escrito de contestación a la demanda:
- Que su trayectoria profesional y actividades, evidencian una actitud de conocimiento del sector y de respeto al mismo y a las normas por las que se rige y que, en caso de realizar actividades no adecuadas, su representación podría sufrir más pérdidas que beneficio.
- Que el dominio controvertido, registrado el 31 de enero de 1999, se creó con la idea de dar nombre a un proyecto de empresa que se denominaría "Empresa Nacional de Comercio Electrónico", optándose posteriormente por el de "The Shop N", dado que la primera opción le resultaba demasiado pretenciosa.
- Que ha recibido en diversas ocasiones solicitudes de precio por el dominio que siempre ha denegado, no habiendo sido nunca utilizado con ningún propósito.
- Que ENCE es un nombre de carácter genérico y se conforma por letras que permitirían a sociedades de diferentes países conformar esta palabra con sus siglas.
- Que ENCE no es una marca reconocida en España, y que su entorno se limita a un sector tan concreto como el de la industria papelera o celulosa, pero cuyo reconocimiento de marca es prácticamente nulo.
- Que existe identidad entre marca y dominio, pero que el valor que esa identidad pueda tener queda minorado por su carácter genérico, su capacidad para funcionar como siglas (acrónimos) y las múltiples acepciones que, reproduciendo dichas siglas, pueden localizarse mediante una simple búsqueda (reproducida en el punto 3 de su escrito de contestación a la demanda).
- Que se está trabajando en un proyecto consistente en el lanzamiento de un portal dedicado a la tecnología wireless, con el dominio controvertido y que se espera sea lanzado en los próximos tres meses.
- Que en ningún momento ha intentado la venta del dominio controvertido, ni se han llevado a cabo usos del mismo para captar visitantes de otras páginas web, ni se han registrado otros dominios (.net y .org) con el fin de impedir que se registren.
De igual forma que la representación del demandante, el demandado sin ser requerido por el Panel a tal efecto, contestó al escrito de alegaciones complementarias antes mencionado, presentado por la representación de la parte demandante, indicando:
- Que el dominio controvertido se registró antes de iniciar en el Registro Mercantil el trámite de inscripción de la razón social cuyo acrónimo hubiera sido la partícula "ENCE" y que, no obstante, la existencia del Reglamento del Registro Mercantil no implica que no se pueda haber realizado el registro del dominio como nombre de fantasía anteriormente a ese segundo registro.
- Que el caso de , traído a colación por la representación de la parte demandante no es análogo al suyo, no sólo porque las características y posibilidades de identificar empresas con las siglas CAMPSA son mayores al incluir una letra más, sino porque en dicha resolución se indica por el Panel que aparentemente el nombre al que responderían las siglas CAMPSA de acuerdo con lo aducido por el demandado, parece un nombre creado a posteriori para excusar la adopción de ese dominio, circunstancia que no concurre en el presente caso.
- Que no puede admitir la presuposición puesta de manifiesto por la parte demandante de que conocía la marca ENCE por tratarse el sector en el cual circula de un sector sumamente especializado en el que no tiene ningún interés personal, y que no aparece habitualmente en ningún medio de comunicación en España ni de ningún otro país.
- Que el hecho de que la firma demandante cotice en Bolsa es exactamente igual que cualquiera de las otras cerca de trescientas empresas que lo hacen en lo mercados españoles.
Como consecuencia de todas estas argumentaciones, el demandado solicita que la demanda presentada sea desestimada.
7. Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.
7.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda, - párrafo 4 a) de la "Política Uniforme-"
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
7.2.1. Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marca
No resulta necesario llevar a cabo razonamiento alguno para apreciar que en este caso existe absoluta identidad (sin tener en cuenta, evidentemente, la partícula , que identifica el nivel superior del dominio) entre el nombre de dominio y las marcas ENCE de la demandante.
Esa identidad, adicionalmente, ha sido reconocida por el demandado.
El Panel entiende, por consiguiente, que la demandante ha probado la concurrencia del primero de los requisitos establecidos en el párrafo 4-a) de la Política Uniforme.
7.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado
La Política Uniforme señala en su párrafo 4-c), las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque se pruebe la concurrencia de tan sólo una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el dominio controvertido. Dichas circunstancias son:
- Que antes de cualquier notificación se haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de uso en relación con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios, o
- que el titular del dominio haya sido comúnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre él, o
- que el titular del domino esté haciendo un uso no comercial legítimo del dominio, sin intento de beneficio comercial para atraer a los consumidores o para perjudicar la reputación de la marca.
7.2.2.1 Consideraciones previas
Sin hacer mención expresa alguna a la posible concurrencia de cualquiera de las tres circunstancias enumeradas precedentemente, el demandado ha aducido en su escrito dos razones básicas por las que entiende que le asistía en el momento de registrar el dominio controvertido, derechos o intereses legítimos sobre el mismo:
- En primer lugar, señala el demandado que teniendo en cuenta las características del vocablo ENCE, susceptible de constituir el acrónimo de diversas empresas a la vez, le surgió como posible identificación de una empresa denominada "Empresa Nacional de Correo Electrónico".
- En segundo lugar, que en la actualidad se está trabajando en el lanzamiento de un portal dedicado a la tecnología wireless, que será identificado con el dominio controvertido, esperándose un posible lanzamiento de dicho portal dentro de los tres meses siguientes al 30 de Julio pasado (fecha del escrito de contestación a la demanda).
Las dos afirmaciones precedentes no se ven respaldadas por la más mínima prueba que las acredite. Si bien es cierto que, como afirmaciones pueden resultar creíbles, no han sido planteadas, a juicio del Panel, con ninguna solidez que permita considerarlas como válidas para concluir que, en efecto, al demandado le asistían esos pretendidos derechos e intereses legítimos.
A este respecto, la decisión de Caso OMPI No. D2000-0624, señalaba muy acertadamente:
"Concrete evidence" constitutes more than mere personal assertions. Just as a Panel should require a complainant to establish by means other than mere bald assertions that it is the owner of registered marks, so should the Panel require that a respondent comes forward with concret evidence that the assertions made the response are true".
7.2.2.2. Conclusión del Panel
Considerando que la carga de la prueba de la existencia de derechos e intereses legítimos a favor del demandado recae precisamente en éste, y teniendo en cuenta las manifestaciones de las partes y documentos que obran en el expediente, el Panel concluye:
- Que el demandado no ha acreditado haber realizado preparativos para el uso del dominio o de un nombre equivalente en el marco de un ofrecimiento de buena fe de bienes y/o servicios.
- Que el demandado no ha acreditado que fuera comúnmente conocido por la denominación ENCE.
- Que el demandado no ha realizado un uso no comercial legítimo sin intentar, con la finalidad de obtener un beneficio comercial, atraer consumidores o perjudicar la reputación de la marca ENCE.
- Que no concurre ninguna otra circunstancia acreditada que permita concluir que al demandado, al registrar el dominio controvertido, le asistía derecho o interés legítimo alguno.
El Panel, por consiguiente, determina que el demandado no ha probado la existencia de derecho o interés legítimo alguno a su favor, por lo que en el presente caso concurre asimismo el segundo requisito establecido por el párrafo 4-a) de la Política Uniforme.
7.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido
Ante todo debe recordarse la facultad que la Política Uniforme confiere a este Panel de no circunscribir examen de concurrencia de este tercer requisito a las cuatro circunstancias enumeradas en el párrafo 4-b) de la Política Uniforme que, de estimarse cumplidas, aún individualmente, evidenciarían un uso y registro de mala fe por parte del demandado.
7.2.3.1. Registro de mala fe
* La concurrencia o no de la mala fe en el registro del dominio se encuentra indudablemente conectada al hecho de que, antes de obtener el dominio:
- El demandado conociera la existencia de derechos un tercero
- Aún conociéndola, procediera a registrar como dominio una denominación similar o idéntica a la protegida por esos derechos.
En relación con ello el Panel desea poner de manifiesto, ante todo, que el demandado ha negado en su escrito de contestación que la marca ENCE sea notoriamente conocida en España, así como que sea una denominación reconocible como marca.
Ello, sin duda, contrasta con el reiterado uso por parte de la representación de la firma demandante, de los vocablos "well-known" y "famous", cuando se refiere a la marca de su representada.
* El Panel entiende como fundamental, a la hora de valorar esa posible mala fe en el registro del registro controvertido, determinar si el demandado conocía o no la existencia de la marca ENCE antes de obtener el registro del dominio, y a dicha conclusión sólo puede llegarse decidiendo previamente si se trata de una marca renombrada o, en su defecto, de una marca notoria.
Estos conceptos fueron ya analizados por el informe final de la OMPI de 30 de Abril de 1999, pudiendo entenderse que:
- Marca notoria, es aquella conocida en el contexto de un sector concreto.
- Marca famosa o renombrada es aquella conocida por la generalidad de los consumidores.
* Como consecuencia de ello, el Panel entiende que podría presumirse la mala fe del demandado en el registro del dominio controvertido, si la marca ENCE pudiera considerarse renombrada en el momento de dicho registro, esto es, a fecha 31 de Enero de 1999.
* La conclusión del Panel es que, siempre teniendo en cuenta la documentación aportada, no puede considerarse que la marca ENCE fuera famosa o renombrada en el momento de dicho registro, considerando las siguientes circunstancias:
- No se ha probado participación comercial, conocimiento o relación alguna del demandado con el sector concreto de actividades del demandante.
- Las pruebas aportadas por la representación del demandante demuestran, en efecto, una profusa presencia de su marca ENCE en la red, pero prácticamente en ningún caso las noticias, promociones o anuncios a los que se refieren tienen fecha anterior a la de 31 de Enero de 1999.
- La inexistencia de cualquier prueba de publicidad mediática realizada antes de la citada fecha, que pudiera haber sido accesible para cualquier consumidor, sin requerir su búsqueda en foros especializados, esto es, que fuera visible en cualquier medio general de comunicación.
- Las pruebas aportadas acreditan, en todo caso, una notoriedad sectorial. Es muy probable que en el sector en el que el demandante desarrolla sus actividades, ENCE sea una marca reputada, pero no se concluye la existencia de ese renombre o fama que implicaría el conocimiento previo por el demandado de dicha marca, y que permitiría determinar la concurrencia de la mala fe en el registro del dominio controvertido.
- El Panel ha tratado de obtener algunas informaciones adicionales que constaten lo dicho, ante la afirmación de la representación de la parte demandante planteando la hipótesis de que si se efectuara una clasificación de marcas famosas en España, ENCE estaría incluida, independientemente del criterio que se utilizara para ello.
Ante la ausencia de una clasificación oficial de marcas famosas o renombradas en España, el Panel ha llevado a cabo por su cuenta diversas averiguaciones.
La primera fuente examinada es la clasificación que edita anualmente la revista "Actualidad Económica", acerca de las marcas más poderosas en España, sin que en dichas clasificaciones, correspondientes a los años 2001 y 2002, figure mención alguna a la marca ENCE.
Ello constituye un dato relevante teniendo en cuenta que ese renombre pretendido por la representación de la parte demandante para el citado distintivo debiera probarse como existente a fecha 31 de Enero de 1999, y no dos o tres años después.
Más significativo aún resulta el examen efectuado por el Panel de la obra "Las Marcas Renombradas Españolas" editado en Enero del presente año por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, en la que tampoco ha sido localizada mención alguna sobre la marca ENCE.
Por último, y como complemento de esas consultas, y considerando que la inversión publicitaria es probablemente el elemento más destacado para que un determinado distintivo alcance renombre o fama, el Panel ha accedido también al estudio efectuado por Infoadex que ha derivado en el ranking de las 1.000 primeras empresas anunciantes en España durante el año 2000, sin que tampoco haya podido detectarse referencia alguna al demandante.
- El Panel considera, adicionalmente, que el hecho de que el demandado no haya consultado la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda considerarse, teniendo en cuenta lo expuesto, como determinante de la concurrencia de la mala fe en el registro de un dominio que ha resultado luego equivalente o idéntico a una denominación ya registrada como marca; debiéndose entender además que en esa consulta es posible que se detecte la existencia de titulares distintos sobre la misma marca, protegida para distinguir productos o servicios pertenecientes a diferentes clases del Nomenclátor Internacional.
El Panel entiende, por consiguiente, que la mala fe del demandado en el registro del dominio controvertido no ha sido probada.
7.2.3.2. Uso de mala fe
El demandante, aún con una estructura poco ortodoxa, afirma en su escrito de demanda que entiende la concurrencia de la mala fe en el uso del dominio controvertido, en base a las siguientes causas:
- La falta de contestación del demandado a la comunicación que se le cursó, vía notarial, constituye un "patrón de conducta" en el sentido indicado por el párrafo 4-b ii) de la Política Uniforme, a la vista de determinadas resoluciones emanadas del Centro.
- La ausencia total de uso del dominio por el demandado, o lo que es lo mismo, su uso pasivo, constituye un instrumento para impedir que el demandante lleve a cabo un uso legítimo del dominio controvertido, siendo aplicable el párrafo 4-b iii) de la Política Uniforme.
- Que el carácter de marca renombrada de ENCE hace presumir que el dominio controvertido fue registrado con el fin de obtener un beneficio económico de a través de su venta, lo que provocaría (aún cuando no se dice expresamente en el escrito de demanda) la aplicación del Artículo 4-b i) de la Política Uniforme.
El Panel, habiendo examinado la documentación obrante en el expediente en apoyo de las manifestaciones vertidas por ambas partes, ha llegado a las siguientes conclusiones:
*No puede determinarse que la actitud adoptada por el demandado en relación con la comunicación notarial que se le cursó pueda calificarse como una ausencia de contestación, sino más bien de "respuesta tardía".
Bien es cierto que, tal y como demuestra uno de los anexos no numerados del escrito de contestación a la demanda, la respuesta fue fechada el 12 de julio de 2002, cuando la fecha de la citada comunicación notarial era de 6 de junio anterior, pero ello no constituye motivo suficiente como para que ese retraso conlleve la conclusión de que se actuó con mala fe.
Es posible, por otra parte, que alguna decisión emanada del Centro contemplara la ausencia de contestación del demandado a una notificación previa del demandante como "patrón de conducta", pero tal criterio no es aplicable al supuesto que aquí se analiza.
El concepto de "patrón de conducta" al que se refiere el apartado 4-b ii) de la Política Uniforme se refiere únicamente a un hipotético registro por un demandado de diversos dominios de las mismas características que el controvertido en un caso concreto, constituyendo una circunstancia que permitiría al árbitro determinar que el registro de éste no se produjo por invención o por azar, sino dentro de una línea intencional de adquirir derechos sobre dominios correspondientes a marcas de terceros.
Si en el presente caso, el demandado fuera titular de otros dominios equiparables a derechos de marca de personas físicas o jurídicas ajenas a él, quizá hubiera podido concluirse que el registro de se obtuvo dentro del marco de un patrón de conducta, incluso del que hubiera podido deducirse también que conocía la existencia de la marca ENCE.
Tal circunstancia no ha sido ni afirmada ni probada, por lo que no es posible determinar que la actividad o comportamiento del demandado posterior a ese registro sea subsumible en el párrafo 4-b ii) de la Política Uniforme.
*El Panel no considera que la ausencia de uso de un dominio implique, "per se", un uso de mala fe.
Bien es cierto que este mismo Panelista ha considerado en otras decisiones emitidas en relación con casos a él asignados que la falta de uso del dominio puede ser considerada como uso de mala fe. No obstante, esa aseveración se ha efectuado siempre condicionada a la concurrencia de algún indicio de conducta irregular del demandado que permitiera alcanzar tal presunción, y en el supuesto analizado no puede en modo alguno apreciarse esa concurrencia.
En el presente supuesto, el Panel no puede obtener de la documentación obrante en el expediente, la conclusión de que concurra ninguna circunstancia acreditativa de que esa ausencia de uso del dominio controvertido constituya uso de mala fe.
El simple registro de un dominio, que además tuvo lugar sin mala fe, tal y como ya se ha determinado, no es suficiente para alcanzar ese convencimiento.
Otras decisiones emanadas del Centro así lo contrastan, incluyendo la que cita en el propio escrito de demanda (Caso OMPI No. D2000-0003).
*Por último, tampoco ha sido probada por el demandante que el registro del dominio controvertido tuviera lugar con ánimo de obtener un beneficio económico, ya que:
- No se ha probado la realización por el demandado de oferta formal alguna de venta.
- La respuesta que con fecha 10 de Abril de 2002 el demandado envió a la Srta. Lucia Fernández (que, aparentemente, se interesó por el precio de venta del dominio controvertido, de acuerdo con la representación del demandante), tan sólo constata que el demandado no tenía si quiera pensada cantidad alguna y que, aún cuando no estaba en venta, admitiría recibir una oferta concreta.
- Ni dicha oferta le fue enviada al demandado ni, caso de haberse enviado, hubiera podido considerarse como fruto de su propia iniciativa.
- De cualquier forma, la venta de dominios no constituye actividad reprochable mientras su obtención y registro no usurpe derechos de terceros, usurpación que, en el presente caso, sólo hubiera podido producirse si se hubiera obtenido el registro del dominio a sabiendas de que era coincidente con la marca de un tercero ajeno, circunstancia que ni ha sido probada, ni es deducible de ninguna de las manifestaciones aportadas.
La conclusión del Panel es que tampoco puede considerarse probado el uso de mala fe por parte del demandado en relación con el dominio controvertido.
El Panel determina, por tanto, que en el supuesto analizado no concurren los tres requisitos contemplados en el Artículo 4-b) de la Política Uniforme, por lo que no ha lugar a que el dominio controvertido sea transferido al demandante, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer sus derechos sobre los registros de marca ENCE ante las Autoridades Judiciales competentes mediante la iniciación de los pertinentes procedimientos en defensa de una posible violación o infracción de los mismos.
8. Decisión
El Panel decide que el demandante, aún siendo titular de registros de marca idénticos al dominio , y aún no gozando el demandado de ningún derecho o interés legítimo en el mismo, no ha probado que éste haya sido registrado y usado de mala fe, por lo que la demanda es desestimada.
Luis H. de Larramendi
Panelista Único
Fecha: 3 de septiembre de 2002
Full & Egal Universal Law Academy