Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L.
Case No. D2002-0830
1. Las Partes
1.1 Demandantes: Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A., con domicilio social, respectivamente, en Calle Pere de Montcada, n� 1, 08034 Barcelona, España; Calle Esports, n� 1, 17310 Lloret de Mar, España y Calle de la Marina, n� 19, 08005 Barcelona, España.
Los representantes autorizados para actuar en este procedimiento administrativo son, respectivamente para cada una de las demandantes, D. Francisco de Quinto Zumárraga, Abogado, D. Jorge Valls Galbán, Abogado y D. Jorge Daniel Saldaña Solera, Abogado, como se acredita en los Anexos 6, 7 y 8.
1.2 Demandado: Montera 33 S.L., con domicilio en Madrid (España), calle Montera n� 33.
Sin representación conocida en este procedimiento.
2. Los Nombres de Dominio y el Registro
2.1 La demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , y .
2.2 La entidad registradora de los nombres de dominio es iH Inc. d/b/a DotR.
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante la "Política", según fue adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en adelante, "el Centro", el día 3 de septiembre de 2002, confirmándose por correo urgente el 10 de septiembre y acusándose recibo por el Centro de Arbitraje, el día 4 de septiembre de 2002.
3.2 La verificación registral se efectuó el 6 de septiembre de 2002. El 12 de septiembre de 2002, se notificó la demanda al demandado. El demandado no procedió a responder a la misma en el plazo establecido, constando en el procedimiento la falta de personación y ausencia de contestación, con fecha de 10 de octubre de 2002.
3.3 El 9 de octubre el Centro de Arbitraje se dirigió a María Baylos para solicitar su declaración de aceptación e independencia para actuar como único panelista en este procedimiento administrativo, lo que aceptó con fecha 10 de octubre, resultando designada, una vez recibida dicha declaración, el 16 de octubre de 2002.
3.4 El 10 de octubre el demandado envió un correo electrónico al Centro comunicando que en llamada telefónica al Centro había manifestado su voluntad de ceder los dominios y se le remitió al abogado de la demandante, CASINO CASTILLO DE PERELADA S.A., D. Francisco de Quinto, representante autorizado para este procedimiento. El demandado también alegaba que, puesto en contacto con dicho abogado, todavía no habían suscrito ningún documento de cesión y entretanto se le había pasado el plazo para contestar a la demanda. El demandado manifestaba, además, su voluntad de no continuar con el procedimiento sino ceder los referidos dominios, lo que deseaba hacer de la forma más rápida posible.
Con la misma fecha de 10 de octubre el Centro comunicó a las partes que si estaban interesadas en establecer una negociación, era posible suspender el procedimiento durante 30 días, mediante petición del demandante dirigida al Centro; de lo contario el procedimiento seguiría su curso.
En respuesta, el demandante se dirigió al Centro manifestando que no tenían la certeza de si la cesión sería gratuita o se pretendía algo a cambio, por lo que al no haber llegado a ningún acuerdo, deseaban que el procedimiento continuara.
El 11 de octubre el demandado volvió a dirigirse al Centro indicando que en la conversación mantenida con el representante de la citada demandante, habían comentado que "lo correcto sería ceder los dominios", previo pago de los gastos de registro, ofreciendo, incluso, la cesión gratuita si fuese necesario.
Esta es la última comunicación que figura en el expediente por lo que, teniendo en cuenta que el demandante no mostró su voluntad de suspender el procedimiento, éste continuó en la forma indicada.
3.5 Idioma del procedimiento. El Panel ha comprobado que el 12 de septiembre el Centro envió a las demandantes un correo electrónico comunicando que el Registrador había indicado que el idioma del acuerdo de registro era el inglés pero que, dadas las circunstancias concurrentes en el presente caso, el Centro aceptaba que fuera el castellano el idioma del procedimiento, pero ello sin perjuicio de que el propio Centro o el Grupo Administraivo de Expertos pudiesen requerir, bien por propia iniciativa o como concesecuencia de las reacciones que pudiesen recibirse por parte del demandado, para que presentase una traducción de toda la documentación en el idioma del acuerdo de registro. El Panel está de acuerdo con tal consideración, teniendo en cuenta que el escrito de demanda se presentó en lengua española (castellana) y estar redactados la mayoría de los documentos acompañados en español (castellano), siendo también el demandado de nacionalidad y residencia españolas y, aunque no ha contestado a la demanda, se ha dirigido al Centro en dicha lengua. Por otra parte, el Panel manifiesta que no precisa traducción alguna de la documentación presentada.
4. Antecedentes de hecho
4.1 Las demandantes son las sociedades españolas CASINO CASTILLO DE PERELADA, S.A., CASINO DE LLORET DE MAR S.A. y GRAN CASINO DE BARCELONA, S.A. cuyos datos de constitución figuran en los Anexos 3, 4 y 5.
El objeto social sobre el que se centra la actividad de las demandantes es fundamentalmente la explotación de un Casino de Juegos así como otros servicios complementarios, conforme se establece en sus Estatutos sociales.
La sociedad CASINO CASTILLO DE PERELADA S.A. es titular de diversos registros de marca "CASINO CASTILLO DE PERELADA S.A.", registradas en clases 41 y 42, en vigor en la actualidad, según acredita la información ofrecida por el Agente de Propiedad Industrial que se une a la demanda como Anexo 22A.
La sociedad CASINO DE LLORET DE MAR, S.A. es titular de diversos registros de marca "CASINO LLORET DE MAR, S.A.", registradas en clases 41 y 42, en vigor en la actualidad, según acredita la información ofrecida por el Agente de Propiedad Industrial que se une a la demanda como Anexo 22C.
La sociedad "GRAN CASINO DE BARCELONA, S.A." es titular de diversos registros de marca "GRAN CASINO DE BARCELONA, S.A.", registradas en clases 41 y 42, en vigor en la actualidad, según acredita la información ofrecida por el Agente de Propiedad Industrial que se une a la demanda como Anexo 22B.
Las denominaciones que constituyen las marcas de las demandantes gozan de notoriedad en territorio español, en el sector en que despliegan sus efectos.
Además, las demandantes son titulares de los nombres de dominio , registrado el 20 de diciembre de 2000, , registrado el 9 de septiembre de 2001, , registrado el 20 de diciembre de 2000 y , registrado el 20 de diciembre de 2000.
4.2 El demandado y titular de los nombres de dominio en cuestión es MONTERA 33 S.L., según consta en los Anexos 10 a 13, consistentes en una impresión de la base de datos de Nominalia, en la que, además, figura como fecha de registro de los nombres de dominio en cuestión, el 14 y 17 de abril y 13 de diciembre de 2000.
Como antecedente de relevancia hay que reiterar las comunicaciones previas mantenidas entre las partes, tal y como han quedado reseñadas en el apartado 3.4 de esta Decisión, subrayando el hecho de que el demandado en tales comunicaciones ha reconocido que "lo correcto sería ceder los dominios".
5. Pretensiones de las partes
5.1 Demandante
Las demandantes básicamente afirman:
- Que la justificación de que sean varias las demandantes en este procedimiento se debe a que todas ellas están participadas por la sociedad Inverama S.A., como lo acreditan mediante los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5.
- Que las reglas de la Política permiten la acumulación de varias demandas cuando el demandado sea el mismo y todos los intervinientes deban someterse a dicha Política.
- Que debido a que ambas partes son residentes en España, es aplicable la Legislación española y, en consecuencia resultan de observación los preceptos de la legislación marcaria.
- Que la entidad CASINO CASTILLO DE PERELADA S.A. es titular de diversas marcas de la misma denominación, concedidas y en vigor para clases 41 y 42, desde 1979 y 1980, lo que acredita mediante Anexo 22 A.
- Que la sociedad CASINO DE LLORET DE MAR S.A. es titular, a su vez, de diversas marcas de igual denominación, concedidas y en vigor para las clases 41 y 42, de 1980, 1992 y 1995, como figura en el Anexo 22C.
- Que la entidad GRAN CASINO DE BARCELONA S.A., basa la demanda en dos marcas así denominadas, concedidas y en vigor para clases 41 y 42, desde 1979, conforme acredita en el Anexo 22B.
- Que las demandantes son titulares de los nombres de dominio , , y , respectivamente, como acreditan en los Anexos 36A a 36E.
- Que estas tres entidades desarrollan su actividad y utilizan sus marcas para identificar los productos y servicios relativos a su objeto social, que son las propias de casinos de juegos de suerte, envite o zar, como es la explotación de salas de juego, de espectáculos y fiestas, de teatro o cinematográfico, convenciones, conciertos y exposiciones, así como servicios de bar y restaurante.
- Que los nombres de dominio impugnados son, en un caso, idénticos, y en otros, similares, hasta el punto de crear confusión con las referidas marcas. Así: los dominios y son confundibles con la marca "Casino Castillo de Perelada S.A."; el dominio lo es con la marca "Casino de Lloret de Mar S.A."; y el dominio es prácticamente idéntico a la marca "Gran Casino de Barcelona S.A."
- Que, en efecto, en los dos primeros casos, los dominios han tomado las expresiones más características de las marcas, como son "Casino" y "Perelada" (o "Peralada" en lengua catalana), en un caso, y "Casino" y "Lloret", en el otro, lo cual deriva en una evidente confusión, en la que ha de entenderse incluido el riesgo de asociación, como predica el artículo 34.2.b) de la vigente Ley española de Marcas e igualmente se ha reflejado en diversas Resoluciones del Centro.
- Que respecto al nombre de dominio , existe una práctica identidad con la marca "Gran Casino de Barcelona S.A.", pues la preposición "de" no es relevante, como afirma la Decisión n� D2001-0397, que se refiere a las reglas del Reglamento del Registro Mercantil español, en cuanto a la adición de preposiciones y partículas de escasa significación.
- Que, además de todo ello, las marcas son anteriores a los dominios , , y y éstos se utilizan para el mismo sector de actividad que las marcas, por lo que el demandado no podrá alegar el principio de especialidad.
- Que, por si esto no fuera suficiente, hay que añadir que las marcas de las demandantes tienen carácter notorio, en el sentido del artículo 8.2 de la Ley española de Marcas, en vigor desde el 31 de julio de 2002. Se acompañan en prueba de dicha notoriedad los Anexos 34A, 34B, 34C, 34D y 35A, 35B, 35C, 35D y 35F, relativos a GRAN CASINO DE BARCELONA S.A. y CASINO DE LLORET DE MAR S.A.
- Que, debido a esta notoriedad y a que el demandado tiene su residencia en España, es imposible que no conociera estas marcas y registrase los dominios por casualidad, como lo demuestra el hecho de que el demandado tiene registrados numerosos dominios con el nombre de Casinos españoles (Anexos 26 a 31).
- Que la confusión es aún mayor por el hecho de que la actividad de las demandantes esté plenamente identificada, sus marcas sean notorias y pertenezcan a la misma actividad que estos dominios, por lo que el internauta no podrá diferenciar entre marcas y dominios (se cita y acompaña, a título ilustrativo, la Decisión n� 2001-0298 y la Sentencia del Tribunal Supremo español, de 31 de marzo de 1989).
- Que el demandado carece de derecho o interés legítimo porque no ha utilizado los dominios para hacer una oferta de buena fe de bienes o servicios, ya que las páginas Web que corresponden a estos dominios lo que ofrecen es un redireccionamiento a otros sitios Web. Así, dirige a en la que se realizan subastas y ventas de dominios y los otros tres dominios reconducen a la página , con el agravante de que esta página ofrece un casino de juego virtual, en abierta competencia con las actividades de las demandantes, lo que supone un grave perjuicio para éstas y representa una actividad comercial en el uso de los dominios por el demandado.
- Que este uso comercial, además, empaña el buen nombre de las demandantes, por cuanto en esas Web de redirección existe un link a páginas de contenido pornográfico, lo que supone una denigración para las demandantes.
- Que la falta de derecho e interés legítimo del demandado se manifiesta además en que nunca ha sido conocido por el nombre de los dominios impugnados ni ofrece productos o servicios relacionados con dichos nombres, entre otras circunstancias porque carece de autorización de la Dirección General del Juego y Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Cataluña para ejercer tales actividades, por lo que nunca ha podido operar legítimamente en este sector.
- Que tampoco las demandantes han concedido al demandado licencia o autorización para el uso de sus marcas ni éste jamás se ha dirigido a ellas para solicitarla.
- Que el comportamiento del demandado constituye una conducta desleal sancionada en la Ley española de Competencia Desleal, de 1991.
- Que los dominios han sido registrados y se usan de mala fe porque se han inscrito con la finalidad de comerciar con ellos, como lo prueba el hecho de que la redirección que ofrece el dominio es , dedicada a la venta de nombres de dominio, que tiene el mismo contacto administrativo, contacto técnico y datos de registro, siendo además el e-mail del demandado "alfredo@".
- Que el demandado se ha aprovechado de la notoriedad de las marcas de las demandantes para encontrar un reclamo en el internauta y dirigirla, a través del redireccionamiento a una actividad que nada tiene que ver con las demandantes.
- Que la mala fe viene también demostrada porque el demandado al registrar los dominios impugnados está impidiendo que las titulares de las marcas las registren en los nombres de dominio correspondientes, como lo acredita el hecho de que el demandado posee multitud de dominios relativos a Casinos del territorio español.
- Que, como ha afirmado el Centro, en Resolución D2000-0239, quien actúa de mala fe en el registro, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro, de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero.
- Que los dominios impugnados deben ser transferidos a las demandantes.
5.2 Demandado
El demandado no ha contestado a la demanda por propia voluntad manifestada en sus comunicaciones al Centro, como consta en el apartado 3.4 de esta Decisión, concurriendo las demás circunstancias relatadas en dicho apartado que se tendrán encuenta en la presente Decisión.
El demandado se sometió expresamente a la Política de Resolución de Conflictos, según el contrato de registro suscrito con su registrador, como consta en el Anexo 18 de la demanda.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El artículo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la Decisión de lo solicitado en la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento"
- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el Panel considere aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
Teniendo en cuenta que la demandante es una entidad española y que sus registros de marca son españoles y que el demandado es también de nacionalidad y residencia españolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
6.2 Consideraciones previas
a) En la demanda se alega que la razón por la que son varias las demandantes se debe a que todas ellas están participadas por la misma sociedad, INVERAMA S.A., como acreditan con las copias simples de las escrituras de constitución de ésta última sociedad y de las tres demandantes (Anexos 1 a 5). Justifican la posibilidad de acumular sus reclamaciones en base a que en las Reglas de la Política se permite la acumulación en el caso de que existan varias controversias entre demandantes y demandado y en este caso los nombres de dominio impugnados pertenecen al mismo demandado, estando todos ellos sometidos a la Política.
Por tanto, antes de entrar a resolver la presente controversia el Panel debe determinar si efectivamente lo alegado por las demandantes se ajusta a la Política.
La Regla 4 f) contempla como supuesto en que es posible la acumulación de controversias ante un único Grupo Administrativo de Expertos, aquellos casos en que entre demandante y demandado existan numerosas controversias, es decir, cuando demandante y demandado sean los mismos y estén enfrentadas en diversos procedimientos administrativos, siempre que las controversias se rijan por las Reglas de la Política.
El caso actual no es exactamente el que se refleja en este supuesto ya que las demandantes son personas jurídicas distintas aunque estén participadas por la misma entidad. Sin embargo, entiende el Panel que existe un interés común en todas ellas, debido a esa participación, por lo que puede hablarse de un "Grupo empresarial" y, lo que es más importante, los casos que plantean son practicamente iguales y el fundamento de la reclamación es el mismo para todas ellas, lo cual implica una misma causa de pedir, por lo que, analógicamente, a juicio del Panel, puede aceptarse la acumulación al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 4 f) de la Política.
b) En segundo lugar, el Panel quiere dejar constancia de que los preceptos y principios de Derecho que a continuación se expresan tienen interés porque de ellos se derivan los criterios que la Legislación interna común a las partes aplica al registro de un nombre de dominio igual o confundible con una marca registrada y a la necesaria conducta leal de los participantes en el mercado. Los criterios reflejados junto con las reglas de la Política son los que servirán a este Panel para dictar la presente Resolución.
Así, el Panel estima necesario indicar que se ha promulgado en España la nueva Ley de 17 de Marcas 2001, de 7 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado Español de 8 de diciembre de 2001. Esta Ley entró en vigor, en su totalidad, el 31 de julio de 2002. Sin embargo, la Disposición Final Tercera de la Ley, que se refiere, precisamente, al momento de entrada en vigor de ésta, determina que
"lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta, y decimoquinta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".
Así pues, concretamente, en lo que al presente procedimiento concierne de manera directa, el Título V de la Ley, entró ya en vigor en España desde el día 9 de diciembre de 2001. Este Título establece el "Contenido del derecho de marca". Entre otras disposiciones, el artículo 34 regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en España. Así, el referido artículo 34, en su apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir:
"usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio"
Por tanto, en la actualidad, todo titular de un derecho de marca español puede acudir a los Tribunales ordinarios españoles a reclamar la anulación del registro de un nombre de dominio igual o confundible con el signo registrado.
Es de tener en cuenta, también, que la Ley española de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, sanciona como acto desleal, en su artículo 5, el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe. El comportamiento calificado como desleal por la Ley española no exige una intención voluntaria y consciente del propio sujeto infractor sino que la conducta de éste ha de ser objetivamente contraria a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles.
6.3 Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme
El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1 Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las marcas.
Las demandantes han demostrado a este Panel, que son titulares de diversas marcas denominadas "CASINO CASTILLO DE PERELADA S.A.", "CASINO DE LLORET DE MAR S.A" y "GRAN CASINO DE BARCELONA S.A.", respectivamente, estando todas ellas en vigor en la actualidad.
Los nombres de dominio en disputa, son:
- y . La parte esencial de los nombres de dominio coincide con la denominación "CASINO CASTILLO DE PERELADA S.A.", registrada como marca por la demandante de igual denominación, puesto que los vocablos "Casino" y "Perelada" (o "Peralada" en lengua catalana) son los que caracterizan la actividad, el primero, y la localidad, el segundo, instalado en un famoso Castillo del siglo XIV, dentro del llamado Perelada Resort.
Además, tomando en consideración que, como numerosas Resoluciones del Centro de Arbitraje vienen sosteniendo, la mera adición a la denominación protegida por la marca, de sufijos tales como ".com", ".org", ".net", o cualquier otro indicativo de un dominio de primer nivel, no es suficiente para eliminar la confusión, en ausencia de otros elementos distintivos entre la marca y el nombre de dominio, y que la indicación "S.A." ni constituye un elemento que pueda reclamarse en exclusiva ni goza de distintividad propia sino que carece de valor a efectos comparativos; este Panel no puede sino considerar evidente la confundibilidad existente entres estos dos dominios con la marca "CASINO CASTILLO DE PERELADA S.A."
- . También este dominio toma la parte esencialmente distintiva de la marca "CASINO LLORET DE MAR S.A.", por cuanto, al igual que en el caso anterior, el vocablo Casino es indicativo de la actividad y el término "Lloret de Mar", es el lugar donde se encuentra este Casino, localidad conocida abreviadamente como "Lloret". Son aplicables, por lo demás, todas las consideraciones antes expuestas en cuanto al resto de los elementos o partículas que conforman la marca de la demandante. Por estas razones, el Panel entiende que existe confundibilidad entre el nombre de dominio y las marcas de la demandante.
- . En este caso existe práctica identidad entre las marcas "GRAN CASINO DE BARCELONA S.A." y el nombre de dominio, por lo que es indudable que se produce la confusión prohibida en la Política.
A estas consideraciones hay que añadir que las marcas de las demandantes son notorias en España en el sector donde despliegan sus efectos por lo que merecen una mayor protección frente a terceros que tomen estos signos para registrarlos como nombres de dominio.
Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artículo 4.a)i) de la Política, debido a considerar como existente el riesgo de confusión que puede darse en el mercado, entre las marcas de las demandantes y los nombres de dominio impugnados.
6.3.2 Análisis de la posible existencia de derecho o interés legítimo por parte del demandado sobre los nombres de dominio objeto de este procedimiento.
Las demandantes alegan que el demandado carece de derecho o interés legítimo porque no ha utilizado los dominios para hacer una oferta de buena fe de bienes o servicios, ya que las páginas Web que corresponden a estos dominios lo que ofrecen es un redireccionamiento a otros sitios Web. Así, dirige a en la que se realizan subastas y ventas de dominios y los otros tres dominios reconducen a la página , con el agravante de que esta página ofrece un casino de juego virtual, en abierta competencia con las actividades de las demandantes, lo que supone un grave perjuicio para éstas y una actividad comercial en el uso de los dominios por el demandado. Además, que este uso comercial empaña el buen nombre de las demandantes, por cuanto en esas Web de redirección existe un link a páginas de contenido pornográfico, lo que supone una denigración para las demandantes.
Argumentan, además, que la falta de derecho e interés legítimo del demandado se manifiesta en que nunca ha sido conocido por el nombre de los dominios impugnados ni ofrece productos o servicios relacionados con dichos nombres, entre otras circunstancias porque carece de autorización de la Dirección General del Juego y Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Cataluña para ejercer tales actividades, por lo que nunca ha podido operar legítimamente en este sector.
Indican que tampoco han concedido al demandado licencia o autorización para el uso de sus marcas ni éste jamás se ha dirigido a ellas para solicitarla.
El demandado ha mantenido comunicaciones con las demandantes aunque no ha comparecido en este procedimiento. Del contenido de dichas comunicaciones, referidas pormenorizadamente en el apartado 3.4 de esta Decisión, se concluye el reconocimiento del propio demandado en cuanto a su falta de derecho e interés legítimo en los nombres de dominio, pues afirma que "lo correcto sería ceder los dominios", manifestación que no haría si tuviere algún derecho o interés legítimo.
El Panel entiende, por tanto, que no tratándose de una simple manifestación de voluntad para evitar un conflicto sino de un verdadero reconocimiento de que no existía un motivo lícito para registrar los dominios y dadas las demás circunstancias relatadas en la demanda, ha de considerarse cumplido el segundo requisito del artículo 4.a).ii) de la "Política Uniforme".
6.3.3 Análisis de la posible existencia de mala fe en el registro y utilización por parte del demandado sobre los nombre de dominio objeto de este procedimiento.
El párrafo 4.b) de la Política señala las circunstancias por las que es posible entender que existe mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestión. Así, si se prueba que el demandado ha registrado (i) para vender, alquilar o ceder el registro del nombre de dominio al demandante que es titular de la marca o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera los costos directamente relacionados con el nombre de dominio, (ii) para impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio, (iii) para perturbar la actividad comercial de un competidor, o (iv) está usando para, con ánimo de lucro, atraer usuarios de Internet al sitio web propio o cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio o de un producto o servicio que allí figure.
A) Registro de mala fe
Las demandantes alegan que los dominios han sido registrados y se usan de mala fe porque se han inscrito con la finalidad de comerciar con ellos, como lo prueba el hecho de que la redirección que ofrece el dominio es , dedicada a la venta de nombres de dominio, que tiene el mismo contacto administrativo, contacto técnico y datos de registro, siendo, además el e-mail del demandado "alfredo@" y que el demandado se ha aprovechado de la notoriedad de las marcas de las demandantes para encontrar un reclamo en el internauta y dirigirla, a través del redireccionamiento a una actividad que nada tiene que ver con éstas, impidiéndoles que registren las marcas en los nombres de dominio correspondientes, como lo acredita el hecho de que el demandado posee multitud de dominios relativos a Casinos del territorio español.
Para la determinación de la mala fe en el registro es necesario que el demandante haya probado que el demandado conocía la marca con anterioridad al registro del nombre de dominio. Los registros de marca de las demandantes son anteriores a los nombres de dominio del demandado por lo que existe la presunción de que tal conocimiento anterior existía, aunque esta circunstancia ha de ser evaluada en cada caso. En el supuesto actual se dan dos importantes circunstancias: por un lado, que las marcas de las demandantes son notorias en España por lo que no cabe pensar que fuera la casualidad la que llevara al demandado a registrar precisamente esos nombres de dominio, y, por otro, que la conducta del demandado al registrar numerosos dominios identificadores de conocidos Casinos españoles, induce a pensar sin peligro de cometer un grave error, que éste viene inscribiendo este tipo de dominios con el fin de intentar lucrarse con ellos y, mientras tanto, ofrecer un reclamo para los navegantes que se sentirán atraídos por el conocido nombre y visitarán las páginas a las que conducen las páginas Web de estos dominios.
Pero es que además, la mala fe en el registro viene evidenciada por el hecho de que las demandantes no han podido reflejar sus marcas en los dominios correspondientes sino que han tenido que introducir un guión entre los vocablos de su dominio para diferenciarse del demandado, pues, en lo demás, son absolutamente idénticos. Así: . , y de las demandantes frente a , , y del demandando
Por estas razones junto al propio reconocimiento del demandado de que carece de derecho o interés legítimo, el Panel entiende procede declarar que el registro de los nombres de dominio, ha sido efectuado de mala fe.
B) Uso de mala fe
La consulta que el Panel ha realizado a las páginas web del demandado pone de manifiesto que éste las ha vaciado de contenido, pues en ellas no aparece mas que la pantalla en blanco, sin indicación de estar en construcción o aparecer redirección alguna. A pesar de lo cual siguen figurando a nombre del demandado los dominios en cuestión.
Por tanto, el Panel no ha podido comprobar si son exactas las afirmaciones de las demandantes en cuanto al contenido de las páginas Web del demandando. Lo que ha sido posible es consultar las páginas de y y comprobar que su contenido responde a lo denunciado en la demanda. También se ha confirmado que la titularidad, contacto técnico y contacto administrativo de esos dominios es la persona y entidad del demandado. Por ello hay indicios bastante razonables de que el contenido de las Web de los dominios impugnados sea efectivamente el que indican las demandantes hasta el momento en que surgió la presente controversia y el demandado eliminó todo contenido. Es evidente que el uso de vínculos en las Web del demandado, tanto a páginas donde se ofrece la venta de dominios, casinos virtuales o la posibilidad de acceder a contenidos pornográficos, supone un desprestigio para la imagen de las demandantes y una actitud de competencia desleal con ellas.
El Panel entiende que por el hecho de que estas páginas carezcan ya del primitivo contenido perjudicial para las demadantes no resulta convalidada la conducta del demandado de uso de mala fe. Por otra parte, la actual tenencia pasiva de los nombres de dominio, sin la concurrencia de derechos legítimos sobre el mismo, implica un uso de mala fe en la medida en que se sigue privando conscientemente el acceso a la red en el primer nivel registrado por el demandado, de esa determinada representación de las marcas de los titulares del derecho.
Por estas razones el Panel concluye que el demandado ha registrado y está usando los dominios en cuestión, de mala fe, cumpliéndose así el requisito contenido en el apartado 4.a) iii) de la Política.
7. Decisión
De acuerdo con las circunstancias y razonamientos expuestos, este Panel resuelve que las demandantes han probado que concurren los tres elementos necesarios contemplados en el apartado 4.a) de la Política Uniforme, y, en consecuencia, conforme a los apartados 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, acuerda que los registros de los nombres de dominio y sean transferidos a la demandante, CASINO DEL CASTILLO DE PERELADA S.A., a la demandante CASINO DE LLORET DE MAR S.A.y a la demandante GRAN CASINO DE BARCELONA S.A.
María Baylos
Panelista Único
Fecha: 25 de octubre de 2002
Full & Egal Universal Law Academy