Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gestmusic Endemol, S.A. v. JHOSPIEN
Caso No. D2002-0845
1. Las Partes
La Demandante es Gestmusic Endemol, S.A., una sociedad anónima española, con sede en Santa Elionor, número 3, 08024 Barcelona, España, representada en este procedimiento por D. Ferran Llaquet Ballarin, de Sol Muntañola y Asociados, Barcelona, España.
La Demandada, nombrada por la Demandante de acuerdo a las constancias de la base de datos Whois del registrador, es "Jhospien", con dirección en "The Rue Alesange", Marsella, Francia.
2. El nombre de dominio y la entidad registradora
El nombre de dominio en disputa es , registrado ante Intercosmos Media Group, Inc., que opera como "directNIC", de 650 Poydras Street, Suite 2311, New Orleans, La 70130, EE.UU. de América.
3. Iter procedimental
El 9 y 12 de septiembre de 2002, la Demandante presentó al Centro su demanda por vía electrónica y en formato papel, respectivamente. El 12 de septiembre de 2002, el Centro acusó recibo de la demanda y envió a la entidad registradora una solicitud de verificación de datos de registro, comunicando la entidad registradora el mismo día que tenía registrado el nombre de dominio en disputa a nombre de la aquí Demandada, siendo el contacto Albert Frepart. El 16 de septiembre de 2002, el Centro notificó deficiencias de la demanda a la Demandante. El mismo día esta envió al Centro su demanda corregida, haciéndolo el 18 de septiembre de 2002, en soporte papel. El 19 de septiembre de 2002, el Centro notificó a la Demandada la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo, advirtiéndole que debía enviar la contestación de demanda a más tardar el 9 de octubre de 2002, así como las consecuencias de una falta de contestación. El 11 de octubre de 2002, el Centro constató la falta de contestación de la demanda y falta de personación, y se lo notificó a la Demandada. Como se puede ver en el punto 6.3. de esta decisión, la propia Demandada es la responsable de que no le hayan llegado las comunicaciones del Centro. El 17 de octubre de 2002, después de recibir la Declaración de aceptación, y de imparcialidad e independencia, el Centro designó a Roberto A. Bianchi como miembro único del grupo administrativo de expertos ("el Panel"), debiendo este enviar la decisión al Centro antes del 31 de octubre de 2002. El Panel determina en forma independiente que ha sido correctamente constituido y designado. Se pagaron al Centro los aranceles administrativos.
Idioma del procedimiento. El idioma del contrato de registro entre la Demandada y el registrador es el inglés. La Demandada al registrar el nombre de dominio indicó una dirección en Marsella, Francia. La Demandante solicitó en la demanda que el idioma del procedimiento fuera el español, alegando que tiene nacionalidad española, que la dirección indicada por el Demandado es inexistente y que su dirección de correo electrónico es bajo un dominio en España, que la documentación del procedimiento está en español, y que los hechos anteriores al procedimiento se cumplieron en España. El Panel considera que la página Web correspondiente al nombre de dominio en disputa tiene ahora y ha tenido antes textos exclusivamente en español. El Panel coincide con la decisión adoptada por el Centro el 16 de septiembre de 2002, y decide que el procedimiento continúe en español, conforme al Parágrafo 11 del Reglamento de la UDRP.
4. Antecedentes de hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:
La Demandante es titular de varias solicitudes de marca OPERACION TRIUNFO, anteriores al registro del nombre de dominio en disputa, como sigue.
a) Diversas solicitudes de marca comunitaria "OPERACION TRIUNFO", tramitadas ante la OAMI con anterioridad al registro del dominio por el Demandado de: Denominativa n� 2281277, depositada el 28 de junio de 2001, en clases 9, 16, 38 y 41, y publicada el 5 de marzo de 2002, sin oposición hasta la fecha. Figurativa n� 2553741, depositada el 28 de enero de 2002, en clases 9, 16, 38 y 41, pendiente de publicación. Denominativa n� 2585115, depositada el 19 de febrero de 2002, en clases 3, 6, 14, 18, 25, 28 y 35, pendiente de publicación. Se acompañan certificados de solicitud.
b) Solicitudes de marcas nacionales "OPERACION TRIUNFO" en diversos países iberoamericanos, a favor de GESTMUSIC, en clases distintas (fundamentalmente 9, 16, 38 y 41) y depositadas en casi todos los casos, antes del registro del nombre de dominio �Argentina (19-02-02), Brasil (19-02-02), Chile (20-02-02), Colombia (21-02-02), México (21-02-02) y Uruguay (01-03-02)�. Estos expedientes se encuentran actualmente en diferentes fases de tramitación. La Demandante no acompaña copia de las solicitudes nacionales, pero lo alegado no ha sido cuestionado.
La Demandante es también titular de los nombres de dominio y , registrados ambos el 27 de junio de 2001, ante Nominalia Internet, S.L., con anterioridad al registro del nombre de dominio, y vigentes.
La Demandante produce "Operación Triunfo", un famoso programa musical de televisión que se difunde por la televisión estatal española, así como por su canal internacional. Mas de 12.800.000 de espectadores han llegado a presenciar el programa según informa el periódico "El País" del 13 de febrero del presente año. Los participantes interpretan canciones que se difunden no sólo en el programa, sino también a través de CDs, DVDs, y videos. No hay duda que el programa tiene gran éxito. Se lo ha licenciado en México y Brasil.
La Demandada registró a su nombre el nombre de dominio en disputa el 8 de marzo de 2002.
El parágrafo 3 del acuerdo de registro de nombre de dominio prevé el sometimiento de la Demandada a este procedimiento, por referencia al hipervínculo "", donde se transcribe textualmente la UDRP -Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - aprobada por la ICANN el 24 de octubre de 1999. Este Panel tiene competencia para actuar en este caso, lo que no ha sido cuestionado.
5. Alegaciones de las partes
A. Demandante
Afirma la Demandante que tiene derechos sobre la marca no registrada "OPERACION TRIUNFO", por las múltiples solicitudes de registro y por el uso efectivo que hace de la marca para distinguir productos y servicios relacionados con el programa de televisión famoso. La UDRP no requiere que la marca base de la demanda sea registrada. El nombre de dominio es similar de modo que hay riesgo de confusión con la marca. La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, lo ha registrado de mala fe y lo usa de mala fe, de modo de provocar confusión entre los usuarios de Internet. Solicita la transferencia del dominio.
B. Demandada
La Demandada no hizo presentación alguna en este procedimiento, y se le notificó la falta de presentación de la demanda, y falta de personación.
6. Debate y conclusiones
6.1 Nombre de dominio idéntico o confundiblemente similar a la marca
La prueba � no contestada � que presenta la Demandante es tan abundante y convincente que el Panel considera que aunque la marca OPERACIÓN TRIUNFO todavía no ha sido registrada, por ser notoria en el territorio español ha adquirido el carácter distintivo que se les reconoce a las marcas de hecho, y que la declaración de uso que efectúa la Demandante unida a las múltiples solicitudes de registro le confieren indiscutiblemente derechos sobre la marca. De los numerosos certificados acompañados a la demanda surge que la Demandante tiene otras tantas solicitudes de registro de la marca OPERACIÓN TRIUNFO, todas ellas anteriores a la fecha de registro del dominio en disputa. Este es, por otra parte, confundiblemente similar a dicha marca, en los términos del Parágrafo 4(a)(i) de la UDRP. Las dos primeras palabras que lo componen son idénticas letra por letra a la marca. La adición de "mp3" indica simplemente el nombre de un tipo de archivos y de un programa de computación para producirlos. Esos archivos y el programa referido se usan para grabar y reproducir música, previamente digitalizada y comprimidos los datos, con poco perceptible pérdida de calidad. Está acreditado que "Operación Triunfo" es el nombre de un programa musical de televisión de notable éxito en España y otros países. Por ello la adición de "mp3" refuerza la impresión de que el nombre de dominio refiere concretamente a dicho programa musical, y a la marca que lo protege. La adición de ".com" y la supresión del espacio entre "operacion" y "triunfo" son irrelevantes para distinguir el nombre de dominio de la marca.
6.2. Falta de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio
La Demandante alega que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, porque no posee registros ni solicitudes de registro de marcas que amparen al dominio, ni distingue con dicho nombre producto o servicio alguno, ni ha sido conocido por ese nombre. El Panel se conectó en forma independiente con la página " www." el 23 de octubre de 2002, y comprobó que, como alega y prueba la Demandante con el Anexo 18 de la demanda agregando impresión en soporte papel del contenido del sitio al día 28 de junio de 2002, allí aparece en lenguaje HTML, el siguiente texto en idioma español:
"ESTA WEB QUEDA CERRADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS".
Ese uso del nombre de dominio no puede calificar como uso leal o legítimo, ni es una oferta de buena fe de productos o servicios. Los "problemas técnicos" de la Demandada no son verosímiles, ya que la página está "cerrada" por lo menos desde el 28 de junio de 2002. Ello no puede deberse a falta de sofisticación o preparación técnica de la Demandada, que domina ostensiblemente distintas técnicas de programación. Dado que la Demandada no se ha presentado, ni se ha molestado en arrimar al expediente algún elemento que pudiera serle favorable, y que su probada utilización anterior del dominio no autoriza otra conclusión (ver punto siguiente), el Panel considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (UDRP, Parágrafo 4(a)(ii)).
6.3. Registro y uso de mala fe
Con abundante evidencia documental, cuya autenticidad ha sido certificada con la intervención del notario público de Barcelona, la Demandante probó que antes de comenzar este procedimiento y por lo menos hasta el día 22 de marzo de 2002, fecha de la diligencia notarial) la Demandada publicó en el sitio Web "www." materiales entre los que figura una oferta a los internautas para que puedan bajar archivos sonoros en formato mp3 correspondientes a emisiones (galas) del programa de televisión de la Demandante. Además, figuran hipervínculos a sitios con contenido para adultos, así como vínculos en los que se invita a los visitantes del sitio a publicitarse en el sitio Web (presumiblemente por un precio), y se ofrecen "sponsors" para la página del visitante que se conecte (presumiblemente con ganancia para la Demandada oferente).
La difusión de materiales de propiedad intelectual ajenos, referidos al mencionado programa de televisión, además de la profusa utilización del logotipo objeto de la solicitud de marca de la Demandante, más allá de otros ilícitos que ello pudiera implicar, hacen que el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca y programa de la Demandante sea muy elevado. De todo ello surge con claridad la utilización de mala fe del nombre de dominio en los términos de la UDRP, Parágrafo 4(b)(iv), que dice: "al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".
Es irrelevante que la Demandada haya "cerrado" el sitio desde junio de 2002. Este Panelista ha considerado en casos anteriores que la supresión por el Demandado de lo publicado en un sitio Web correspondiente al nombre de dominio no borra el efecto de sus publicaciones anteriores. Una interpretación contraria le permitiría a un Demandado, después de enterarse que se le inció un procedimiento, mejorar su situación procesal suprimiendo todo contenido del sitio con un criterio táctico, a la espera de crear dudas en el panel, o mejorar la impresión resultante. No se puede acordar esa ventaja al que así procede. Ver Casos OMPI No. D2000-0592 Canonais, S.L: v. María Dolores Díaz Ros (2 de octubre de 2000), sección 6.5.d., y N� D2000-0467 Metro Bilbao, S.A. v. Ignacio Allende Fernández (31 de Agosto de 2000), sección 6.5.d.
No se alega que la Demandada sea competidor de la Demandante, ni que haya registrado el dominio con el propósito principal de lograr una transferencia con indebido lucro. No está presente la circunstancia que requiere el registro con propósito de impedir que se refleje la marca en el nombre de dominio. No obstante ello, el Panel considera que el nombre de dominio fue registrado con mala fe. De acuerdo a la prueba presentada no es concebible que al momento del registro la Demandada desconociera la marca o los productos y servicios de la Demandante, dado su uso ilegítimo, intenso y deliberado de los mismos. Es evidente para este panel que el registro se hizo ab initio con el fin de usar el nombre de dominio del modo descrito, lo que es un registro de mala fe del nombre de dominio en los amplios términos de la UDRP; Parágrafo 4(a)(iii).
Asimismo hubo mala fe en la Demandada cuando al momento de efectuar el registro proporcionó deliberadamente una dirección falsa como contacto, para evitar emplazamientos y notificaciones. Una búsqueda de la Demandante en las "Pages Jaunes" de Francia ("Páginas Amarillas") resultó en que la calle "Alesange" de Marsella es desconocida ("Cette rue est inconnue"). Lo mismo comprueba el informe del courier utilizado por el Centro para enviarle el soporte papel de la demanda (Tracking report para el número 4999572793), y que devolvió el correspondiente paquete, sin poder entregarlo. A la Demandante también le fue devuelta por el correo francés una carta enviada a la misma dirección, sin entregar y con la leyenda "Inconnu" ("desconocido"). El Centro, en cumplimiento del Parágrafo 2(a) del Reglamento, intentó efectuar distintas notificaciones a la Demandada a la dirección de correo electrónico proporcionada para el contacto (markalbert@), pero recibió informes de Mail Delivery Subsystem (mailer.daemon@) indicando que el usuario no posee tal cuenta , por lo que las comunicaciones no pudieron ser entregadas.
Distintos paneles de la OMPI determinaron que la indicación de datos falsos de contacto al momento del registro es una evidencia de mala fe. Ver Caso OMPI N� D2000-1336 A. H. Belo Corporation v. King TV and 5 Kings, (8 de diciembre de 2000). En otro caso la carta de intimación de la Demandante le fue devuelta porque no existía la dirección en Nueva York proporcionada por el registrante. Ello condujo a que el panel determinara que el Demandado había utilizado información falsa de identificación. Ver Caso OMPI N� D2001-0929 Carfax, Inc. d/b/a Carfax v. Auto Check USA, (25 de octubre de 2001). En otro caso el Demandado produjo cambios en la registración que impedían ubicarlo o comunicarse con él. Ver Caso OMPI N�D2001-1066 T, Inc. v. Daniel Deamone, (4 de noviembre de 2001). En otro caso el panel determinó que al momento de la registración el Demandado había proporcionado información incompleta, orientada a confundir y falsa. Tanto la carta del Demandante como las notificaciones del Centro fueron devueltas por el courier por causa de una dirección incompleta, determinando, como en el muy citado caso Telstra (Caso OMPI N� D2000-0003, 18 de febrero de 2000), que el Demandado había adoptado medidas deliberadas para asegurarse de que no se pudiera determinar su verdadera identidad, o para que no se pudieran comunicar con él, por lo que el panel concluyó que el Demandado había registrado el nombre de dominio con mala fe. Ver Caso OMPI N� D2001-0681 Ceyx Technologies v. Ceyx.Com, (9 de julio de 2001). Este mismo Panelista consideró que proporcionar domicilios falsos al momento del registro del nombre de dominio era una circunstancia de registro de mala fe, aunque no fue la única considerada para ordenar la transferencia del nombre de dominio a la Demandante. Ver Caso OMPI N� D2000-1535 Globalia Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. �Uruguay, (30 de enero de 2001).
7. Decisión
El nombre de dominio es confundiblemente similar a la marca "OPERACIÓN TRIUNFO", sobre la que tiene derechos la Demandante. La Demandante también ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, que este fue registrado con mala fe, y que se está usando con mala fe.
Por ello y conforme a la UDRP; Parágrafo 4(i) y al Reglamento, Parágrafo 15, el Panel resuelve estimar la demanda, y ordenar que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante, Gestmusic Endemol, S.A.
Roberto A. Bianchi
Panelista único
Fecha: 24 de octubre de 2002
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