Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero
Caso No. D2002-1037
1. Las partes
El demandante en este procedimiento es la Caja de Ahorros del Mediterráneo, entidad de nacionalidad española, con sede en la calle San Fernando n� 40, Alicante (España) e inscrita en el Registro de Entidades del Banco de España con el número 2090, en el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad Valenciana con el número 12 y en el Registro Mercantil de Alicante en el tomo 1358 general, folio I, hoja n� A9358, inscripción I�. La Caja de Ahorros del Mediterráneo está representada en este procedimiento por el letrado D. Luis Berenguer Giménez.
El Demandado es D. Antonio Acuña Racero, domiciliado en la calle Arroyo n� 89, 4/A, Sevilla (España).
2. Los nombres de dominio en litigio y su registrador
Los nombres de dominio objeto de la presente controversia son y . El registrador de dichos nombres de dominio es la entidad "NAMEBAY", con domicilio en Boulevard Princesse Charlotte, 30 (MC-98000 Mónaco).
3. Iter procedimental
El 7 de noviembre de 2002, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió una demanda en papel presentada por Caja de Ahorros del Mediterráneo en virtud de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), el día 24 de octubre de 1999 (en adelante "la Política"); el Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (en adelante "el Reglamento); y el Reglamento adicional de la OMPI relativo a la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio. En dicha demanda el objeto de la controversia se limitaba al nombre de dominio y se identificaba como demandado a D. Virgin Bueno Russo, ciudadano domiciliado en Sevilla (España). Un día después, el 8 de noviembre de 2002, el Centro, por medio del correo electrónico, acusa recibo de la demanda y comunica al registrador la presentación de la demanda, solicitándole una serie de datos a efectos de proceder a la verificación registral.
El 11 de noviembre de 2002, el Centro solicita al demandante la versión electrónica de la demanda. Ese mismo día el demandante envía al Centro, así como al registrador, copia electrónica de la demanda. El 13 de noviembre de 2002, el Centro insta de nuevo al registrador para que le envíe a la mayor brevedad posible la información solicitada. El 18 de noviembre de 2002, y siempre por medio del correo electrónico, el registrador comunica al Centro los datos requeridos, pero sus respuestas se referían al nombre de dominio , y no al dominio , que era el objeto de la demanda, circunstancia de la que fue advertido por el Centro. No obstante, en la información suministrada el registrador dejaba claro que el dominio ya no era de la titularidad de D. Virgin Bueno Russo, sino de D. Antonio Acuña Racero.
El 19 de noviembre de 2002, el Centro notifica al demandante por correo electrónico que su demanda presenta deficiencias formales, pues de acuerdo con la información facilitada por el registrador, el titular del nombre de dominio no es la persona detallada en la demanda como demandado. En esta comunicación el Centro le recuerda al demandante que de conformidad con el Párrafo 4 (b) del Reglamento de la ICANN podía proceder a las correspondientes subsanaciones en un plazo de cinco días naturales siguientes a dicha notificación.
El mismo día 19 de noviembre de 2002, el representante de la demandante acusa recibo de la notificación de los defectos de la demanda y, entre otros extremos, pregunta al administrador del procedimiento si es posible incorporar al procedimiento el nombre de dominio , dado que D. Antonio Acuña Racero también es titular del mismo y la Caja de Ahorros del Mediterráneo está a punto de presentar una demanda relativa a dicho nombre de dominio. Asimismo el representante de la Caja de Ahorros del Mediterráneo desea conocer si, en caso afirmativo, continuaría estando vigente el plazo de cinco días.
En respuesta a estas preguntas, el Centro, con fecha de 19 de noviembre de 2002, le comunica al demandante la posibilidad de añadir a la demanda el nuevo nombre de dominio, otorgándole un plazo de 7 días para la presentación de la nueva demanda.
El 28 de noviembre de 2002, dentro del plazo otorgado, el Centro recibe la nueva demanda en formato electrónico, demanda que el demandante envía igualmente al contacto administrativo del demandado y al registrador. El 3 de diciembre de 2002, el Centro solicita al registrador la verificación registral de los nombres de dominio en conflicto, verificación que se produce el 5 de diciembre de 2002.
El 6 de diciembre de 2002, el Centro notifica la demanda al demandado, iniciándose formalmente el procedimiento administrativo. Asimismo, el Centro envía al registrador una copia de dicha notificación, instándole al bloqueo de los nombres de dominio disputados.
Transcurrido el plazo oportuno sin que el demandado contestase a la demanda, el 7 de enero de 2003, el Centro le comunica formalmente dicha falta de personación y la ausencia de contestación.
El 16 de enero de 2003, el Centro notifica a las partes el nombramiento, como experto único, de D. Ángel García Vidal.
Idioma del procedimiento: El demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la luz de esta petición, así como de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento están domiciliadas en España y las notificaciones que el Centro les ha dirigido se han realizado en español), este Grupo de Expertos, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.
El Grupo de Expertos no dispuso prórrogas ni dictó órdenes de procedimiento.
4. Antecedentes de hecho
Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:
Caja de Ahorros del Mediterráneo es titular de las siguientes marcas españolas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, constituidas por la denominación "CAJA DEL MEDITERRÁNEO":
a) Marca n� 2.188.226, registrada en la clase 36, solicitada el 8 de octubre de 1998, y concedida el 5 de marzo de 1999.
b) Marca n� 2.145.948, registrada en la clase 36, solicitada el 26 de febrero de 1998, y concedida el 5 de agosto de 1998.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo también es titular de varias marcas españolas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, constituidas por la denominación "CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO":
a) Marca n� 1.223.872 registrada para todos los productos de la clase 6�, solicitada el 10 de diciembre de 1987, y concedida el 20 de enero de 1989.
b) Marca española n� 1.674.837 registrada para productos la clase 10 �, solicitada el 20 de diciembre de 1991, y concedida el 3 de febrero de 1995
c) Marca española n� 1.699.217, registrada para servicios de la clase 40 �, solicitada el 30 de abril de 1992, y concedida el 20 de julio de 1994.
d) Marca n� 1.787.453 para servicios de la clase 36 �, solicitada el 2 de noviembre de 1993, y concedida el 5 de octubre de 1995.
Finalmente, la demandante también es titular de la marca comunitaria n� 14.852 constituida, entre otros elementos, por la denominación "CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO" registrada en las clases 9�, 16�, 35�, 36 �, 38�, 41� y 42� del nomenclátor internacional, solicitada el 1 de abril de 1996, y concedida el 1 de diciembre de 1998.
Todas estas marcas están en vigor y han alcanzado un considerable grado de notoriedad en España.
El actual titular de los nombres de dominio y es D. Antonio Acuña Racero, y dichos nombres de dominio fueron registrados ante el registrador NAMEBAY, constando en el acuerdo de registro de estos nombres de dominio la sujeción de disputas como la presente a la Política Uniforme de la ICANN.
El nombre de dominio fue registrado por D. Antonio Acuña Racero el 26 de julio de 2002. El nombre de dominio fue registrado el 14 de julio de 2002, por D. Virgin Bueno Russo. Este nombre de dominio fue utilizado para conducir a una página web de "Internet Plus", organización que figuraba como contacto técnico y administrativo en la base de datos Whois. En dicha página web figuraba la siguiente indicación "Internet Plus -Gestión de dominios de Internet" y al imprimir dicha página web aparecía, en su parte superior, la indicación "Se vende-For Sale". No obstante, dicha página no permitía conectarse a ninguna otra, y no aparecía ningún tipo de dirección o dato que permitiese ponerse en contacto con el titular del dominio.
El 29 de julio de 2002, D. Luis Berenguer, representante de Caja de Ahorros del Mediterráneo recibe un mensaje de correo electrónico de "Internet Plus" con el siguiente texto: "Le interesaría a su organización el dominio "www. a un precio muy competitivo?"
El 13 de agosto de 2002, la Caja de Ahorros del Mediterráneo envía una carta a D. Antonio Acuña Racero instándole al cese inmediato de la posesión del nombre de dominio y requiriéndole la cesión del mismo. Esta carta no fue recogida por el demandado.
Con posterioridad a todos estos hechos, el nombre de dominio fue cedido a D. Antonio Acuña Racero.
Finalmente debe tenerse también en cuenta que la Caja de Ahorros del Mediterráneo y D. Antonio Acuña Racero fueron, respectivamente, parte demandante y parte demandada en el caso OMPI No. D2002-0506. Este procedimiento, en el que el nombre de dominio controvertido fue , concluyó con una decisión del Grupo de expertos, fechada el 30 de julio de 2002, en la que se ordenaba la transferencia del dominio a la demandante.
5. Alegaciones de las partes
A. Demandante
La parte demandante alega, básicamente, los siguientes extremos.
- Existe una práctica identidad de los nombres de dominio y con las marcas registradas "CAJA DEL MEDITERRANEO" y "CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO".
- El demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio objeto de la demanda. A juicio de la demandante ella es la única con interés legítimo sobre los signos distintivos que, como "cajamediterraneo", son idénticos, confundibles o asociables con las marcas de su titularidad "CAJA DEL MEDITERRANEO" y "CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO". Sostiene además la demandante que el demandado no ha utilizado los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, y tampoco ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio. En suma, continúa la demandante, la propuesta especulativa de cesión del dominio demostraría la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del demandado.
- El demandado ha registrado y utilizado los nombres de dominio de mala fe. La mala fe en el registro se desprende del hecho de que el demandado difícilmente podrá acreditar el desconocimiento de las marcas de la demandante, dada su notoriedad. Además, el demandado del presente procedimiento es la misma persona física titular del dominio que fue objeto de la controversia OMPI No. D2002-0506, resuelta el 30 de julio de 2002, y en el que el Grupo de expertos ordenaba la cesión de dicho nombre de dominio a la misma demandante, Caja de Ahorros del Mediterráneo. Por lo que se refiere al uso de mala fe, y dado que los nombres de dominio no están siendo utilizados, la demandante recuerda la doctrina sentada en varias decisiones de Grupos de expertos según la cual la mala fe en el registro permite deducir la mala fe en el uso, así como la doctrina que establece que la falta de uso puede ser asimilada a un uso de mala fe. Alega asimismo como prueba de la mala fe del demandado el hecho de que no pudiera ser entregada una carta en la que la demandante le instaba a ceder el nombre de dominio .
- Por último, entiende la demandante que el Grupo de expertos puede ampararse en el Derecho español para emitir su resolución. Invoca así, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, alegando que la actuación del demandado constituye una infracción del derecho exclusivo conferido por dicha Ley al titular de una marca registrada. De igual forma considera la demandante que la conducta del demandado representa un acto de expolio, de obstaculización y de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, reprimido por el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
Por todo ello la demandante solicita al Grupo de expertos que dicte una resolución en la que se ordene que los nombres de dominio objeto de la controversia le sean transferidos.
B. Demandado
El demandado no ha contestado en el plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en el procedimiento, sin que tampoco lo haya hecho después de habérsele notificado formalmente la ausencia de contestación.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
De acuerdo con el párrafo 15 a) del Reglamento de la Política de la ICANN, el Grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el demandante y el demandado son ambos de nacionalidad española y están domiciliados en España, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de grupos de expertos según la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicación la normativa de dicho Estado (Vid. a título meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI No. D2000-0001 "Robert Ellenbogen v. Mike Pearson"; OMPI No. D2000-0004, "Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy�s Antiques", OMPI No. D2000-1402, "Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadía Pardo"; OMPI No. D2000-1502, "Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadía Pardo"). De hecho, la parte demandante en este procedimiento (Caja de Ahorros del Mediterráneo) tiene en cuenta esta doctrina previa de los grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho español de marcas y sobre el Derecho represor de la competencia desleal, que a su juicio pueden ser utilizados por este Grupo de expertos para emitir la presente resolución.
Por todas estas razones se procederá a analizar el presente caso a la luz de la Política y el Reglamento de la ICANN, así como del Derecho español de marcas y de la competencia desleal.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme de la ICANN
De acuerdo con el apartado 4.1 a) de la Política la solicitud del demandante sólo prosperará cuando se cumplan las siguientes condiciones, cuya prueba corresponde al demandante:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1. Identidad o confundibilidad entre el nombre de dominio y una marca sobre la que el demandante tenga derechos
El primer requisito del párrafo 4.1 a) de la Política se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la demandante es titular registral de varias marcas españolas que protegen la denominación "Caja del Mediterráneo" y la denominación "CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo", así como de una marca comunitaria sobre esta última denominación.
Este Grupo administrativo de expertos considera que existe una clara semejanza entre los nombres de dominio y y las marcas de la demandante constituidas por las denominaciones "Caja del Mediterráneo" y "CAM Caja de ahorros del Mediterráneo". La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y con estos presupuestos, la identidad o semejanza entre las marcas y los nombres de dominio debe apreciarse atendiendo a los elementos que gozan de una mayor fuerza distintiva. En el presente caso es claro que estos elementos son "Caja" y "Mediterráneo", de forma que a juicio de este Grupo de expertos existe una clara semejanza que induce a confusión entre los signos "cajamediterraneo" y "Caja del Mediterráneo" y "CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo".
Sobre la base de estos presupuestos, el Grupo de expertos considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política.
6.2.2. La ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado respecto del nombre de dominio controvertido
La segunda de las circunstancias necesarias para que prospere la reclamación del demandante es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el signo) lo cual, como toda prueba negativa es ciertamente complicado. Debe por eso considerarse suficiente que el demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos (Vid. en este sentido, por ejemplo, la resolución del caso OMPI No. D2000-0120, "Eauto Inc. v. Available-Domain-N").
Naturalmente, el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. (caso OMPI No. D2000-0079, "Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc").
Pues bien, el demandante pone de relieve en su demanda que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del párrafo 4 c) de la Política, demuestran por sí solas la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado. No hay prueba alguna susceptible de demostrar que el demandado ha sido conocido corrientemente por los dominios registrados ni por alguna denominación similar. Asimismo, el demandado tampoco ha utilizado los nombres de dominio en litigio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia. Por lo que se refiere al nombre de dominio , tampoco puede sostenerse que su anterior titular D. Virgin Bueno Russo, gozase de derechos o intereses legítimos. Es cierto que el nombre de dominio conducía inicialmente a una página web en la que parecía ofrecerse la venta de dicho dominio. No obstante, dicha página web no permitía conectarse a ninguna otra, ni ofrecía dirección o número de teléfono alguno, razón por la cual cabe dudar de que en realidad en dicha página se ofreciese un producto o un servicio. Pero aun admitiendo que así fuese, esa oferta -en este caso del nombre de dominio- no fue realizada de buena fe, como se expone detenidamente más adelante.
Por último, el demandado tampoco realiza un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, pues los nombres de dominio y no son usados en modo alguno por el demandado.
Este Grupo de expertos entiende, pues, que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del párrafo 4 c) de la Política, demuestran por sí solas la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado.
Además, el demandado no ha contestado la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio y . Porque si el demandado tuviere algún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio debería haber adoptado una posición activa a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de los casos OMPI No. D2000-0045, "Hipercor, S.A., v. Miguel A. González", OMPI No. D2000-1502, "Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labadía Pardo", y OMPI No. D2001-1027, "Harrods Limited v. Harrod�s Closet").
A la vista de todo lo expuesto, este Grupo administrativo de expertos considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4 a) de la Política de la ICANN.
6.2.3. El registro y el uso del nombre de dominio de mala fe.
La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio. Así se deriva claramente de la dicción literal de los apartados a-iii) y b) del párrafo 4) de la Política, y así lo resaltan varias decisiones de grupos de expertos (Vid. entre otras, caso OMPI No. D1999-0001, "World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman" -donde se indica que los trabajos de elaboración de la Política de la ICANN confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilización del nombre de dominio- y OMPI No. D2000-0431, "Bandon Dunes L.P.V. DefaultD"). Procede, por tanto, analizar separadamente si los nombres de dominio sobre los que gira la presente controversia han sido registrados y usados de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar y de usar los nombres de dominio disputados ha de ser probada por el demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Pero basta con que el demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al demandado aportar evidencias de la buena fe (Vid. la resolución del caso OMPI No. D2000-1467, "Intocast AG v. Lee Daeyoon").
Registro de mala fe
El nombre de dominio fue registrado por D. Antonio Acuña Racero, quien también registró en su día el nombre de dominio , que originó el procedimiento de la ICANN caso OMPI No. D2002-0506, en el que el Grupo de expertos ordenó la transferencia del dominio a favor de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quien también figura como demandante en este procedimiento. Esta circunstancia pone claramente de manifiesto que el demandado era consciente los derechos de marca de la demandante sobre los signos "CAJA DEL MEDITERRÁNEO" y "CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO", de modo que todo parece indicar que actuó con mala fe al registrar dicho nombre de dominio.
Por su parte, el nombre de dominio no fue registrado directamente por el demandado, sino que lo fue por D. Virgin Bueno Russo, quien posteriormente se lo cedió a D. Antonio Acuña Racero. No obstante, el hecho de que el nombre de dominio no haya sido registrado inicialmente por el demandado no constituye obstáculo alguno para la concurrencia del requisito de la mala fe en el registro exigido por la Política de la ICANN. En efecto, el párrafo 4.a iii) de la Política exige que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe, sin requerirse que sea el demandado el que haya registrado el nombre de dominio. Y esta conclusión no se ve rebatida por el hecho de que la letra b) del párrafo 4 de la Política, al establecer una serie de presunciones de la existencia de mala fe, se refiera siempre a supuestos en los que el demandado es el que ha registrado el nombre de dominio, porque los supuestos previstos en la letra b) del párrafo 4 de la Política no agotan los supuestos de registro de mala fe.
Procede, por tanto analizar si el nombre de dominio fue registrado de mala fe. Y así parece haber sido, pues el 29 de julio de 2002, quince días después del registro del nombre de dominio, la Caja de Ahorros del Mediterráneo recibió una oferta de cesión del nombre de dominio controvertido "a un precio muy competitivo", de donde se deduce la intención especulativa, y por ende la mala fe, con la que se registró el dominio. Además, debe tenerse en cuenta el hecho de que las marcas de la demandante gozan de una notoriedad incuestionable en el territorio del domicilio de D. Virgin Bueno Russo (Sevilla-España), y esto permitiría confirmar que se procedió al registro del nombre de dominio siendo consciente de estar perjudicando los derechos de la demandante.
Uso de mala fe
Como ha probado el demandante, el 18 de octubre de 2002, el nombre de dominio conducía a la página web de "Internet Plus", página en la que aparentemente se llevaba a cabo una actividad de gestión de dominios, pero que no permitía conectarse a ninguna otra, pareciendo tener por único objeto el anuncio de la venta del dominio. No obstante, en la actualidad los nombres de dominio y no son utilizados, y no existe posibilidad de acceder a ningún tipo de recurso de Internet. Este Grupo de expertos ha comprobado personalmente, el 24 de enero de 2003, la imposibilidad de acceder a los sitios web "www." y "www.."
La falta de uso de los nombres de dominio impide considerar que el demandado esté infringiendo los derechos de marca del demandante. Es cierto, tal como alega la demandante, que el artículo 34 de la Ley española de marcas, de 7 de diciembre de 2001, ha establecido expresamente el "uso del signo como nombre de dominio" entre las conductas que el titular de la marca puede prohibir a terceros. No obstante, el artículo 34.3 c) de dicha Ley de marcas dispone que el titular de la marca podrá prohibir el uso de su signo como nombre de dominio (o cualquier otra de las conductas enumeradas), siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado 2 del artículo 34. En ese apartado se recogen los requisitos que se deben manifestar para que el titular de una marca registrada pueda ejercitar su ius prohibendi, entre los cuales figura la necesidad de que el tercero utilice la marca o un signo similar "en el tráfico económico". Pues bien, este requisito falta en el caso que nos ocupa, porque los nombres de dominio y no son utilizados en el tráfico económico. En la actualidad, pues, D. Antonio Acuña Racero no está infringiendo los derechos de marca de la demandante. (Sin perjuicio de que el uso del dominio por D. Virgin Bueno Russo sí pueda ser considerado como tal siempre que se cumplan todos los requisitos legalmente exigidos, en cuyo análisis no procede entrar en esta resolución). Por esta misma razón tampoco puede alegarse infracción de la marca comunitaria del demandante, pues el artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, también dispone como condición de ejercicio del ius prohibendi el uso en el tráfico económico de un signo igual o similar al que configura la marca.
Ahora bien, la inexistencia de una lesión de las marcas de la demandante desde el punto de vista del Derecho español y comunitario de marcas no significa que no pueda prosperar su demanda en este procedimiento, pues los presupuestos de la Política de la ICANN no son iguales a los establecidos en dichos ordenamientos, y basta con que se manifiesten los requisitos de la Política para dar acogida a sus pretensiones.
En efecto, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el "principio del uso pasivo" ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisión del caso OMPI No. D2000-0003, "Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows". (Vid. por ejemplo, los casos OMPI No. D2000-0042, "Compaq Computer Corporation v. Beric"; OMPI No. D2000-0400, "CBS Broadcasting, INc. v. Dennis Toeppen"; OMPI No. D2000-0468, "Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman"; OMPI No. D2001-0267, "Boezio 31 S.r.l. v. Siga, S.r.l.").
Esta doctrina puede ser aplicada perfectamente en el presente caso, pues las marcas de la demandante son conocidas por el demandado, por su notoriedad y por la existencia de un procedimiento anterior que enfrentó a ambas partes y en el que la demandante alegaba precisamente esas marcas (caso OMPI No. D2002-0506).
Por lo demás, la mala fe del demandado queda reforzada si se tiene en cuenta que la actuación de la parte demandada es constitutiva de un acto de competencia desleal por obstrucción, reprimido por la cláusula general de competencia desleal contenida en el artículo 5 de la Ley española de competencia desleal.
Asimismo, es igualmente un indicio de la mala fe del demandado el hecho de que no haya podido serle entregada, por no acudir a recogerla, una carta del demandante enviada el 13 de agosto de 2002, en la que se le indicaba que el nombre de dominio infringía sus derechos y se solicitaba la transferencia del mismo.
Sobre la base de las consideraciones precedentes, este Grupo de expertos concluye que los dos nombres de dominio objeto del presente procedimiento han sido registrados y usados de mala fe, manifestándose así el requisito establecido en el párrafo 4.a) iii) de la Política Uniforme.
7. Decisión
De acuerdo con los fundamentos expuestos, este Grupo de expertos considera que concurren todos los requisitos exigidos en el párrafo 4.a) de la Política de la ICANN. Por consiguiente, el Grupo administrativo de expertos estima la demanda y ordena que el registro de los nombres de dominio y sean transferidos a la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Ángel García Vidal
Experto único
Fecha: Enero 24, 2003
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