Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Bimbo, S.A. v. Davinci Systems,S.L.
Caso No. D2002-1087
1. Las partes
La parte Demandante es la compañía Bimbo,S.A., sociedad de nacionalidad española con domicilio en Barcelona.
La parte Demandada es Davinci Systems,S.L., con domicilio en Barcelona, España.
2. Nombre de dominio y entidad registradora
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es .
El registrador de este nombre de dominio es Network Solutions Inc.
3. Iter procedimental
3.1. Con fecha 27 de noviembre de 2002, se presentó por vía electrónica en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") una demanda de acuerdo con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN (en lo sucesivo "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "Reglamento Adicional"). El 29 de noviembre de 2002, se recibió la confirmación en papel. El Centro acusó recibo de la demanda remitida por e-mail el 29 de noviembre de 2002.
3.2. El Centro requirió el 29 de noviembre de 2002, del Registrador Network Solutions la confirmación de los datos de registro de dominio , recibiendo la confirmación el 3 de diciembre de 2002.
3.3. El 4 de diciembre de 2002, el Centro notificó a la demandada la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo por courier (con anexos) y por correo electrónico. La demandada contestó a la demanda el 19 de diciembre de 2002.
3.4. El Centro invitó el 15 de enero de 2003, al Dr. Mario A. Sol Muntañola a servir como Panelista en el presente procedimiento quien aceptó, procediendo el Centro al nombramiento del Panelista y a fijar la fecha límite para dictar la decisión.
3.5. No hubo presentaciones ulteriores de las partes. La demanda se hizo en español. La demandada contestó en español. El español es el idioma en que se tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción elegida por la demandante en la demanda que es la del domicilio de la demandada. Por lo tanto, conforme al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel decide que el procedimiento continúe en español.
4. Hechos
Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no contestados, o constatados directamente por el Panelista se tienen por verdaderos:
4.1. La demandante es una sociedad de derecho español dedicada al sector de los productos de panadería y pastelería en general. Es titular de cuatro marcas nacionales españolas con las denominaciones "bocata", "bocatas bimbo", "mini bocatas" y "bimbo bocatas", todas ellas en clase 30, solicitadas en la OEPM el 2 de marzo de 1979, el 24 de julio de 1982, el 11 de mayo de 1983, y el 10 de octubre de 1990, así como de una marca andorrana para diversas clases.
4.2. La demandada es una compañía española dedicada al desarrollo de software titular de diversos sitios web activos entre los que se cuenta .
5. Alegaciones de las partes
5.1. La Demandante
(a) La demandante expone que hay semejanzas denominativas, fonéticas y conceptuales que a buen seguro deben provocar un riesgo de confusión en el mercado por parte de los consumidores finales.
(b) Que la demandada no posee derecho ni interés alguno porque ni ha utilizado ni ha efectuado preparativos para usar el nombre de dominio en cuestión. Al contrario, la demandada oferta en su página web la venta del nombre de dominio.
(c) Que el nombre de dominio ha sido solicitado de mala fe por parte de la demandada al conocer de antemano la pertenencia de tal denominación a la sociedad demandante y al haberlo registrado para venderlo o alquilarlo.
5.2. La Demandada
(a) La demandada contesta que el nombre de dominio no puede crear confusión, ya que los contenidos del sitio web que identifica no ofrece productos ni servicios sino artículos sobre recetas de bocadillos. Y que aunque el sitio sigue estando en construcción, se reservan el dominio para en el futuro promocionar sus productos de software dirigidos al sector de la pastelería y panificadoras.
(b) Que todos los nombres de dominio que la demandada tiene registrados corresponden a denominaciones genéricas y ninguno de ellos corresponde a un nombre de empresa o marca reconocida.
(c) Que la palabra bocata es genérica sobre la que el demandante no tiene derechos exclusivos, y que desconocían la existencia de marca alguna con esa denominación, que se registró como nombre de dominio (al igual que muchos otros) para promocionar su aplicación informática Davinci-pan.
(d) Que, asimismo, la demandante no se dedica a la venta de nombres de dominio sino al desarrollo y venta de software.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
(a) El apartado 15(a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento", y
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.
(b) Las normas o principios aplicables al procedimiento que no sean la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, no deben suponer un trato diferente o desigual en relación con los nacionales de países que no sean parte en la controversia concreta y cuyas normas o principios nacionales puedan ser diferentes a los aplicados. En tal sentido, deberán aplicarse normas internacional y convencionalmente uniformes, como también lo son las que rigen en el procedimiento administrativo, y sólo en su defecto las legislaciones nacionales podrán tenerse en cuenta a efectos interpretativos o aclaratorios.
6.2. Examen de los requisitos para la posible estimación de la demanda contenidos en el apartado 4(a) de la Política uniforme
Estos son:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos.
- Que la demandada carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen todas las anteriores condiciones.
6.3. Nombre de dominio idéntico o confundiblemente similar a la marca
La demandante es titular, amén de otras similares, de una marca nacional española "bocata" inscrita para la clase 30, concedida por la OEPM el 2 de marzo de 1979, que se halla en vigor. La denominación que utiliza la demandada en el nombre de dominio litigioso es similar hasta el punto de crear confusión con la marca de la demandante, con la sola salvedad de que se trata de la forma singular de la denominación que utiliza la demandada.
Son muchas las decisiones (caso OMPI No.D2000-0548 , caso OMPI No.D2001-0380 , entre otras) que se han pronunciado sobre la similitud fonética y conceptual entre denominaciones a pesar de haber sido añadida o modificada una letra en una de ellas. En el presente caso, la utilización de la forma plural o singular del término es irrelevante a los efectos de establecer el parecido entre las denominaciones enfrentadas.
De acuerdo con lo anterior, el Panel considera que la demandante ha probado que, excluyendo el sufijo ".com", el nombre de dominio en litigio es similar como para producir confusión con su marca, de conformidad con el contenido del párrafo 4(a)(i) de la Política.
6.4. Falta de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio
La demandante debe demostrar que la demandada no tiene derecho ni interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en litigio. Pero la extrema dificultad para la demandante de probar la falta de interés de la demandada permite en cierta manera invertir la carga de la prueba atendiendo a las justificaciones que alegue la demandada Por ello, la demandada, de acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, puede establecer la existencia de un derecho o interés legítimo demostrando que:
(a) Antes de la controversia ha utilizado el nombre de dominio o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o
(b) es conocido habitualmente por el nombre de dominio aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios, o
(c) hace un uso leal y no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios con ánimo de lucro.
Sobre el alegado carácter vulgar de la denominación en litigio, el Panel considera que no es su cometido pronunciarse sobre su genericidad o capacidad distintiva. Sin embargo, sí es interesante reafirmar el negado interés de la demandante sobre dicha denominación toda vez que la marca de la demandante tiene una antigüedad próxima a los treinta años y su exclusividad y distintividad ha sido defendida en los tribunales en diversas ocasiones según ha probado la demandante.
La demandada, por el contrario, no ha demostrado tener un interés legítimo sobre la denominación litigiosa. No dispone de marcas registradas, no ha sido conocida ni antes ni después del registro del nombre de dominio por utilizar tal denominación ni ha desarrollado un uso que pueda considerarse serio. Más bien al contrario. La demandante ha demostrado que en el sitio web localizado bajo tal nombre de dominio aparecía una leyenda por la que se ofertaba la venta, alquiler o explotación conjunta del nombre de dominio en litigio.
No se puede equiparar la marca registrada con el nombre de dominio. La adquisición de este último debe venir soportada por un interés real y efectivo, más cuando existe colisión con una marca registrada. De acuerdo con lo anterior, el Panel considera que la demandante ha probado que, de conformidad con el contenido del párrafo 4(a)(ii) de la Política, la demandada carece de interés.
6.5. Registro efectuado y usado de mala fe
A la demandante corresponde convencer al Panel de la mala fe de la demandada. Para ello, la demandante cuenta, entre otras, con las posibilidades enunciadas en el párrafo 4 (b) de la Política:
(a) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder el registro al demandante que es titular de la marca o a un competidor de ese demandante.
(b) El nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca la refleje en el nombre de dominio correspondiente.
(c) El nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
(d) El nombre de dominio se ha registrado para atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante.
En conexión con lo anteriormente expuesto, cabe destacar que la demandada afirma desarrollar su actividad en el sector de la informática, en el que desarrolla aplicaciones, entre otras, para el sector de la pastelería y panificadoras. En este sentido es difícil pensar que la demandada desconocía la marca de la demandante. En cualquier caso la demandante no ha probado ni este extremo ni que la marca en litigio fuera notoria.
De otra parte el Panel considera que la demandada sí se dedica a la venta de nombres de dominio, por cuanto en su sitio web figuran transcritos más de cincuenta nombres de dominio en venta.
De la misma forma, la demandante ha probado que la demandada tenía el nombre de dominio litigioso en venta, y sólo cuando tuvo conocimiento de la existencia de un procedimiento uniforme de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, modificó su contenido aparentando cierto interés.
Por ello, el Panel considera probado el tercero de los requisitos de la Política, de conformidad con el contenido del párrafo 4(a)(iii) de la misma.
7. Decisión
El nombre de dominio es idéntico a la marca "bocata", sobre la que la demandante tiene derechos. Asimismo, ha quedado probado que la demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, que éste fue registrado con mala fe, y que se está usando con mala fe.
Por todo ello, conforme al Párrafo 4(i) de la Política y al Párrafo 15 del Reglamento, el Panel resuelve estimar la demanda, y ordenar que el registro del nombre de dominio sea transferido a la demandante.
Dr. Mario A. Sol Muntañola
Panelista Único
Fecha: 30 de enero de 2003
Full & Egal Universal Law Academy