Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Jorge Antonio Labanda Blanco v. Xavier Mañé
Caso No. D2002-1111
1. Las partes
1.1. Demandante: Jorge Antonio Labanda Blanco, con domicilio en Barcelona, España, representado por Assumpta Zorraquino, con el mismo domicilio.
1.2. Demandado: Xavier Mañé, con domicilio en Barcelona, España, representado por el letrado Enric Enrich, Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es , 575 8th Avenue- 11th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de América.
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado "el Reglamento", fue presentada ante el Centro Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 4 de diciembre de 2002, vía correo electrónico, así como el siguiente día 5 de ese mismo mes y año, en formato papel.
3.2. Tras la verificación registral, con fecha 11 de diciembre se comunicó al demandante la existencia de una deficiencia.
3.3. Con fecha 12 de diciembre de 2002, el demandante procedió a subsanar la deficiencia mencionada procediéndose, después, con fecha 16 de diciembre de 2002, a notificar la demanda al demandado.
3.4. Con fecha 27 de diciembre de 2002, la demandada envió su contestación a la demanda vía correo electrónico, no habiéndose recibido la contestación en papel en la fecha que se hizo transferido el expediente al panelista, el día 14 de Enero de 2003, por lo que no hay constancia del otorgamiento de la representación del demandado al letrado Enric Enrich.
3.5. Con fecha 14 de enero de 2003, se dio traslado a D. Luis H. de Larramendi, designado como panelista único en este procedimiento, del expediente completo, señalándose la fecha de 28 de enero de 2002, como la expiración del plazo dentro del cual el Panel debe emitir su decisión.
4. Idioma del procedimiento
La demanda ha sido redactada en español, y ha sido contestada en ese mismo idioma, teniendo demandante y demandado residencia en España, por lo que el Panel ha decidido dictar la presente Decisión en español, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11-a) del Reglamento
5. Antecedentes de hecho
5.1. Jorge Antonio Labanda Blanco nació en Uruguay, siendo de nacionalidad española, y estando afincado en Barcelona desde una fecha indeterminada.
5.2. Jorge Antonio Labanda Blanco utiliza habitualmente su nombre bajo la forma Jordi Labanda, sin que conste que se ha producido ante el Registro Civil cambio a la forma catalana, "Jordi", de su nombre propio "Jorge"
5.3. Jordi Labanda realiza actividades artísticas de diseño industrial y periodístico con prestigio y reconocimiento general, caracterizándose su obra por una muy distintiva combinación de trazos y colores que ilustran personas, paisajes y situaciones, de manera inconfundible, con una evocación a las décadas de los 50 y 60 del siglo XX.
5.4. Desconoce el Panel datos del demandado que no se ha identificado en el procedimiento administrativo con su nombre completo, utilizando apellido paterno y materno, como exige la Ley de Registro Civil, ni refleja documento de identidad ninguno, y de cuya actividad o persona no se hace ninguna manifestación. No se ha recibido, además, contestación firmada.
5.5. A los efectos de este procedimiento son también tenidos en cuenta los siguientes hechos
- Queda autentificado un acceso vía notarial a la página "www.", que reproduce diversas fotografías entre las que, de manera prominente, aparece la de un varón joven con un perro en sus brazos, y
- Cuando el Panel ha intentado acceder a la página "www.", ha recibido un mensaje de error, sin haber podido comprobar dato o actividad ninguna en la misma.
5.6. Que el dominio fue registrado por el demandado, Xavier Mañé, con fecha 12 de Junio de 2000.
5.7. Que el demandante Jordi Jorge Antonio Labanda Blanco, es titular del registro de marca 2.350.128 JORDI LABANDA, para servicios de diseño gráfico, gozando esa marca de una prioridad de 13 de Octubre de 2000.
6. Pretensiones de las partes
6.1. Demandante
El demandante, en su escrito de demanda, afirma lo siguiente:
- Que el demandante, Jorge Antonio Labanda Blanco, es conocido y utiliza habitualmente la denominación JORDI LABANDA.
- Que Jordi Labanda es diseñador gráfico, con notable presencia en los medios relacionados con el mundo de la industria, donde goza de una nombradía que le ha hecho acreedor de un reconocimiento general, tanto por las referencias que a él se hacen en los medios de comunicación, de los sectores interesados, como por su propia creación de una página semanal en el suplemento de los fines de semana del periódico LA VANGUARDIA, el más identificado y conocido de Barcelona de entre los de gran tirada nacional.
- Que la denominación JORDI LABANDA constituye una marca de hecho que, además, ha sido registrada al No. 2.350.128, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Que el demandado carece de legitimación por haber registrado para sí el dominio .
- Que el uso que hace del mismo el demandado es denigratorio para Jordi Labanda, por el significado al que, en ese contexto, evoca la palabra "BANDA" que relaciona con el demandante no sólo por su nombre, sino por la utilización como elemento principal de la página la fotografía de un varón joven con un perro, lo que puede establecer una vinculación intelectual.
- Que el uso que se da a la página "www." no es un uso comercial, pese a que el dominio de nivel superior ".com" estaba inicialmente concebido para actividades comerciales, y es el más popular entre las empresas que realizan actividades económicas de todo el mundo.
- Que la notoriedad del nombre Jordi Labanda excluye que haya podido registrarse éste por el demandado de no haber mediado mala fe, y
- Que abunda en la mala fe presumible el hecho de que el demandado tenga su residencia en la misma ciudad que el demandante, donde su personalidad es más conocida, y donde incluso en lugares de ocio tienen en presencia diseños de Jordi Labanda.
Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia del dominio a su favor.
6.2. El demandado
El demandado ha contestado a la demanda en base a las siguientes afirmaciones:
- Que el registro de marca esgrimido por el demandante es de fecha posterior a la inscripción del dominio.
- Que la Ley de Marcas que se invoca es igualmente posterior a la fecha de inscripción del dominio controvertido.
- Que existen derechos e intereses legítimos por parte del demandado, titular del dominio controvertido, pues con la denominación JORDI LABANDA, pretende hacerse alusión a la banda de amigos de "JORDI", entre quienes se encuentra el propio demandado, Xavier Mañé.
- Que es un interés legítimo el tratar de promocionar el uso de Internet entre el grupo de amigos de Jordi.
- Que no ha realizado ninguna actividad comercial en la página "www.".
- Que no registró el dominio con intención ni ánimo de venderlo.
- Que no registró el dominio con intención de perjudicar a Jorge Antonio Labanda.
- Que no registró el dominio con intención de atraer visitantes a su página.
- Que no registró el dominio con intención de bloquear la presencia en la red de Jorge Antonio Labanda, que tiene disponibles otros niveles superiores de dominio, como ".org", ".es", ".net".
- Que la ausencia de permiso del titular de un nombre no constituye infracción de ningún derecho por sí misma.
En base a todo lo expuesto, la demandada solicita la desestimación de la demanda.
7. Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia de demandante y demandado, son de especial abstinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
7.2. Examen de los supuestos para la estimación de la demanda, contenidos en el párrafo 4 a) de la "Política Uniforme"
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
7.2.1. Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y marca
Hay que dilucidar dos cuestiones para poder determinar si se cumple o no este requisito.
En primer lugar, si el nombre de una persona física, que interviene en el tráfico jurídico y mercantil, tiene o no la consideración de marca, cuando tal presencia tiene carácter notorio.
En segundo lugar, si el hecho de que la forma en que se utiliza el nombre no coincida exactamente con el nombre legal, según la normativa de Registro Civil, desmerece o afecta a tal conclusión.
En relación con el primer aspecto, la respuesta ha de ser positiva, porque los propios precedentes de las resoluciones de la OMPI y otros proveedores de resolución de conflicto de la UDPR así lo han aceptado en otros casos, y porque de no aceptarse tal posibilidad, sobre la base de que la marca pudiera no estar registrada, se estaría:
- distinguiendo en un lugar donde la normativa aplicable no distingue, pues se habla de marcas, pero no se indica que hayan de ser registradas, y
- segmentando, y privando de carácter universal, a la aplicación de "la Política Uniforme" para la resolución de conflictos que, por su propio ámbito de aplicación, y por su propia definición, pretende aplicarse por encima de jurisdicciones nacionales, y con carácter uniforme, quedando menguado tal carácter uniforme si solamente se aceptara que podían constituir marcas de hecho aquellas que lo fueran según la legislación nacional del país del demandante.
Pero, además, tanto el artículo 3 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, en vigor o cuando se solicitó el dominio controvertido, como el artículo 6.2.d) de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, se reconoce que:
- ueden existir marcas anteriores no registradas, y
- que esas marcas anteriores, si son notoriamente conocidas, tienen efectos frente a quien haya realizado actividades posteriores que lesionen su ámbito de protección.
Adicionalmente, tanto el artículo 13 a), de la Ley de 1988, como el artículo 9.1, apartados a) y b), de la Ley de Marcas de 2001, otorgan el derecho a impedir que terceros registren como marca:
- El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta de la solicitante, a menos que medie la debida autorización (redacción de la Ley 10/88).
En esa prohibición se infiere "sensu contrario", el derecho exclusivo del titular de un nombre, seudónimo o imagen, que frente al público la identifique inequívocamente, a obtener el registro como marca del mismo.
La conclusión es, por tanto, que Jordi Jorge Antonio Labanda Blanco tiene derecho exclusivo a inscribir como marca el nombre, imagen y seudónimo con el que el público le conoce, como marca, y que las marcas, aún no inscritas, si son conocidas notoriamente y gozan de renombre, tienen reconocimiento en la Legislación Española sobre marcas.
El hecho, por tanto, de que Jorge Antonio Labanda Blanco utilice su nombre bajo la forma catalanizada y resumida de "Jordi Labanda", carece de relevancia, puesto que:
- Ese es el nombre con el que se le conoce por el público, y
- El nombre, por tanto, que puede constituir marca no registrada y/o marca registrada a su favor.
Por lo tanto, el único aspecto que resta para poder considerar que la denominación JORDI LABANDA constituye una marca digna de ser considerada al amparo de la "Política Uniforme", es la de decidir si constituye o no una denominación renombrada.
La prueba aportada por la demandante, el silencio sobre el particular del demandado, que no lo niega, así como las propias verificaciones realizadas por el Panelista, permiten afirmar sin vacilación ninguna que la denominación JORDI LABANDA constituye, como identificativa de la manera en la que el diseñador Jorge Antonio Labanda Blanco se presenta en su actividad artística y comercial, una denominación notoriamente conocida, y que goza de renombre.
La marca 2.350.128 JORDI LABANDA, que es posterior a la fecha de inscripción del dominio , confirma el carácter de marca de la propia denominación "JORDI LABANDA", aunque del hecho de su registro no puedan inferirse consecuencias, por su posteridad.
La comparación, por tanto, entre la marca de hecho, luego registrada, JORDI LABANDA, y el nombre de dominio , no ofrece ninguna duda en cuanto a la absoluta coincidencia, una vez ignorado el componente no dispositivo del dominio superior de primer nivel, "com".
El demandante ha acreditado, por consiguiente, la concurrencia del primer requisito recogido en el párrafo 4 a) i) de la Política Uniforme.
7.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, titular del dominio controvertido.
La Política Uniforme recoge en el párrafo 4-c), en relación no limitativa, las circunstancias que debidamente probadas por el demandado, determinan la existencia de un derecho o interés legítimo a su favor en el dominio controvertido.
Esas circunstancias concretas son:
- antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o de un nombre correspondiente a un nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido sobre él derechos de marca de productos o de servicios; o
- el demandado hace un uso legítimo y leal, no comercial, del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión, con ánimo de lucro.
De entre los tres aspectos que considera el párrafo 4 a) de la Política Uniforme, éste que aquí se considera, es aquel en el que el demandado debe manifestar, si se opone a la demanda, una mayor contundencia, expresividad y verosimilitud, ya que:
- se trata de probar un hecho positivo, y
- un hecho positivo del que todos los datos están al alcance del demandado.
El Panel encuentra muy escaso e injustificado el supuesto fundamento al que se alude para haber obtenido el registro del dominio , ya que:
- se pretende indicar que se ha utilizado el nombre para aludir a "la banda de amigos de Jordi" en cuyo caso lo lógico habría sido registrar el dominio sin que se den razones del por qué no se acudió a esa la primera y obvia forma de servir al propósito que se esgrime, y
- no se identifica, ni se alude en detalle a ese "Jordi" de quien se afirma que tiene una banda de amigos, que hace posible y justificable que se conecten a través de una página web, que precisamente no es registrada por el propio Jordi, sino por uno de sus sedicentes amigos, Xavier Mañé.
El panel coincide con el demandado en considerar que no hay un uso comercial, pero entiende que, dentro de las circunstancias aludidas, y de la falta de explicitación de las razones del registro, no puede calificarse ese uso no comercial como uso legítimo o leal, entendiendo que con la combinación del propio nombre del dominio, , y la alusión implícita que al diseñador de ese nombre supone la fotografía principal de la página, de un joven varón con un perro en brazos, se produce una intromisión no justificada, y por lo tanto, aunque no comercial, no legítima ni leal, en el ámbito de la personalidad y la privacidad de Jordi Labanda.
El Panel entiende, por tanto, que concurre también el segundo requisito recogido en el párrafo 4 a) ii) de la Política Uniforme.
7.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido.
Lo cierto es que el supuesto de hecho aquí planteado no es subsumible en tres de las cuatro circunstancias recogidas en el párrafo 4 b) de la Política Uniforme, por cuanto:
- No se han llevado a cabo manifestaciones ni aportado pruebas por ninguna de las partes que acrediten que el dominio fue registrado para venderlo, alquilarlo o cederlo por precio alguno.
- Tampoco cabe determinar que es aplicable el supuesto del párrafo 4 b) iii) por cuanto la demandada no es un competidor del demandante, aunque el contenido de la página distinguida por el dominio controvertido puede indudablemente perturbar la actividad comercial de ésta. No obstante, esta manifestación debe hacerse con las oportunas reservas, al desconocerse por el Panel la identidad real de Xavier Mané, que no utiliza su segundo apellido, ni esgrime documento nacional de identidad que permita considerar acreditada esa circunstancia.
- No parece que haya ánimo de lucro ni en el registro ni en el uso del dominio.
Como quiera que, sin embargo,, no se ha recibido copia en papel firmada por el demandado o su representante, con los requisitos que previene el apartado 5 b) viii) de "el Reglamento", la fiabilidad de las manifestaciones del demandado debe ser tomada con las debidas reservas.
El panel considera, sin embargo, que la propia actuación del demandado en el procedimiento:
- no identificándose completamente, y
- no remitiendo copia firmada por él o su representante de su contestación a la demanda, (además de poder considerarse como falta de contestación), evidencia una posición poco concorde con la buena fe que debe exigirse a quien participa en un procedimiento.
Esas circunstancias, y la conclusión a la que llega el Panel, derivada de la falta de explicación de las razones de adopción de un nombre como Jordi Labanda, que alguien con la común residencia barcelonesa con el titular del mismo debe conocer, siendo además esa la ciudad de circulación de una publicación tan relevante como La Vanguardia, llevan a la conclusión de que existe el requisito de la mala fe, pues puede deducirse que el dominio se ha registrado para impedir que el titular �Jordi Jorge Antonio Labanda Blanco- refleje su marca �JORDI LABANDA- en el nombre de dominio superior correspondiente, el nivel ".com".
No enerva esa conclusión el hecho de que puedan existir otros dominios superiores de primer nivel, como .org o .net, donde pudiera registrarse, pues no cabe olvidar que precisamente el dominio de primer nivel ".com", es aquel más propio a las actividades comerciales como las que realiza el demandante, Jordi Labanda, y donde por tanto es más consecuente su presencia, circunstancia, sin embargo, que no concurre en el caso del demandado, que pretendiendo una actividad no comercial ha inscrito el dominio dentro del nivel superior que, tanto por su concepción originaria, como por su desarrollo posterior, es el más vinculado a la actividad comercial.
Las decisiones de los Panelistas han consagrado de manera constante una vinculación entre el registro y el uso de mala fe, un criterio bien refrendado por los Panelistas de nacionalidad española, de tal manera que no pueden separarse ambos conceptos, puesto que quien registra un dominio de mala fe, difícilmente puede usarlo de buena fe, por lo que considerando acreditada la existencia del registro de mala fe, han de ser igualmente que el uso realizado lo es de esa naturaleza y que, en consecuencia, se entiende producido el tercero de los requisitos del párrafo 4 a) de la Política Uniforme.
8. Decisión
El Panel decide que el demandado ha registrado un dominio idéntico a la denominación que, siendo forma usual del propio nombre del demandante, constituye marca de hecho, sin que exista derecho o interés legítimo alguno a su favor, habiéndose llevado a cabo tanto el registro como el uso del mismo, de mala fe.
Se estima, por consiguiente, la demanda presentada por Jordi Jorge Antonio Labanda Blanco, ordenándose mediante la presente Decisión la transferencia del dominio .
Luis H. de Larramendi
Panelista Único
Fecha: 28 de enero de 2003
Full & Egal Universal Law Academy