Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.
Caso No. D2002-1114
1. Las Partes
Demandante: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A., domiciliada en Madrid, España.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Alejandro Negro Sala, Cuatrecasas Abogados, S.L., Madrid, España.
Demandada: Jamones El Campo, S.L., domiciliada en Bollulos de la Mitación (Sevilla), España. El representante legal es D. Emilio Portes Fernández.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
La entidad registradora de los nombres de dominio es Network Solutions, Inc.
3. Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrónico al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro", el día 4 de diciembre 2002, habiendo sido recibida confirmación en papel el día 5 de diciembre de 2002.
3.2 La demanda fue presentada contra Jamones El Campo, S.L.
Comunicada la demanda por el Centro a la entidad registradora, Network Solutions con fecha 6 de diciembre de 2002, la entidad registradora contestó con fecha 9 de diciembre haciendo constar que el titular registral del nombre de dominio objeto de la demanda era Jamones El Campo, S.L., Mairena del Aljarafe (Sevilla).
3.3 Con fecha 11 de diciembre se comunicaron a la demandante deficiencias de la demanda que fueron corregidas por correo electrónico el 12 de diciembre, con confirmación en papel recibida por el Centro el día 13 de diciembre.
3.4 Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha 16 de diciembre de 2002, a la demandada a la dirección que en la entidad registradora figuraba como contacto administrativo.
En la misma fecha se envió la demanda con su documentación por FedEx a la dirección de la demandada en Mairena del Aljarafe, y también al fax de la demandada.
3.5 Con fecha 18 de diciembre de 2002, la demandada solicitó una extensión del plazo para contestar a la demanda, plazo que se extendió por el Centro hasta el 15 de enero de 2003, por comunicación de fecha 19 de diciembre de 2002.
3.6 Con fecha 14 de enero de 2003, el demandado envió por correo electrónico la contestación de la demanda, con confirmación en papel recibida el 17 de enero.
3.7 El 21 de enero de 2003, se notificó a las partes la designación de un panel compuesto por un solo miembro en la persona de D. Alberto Bercovitz.
4. Antecedentes de hecho.
4.1. La entidad demandante es titular de los nombres de dominio y .
SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. es una entidad perteneciente al Grupo OSBORNE, que viene dedicada entre otras actividades al comercio al por mayor de toda clase de productos alimenticios y bebidas.
En concreto, esta entidad es líder en España, dentro del sector cárnico del cerdo ibérico, donde sus productos no solo son notoriamente conocidos en dicho sector, sino que gozan del máximo respeto y estima por el público consumidor en general.
Es conocido en el mercado que SANCHEZ ROMERO CARVAJAL utiliza la marca "CINCO JOTAS" para distinguir su producto de altísima calidad, así como las marcas "CUATRO JOTAS", "3J", "4J" y "5J", "JJJ", "JJJJ" y "JJJJJ", las cuales también se encuentran registradas como marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
El Grupo OSBORNE ha creado una red de establecimientos centrados en la calidad de los productos del cerdo ibérico, en los cuales se ofrece al público consumidor una gran variedad de platos en los que se incluye como elemento fundamental precisamente el jamón CINCO JOTAS, e incluso la posibilidad de dispensarlo al público consumidor para su consumo fuera del establecimiento, denominados "MESON CINCO JOTAS", pudiendo encontrarse este tipo de establecimientos en distintas provincias españolas, tales como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla o San Sebastián.
La marca "CINCO JOTAS" de la demandante ha devenido notoriamente conocida por el público consumidor, no solo por la calidad del producto, sino por el importante esfuerzo empresarial llevado a cabo para publicitar los productos con esa marca. Así, por lo que respecta al año 2000, la demandada invirtió en publicidad sobre el producto 5 JOTAS la cantidad de 59.271.065 pesetas.
Por lo que se refiere al año 2001, la cantidad invertida de enero a noviembre, asciende a la cifra de 59.266.125 pesetas.
SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. tiene protegida como marca ante la OEPM la denominación "CINCO JOTAS" en diferentes clases del Nomenclátor. Tales marcas son las siguientes:
- Marca Nacional número 787.577 "CINCO JOTAS" para señalar y distinguir productos de la clase 29�, y en concreto carne, pescado, aves y caza� con fecha de prioridad de 24 de abril de 1975.
- Marca Nacional número 787.578 "CINCO JOTAS" para señalar y distinguir productos de la clase 30�, y en concreto café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca�, con fecha de prioridad de 24 de abril de 1975.
- Marca Nacional número 787.579 "CINCO JOTAS" para señalar y distinguir productos de la clase 31�, y en especial productos agrícolas, hortícolas, forestales, etc., siendo su fecha de prioridad de 24 de abril de 1975.
- Marca Nacional número 1.610.219 "CINCO JOTAS" para señalar y distinguir productos de la clase 39�, y en especial para servicios de transporte de productos y mercancías y servicios de almacenaje y depósito de productos y mercancías.
- Marca Nacional número 1.610.220 "CINCO JOTAS" para señalar y distinguir productos de la clase 42� y en concreto, servicios de investigación científica y técnica en el campo de la industria alimentaria y hostelería, con fecha de prioridad de 8 de enero de 1991.
Asímismo, la Demandante es titular de las marcas "5J" y "JJJJJ"; marcas, que al expresarse verbalmente se dicen como "CINCO JOTAS", es decir, exactamente igual al nombre de dominio en disputa.
Marca Nacional n� 1.782.273 "5J" para señalar y distinguir productos de la clase 29� y en concreto carne, pescado, aves y caza�, con fecha de priodidad de 30 de septiembre de 1993.
- Marca Nacional n� 1.782.274 "5J" para señalar y distinguir servicios de la clase 39, y en concreto, servicios de transporte, almacenaje y distribución de todo tipo de productos alimenticios, con fecha de prioridad de 30 de septiembre de 1993.
- Marca n� 899.448 "JJJJJ" para señalar y distinguir productos en clase 29� del Nomenclátor, y en especial: carne, pescado, aves y caza, etc., siendo su fecha de prioridad de 30 de enero de 1979.
- Marca n� 1.325.403 "JJJJJ" para señalar y distinguir productos en clase 30� del Nomenclátor, y en concreto: café, té. Cacao, azúcar, tapioca� con fecha de prioridad de 11 de mayo de 1989.
- Marca n� 1.325.404 "JJJJJ" para señalar y distinguir productos en clase 31� del Nomenclátor.
Además, la demandante es también titular de las marcas siguientes:
- Marca Nacional n� 2.043.522 "MESON CINCO JOTAS" para señalar y distinguir servicios de la clase 36�, y en concreto, servicios de franquicias en arrendamientos, con fecha de prioridad de 7 de agosto de 1996.
- Marca Nacional n� 2.043.523 "MESON CINCO JOTAS" para señalar y distinguir servicios de la clase 42� y en concreto servicios de mesones, restaurantes, cafeterías y bares, con fecha de prioridad de 7 de agosto de 1996.
- Marca Nacional n� 2.043.524 "MESON CINCO JOTAS" para señalar y distinguir servicios de la clase 36�, y en concreto, servicios de franquicias en arrendamientos, con fecha de prioridad de 7 de agosto de 1996.
- Marca Nacional n� 2.043.525 "MESON CINCO JOTAS" para señalar y distinguir servicios de la clase 42�, y en concreto, servicios de mesones, restaurantes, cafeterías y bares, con fecha de prioridad de 7 de agosto de 1996.
- Marca Nacional n� 2.117.119 "DEL MESON CINCO JOTAS" para señalar y distinguir productos de la clase 29� y en concreto, carne, pescado, avez y caza, etc., con fecha de prioridad de prioridad de 2 de octubre de 1997.
- Marca Nacional n� 2.117.120 "DEL MESON CINCO JOTAS" para señalar y distinguir servicios de la clase 39�, y en concreto servicios de distribución de productos alimenticios y bebidas, con fecha de prioridad de 2 de octubre de 1997.
4.2 La Demandada es la entidad Jamones El Campo, S.L., cuyo domicilio está en Bollulos de la Mitación (Sevilla).
El nombre de dominio aparece registrado a nombre de la demandada.
4.3 El panelista ha podido comprobar personalmente que el nombre de dominio está activo en una página web donde se anuncian los productos de chacinería de Jamones El Campo, S.L. En la presentación de la página web aparecen muy destacados los términos EL CAMPO junto a la imagen de un árbol.
5. Alegaciones de las partes
5.1 Demandante
La demandante afirma:
5.1.1 Que las actividades de la demandada contrarias a los derechos de la demandante comenzaron en 1993, cuando la demandante tuvo por primera vez conocimiento de que la sociedad "EL CAMPO EQUIPO DE GESTION, S.L." (antigua denominación social de la demandada) estaba lanzando un oferta de Navidad en la que denominaba a sus jamones: "Jamón Ibérico de Bellota 5J", "Jamón Ibérico de recebo 4J"; "Paleta Ibérica de Bellota 5J" y "Paleta Ibérica de recebo 4J".
Al estimar la demandante que el uso de las expresiones "5J" y "4J" suponía una clara infracción de los derechos prioritarios de sus marcas, procedió a enviar varios requerimientos notariales a la demandada reclamando el cese de la venta de jamones utilizando las marcas 5J y 4J de la demandante, requerimientos a los que la demandada hizo caso omiso. A la demanda se acompañan copias de los requerimientos y de la publicidad de la demandada.
5.1.2 Que en fecha 5 de diciembre de 1995, la demandada solicitó la inscripción de las marcas n� 2.000.453 "EL CAMPO ALIMENTOS SELECTOS LA LAPITA 5J" y n� 2.000.454 "EL CAMPO ALIMENTOS SELECTOS LA LAPITA 4J" para distinguir en la clase 29, entre otros productos, jamones.
Que ante esa situación la demandante se vió obligada a iniciar un procedimiento contra la demandada ante el Juzgado de 1� Instancia de Granada por infracción de derechos marcarios, competencia desleal, así como solicitando la nulidad de solicitudes de marcas n� 2.000.453 y 2.000.454 de la demandada, en las que se incluían las marcas "5J" y "4J" de la demandante.
El Juzgado de 1� Instancia de Granada en sentencia de 21 de diciembre de 1998 estableció que existía una infracción de los derechos marcarios de la demandante al utilizar los signos 4J y 5J, cuya utilización en el tráfico constituía igualmente competencia desleal, por lo que condenó a la cesación a la demandada, declarando además la nulidad de las marcas y sus correspondientes solicitudes, con número de inscripción 2.000.453 y 2.000.454.
Posteriormente, presentada apelación contra dicha sentencia por la demandada, la Audiencia de Granada en sentencia de 19 de septiembre de 2000, ratificó la infracción marcaria, pero no así la nulidad de las marcas n� 2.000.453 y 2.000.454, al entender que no se podía solicitar la nulidad de unas solicitudes de marca que habían sido denegadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en la fecha de la sentencia.
Durante la tramitación del procedimiento civil que acaba de mencionarse la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó en vía administrativa la concesión de las citadas marcas. Posteriormente la demandada apeló esa resolución ante los Tribunales de lo Contencioso-administrativo que le concedieron las marcas citadas al entender el Tribunal que las marcas de la demandante son denominativas, mientras que la demandada son mixtas y además que lo que constituye la totalidad de las marcas de la demandante es sólo una parte de las marcas solicitadas, con lo cual no se produce posibilidad de confusión, ni que se de identidad ni semejanza. La demandante ha interpuesto recurso de casación contra ésta última sentencia de lo contencioso-administrativo.
Además, la demandada ha solicitado el pasado 16 de mayo de 2002, otras cuatro marcas en las que los distintivos característicos son una "J" con una corona y la mención Jabugo real, y debajo 5J. Contra estas solicitudes n� 2.461.279, 2.461.280, 2.461.282 y 2.461.283 ha interpuesto oposición ante la OEPM la entidad demandante.
5.1.3 Que el nombre de dominio es idéntico a las marcas con la denominación CINCO JOTAS de la demandante y que al utilizar en la red la demandada el nombre de dominio está haciendo un uso ilícito de marca ajena, según resulta de lo dispuesto por la actual Ley de Marcas española.
5.1.4 Que CINCO JOTAS es una denominación reconocida en el mercado de los jamones desde la constitución de SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A., siendo ya marca notoria y de gran prestigio en el momento en que la demandada registró el nombre de dominio objeto de la demanda.
Que por el contrario, la demandada no es conocida ni en el mercado presencial ni en el mercado virtual, con la denominación "CINCO JOTAS", "CINCOJOTAS" o "5J". Que la demandada no es titular de ninguna marca registrada bajo la denominación "CINCO JOTAS" o "CINCOJOTAS"; y por lo único que los consumidores pueden ir a su nombre de dominio es porque éste coincide con las denominaciones de las marcas de la demandante.
Que la demandada utiliza en el sitio web "" la denominación "EL CAMPO CUMBRE DEL IBERICO". Por ello no parece que la demandada esté haciendo una actividad comercial relacionada con la marca "CINCO JOTAS".
5.1.5 Que la demandada ha registrado el nombre de dominio con el único propósito de aprovecharse de la reputación ajena, esto es, de su principal competidor, la demandante SANCHEZ ROMERO CARVAJAL.
5.1.6 Que la demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio, ya que evidentemente era conocedora de las denominaciones marcarias "CINCO JOTAS" de la demandante. Y que no parece que ni la existencia de un procedimiento judicial por la utilización ilegítima de esa denominación, ni la existencia de una sentencia firme que le prohibe utilizar el término "5J" fuera óbice para que la demandada registrase el dominio .
Que la demandada ha registrado el dominio para atraer, de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su sitio web, creando un claro riesgo de confusión en los consumidores, ya que éstos la ver la denominación "CINCOJOTAS" entenderán que se trata de los productos de la demandante. Y hay que señalar que la inclusión en el sitio web de la denominación de los datos identificativos de la demandada no es suficiente para evitar dicho riesgo de confusión en los consumidores ni otorga un interés legítimo a la demandada.
5.2 Demandada
La demandada alega:
5.2.1 Que la entidad demandante, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A., formuló demanda ante la Jurisdicción Civil a fin de que la demandada Jamones El Campo, S.L., cesara en la utilización de sus marcas números 2.000.453 "EL CAMPO 5J ALIMENTOS SELECTOS LA LAPITA" (CON GRAFICO) y 2.000.454 "EL CAMPO 4J ALIMENTOS SELECTOS LA LAPITA" (CON GRAFICO) y asímismo éstas fueron anuladas por la Oficina Española de Patentes y Marca, por contravenir sus marcas números 899.447, 899.448, 1.325.403 y 1.325.404 consistentes en el diseño gráfico particular de la secuencia sucesivas de JJJJ y JJJJJ en clases 29 y 30.
En fecha 19 de septiembre de 2000, en el Rollo de Apelación número 353/99 procedente de los autos números 963/96, por la Audiencia Provincial de Granada fue dictada sentencia, por la que se estimó en parte el recurso de apelación formulado por Jamones El Campo, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1� Instancia n� 7 de Granada, declarando la obligación de cesar por parte de Jamones El Campo, S.L. en la utilización de los signos 4J y 5J, si bien declaró la improcedencia de anular las marcas de la titularidad del demandado antes descritas en las que se incluyen los signos 4J y 5J.
5.2.2 Por otro lado, ante la Sección cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (parece que aquí hay un error de la demandada, que se refiere realmente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid) se siguió el Recurso contencioso-administrativo número 1660/97 a fin de que las marcas de la demandada donde se incluyen las denominaciones 4J y 5J fueran inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. En dicho recurso fue parte oponente la demandante Sánchez Romero Carvajal, S.L.
En fecha 25 de julio de 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia por la que estimando el recurso interpuesto por Jamones El Campo, S.L. declara la procedencia de la inscripción en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las marcas de la hoy demandada donde se incluyen las denominaciones 4J y 5J, declarando expresamente que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada en el orden jurisdiccional civil no ha de producir efectos.
La anterior sentencia, con independencia de que la demandante Sánchez Romero Carvajal, S.A. haya formulado recurso de casación, el contenido de la sentencia es ejecutivo, es decir, puede ser cumplida provisionalmente en cualquier momento, de lo que se desprende la facultad de Jamones El Campo, S.L. para poder utilizar sus marcas.
5.2.3 Que tiene que aclarar que la marca "cinco jotas" denominativa y comprensiva de dos palabras "cinco" y "jotas" son denominaciones genéricas que no pueden ser apropiadas en exclusivo beneficio de ninguna entidad, ni tan siquiera la demandante, por estar comprendidas en las prohibiciones que establece la Ley de Marcas. Se trata de dos palabras enunciativas de un número y una letra que ni en sí mismas ni unidas tienen ni fuerza ni virtualidad expresiva. Aceptar tal marca supondría la apropiación en exclusiva de palabras de uso tan común como lo son la letra J y el número 5 que sin ningún género de dudas pertenecen al dominio público.
5.2.4 Que con fecha 7 de diciembre de 1995, para distinguir productos específicos de la clase 29 del nomenclátor internacional, fue solicitada por "Jamones El Campo, S.L." la marca n� 2.000.453, consistente en la marca mixta que figura al folio 10 del expediente administrativo, y que consiste en esencia en la siguiente:
EL CAMPO (Arbol)
A l i m e n t o s s e l e c t o s 5J
LA LAPITA
En la misma fecha anterior, 7 de diciembre de 1995 fue solicitada la marca n� 2.000.454 consistente en la marca mixta que figura al folio 1 del expediente administrativo, y que consiste en esencia en la siguiente:
El CAMPO (Arbol)
A l i m e n t o s s e l e c t o s 4J
LA LAPITA
A fin de delimitar las razones de la procedencia de las inscripciones de las marcas solicitadas por la demandada frente a las marcas oponentes, se ha de partir de la base de que estamos ante la solicitud de dos marcas mixtas compuesta por un elemento denominativo inicial "EL CAMPO" junto a un gráfico consistente en la representación de un árbol "encina", ambos conformando protagonismo y con carácter preponderante del resto de los elementos denominativos como "a l i m e n t o s s e l e c t o s", "LA LAPITA" y las expresiones "4J" o "5J" que figuran envueltas en un círculo, frente a determinadas marcas oponentes, que tienen exclusivamente el carácter de denominativas, tales como "5J" y "CINCO JOTAS". A la vista de lo anterior, y por consistir las marcas solicitadas en marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con adición de formas especiales de representación gráfica, la posible confundibilidad o asociabilidad con las marcas oponentes habrá de determinarse, dilucidando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las denominaciones tanto como a las figuras, dibujos, colores, etc. Por otro lado, habrá de tenerse en cuenta asímismo en la confrontación de las marcas que nos ocupan, que la oposición de marcas en función de términos acusamente genéricos no puede permitir por sí y solo por ello, una apropiación exclusiva y excluyente respecto de otras que compartiendo en parte la denominación, se entienden suficientemente diferenciadas.
5.2.5 Que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 1660/1997 estima el recurso planteado declarando ajustado a derecho el acceso al registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las marcas de la demandada en las que se incluye la expresión 5J.
De todo ello se desprende que Jamones El Campo, S.L. solicitó el registro de su marca en el mes de diciembre de 1995. El 6 de noviembre de 1997, solicita el dominio sobre el nombre resultante de la literalidad de parte de su derecho marcario . Para aquel momento, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. sólo utilizaba como marca la secuencia caprichosa del gráfico JJJJJ. No es sino posteriormente al registro de la demandada, a partir del año 1997, cuando solicita las marcas cinco jotas acompañadas de la palabra mesón, y a partir del año 2002 cuando se empeña en registrar distintas marcas comunitarias, precisamente con el mismo distintivo que tiene registrada la demandada, cinco jotas acompañadas de un 5J introducidas en un círculo formando una marca gráfica. Es precisamente tal actitud la que hace llegar a la demandada a la conclusión de que la demandante efectúa un hostigamiento al buen uso del nombre del dominio de la demandada, utilizando de mala fe la política para intentar privar a la demandada del nombre de dominio registrado del que es titular, y del que en ningún caso por todas las razones anteriormente expuestas tendrá derecho.
5.2.6 Que Jamones el Campo, S.L., tiene el dominio del nombre desde el 6 de noviembre de 1997. Dicho dominio accede directamente a la página web de Jamones El Campo, donde se expresan con claridad y nitidez los datos de la sociedad, domicilio, procedencia de los productos, etc�, hasta tal punto de que es imposible la confusión a asociación con los productos elaborados por la demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de las demandantes y el demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.
6.2 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la política uniforme.
Estos son:
- que el nombre dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las marcas de las demandantes.
La demandante es titular de las marcas con la denominación "CINCO JOTAS" (números 785.577, 785.578, 785.579, 1.610.219 y 1.610.220), así como de las marcas 5J" y "JJJJJ" (números 1.782.273, 1.782.274, 899.448, 1.325.403 y 1.325.404).
Es evidente que el nombre de dominio es idéntico a las marcas con la denominación "CINCO JOTAS" con la única diferencia de suprimir los espacios entre las palabras. Pero es bien sabido que la supresión de espacios es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (vid., por ejemplo, los casos OMPI n� D2000-0098, D2000-0239, D2001-0397, D2001-1479 y D2002-0908).
6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del nombre de dominio.
La demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual que le permita utilizar las marcas "CINCO JOTAS" o aplicarlas o utilizarlas en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la demandante para registrar el nombre de dominio .
6.2.3 La demandada no ha justificado que tenga ningún derecho sobre la denominación CINCOJOTAS que constituye el nombre de dominio registrado por ella.
La demandada ha probado que solicitó y obtuvo la concesión, aunque ésta concesión esté impugnada judicialmente en estos momentos, de las marcas 2.000.453 y 2.000.454. Se trata de marcas mixtas en las que aparecen destacadas las palabras EL CAMPO, junto a la imagen de una encina, debajo la mención "Alimentos selectos", más abajo la expresión LA LAPITA y en el lado derecho dentro de un círculo el signo "5J".
Es obvio que esa marca mixta e integrada de diversos elementos no da derecho a la utilización aislada de un elemento secundario en la misma como es el círculo con la mención "5J". Las marcas en cuestión darán derecho a utilizar conjuntamente los distintos elementos que las integran; pero no aisladamente un elemento que parece marginal. Por ello el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, sección 4�, en la sentencia de 25 de julio de 2001, citada por ambas partes, resuelve conceder el registro de las marcas a pesar de la oposición de las marcas "5J" y "CINCO JOTAS", porque declara que "lo que constituye la totalidad de las marcas obstaculizantes es sólo una parte de las mismas (de las marcas solicitadas), lo cual no conlleva la posibilidad de confusión, ni se da indentidad ni semejanza".
Así pues, la demandada tendrá derecho a utilizar las marcas que se le han concedido, integradas por el conjunto de los elementos que las constituyen. Pero no tiene derecho a utilizar la denominación CINCO JOTAS aislada, que no forma parte de sus marcas (el elemento marginal que aparece en ellas es "5J") y está protegida por diversas marcas de las que es titular la demandante.
La demandada no ha justificado ningún derecho o interés legítimo sobre la denominación CINCOJOTAS que constituye el nombre de dominio registrado.
6.2.4 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
Cuando la demandada solicitó el nombre de dominio el 6 de noviembre de 1997, conocía perfectamente la existencia y vigencia de las marcas de las que es titular la demandante, puesto que ya en 1993 recibió un requerimiento notarial por el uso indebido de las marcas "JJJJ" y "JJJJJ", conocidas como "4 jotas" y "5 jotas", para exigirle que dejara de utilizar en su publicidad los signos "5J" y "4J". Además, en diciembre de 1996 la aquí demandante, como consecuencia de aquel requerimiento, había presentado una demanda judicial contra la aquí demandada por la utilización ilícita de las marcas de la demandante "JJJJJ" y "JJJJ"; demanda que dio lugar a la sentencia del Juzgado de 1� Instancia n� 7 de Granada de fecha 21 de diciembre de 1998, por la que se condenó a la aquí demandada por la violación de las marcas de la actora. Obsérvese que las marcas de la aquí demandante objeto de aquél litigio, esto es "JJJJJ", coinciden totalmente en cuanto a su significado y su expresión verbal con la marca "CINCO JOTAS".
Por lo demás, las marcas con la denominación "CINCO JOTAS" número 787.577, 787.578 y 787.579 habían sido concedidas a la demandante ya en el año 1975.
A ello hay que añadir que las marcas "JJJJJ" o "CINCO JOTAS" eran ya muy notorias como declara expresamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 19 de septiembre de 2000, aportada por ambas partes. En su Fundamento de Derecho segundo se declara "que resulta incontestable que la Entidad demandante (SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A.) goza de amplia notoriedad en la producción y comercialización de productos de chacinería y jamones, entre otros, al igual que sus distintivos y marcas entre los que se encuentran los compuestos por varias letras J según la calidad del producto, marcas, éstas debidamente registradas desde 1979 y que son conocidas y expresadas verbalmente por el número de letras J que en cada caso corresponde".
Así pues, la demandada registró de mala fe el nombre de dominio , puesto que sabía que era la denominación protegida por diversas marcas a favor de una entidad competidora, aquí demandante. Y además eran marcas notoriamente conocidas. Registró la denominación protegida por marcas ajenas en lugar de registrar como nombre de dominio su propia denominación social "EL CAMPO", que es el elemento principal de sus propias marcas y que aparece destacadamente al abrir la página web correspondiente al nombre de dominio .
Carecen de fundamento las alegaciones de que la denominación "CINCO JOTAS" no puede protegerse como marca por ser genérica. Tanto la Ley de Marcas de 1988 (art. 2�, c), como la vigente de 2001 (art. 4, c) admiten expresamente que puedan protegerse como marcas "c) las letras, las cifras y sus combinaciones". El hecho es que, como lo admite la Ley, las marcas con la denominación CINCO JOTAS fueron concedidas y están vigentes. Y no deja de ser significativo que la aquí demandada, cuando fue demandada por violación de las marcas "JJJJJ" y "JJJJ" no planteó reconvención pidiendo la nulidad de esas marcas, cuando es obvio que pudo hacerlo.
El uso que hace la demandada del nombre de dominio es igualmente de mala fe. La vigente Ley de Marcas atribuye al titular de la marca el derecho a prohibir "e) usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio". Ese es el uso que lleva a cabo la aquí demandada.
Y ese uso lo lleva a cabo para ofrecer productos competidores de los de la demandante, productos de chacinería y jamones; productos para los que están también concedidas las marcas CINCO JOTAS.
Es obvio que quien conoce las marcas CINCO JOTAS para jamones y chacinería tratará de acceder a la página web del titular de esas marcas a través del nombre de dominio "CINCOJOTAS". Ello significa que al usar ese nombre de dominio quien no tiene ningún derecho sobre las marcas con esa denominación da lugar a una desviación de clientela, propiciado por la confusión. Porque una vez que el usuario ha accedido a la página web, donde también se le ofrecen jamones y productos de chacinería, pensara que se trata de los productos del titular de las marcas CINCO JOTAS, lo cual no es cierto.
7. Decisión
En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Panel resuelve que la demandante han probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme, que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la demandante.
Alberto Bercovitz
Panelista Unico
Fecha: 4 de febrero de 2003
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