Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Mondial Assistance SAS contre Visiotex S.A.
Litige n° D2003-0107
1. Les parties
Le Requérant est Mondial Assistance SAS, Paris, France, représenté par le Cabinet Dubarry Le Douarin Veil, France.
Le Défendeur est Visiotex S.A., Ft. Lauderdale, Florida, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unite d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Namebay, 30 Boulevard Princesse Charlotte, Principauté de Monaco.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 12 février 2003, par courrier électronique. Le Centre a reçu la plainte sur support papier le 18 février 2003.
Le Centre a accusé réception de la plainte le 12 février 2003.
En date du 12 février 2003, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 14 février 2003.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 19 février 2003, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 mars 2003. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 mars 2003, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.
En date du 25 mars 2003, le Centre a nommé dans le présent litige comme expert unique Anne-Virginie Gaide. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le groupe Mondial Assistance exerce ses activités dans les domaines de l'assistance, de l'assurance voyage et des services aux clients. Selon sa plaquette de communication, le groupe dispose de 37 centres opérationnels dans 28 pays et occupe 6500 salariés. Ses clients se comptent parmi les constructeurs automobiles, les compagnies d'assurance, les tours-opérateurs, les banques ou encore les institutions financières.
Le Requérant est titulaire de divers enregistrements de marques dont les éléments verbaux consistent dans les termes MONDIAL ASSISTANCE. Le Requérant détient notamment les marques suivantes:
- marque MONDIAL ASSISTANCE & logo (V dans un cercle) no. 1 211 409 déposée en France le 30 juin 1982 et enregistrée en relation avec les services des classes 35, 36, 38 et 39 (renouvelée jusqu'au 30 juin 2012);
- marque MONDIAL ASSISTANCE & logo (V dans un cercle) no. 472 340 enregistrée au Registre International le 18 octobre 1982, et renouvelée jusqu'au 18 octobre 2012, en relation avec les services des classes 35, 36, 38 et 39;
- marque "MONDIAL-ASSISTANCE" no. R404 839 enregistrée au Registre International et renouvelée le 21 décembre 1993 jusqu'au 21 décembre 2013, en relation avec les services des classes 36 et 39.
Le nom de domaine a été enregistré le 7 mai 1998, soit postérieurement aux marques susmentionnées.
En date du 21 juillet 2000, comme en atteste un constat d'agent assermenté établi par l'Agence pour la Protection des Programmes à Paris, le nom de domaine était connecté à un site à contenu pornographique, avec textes en anglais et en français. Un bouton "Phone Sex" amenait à une page contenant une liste de numéros de téléphone.
En date du 3 septembre 2002, le conseil du Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur, invoquant la violation des droits à la marque du Requérant et sommant le Défendeur de transférer le nom de domaine au Requérant. La lettre envoyée par courrier a été retournée au Requérant avec la mention "Unknown".
Le nom de domaine n'est plus connecté au site pornographique susmentionné. Selon le dossier du Centre, il menait, en date du 19 février 2003, à une page web dont l'adresse est «/your_domain/main.htm». Cette page contient une image représentant la tête d'un homme tenant des jumelles, avec la mention "Seeking the best? You just find it!"
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue ce qui suit:
- Sur l'identité/similarité du nom de domaine avec une marque sur laquelle le Requérant a des droits
La société Mondial Assistance SAS est titulaire de la marque « MONDIAL ASSISTANCE » déposée, au Luxembourg, en Belgique, au Canada, au Danemark, en France, en Norvège, en Finlande, aux Etats Unis et à l’international dans les classes 16, 35, 37, 39, 41 et 42 pour désigner notamment tout type de produits et services relatifs au métier de l’assurance et du voyage.
La dénomination « MONDIAL ASSISTANCE » est exploitée par le Requérant depuis 1974, à titre de dénomination sociale et depuis 1982 à titre de marque.
Depuis ces 20 dernières années, le Requérant a déployé de nombreux efforts de communication pour faire connaître puis entretenir la notoriété de sa marque auprès d’un large public de sorte que celle-ci peut aujourd’hui être qualifiée de marque notoire au sens des dispositions de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la propriété industrielle.
Au cours de l’année 2000, alors que le Requérant organisait sa stratégie de communication sur Internet - ce pourquoi il procédait à l’étude des noms de domaine disponibles comportant la dénomination « MONDIAL ASSISTANCE » - celui-ci s’est aperçu de l’enregistrement et de l’utilisation par la société Visiotex SA du nom de domaine pour la promotion de contenus pornographiques en français.
Non seulement ce site était accessible via l’adresse « www. » reprenant in extenso la marque « MONDIAL ASSISTANCE » du Requérant mais encore s’inspirait des modalités de présentation du site officiel de Mondial Assistance SAS accessible aux adresses « » et « ».
Dans ces circonstances, un internaute à la recherche de la société Mondial Assistance SAS pouvait facilement accéder par erreur au site pornographique de la société Visiotex SA qu’il pouvait également croire affiliée ou du moins cautionnée par le Requérant.
Depuis lors, la société Visiotex SA a supprimé ses contenus pornographiques mais reste titulaire du nom de domaine dont on ne sait à quels nouveaux contenus il donnera accès.
C’est donc pour faire cesser tous risques évidents de confusion entre la société Mondial Assistance SAS, sa marque « MONDIAL ASSISTANCE » et le nom de domaine et de façon à ne plus être associé aux nouvelles entreprises de la société Visiotex SA que le Requérant - après avoir mis en demeure la société Visiotex SA de lui transférer le nom de domaine par courrier en date du 3 septembre 2002 - a été contraint d’engager la présente procédure.
- sur l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur
La société Visiotex SA n’est titulaire d’aucune marque comportant la dénomination « MONDIAL ASSISTANCE ».
De la même manière, la raison sociale de Visiotex SA est différente de la dénomination « MONDIAL ASSISTANCE », dénomination sous laquelle elle n’est nullement connue.
Dans ces circonstances la société Visiotex SA n’a aucun intérêt légitime à exploiter le nom de domaine .
- sur l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi du nom de domaine
Il est évident que la société Visiotex SA a enregistré le nom de domaine dans le seul but de profiter de la notoriété de la marque du Requérant et ainsi de générer du trafic sur ses sites accessibles à cette adresse.
Tel a été le cas de son site à caractère pornographique longtemps accessible à l’adresse sur lequel figurait notamment toute une liste de numéros de téléphone de charme à accès payant dont on connaît le caractère lucratif de l’exploitation.
Tel, encore sera probablement le cas des prochains contenus qui seront accessibles à cette même adresse.
Dans ces circonstances, c’est bien de mauvaise foi que la société Visiotex SA a enregistré le nom de domaine .
B. Défendeur
Le Défendeur n'a pas soumis de réponse à la plainte et fait par conséquent défaut.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit établir que :
i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, et
iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a obtenu des enregistrements pour la marque "MONDIAL-ASSISTANCE" (avec guillemets et trait d'union) et pour la marque MONDIAL ASSISTANCE & logo (le logo pouvant être décrit comme un V - ou des ailes stylisées - dans un cercle, apparaissant soit à gauche, soit au dessus des éléments verbaux de la marque).
Le nom de domaine reproduit donc à l'identique les mots composant ces marques.
S'agissant de la marque "MONDIAL-ASSISTANCE", le fait qu'elle comporte des guillemets et un trait d'union que l'on ne retrouve pas dans le nom de domaine est sans pertinence. En effet, ces signes typographiques n'ont pour ainsi dire aucune influence sur l'impression d'ensemble produite par la marque, que ce soit au niveau visuel, auditif ou intellectuel. On peut donc admettre que le nom de domaine est identique à cette marque.
S'agissant des marques MONDIAL ASSISTANCE & logo, la présence d'un élément figuratif dans ces marques n'empêche pas de les considérer comme similaires au nom de domaine, au point qu'il en résulte un risque de confusion. La similarité devrait être niée uniquement si l'impression d'ensemble produite par ces marques était complètement dominée par le logo, les éléments verbaux n'étant pas aptes à marquer la mémoire des consommateurs. D'un point de vue intellectuel, s'il est vrai que l'expression MONDIAL ASSISTANCE évoque des services d'assistance rendus au niveau international ou mondial, cette dénomination n'est pas dénuée de fantaisie, puisqu'elle combine un adjectif au masculin avec un nom féminin. Elle présente donc une certaine force distinctive. Par ailleurs, sur le plan visuel, le logo n'apparaît pas comme prépondérant par rapport aux éléments verbaux des marques, car son graphisme est relativement simple, et il occupe nettement moins d'espace que les mots MONDIAL ASSISTANCE (ce cas se distingue par là du Litige OMPI D2001-0964 Cream Holding Ltd v. National Internet Source, Inc., concernant le nom de domaine , dans lequel l'élément figuratif de la marque CREAM & logo, en forme d'hélice, a été jugé comme prépondérant par rapport au mot descriptif CREAM). La Commission considère par conséquent que le nom de domaine est similaire aux marques MONDIAL ASSISTANCE & logo au point de prêter à confusion.
B. Droits ou intérêts légitimes
La page web à laquelle le nom de domaine est connecté ne contient pas les termes MONDIAL ASSISTANCE. Quant au site pornographique dont le contenu a été établi par constat du 21 juillet 2000, il comportait ces termes dans son titre ("bienvenue sur www.M"), et dans les adresses e-mail pouvant être utilisées par les internautes pour contacter les responsables du site (sales@ et hotesse@). Il n'apparaît toutefois pas que le Défendeur offrait depuis ce site des services d'assistance quelconques (la vente de cassettes vidéo pornographiques et la communication de numéros de téléphone "roses" ne constituant pas une "assistance" au sens habituel de ce terme).
La dénomination MONDIAL ASSISTANCE ne correspond par ailleurs pas à la raison sociale du Défendeur, qui ne paraît donc pas être connu sous ce nom.
En l'absence d'éléments qui permettraient de reconnaître un intérêt légitime du Défendeur, la Commission déduit du défaut du Défendeur, comme le lui permet le paragraphe 14(b) des Règles d'application, que celui-ci n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour que l'on puisse admettre qu'un nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi, il faut au préalable déterminer si le Défendeur devait connaître la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine, de sorte que le choix du nom de domaine ne peut apparaître comme une coïncidence. La proximité des régions géographiques où les parties sont établies, leurs éventuelles relations, de même que le caractère fantaisiste de la marque et sa notoriété apparaissent comme des éléments pertinents à cet égard.
En l'espèce, le Défendeur semble être une entité établie aux U.S.A., alors que le Requérant a son siège en France. Les parties ne paraissent pas avoir été en relation avant l'enregistrement du nom de domaine. Cela dit, le Requérant a déclaré - et cela n'a pas été contesté - que sa marque était notoire. Il ressort encore de sa plaquette de communication que le groupe Mondial Assistance est présent dans de nombreux pays, dont les U.S.A. Par ailleurs, le site pornographique du Défendeur, dans sa version de juillet 2000, était rédigé en anglais et en français, ce qui donne à penser que les responsables de ce site avaient des liens avec la France. Enfin, même si le caractère fantaisiste de la combinaison des termes "mondial" et "assistance" est plutôt faible, cette combinaison est néanmoins inusuelle en français. Au vu de toutes ces circonstances, la Commission conclut que le Défendeur connaissait vraisemblablement la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine.
Selon le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, il faut admettre qu'un nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi lorsque le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d'Internet sur un site lui appartenant, en créant un probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou des produits ou services qui y sont proposés.
En utilisant le nom de domaine en relation avec un site pornographique sur lequel il était apparemment possible de commander des cassettes de type "X" et d'obtenir des numéros de téléphone en vue de conversations très certainement payantes, le Défendeur a manifestement tenté d'attirer sur son site, dans le but de se procurer un gain financier, des consommateurs à la recherche du site officiel du Requérant ou à tout le moins d'un site consacré aux services du Requérant. Le fait que les consommateurs aient pu se rendre compte rapidement, en découvrant le contenu du site, que celui-ci n'était vraisemblablement pas exploité ou cautionné par le Requérant ne conduit pas à nier la probabilité de confusion. Il suffit en effet que les consommateurs soient induits en erreur au moment où ils entrent le nom de domaine dans leur navigateur, s'attendant à trouver un site lié au titulaire de la marque. Il est autrement dit suffisant, pour admettre l'usage de mauvaise foi, que les consommateurs soient trompés par le nom de domaine; il n'est pas nécessaire qu'il soient trompés également par le contenu du site auquel le nom de domaine est connecté. La Commission rejoint, sur ce point, les commissions qui ont admis l'usage de mauvaise foi en cas de création par le défendeur d'une "confusion d'intérêt initial", en anglais "initial interest confusion" (voir Litige OMPI D2001-1341 Autosales Incorporated v. Don Terrill, Litige OMPI D2002-0514 Washington Magazine, Inc. v. dannyBoy, Inc., Litige OMPI D2002-0647 Microsoft Corporation v. MSNetworks, Litige OMPI D2002-1128 Sony Ericsson Mobile Communications International AB et al. v. Party Night Inc.).
Il est vrai qu'aux dires du Requérant lui-même, le nom de domaine n'était plus connecté audit site pornographique au moment du dépôt de la plainte. Selon le dossier du Centre, il apparaît que le nom de domaine menait, en date du 19 février 2003, à une page web contenant une image d'une personne tenant des jumelles avec la légende "Seeking the best? You just find it!". La Commission n'est pas en mesure de déterminer si le Défendeur tire un gain financier de cette connexion et si par conséquent cet usage tombe sous le coup du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Il se pose dès lors la question de savoir jusqu'à quel moment l'usage de mauvaise foi exigé par les Principes directeurs doit durer. La Commission fait sien à cet égard le raisonnement adopté dans le Litige OMPI D2000-1679 Playboy Enterprises International Inc. v. Victoriano Moreno Martin, selon lequel il serait absurde d'exiger la poursuite de l'usage litigieux après que le titulaire de la marque a contacté le défendeur pour protester. En effet, il suffirait alors au défendeur de cesser l'usage incriminé et de laisser le nom de domaine inactif pour se soustraire à une décision de transfert en cas de dépôt de plainte par le titulaire. Ainsi, lorsque le titulaire a manifesté son désaccord au défendeur, l'informant ainsi de l'existence d'un litige, on ne saurait exiger que l'usage de mauvaise foi existe encore au moment du dépôt de la plainte (voir aussi Litige OMPI 2000-0021, The Ingersoll-Rand Co v. Frank Gully d/b/a Advcomren). En revanche, il est plus difficile de décider si la condition d'un usage de mauvaise foi peut être considérée comme satisfaite lorsque le défendeur utilise d'abord le nom de domaine de mauvaise foi puis, spontanément (c'est-à-dire avant une quelconque communication de la part du titulaire), cesse cet usage. Selon la Commission, il faut examiner dans cette hypothèse si le nouvel usage du nom de domaine permet au défendeur de se prévaloir d'un intérêt légitime, par exemple parce qu'il s'agit d'un usage non commercial loyal. Si tel est le cas (cela devrait toutefois être rare), la condition de l'usage de mauvaise foi ne serait pas remplie.
En l'espèce, la Commission n'est pas en mesure de déterminer si la connexion au site pornographique a cessé avant ou après l'envoi de la lettre de mise en demeure du Requérant. Cela dit, à supposer que le Défendeur ait cessé cet usage avant d'avoir eu connaissance de l'opposition du Requérant, le nouvel usage du nom de domaine ne permet pas de déceler un quelconque intérêt légitime du Défendeur sur les termes MONDIAL ASSISTANCE. Le nom de domaine est simplement connecté à un site web sur lequel n'apparaissent pas les termes MONDIAL ASSISTANCE, et qui ne présente pas de rapport avec le Requérant, ses activités ou ses services. A cela s'ajoute le fait que le Défendeur n'a pas répondu à la plainte. La Commission en déduit, conformément au paragraphe 14(b) des Règles d'application, que le Défendeur n'a pas d'intérêt légitime à invoquer en relation avec ce nouvel usage.
Dans ces circonstances, la Commission conclut que l'exigence d'un enregistrement et d'un usage de mauvaise foi du nom de domaine est satisfaite.
7. Décision
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission ordonne que le nom de domaine soit transféré au Requérant.
Anne-Virginie Gaide
Expert Unique
Le 8 avril 2003
Full & Egal Universal Law Academy