Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
COBEGA, S.A. v. EAGERBIZ, S.L.
Caso No. D2003-0375
1. Las Partes
La Demandante en este procedimiento es la sociedad COBEGA, S.A., representada por D. Manuel Moreno-Torres, con domicilio social en la Rambla Guipúscoa, n. 163-175, 08020 Barcelona (España).
La Demandada es la sociedad EAGERBIZ, S.L., representada por su administrador solidario D. Francisco Ocón Carreras, con domicilio social en Mas de Gaminde, n. 45, oficina 8, 35006 Las Palmas (España).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es la entidad "IHOLDINGS.COM, INC" (13205 SW 137 th Ave, Suite 133, Miami, FL 33186).
3. Iter Procedimental
El 15 de mayo de 2003, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió, por correo electrónico, una demanda presentada por la sociedad COBEGA. S.A. en virtud de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Nombres y Números de Internet (ICANN), el día 24 de octubre de 1999 (en adelante "la Política"); el Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (en adelante "el Reglamento"); y el Reglamento adicional de la OMPI relativo a la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio. En dicha demanda se indica como nombre de dominio objeto de la controversia el dominio , y se identifica como Demandado a la sociedad EAGERBIZ, S.L. con sede en Las Palmas de Gran Canaria (España).
El 16 de mayo de 2003, el Centro, por medio de correo electrónico, acusa recibo de la demanda. En la misma fecha el Centro comunica al registrador la presentación de la demanda, solicitándole una serie de datos a efectos de proceder a la verificación registral, datos que le son proporcionados por el registrador ese mismo día.
El 19 de mayo de 2003, el Centro recibe la versión documental de la demanda y el 22 de mayo de 2003, notifica la demanda al Demandado, iniciándose formalmente el procedimiento administrativo. El 10 de junio de 2003, el Demandado presenta ante el Centro la contestación a la demanda, acusándose recibo de la misma por parte del Centro el 18 de junio de 2003. El 2 de julio de 2003, el Centro notifica a las partes el nombramiento, como experto único, de D. Ángel García Vidal.
Idioma del procedimiento: El Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la vista de esta petición, así como de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento están domiciliadas en España y la mayoría de las comunicaciones que el Centro les ha dirigido se han realizado en español), este Grupo de Expertos, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.
El Grupo de Expertos no dispuso prórrogas ni dictó órdenes de procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:
COBEGA, S.A. es una sociedad mercantil dedicada a la fabricación y comercialización de todo tipo de bebidas, extractos y productos alimenticios y de sus ingredientes y, en particular, de los productos comercializados bajo las marcas propiedad de The Coca-Cola Company. COBEGA, S.A. es titular de los siguientes signos distintivos españoles registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas, constituidos por la denominación "COBEGA, S.A.":
a) Marca nº 248.840, registrada para bebidas carbónicas, bebidas refrescantes, bebidas gaseosas y granulados refrescantes (Clase 32 del Nomenclátor internacional del Arreglo de Niza), solicitada el 5 de julio de 1951 y en vigor desde entonces, en virtud de las sucesivas renovaciones. La última renovación se concedió hasta el 5 de julio del 2011.
b) Nombre comercial nº 27.893, registrado para distinguir las transacciones mercantiles de un negocio dedicado a la fabricación y venta de toda clase de bebidas carbónicas, jarabes, horchatas, jugos y zumos de frutas, extractos de vegetales y conservas, solicitado el 5 de julio de 1951 y en vigor desde entonces, en virtud de las sucesivas renovaciones. La última renovación se concedió hasta el 5 de julio de 2011.
El actual titular del nombre de dominio es la sociedad EAGERBIZ, S.L., que tiene por objeto social la prestación de servicios a través de Internet a particulares y empresas, el diseño y puesta en servicio de páginas web y la compra, venta y cesión de nombres de dominio de Internet. El citado nombre de dominio fue registrado ante el registrador IHOLDINGS.COM, INC, constando en el acuerdo de registro del nombre de dominio la sujeción de disputas como la presente a la Política Uniforme de la ICANN.
EAGERBIZ, S.L. utiliza el nombre de dominio en la dirección URL de una página web en la que se indica que el dominio está en venta y se incluye un hiperenlace al sitio web de EAGERBIZ (""), un sitio de venta, cesión o alquiler de nombres de dominio. Existe un acta notarial de 8 de mayo de 2003, en la que se da fe de esta circunstancia.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La parte Demandante alega, básicamente, los siguientes extremos:
- El nombre de dominio es idéntico hasta el punto de crear confusión respecto de la marca y el nombre comercial "cobega" sobre los que el Demandante posee derechos; sin que la adición del sufijo ".com" aporte carácter distintivo y evite la confusión, y sin que sea relevante tampoco el hecho de que la marca y el nombre comercial de la Demandante incorporen las siglas "S.A.", pues al tratarse del indicativo del tipo societario y carecer de carácter distintivo, no debe ser tenido en cuenta a la hora de comparar los signos sobre los cuales tiene derechos la Demandante y el nombre de dominio controvertido.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la demanda, pues ni utiliza ni ha utilizado en el pasado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sin que tampoco exista indicio alguno de que lo fuera a realizar en el futuro. En este sentido, entiende el Demandante que no puede considerarse una oferta de buena fe la oferta pública de nombres de dominio que realiza el Demandado. Asimismo, alega la Demandante que no le consta que el Demandado haya sido conocido por el nombre de dominio "cobega", ni que el Demandado haya mantenido relaciones comerciales, laborales o profesionales con el Demandante. Finalmente, entiende el Demandante que el Demandado hace un uso ilegítimo del nombre de dominio, al aprovecharse de la marca "cobega", ya que al introducir directamente en el navegador el nombre de dominio se dirige al usuario al negocio de venta de nombres de dominio que gestiona el Demandado, con el consiguiente logro de nuevos "internautas-consumidores" que probablemente nunca hayan oído hablar de la sociedad demandada.
- El Demandado ha registrado y utilizado los nombres de dominio de mala fe. Fundamenta la Demandante esta afirmación en el hecho de que desde la fecha del registro del nombre de dominio éste ha permanecido completamente inactivo, carente de cualquier actividad comercial o de otro tipo, a salvo la intención de vender el propio nombre de dominio. Asimismo, sostiene la Demandante que al tener el Demandante y el Demandado intereses en las Islas Canarias (España), ambos son conocedores de la fuerza y reconocimiento de la marca "COBEGA, S.A." en la zona, de modo que la Demandante aparecería como único y más probable comprador del nombre de dominio objeto del presente procedimiento administrativo. De igual forma, afirma el Demandante que la sociedad demandada actúa de mala fe al perseguir un beneficio económico a costa del prestigio y de la notoriedad del Demandante; y al impedir que el Demandante ostente como nombre de dominio la marca de la que es titular.
Por todo ello la parte Demandante solicita al Grupo de expertos que dicte una resolución en la que se ordene que le sea transferido el nombre de dominio objeto de la controversia.
B. Demandado
En su extensa contestación a la demanda la parte demandada alega, fundamentalmente, las siguientes circunstancias:
- Reconoce en primer lugar el Demandado, que el Demandante es titular de la marca y nombre comercial constituidos por el signo "COBEGA, S.A.", pero sostiene que el Demandante no acredita la comercialización de productos ni de servicios bajo la marca COBEGA, sino que tal nombre es el anagrama de su razón social original. Asimismo, indica la parte demandada que existen otros dominios territoriales que comparten el nombre COBEGA, como , donde se anuncian viviendas prefabricadas, o , perteneciente a una agencia de relaciones públicas. Y a juicio de la demandada no se aprecia razón alguna por la que el Demandante, titular del dominio , tenga un mayor derecho que los anteriores para reclamar el uso del dominio genérico .
- El Demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro. En este sentido, el Demandado mantiene que son falsas las afirmaciones del Demandante según las cuales al introducir directamente en el navegador el nombre de dominio se dirige al negocio de venta de nombres de dominio que gestiona el Demandado con el consiguiente aprovechamiento de la reputación ajena. A juicio del Demandado al introducir directamente en el navegador el nombre de dominio en litigio se accede a una página web en la que se informa que el dominio está en venta y se ofrece la oportunidad de entrar, voluntariamente y mediando acción, en el sitio de EAGERBIZ, S.L., donde se puede adquirir ese dominio y miles de dominios más. En esta misma línea afirma el Demandado que el Demandante demuestra un total desconocimiento del sector del mercado de reventa de dominios ya creados, porque pretende deducir que, por entrar en las páginas de EAGERBIZ, un internauta se va a sentir tentado de adquirir dominios. Finalmente, y para demostrar que tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en litigio, el Demandado hace notar que en ningún lugar de las páginas a las que conduce el dominio "www." y sus enlaces se hace referencia a bebidas gaseosas, viviendas prefabricadas, relaciones públicas u organización de congresos ni a ningún sector concreto de actividad.
- El Demandado mantiene que no ha registrado el dominio de mala fe, y todo ello por no entrar en ninguno de los supuestos que recoge la Política en su párrafo 4.a) iii); alega el principio de presunción de inocencia, el principio de que la carga de la prueba le corresponde al Demandante, y la necesidad de que las pruebas sean objetivas y adecuadas, y no opiniones o juicios de valor. Asimismo y en respuesta a las alegaciones del Demandante, afirma la parte demandada que el nombre de dominio no ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al Demandante o a un competidor del Demandante por un valor cierto que supera los costos diversos del Demandado relacionados directamente con el nombre de dominio. De hecho, sostiene el Demandado que el Demandante no aporta prueba alguna sobre las intenciones del Demandado al registrar el dominio, y deja constancia igualmente el Demandado de que otras entidades pueden estar interesadas en el dominio, con idénticos derechos que los esgrimidos por el Demandante, quien no puede alegar que en momento alguno le haya sido ofrecido el dominio por parte del Demandado ni por tercero alguno.
Por otra parte, en la contestación a la demanda se hace constar que el Demandante y el Demandado no compiten entre sí y que el nombre de dominio no ha sido registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante. Reconoce el Demandado que ambas partes tienen intereses en las Islas Canarias, pero mantiene que éste es un hecho circunstancial que pasa desapercibido para una persona no experta que visite la página "www.", donde no existe ningún tipo de identificación geográfica y cuyos textos están íntegramente en inglés. Asimismo deja constancia de que el domicilio social del Demandante no está en las Islas Canarias y de la limitada presencia de la Demandante en la guía telefónica y en las páginas amarillas de Las Palmas de Gran Canaria.
También afirma el Demandado que no se alega ni se acredita que se haya registrado el nombre de dominio en litigio con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante, por lo que invoca la presunción de inocencia.
Niega igualmente la parte demandada que al ofrecer la venta del dominio persiga un beneficio económico a costa del prestigio y notoriedad del titular de la marca COBEGA, argumentando que la referida marca resulta totalmente desconocida para el público español en general, así como para el internacional, porque el Demandante no utiliza el signo "COBEGA,S.A." como marca, sino que en su publicidad usa como reclamo la marca COCA-COLA.
A efectos de demostrar que no ha registrado el nombre de dominio de mala fe, el Demandado también alega que no lo ha registrado con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado, de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio web del Demandado o en su sitio en línea. Mantiene el Demandado que en la página web incluida bajo el dominio no se engaña a nadie y si alguien accede a ella queriendo acudir a las páginas de , o se dará inmediatamente cuenta del error y si no quiere comprar dominios podrá salir de la página, sin entrar al sitio de venta de dominios, para lo cual debería hacer click en un banner.
Finalmente, hace notar el Demandado que en ningún momento ha ocultado su identidad, constando sus datos en la base de datos Whois, y contestando a todas las comunicaciones que le fueron dirigidas.
Por todas estas razones la parte demandada solicita al Grupo de expertos que rechace la petición de la Demandante. Pero además, solicita al Grupo de expertos que declare que el Demandante ha presentado la demanda de mala fe. El Demandado fundamenta esta petición en los siguientes extremos: a) el Demandante presenta al Demandado como ilocalizable o de difícil localización cuando todos sus datos se ofrecen de manera pública en la base Whois y cuando contesta a todas las comunicaciones que se le dirigen; b) el Demandante nunca se puso en contacto con el Demandado para preguntarle el precio solicitado por el dominio y sin comunicarle sus derechos sobre el nombre por si hay posibilidad de acuerdo; c) el Demandante no aporta ni una sola prueba que inculpe al Demandado; d) las resoluciones de grupos de expertos citadas en la demanda no presentan analogías claras con el presente litigio; e) el Demandante pretende usurpar el dominio , sin tener un ámbito de actuación en todo el territorio nacional español y f) la Demandante miente cuando afirma que bajo el dominio se dirige al negocio de ventas de nombres de dominio.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 15 a) del Reglamento de la Política de la ICANN, el Grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política y el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Este Grupo de expertos quiere dejar expresa constancia de que la presente resolución se dicta de acuerdo con la Política y el Reglamento de la ICANN, sin que la decisión adoptada prejuzgue en modo alguno la solución de esta controversia de conformidad con la legislación española de marcas, pues los presupuestos exigidos en dicha legislación para que exista una infracción del derecho de exclusiva sobre una marca son muy diferentes a los que se fijan en la Política de la ICANN.
Según el apartado 4 a) de la Política, la solicitud del Demandante sólo prosperará cuando se cumplan las siguientes condiciones, cuya prueba corresponde al Demandante:
- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito del párrafo 4 a) de la Política se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la parte Demandante es titular registral de una marca española denominativa compuesta por el signo "COBEGA, S.A.", así como de un nombre comercial registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, formado por el mismo signo. La titularidad de la marca registrada permite dar por cumplido el primero de los presupuestos fijado en el párrafo 4.1 a) de la Política, sin necesidad de entrar en el debate de si los nombres comerciales pueden ser invocados en el procedimiento administrativo regulado por la Política de la ICANN.
En este punto, debe afirmarse -en atención a la alegación de la demandada-, que es absolutamente indiferente la existencia de otros sujetos que ostenten la titularidad de otras marcas u otro tipo de derechos sobre el signo "COBEGA" en otros ámbitos territoriales diferentes al español. Si estas personas son titulares de una marca podrían iniciar igualmente un procedimiento administrativo de la ICANN, y se cumpliría la primera de las condiciones del párrafo 4 a) de la Política. Pero esto no obstaculiza que la sociedad "COBEGA, S.A." haga lo propio invocando su marca española.
Igualmente, y en respuesta a la alegación de la demandada según la cual el Demandante no utilizaría su marca en el tráfico económico, debe hacer constar que no es necesario entrar a valorar esta circunstancia, pues la Política de la ICANN sólo exige que el Demandante tenga derechos sobre una marca. Y aun cuando la legislación española de marcas dispone que la falta de uso de una marca por un período ininterrumpido de cinco años como tal marca puede dar lugar a su caducidad, ha quedado debidamente probado que la sociedad "COBEGA, S.A." ha obtenido la renovación de su marca en 2001, sin que conste la declaración de caducidad de dicha marca.
Así las cosas, este Grupo de expertos considera que existe una clara semejanza entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante "COBEGA, S.A.". La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, la identidad o semejanza entre las marcas y los nombres de dominio debe apreciarse atendiendo a los elementos que gozan de una mayor fuerza distintiva. Y en el presente caso es claro que la abreviatura "S.A." que figura al final de la marca "COBEGA, S.A." carece de fuerza distintiva, pues las indicaciones de forma social no tienen carácter distintivo, tal como se ha mantenido en numerosísimas sentencias del Tribunal Supremo español (vid. por ejemplo, la sentencia de 7 de mayo de 1993 o la sentencia de 26 de febrero de 1997), así como en varias resoluciones de grupos de expertos en el procedimiento de la ICANN (vid., por ejemplo, caso OMPI No. D2000-1341, Banca March, S.A. v. D). Pues bien, de acuerdo con estos criterios, existe una clara semejanza, susceptible de inducir a confusión, entre el nombre de dominio y la marca "COBEGA, S.A.".
Sobre la base de estos presupuestos, el Grupo de expertos considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política para que prospere la demanda.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que prospere la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es ciertamente complicado, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas resoluciones de grupos de expertos como las de los casos OMPI Nº D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-N, o Nº D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4 c) de la Política.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes (caso OMPI No. D2000-0079, Motorola, Inc. V. NewGate Internet, Inc.
Pues bien, el Demandante deja constancia en su demanda de que el Demandado no utiliza ni ha utilizado en el pasado el nombre de dominio en litigio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sin que existan indicios de que lo vaya a realizar en el futuro; y tampoco ha sido conocido el Demandado por el nombre de dominio . Finalmente, el Demandante presenta como prueba de la ausencia de intereses legítimos del Demandado, el uso ilegítimo y el aprovechamiento de la marca "COBEGA, S.A", pues al introducir directamente en el navegador el nombre de dominio se reconduce al internauta al negocio de venta de nombres de dominio que gestiona el Demandado.
A juicio de este Grupo de expertos el Demandante ha probado, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, de modo que hay que analizar si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla.
De hecho, hay que tener en cuenta que en varias resoluciones de grupos de expertos se ha establecido que la oferta de venta al público del nombre de dominio es un indicio importante de la existencia de falta de interés legítimo sobre el mismo (vid., por ejemplo, la resolución del caso OMPI No. D2000-1018, Caspro, S.A. v. Don Juan Palacio Bañeres).
Pues bien, el Demandado se limita a afirmar en la contestación a la demanda que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca "COBEGA, S.A." con ánimo de lucro; ocupándose de demostrar que al introducir directamente en el navegador el nombre de dominio no se dirige a los usuarios de Internet al negocio de venta de nombres de dominio que gestiona el Demandado. Ahora bien, con relación a esta alegación, hay que tener en cuenta que aun cuando no se dirija directamente al negocio de venta de nombres de dominio, es innegable que esa desviación se realiza indirectamente, introduciendo en la página web ubicada bajo el dominio un banner con un enlace al sitio principal de la demandada.
No obstante, con independencia de que exista o no desviación, y de que ésta se realice de manera equívoca, hay que tener en cuenta que bajo el nombre de dominio el Demandado sólo ofrece la venta de dicho dominio. Y en la contestación a la demanda el Demandado sostiene que se dedica al registro y venta de dominios genéricos, acrónimos y acrónimos de genéricos, de tres, cuatro, cinco y seis letras, y posteriormente afirma que "cobega" es el anagrama de "Compañía de Bebidas Gaseosas". Pues bien, el registro como nombre de dominio de términos genéricos o de sus acrónimos, con la mera intención de revenderlos y sin la existencia demostrable de planes para otro tipo de uso de buena fe no es suficiente para probar la existencia de un legítimo interés sobre el nombre de dominio, tal como se ha afirmado en resoluciones como la de los casos OMPI D2000-0186, LIBRO AG v. NA Global Link Limited, o D2000-0508, shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendungen mbH v. Christian Rommel.
Cabe concluir, por tanto, que también concurre el segundo de los requisitos exigidos en el párrafo 4 a) de la Política para que prospere la demanda.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio. Así se deriva claramente de la dicción literal de los apartados a-iii) y b) del párrafo 4 de la Política, y así lo resaltan varias decisiones de grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las resoluciones dictadas por un grupo de expertos designado por el Centro de Arbitraje y Mediación en aplicación de la Política de la ICANN: caso OMPI No. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. V. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboración de la Política de la ICANN confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilización del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.
La mala fe a la hora de registrar y de usar los nombres de dominio disputados ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Pero basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resolución del caso OMPI No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la resolución del caso OMPI No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero).
Registro de mala fe
El párrafo 4 b) de la Política se encarga de precisar algunas circunstancias cuya manifestación constituirá "la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio". La primera de estas circunstancias es que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio. El Demandado se encarga de demostrar que no se cumplen las condiciones de esta primera presunción, pues de hecho no consta la realización de oferta alguna al Demandante o a sus competidores.
Ahora bien, admitiendo que efectivamente no se constatan los extremos que integran la presunción del párrafo 4 b) i) de la Política, hay que tener en cuenta que el listado de circunstancias determinantes del registro y uso de mala fe del nombre de dominio contenido en el párrafo 4 b) de la Política no es exhaustivo, y por ello se pueden tomar en consideración otros factores como indicios de la presencia de la mala fe.
En este sentido, hay que afirmar que la inclusión bajo un nombre de dominio de una página web en la que simplemente se anuncia su venta, indicando los datos para ponerse en contacto con el titular del dominio, constituye una oferta de venta del nombre de dominio (vid. caso OMPI No. D2002-0083, Federated Western Properties, Inc v. Mr. Faton Brezika aka "Its Maharagu" and "Its Me Pr"). Y el simple hecho de registrar el nombre de dominio y posteriormente ofrecer su venta al público ha sido considerado por numerosas resoluciones de grupos de expertos como un indicio de la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio. (Vid. caso OMPI No. D2000-1018, Caspro, S.A. v. Don Juan Palacio Bañeres; y caso OMPI No. D2000-0001, Robert Ellenbogen v. Mike Pearson). Es cierto que el Demandado no ha ofrecido directamente la venta del nombre de dominio al Demandante, ni a un competidor del mismo, pero la oferta al público representa no obstante un indicio de la mala fe del Demandado. De hecho, si el Demandado se dedica a la venta de nombres de dominio, es lógico suponer que ese venta se realizará por una cantidad superior a los costes de registro, pues de lo contrario la venta de los dominios no sería lucrativa y cabría calificar la actividad de la demandada como ociosa (Vid. en este mismo sentido la resolución del caso OMPI No. D2002-0715, "Servired, S.C. c Felix Loureiro (Hispaseguridad)", o la resolución del caso OMPI No. D2000-1204, MSNBC Cable LLC v. T)
En relación con la presunta mala fe al registrar un nombre de dominio y ofrecer su venta al público existen dos tendencias diferentes en las resoluciones de los grupos de expertos. En varias resoluciones se afirma que siempre que se registre un nombre de dominio para ofrecer su venta al público existe un indicio de registro y uso del nombre de dominio de mala fe, y esta presunción no podría ser desvirtuada ni tan siquiera aunque el Demandado pruebe que en el momento de registrar el nombre de dominio desconocía que éste coincidía o era semejante a una marca de un tercero. Este es el planteamiento, por ejemplo, de la resolución del caso eResolution AF-0222 Everything for a dollar Store (Canada) Inc v. SheriBown, en la que se afirma que el sujeto que registra este tipo de nombres de dominio asume el riesgo de perderlos si coinciden con marcas ajenas. E igual planteamiento se realiza en otras resoluciones dictadas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, como las de los casos OMPI No. D2000-1551, "Ticketmaster Corporation v. Spider Web Design, Inc" y No. D2002-0005, United Artists Theatre Circuit, Inc. v. Domains for Sale, Inc, según las cuales no es legítimo y leal registrar un nombre de dominio y ofrecer su venta al público cuando el dominio es idéntico o similar a una marca ajena y no se cuenta con el consentimiento del titular de dicha marca. Así pues, de acuerdo con esta doctrina, en el presente caso se cumpliría el requisito del registro de mala fe del nombre de dominio.
Frente a la tesis que se acaba de referir, otras resoluciones entienden que sólo existe mala fe al registrar un nombre de dominio para posteriormente ofrecerlo al público cuando el registro del nombre de dominio ha tenido lugar con conocimiento de la existencia de la marca anterior. Este es el caso, por ejemplo, de las resoluciones de los casos OMPI Nº D2000-1018, Caspro, S.A. v. D. Juan Palacio Bañeres; No. D2001-0051, Yahoo! Inc. v. Yahoo-Asian Company Limited; o caso NAF FA96333, Koala Web Design v. Patricia Rodrigues d/b/a Koala Web Design; caso NAF FA 94956, Sportsoft Golf, Inc. V. Hale Irwin’s Golfers’ Passport.Y esta es a nuestro juicio la interpretación adecuada, pues de lo contrario se realizaría una lectura de la Política alejada de la inspiración restrictiva que presidió su elaboración.
Pues bien, a juicio de este Grupo de expertos la sociedad "COBEGA, S.A." ha aportado indicios suficientes de la mala fe del Demandado, pues el Demandado tiene su domicilio social en las Islas Canarias, uno de los lugares de actividad del Demandante, de modo que no es descabellado pensar que el registro del dominio podía tener por intención la venta del mismo a la sociedad Demandante "COBEGA, S.A.". Así pues, de acuerdo con numerosas resoluciones de grupos de expertos, le correspondía al Demandado probar o por lo menos dar indicios razonables de su buena fe a la hora de elegir ese nombre de dominio y no otro (por ejemplo, alegando y probando qie escogió el signo registrado como nombre de dominio porque coincidía con un signo sobre el cual tenía derechos, o que se trataba de un signo genérico, etc.). El Demandado afirma en la contestación a la demanda que se dedica al registro y venta de dominios genéricos, acrónimos y acrónimos de genéricos, de tres, cuatro, cinco y seis letras, y posteriormente afirma que el término "cobega" es el anagrama de "Compañía de Bebidas Gaseosas". Afirma también el Demandado que registró el dominio a petición de un cliente porque el dominio se encontraba disponible para el registro de cualquier persona o entidad, y que el dominio se ha puesto en venta, porque su poseedor no desea darle un destino propio por el momento, estando dispuesto a venderlo a precio de mercado. Sin embargo, a juicio de este Grupo de expertos los argumentos del Demandado no son suficientes; sin que el Demandado haya probado tampoco su intención de usar el dominio con relación a una oferta de bienes o servicios de buena fe.
En definitiva, a juicio de este Grupo de expertos el Demandante no ha disipado las dudas planteadas en torno a su mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio , como debiera haber hecho después de que el Demandante haya dejado establecido que prima facie existe o puede existir esa mala fe. A la vista de todas estas circunstancias este Grupo de expertos entiende que se cumple el primero de los requisitos establecidos en el párrafo 4 c) de la Política, y que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.
Uso de mala fe del nombre de dominio
Las consideraciones realizadas con ocasión del registro del nombre de dominio de mala fe son aplicables igualmente a su uso. La presunción de que los nombres de dominio registrados para ofrecérselos al público son registrados de mala fe, se extiende igualmente a su uso, de modo que la utilización de los nombres así registrados también representa un uso de mala fe, sin que el Demandado haya aportado prueba alguna que contrarreste la presunción de uso de mala fe del nombre de dominio .
Ahora bien, sin perjuicio de la conclusión a la que se acaba de llegar, y en respuesta a las alegaciones de la parte Demandante, este Grupo de expertos quiere poner de manifiesto que no resulta de aplicación de la denominada "doctrina del uso pasivo". Como es sabido, en determinadas circunstancias, la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina ha sido establecida en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisión del caso OMPI Nº D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. Pues bien, esta doctrina no resulta de aplicación al presente caso, porque el nombre de dominio litigioso está siendo objeto de un uso efectivo, pues bajo el mismo se contiene una página web en la que se ofrece la venta del dominio y se incluye un banner al sitio web del Demandado "".
Manifestándose todas las condiciones fijadas en el párrafo 4 a) de la Política para que prospere la demanda es obvio que dicha demanda no ha sido presentada de mala fe. En modo alguno pueden acogerse los argumentos de la demandada en este punto. En efecto, en relación con la presentación de la demandada como una sociedad ilocalizable, debe hacerse notar que el Demandante sustentó esta afirmación en una búsqueda realizada por una Notario en la página web del Registro Mercantil Central y en la del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, de modo que a pesar de que el resultado de dicha búsqueda pueda considerarse erróneo, lo cierto es que ese error no puede achacársele al Demandante.
Asimismo, hay que dejar constancia de que el hecho de que el Demandante no se haya puesto en contacto con el Demandado antes de presentar la demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI no representa una actuación de mala fe, pues el Demandante no está obligado a intentar una solución amistosa antes de acudir al procedimiento de la ICANN. De igual modo, tampoco puede fundamentarse la mala fe en la presentación de una demanda en el hecho de que las resoluciones de otros Grupos de expertos citados en la demanda no presenten analogías con el litigio en cuestión, porque lo relevante, y lo que se invoca, no es el paralelismo entre los hechos, sino las consideraciones y principios generales establecidos en otras resoluciones a la hora de interpretar la Política de la ICANN, Política que también resulta de aplicación en el presente procedimiento. De igual forma, tampoco es acertada la alegación de la demandada en el sentido de que el Demandante, sin tener un ámbito de actuación en todo el territorio nacional, pretende usurpar el dominio . Como ya se ha dicho en su momento, lo relevante a efectos de la Política de la ICANN es que el Demandante tenga un derecho de marca sobre un signo igual o similar al nombre de dominio litigioso, cosa que ocurre en el presente caso. El Demandante es titular registral de una marca española, y el derecho de exclusiva sobre una marca se extiende a todo el territorio nacional, con independencia de que la marca sea usada únicamente en determinadas zonas de España. Finalmente, tampoco puede acogerse la existencia de mala fe en el Demandante por afirmar que bajo el dominio se dirige al negocio de ventas de nombres de dominio, pues es innegable que, aun siendo indirecto, dicho direccionamiento existe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.a) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante
Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: Julio 15, 2003
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