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ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. Luis Toribio Troyano
Case No. D2003-0438
1. Las Partes
La Demandante es la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., representada por D�. Elia Sugrañes Coca, y con domicilio social en Barcelona, España.
El Demandado es D. Luis Toribio Troyano, con domicilio en Sant Pere De Ribas, España. El Demandado actúa directamente y sin representante en el presente procedimiento.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc. con domicilio en Virginia, Estados Unidos de América.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó por medio de correo electrónico ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de junio de 2003.
El 10 de junio de 2003 el Centro envió a Network Solutions, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 16 de junio de 2003, Network Solutions, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del dominio, y proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 a) y 4 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2003. De conformidad con el párrafo 5 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de julio de 2003. El escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de julio de 2003.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de julio de 2003, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento: Tanto la demanda como la contestación están redactadas en español, ambas partes están domiciliadas en España y la práctica totalidad de las comunicaciones que el Centro les ha dirigido se han realizado en español. A la vista de estas circunstancias, este Grupo de Expertos, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.
El Grupo de Expertos no dispuso prórrogas ni dictó órdenes de procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:
La Demandante es titular registral de la marca española n� 1.778.497 en la que figura la denominación "Aguas de Barcelona," registrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas para "Impresos y publicaciones" (Clase 16). Esta marca fue solicitada el 2 de septiembre de 1993, y su concesión fue publicada en el Boletín Oficial de la propiedad Industrial el 16 de abril de 1994.
La Demandante alega la titularidad de otra serie de marcas constituidas por la denominación "Aguas de Barcelona," así como de varios nombres de dominio, pero no prueba dichas afirmaciones. Por esta razón este Grupo de Expertos no puede tener en cuenta esos otros supuestos derechos, dictando su resolución únicamente a la luz del único derecho de marca probado.
El Demandado ha utilizado el nombre de dominio ofreciendo bajo el mismo una página web en la que se denuncian una serie de irregularidades supuestamente cometidas por la Demandante y en la que se contienen diversas valoraciones críticas sobre la Demandante, así como sobre otras cuestiones de la actualidad española.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La parte Demandante alega, básicamente, los siguientes extremos:
- El nombre de dominio es idéntico a la marca registrada n� 1.778.498.
- El Demandado carece de legitimidad para ser titular del nombre de dominio . Alega la Demandante que es conocida en el mercado español con las marcas "Aguas de Barcelona," que a su juicio gozan de notoriedad y de un alto prestigio en el mercado; y que el Demandado no hace un uso apropiado del nombre de dominio, ya que no pretende una oferta de buena fe de productos y servicios, sino únicamente desviar la atención del consumidor a su página con alusiones negativas a la Demandante.
- El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, dada la notoriedad de la marca "Aguas de Barcelona" y el reconocimiento de los derechos de la Demandada que realiza el Demandado en el contenido de la página web "www.."
Por todo ello la parte Demandante solicita al Grupo de expertos que dicte una resolución en la que se ordene que le sea transferido el nombre de dominio objeto de la controversia.
B. Demandado
El Demandado, en su contestación a la demanda, realiza las siguientes alegaciones:
- En primer lugar recusa al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como proveedor del servicio de solución de controversias, "por tener iguales siglas que el Organismo Mediador de Políticas de Internet ,"www.OMPI.biz" y también que el "www.OMPI.info," ambos dominios propiedad del demandado." A juicio del Demandado desde los casos arbitrados por la OMPI D2002-1093 y D2002-1096, nació y se fraguó una incuestionable enemistad entre él y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, de modo que es fácilmente comprensible, a su entender, que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI intente secuestrar los dominios y . Es incomprensible, en opinión del Demandado, la postura de un árbitro que actúe como parte demandante. Asimismo, el Demandado reitera su disconformidad con la resolución de los casos OMPI D2002-1093 y D2002-1096. Finalmente, como prueba de su buena fe, el Demandado propone a la OMPI que haga entrega de una donación de 1.500 dólares a la "Asociación de Víctimas del Terrorismo." Como complemento a la recusación, el Demandado aporta un completo dossier de documentos con la intención de demostrar que la OMPI tiene interés en actuar contra el demandado.
- Debido a la referida recusación del proveedor del servicio de solución de controversias, el Demandado no contesta a las alegaciones de la parte demandante del presente procedimiento.
6. Debate y conclusiones
6.1. La recusación del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Al registrar el nombre de dominio objeto de la presente controversia, el Demandado aceptó someterse al procedimiento administrativo de la ICANN en caso de que un Demandante entendiese que el dominio registrado lesionaba sus derechos de marca. Partiendo de esta premisa hay que recordar que los dos textos que rigen el referido procedimiento al que el Demandado ha aceptado someterse al registrar el nombre de dominio reconocen al Demandante el derecho a seleccionar el proveedor del servicio de solución de controversias. En efecto, el párrafo 4 d) de la Política de la ICANN y el párrafo 3 a) del Reglamento de la ICANN disponen que el Demandante seleccionará al proveedor de entre los aprobados por la ICANN transmitiendo la demanda a ese proveedor. Y el proveedor seleccionado administrará el procedimiento, esto es, transmitirá la demanda al demandado, nombrará un Grupo de Expertos que decidirá el caso, y será el intermediario en todas las comunicaciones entre el Demandante, el Demandado y el Grupo de expertos.
Por otra parte, de conformidad con el párrafo 15 a) del Reglamento de la ICANN el Grupo de Expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere relevantes. Pues bien, ni en la Política ni en el Reglamento de la ICANN se le reconoce al Grupo de Expertos autoridad para ordenar la recusación del proveedor del servicio de solución de controversias, en este caso el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Vid. en este mismo sentido la resolución del caso OMPI No. D2001-0558, AFMA, Inc. v. Globomedia). En conclusión, este Grupo de expertos no tiene otra alternativa que rechazar la recusación planteada por el Demandado.
Asimismo, y aunque el Demandado no ha puesto en duda la independencia e imparcialidad de sus integrantes, este Grupo de expertos quiere recordar expresamente que sus miembros han presentado (de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento de la ICANN) una declaración de independencia e imparcialidad respecto de cada una de las partes, y que no mantienen ni han mantenido ningún tipo de relación con las partes del presente procedimiento.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme de la ICANN
Según el apartado 4 a) de la Política, la solicitud del Demandante sólo prosperará cuando se cumplan las siguientes condiciones, cuya prueba corresponde al Demandante:
- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito del párrafo 4 a) de la Política se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la parte Demandante es titular registral de una marca española mixta compuesta por el signo "Aguas de Barcelona": la marca n� 1.778.497, para "Impresos y publicaciones" (Clase 16), registrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La titularidad de la marca registrada permite dar por cumplido el primero de los presupuestos fijados en el párrafo 4 a) i) de la Política. Ahora bien, este Grupo de expertos quiere dejar constancia de la incongruencia de la Demandante en el desarrollo de su Demanda, pues pese a aludir a la titularidad de la marca española n� 1.778.497, en realidad insiste permanentemente en otra marca, la marca española n� 1.778.498, cuya titularidad en modo alguno acredita.
No obstante, y a pesar de esta incongruencia, lo cierto es que la Demandante demuestra ser titular de una marca, que es lo que exige el primer apartado del párrafo 4 a) de la Política.
Así las cosas, este Grupo de expertos considera que existe una clara semejanza entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. De este modo, el elemento del nombre de dominio a tener en cuenta es "aguasdebarcelona," claramente confundible con el elemento denominativo de la marca de la Demandante.
Sobre la base de estos presupuestos, el Grupo de expertos considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política para que prospere la demanda.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que prospere la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en litigio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es ciertamente complicado, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas resoluciones de grupos de expertos como las de los casos OMPI N� D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-N, o N� D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4 c) de la Política.
Pues bien, mientras el Demandante ha aportado indicios razonables de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio , dicho Demandado no ha aportado prueba alguna de sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Y naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes (caso OMPI No. D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc.).
No obstante, a pesar de la falta de alegaciones del Demandado sobre sus eventuales derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio , y a la vista del contenido crítico de la página web ubicada bajo el referido dominio, podría pensarse que la utilización del nombre de dominio está amparada por la libertad de expresión. Con todo, esta interpretación debe ser rechazada. En efecto, debe distinguirse claramente el nombre de dominio del contenido de la página web ofrecida bajo ese nombre de dominio. La libertad de expresión, reconocida en la Constitución española de 1978, podría ser invocada para justificar eventualmente las críticas contenidas en la página web del Demandado. Sin embargo, la libertad de expresión no ampara la elección de un nombre de dominio exactamente igual a una marca de la cual es titular el sujeto que recibe las referidas críticas. Así se ha reconocido en múltiples resoluciones de Grupos de expertos, como las de los casos OMPI N� D2000-0020, Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp; N� D2000-0869, Estée Lauder Inc. v. , and Jeff Hanna; N� D2001-1235, Riyad Bank v. J. Boschert; N� D2001-1309, Bonneterie Cevenole S.A.R.L. v. Sanyouhuagong.
El Demandado podía haber elegido otro nombre de dominio que reflejara el carácter independiente y crítico del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresión sí constituiría un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, tal y como se ha reconocido en repetidas ocasiones con relación a los denominados "suckdomains": Vid. por ejemplo, las resoluciones de los casos OMPI N� D2000-0583, Direct Line Group Ltd., Direct Line Insurance, plc, Direct Line Financial Services, Ltd, Direct Line Life Insurance Company Ltd, Direct Line Unit Trusts Ltd, Direct Line Group Services. Ltd v. Purge I.T.Ltd; y OMPI N� D2000-1104, Wal-Mart Stores, Inc v. anf Kenneth J. Havey.
Al no hacerlo así, y al registrar a sabiendas un dominio formado únicamente por la marca del Demandante, el Demandado no puede pretender ostentar un derecho o interés sobre el nombre de dominio litigioso.
En definitiva, cabe concluir que también concurre el segundo de los requisitos exigidos en el párrafo 4 a) de la Política para que prospere la demanda.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La mala fe a la hora de registrar y de usar los nombres de dominio disputados ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Pero basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resolución del caso OMPI No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la resolución del caso OMPI No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero).
El párrafo 4 b) de la Política se encarga de precisar algunas circunstancias cuya manifestación constituirá "la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio." En el presente caso no concurre ninguna de dichas circunstancias, porque el nombre de dominio no se ha registrado con el fin de vender, alquilar o cederlo al demandante; porque tampoco se ha registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor (dado que el Demandante y el Demandado no compiten entre sí); y porque tampoco se ha utilizado el nombre de dominio con la intención de atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio del Demandado (ya que no consta que el nombre de dominio se haya empleado con finalidad lucrativa). Finalmente, por lo que se refiere al segundo de los supuestos del párrafo 4 b) de la Política, esto es, al registro del nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre que el demandado haya desarrollado una conducta de esa índole; hay que hacer hincapié en que la finalidad del Demandado al registrar y usar el nombre de dominio es la de criticar al Demandante, no la de bloquear el reflejo de su marca como nombre de dominio. Y además, no consta que el Demandado haya llevado a cabo una conducta obstruccionista, tal como exige el apartado ii del párrafo 4 b) de la Política.
Ahora bien, aunque no se manifieste ninguna de las circunstancias que según el párrafo 4 b) de la Política constituyen la prueba del registro y utilización de mala fe del nombre de dominio, pueden existir otros hechos de los cuales se derive la referida mala fe. No debe olvidarse, en este sentido, que el listado del párrafo 4 b) de la Política es meramente ejemplificativo, como expresamente se afirma en dicho párrafo. Y en este sentido se considera que existe mala fe en el registro y en el uso de un nombre de dominio cuando, con la intención de dañar la imagen de otra persona, se registra y usa un nombre de dominio de segundo nivel coincidente con una marca de esa persona, sin ningún tipo de añadido que diferencie el elemento denominativo de la marca y el nombre de dominio. (Vid. en este sentido la resolución del caso OMPI N� D2001-1309, Bonneterie Cevenole S.A.R.L. v. Sanyouhuagong).
Pues bien, la Demandante alega que el Demandado conocía la existencia de derechos de la Demandante sobre el signo "Aguas de Barcelona." De hecho, en el contenido de la página web el Demandado denuncia supuestas irregularidades cometidas hace años en relación con un proyecto de investigación elaborado por el Demandante. De estas circunstancias se deriva claramente que, en el momento de registrar y usar el nombre de dominio, el Demandado conocía la existencia del Demandante, y es razonable suponer que también era conocedor de que el Demandante era titular de varios derechos de marca sobre el signo "Aguas de Barcelona", incluida por tanto la única marca cuya titularidad ha probado la Demandante.
Por lo demás, el Demandado no ha negado, y no puede hacerlo razonablemente, que el registro y el uso del nombre de dominio en litigio se produjo con la intención de atraer a los usuarios de Internet a un sitio crítico con el Demandante, y por lo tanto con la finalidad de desviarlos del sitio original o autorizado del Demandante. Y en el sitio del Demandado se critica al demandado, achacándosele la realización de actos tipificados penalmente, sin que conste la existencia de sentencia judicial alguna que así lo acredite, en un claro intento de dañar la reputación de la Demandante.
La parte Demandante cumple de este modo la carga de la prueba de la mala fe del Demandado al registrar y usar el nombre de dominio. En cambio, el Demandado no ha aportado prueba alguna para rebatir esta conclusión. El Demandado únicamente alega como muestra de su buena fe su disposición a ceder el nombre de dominio si la OMPI realiza un ingreso de 1500 dólares en la cuenta corriente de la "Asociación de víctimas del terrorismo." Con todo, esta propuesta se ha realizado después de iniciado el presente procedimiento, y no contrarresta en modo alguno la mala fe del Demandado al registrar y usar el nombre de dominio.
En definitiva, pues, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el párrafo 4a) de la Política de la ICANN para que prospere la Demanda.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4 i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: 23 de Julio de 2003
Full & Egal Universal Law Academy