WIPO Arbitration and Mediation Center
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Empresas Tajin, S.A. De C.V. v. Versátil Soluciones Tecnológicas , Sr. Moisés Galindo Tinajero , Sra. Martha Rodríguez Magaña
Case No. D2003-0449
1. Las Partes
La Demandante es Empresas Tajin, S.A. de C.V. representada por Sergio Antonio Arias Novoa, México, con domicilio en Avenida Acueducto Número 712 � A, Colonia Providencia, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco, México.
Los Demandados son Versátil Sistemas de Información, Sr. Moisés Galindo Tinajero y Sra. Martha Rodríguez Magaña, todos con domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas, Poniente número 3422, Oficina 304, C.P. 45040, Guadalajara, Jalisco, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de junio de 2003.
El 11 de junio de 2003, el Centro envió a Network Solutions, Inc., vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión.
El 17 de junio de 2003, Network Solutions, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del/ de los contacto(s) administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, La Demandante presentó una modificación a la Demanda el 4 de septiembre de 2003, por vía electrónica, y el 20 de noviembre de 2003, por vía impresa.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 27 de noviembre de 2003.
De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de diciembre de 2003.
Los Demandados no contestaron a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a los Demandados su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de enero de 2004.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de enero de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento. La demanda fue presentada en lengua española, sin observaciones. Por ello, el procedimiento se tramita en español de acuerdo a lo autorizado por el párrafo 11 del Reglamento en cuanto a idioma del procedimiento, en virtud de que ambas partes en el procedimiento son mexicanas.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Demandante, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por los Demandados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Demandante es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes de México.
La Demandante es titular en México de los siguientes registros de marca para "TAJIN":
Marca Número de Registro Fecha de Presentación Fecha de Registro
TAJIN 320328 19 / mayo / 1986 8 / diciembre / 1986
TAJIN 492447 7 / abril / 1995 23 / mayo / 1995
La Demandante es asimismo titular en los Estados Unidos de Norteamérica del registro de marca para "TAJIN", bajo el número de registro 2,039,741, marca que fue solicitada el 2 de mayo de 1995, y concedida el 25 de febrero de 1997.
Los Demandados fueron contratados por Empresas Tajin, S.A. de C.V. para desarrollar y proporcionar mantenimiento a la página de Internet de la Demandante.
El Dominio fue registrado por y a nombre de los Demandados el 30 de marzo de 2001, de conformidad con la información que el Panel pudo verificar de la base de datos de WHOIS de Network Solutions, Inc.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Afirma la "Demandante":
1. La sociedad Empresas Tajin, S.A. de C.V., (TAJIN) es titular de diversas marcas que se indican a continuación, lo cual también se acredita con copias certificadas y apostilladas de los certificados de registros de marcas para TAJIN en México y Estados Unidos de Norteamérica, y en los cuales se basa la demanda, conforme a la siguiente información:
a)
Registro de Marca Número:
320328
Denominación:
Tajin
Tipo de Marca:
Nominativa
Clase
30 del clasificador del convenio de Niza
Fecha legal
19 de mayo de 1986
Productos que ampara
Alimentos y sus ingredientes
Status
Vigente
Registrador
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Periférico Sur No. 3106, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F. Telefono (55) 5624 0440
.
b)
Registro de Marca Número:
492447
Denominación:
Tajin y Diseño
Tipo de Marca:
Mixta
Clase
30 del clasificador del convenio de Niza
Fecha legal
7 de Abril de 1995
Productos que ampara
Salsa Picante
Status
Vigente
Registrador
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Periférico Sur No. 3106, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F. Telefono (55) 5624 0440
.
c)
Registro de Marca Número:
2039741
Denominación:
Tajin
Tipo de Marca:
Nominativa
Clase
US CL 46
30 del clasificador del convenio de Niza
Fecha legal
2 de Febrero de 1995
Productos que ampara
Alimentos y sus ingredientes, incluyendo Salsas Picantes.
Status
Vigente
Registrador
Patent and Trade Office (sic)
www.pto.gob (sic)
2. Establece la Demandante que, de conformidad con el párrafo 3. b) ix) 1) del Reglamento, se debe determinar si las marcas propiedad de la Demandante (Empresas Tajin, S.A. de C.V.) y el nombre de dominio en disputa son idénticos o semejantes hasta el grado de crear confusión, al efecto que entonces procede al análisis de las semejanzas que guardan entre si, conforme a lo siguiente:
La Demandante afirma que, desde el punto de vista Gráfico, resulta indudable que la palabra que compone la marca de la Demandante y la palabra que compone el Dominio son IDENTICAS, ya que todos los elementos que las componen (letras) son iguales, a saber:
Marca de la Demandante: tajin
Nombre de Dominio en disputa: www.
Atendiendo principalmente el efecto que pueden producir en el público consumidor, al primer golpe de vista, es la de que se trata del mismo producto elaborado por el mismo fabricante, y que el hecho de agregar las palabras "www" ".com", obedece a cuestiones de carácter técnico, y no se pueden considerar como elementos distintivos que hagan diferencia entre una y otra denominación.
Argumenta la Demandante que, desde el punto de vista fonético la Marca y el Dominio resultan idénticos, toda vez que la única diferencia entre éstos es la adición de los elementos técnicos "www" ".com", palabras técnicas que sirven para ubicar la dirección del dominio dentro de la Red, por lo que el público consumidor pensará que se trata de la misma marca.
Con los argumentos anteriores, la Demandante concluye en este punto que resulta evidente que los registros marcarios de su propiedad y el Dominio en disputa, son idénticos hasta el punto de crear confusión en perjuicio de las marcas de productos, cuyo legítimo titular es la Demandante.
3. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 3.b) ix) 2) del Reglamento, la Demandante describe los motivos por los que debe considerarse que el demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la demanda, argumentando lo siguiente:
a) Los Demandados han efectuado preparativos para la utilización del dominio en disputa, ya que al ser los contactos técnico y administrativo tienen el control del dominio, el cual han deshabilitado; por lo tanto no han desarrollado página de Internet alguna con la intención de presentar una oferta de buena fe de productos o servicios.
Considera la Demandante que los Demandados han hecho uso de la mala fe del dominio, ya que al deshabilitarlo, ha bloqueado un importante canal de comercialización de la Demandante, hecho con el cual han pretendido obtener un lucro ilícito.
b) La Demandada en calidad de empresa ha sido conocida corrientemente por el nombre de Versátil, y su giro comercial es la creación de páginas de Internet y el registro de nombres de dominio a favor de aquellos que solicitan sus servicios.
Se argumenta que la Demandante y su marca Tajin, son notoriamente conocidas en México, principalmente por sus salsas picantes.
Invocando la legislación mexicana, la Demandante considera tener derechos previos, únicos y exclusivos sobre la marca "tajin", tal y como lo acredita con los títulos marcarios descritos anteriormente.
Por tanto, la Demandante argumenta que es la única facultada para usar y explotar la marca "tajin" y declara que hasta la fecha de presentación de esta demanda, no se ha celebrado contrato alguno mediante el cual se conceda licencia de uso y explotación de dicha marca en favor de los Demandados por el que se les legitime en el uso de la misma, hecho con el que se intenta acreditar la mala fe de los Demandados.
Más aún, la Demandante considera que la empresa demandada actuando con notoria mala fe, le ha causado severos daños, ya que al deshabilitar el dominio , bloquea un canal muy importante de comercialización, logrando con esto desviar clientes y empañar el buen nombre de la marca.
4. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 3. b) ix) 3) del Reglamento la Demandante describe los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe, con forme a lo siguiente:
a) Los Demandados fueron contratados por Empresas Tajin, S.A. de C.V. para desarrollar, y proporcionar mantenimiento a la página de Internet de la Demandante.
b) La página de Internet de la Demandante fue creada el 16 de Abril de 1997, y los Demandados eran los encargados de realizar el mantenimiento y las renovaciones correspondientes.
c) El 4 de abril de 2001, la Demandada efectuó una modificación a la pagina de Internet de la demandante, modificación que consistió en cambiar los datos de la empresa que registró el dominio, así como los contactos técnico y administrativo a su favor, por lo tanto el dominio quedo como sigue:
Organización: Versátil Sistemas de Información
Contacto Administrativo: Moisés Galindo Tinajero
Contacto Técnico: Martha Rodríguez Magaña
Cuando Empresas Tajin, S.A. de C.V. se enteró de la modificación señalada, en múltiples ocasiones buscó llegar a un arreglo, motivo por el cual se efectuó una interpelación a la demandada por conducto de fedatario público, requiriéndole por la cesión de derechos del dominio materia de esta controversia;
Versátil Sistemas de Información y Versátil Soluciones Tecnológicas (se trata de dos nombres comerciales operados por las mismas personas) por conducto de diversos funcionarios no dió una solución satisfactoria al conflicto; finalmente el señor Moisés Galindo Tinajero manifestó que era necesario pagar la cantidad de $50,000.00 cincuenta mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norte América, ya que en su concepto, ellos (los Demandados) eran los propietarios del dominio .
En el acta número 2,222, de fecha 23 de Noviembre del 2001, levantada por el Corredor Público Número 10 de Zapopan, Jalisco, con motivo de la interpelación antes señalada, misma que exhibe la Demandante como anexo número Seis, se agregaron copias certificadas de la forma en que aparecía la página de la demandante cuando estaba activa, con esto se acredita que efectivamente Empresas Tajin, estaba haciendo uso de dicha pagina de Internet, que en la misma aparecen su marca y sus productos, así como las direcciones de correo electrónico de los funcionarios de Empresas Tajin, S.A. de C.V.
Es evidente que a la empresa demandada no le interesa desarrollar ninguna actividad licita, sino que lo único que pretende es cobrar ilícitamente la cantidad de $50,000.00 cincuenta mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norte América, argumentando una supuesta propiedad sobre el dominio , sin ser titular de la marca o derecho legitimo alguno.
B. Demandado
Los Demandados no contestaron a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
I. Cuestión Previa
Debido a que los demandados no han presentado una contestación válida a la demanda, en términos del párrafo 5 del Reglamento (ver puntos 3.5 y 6.2.1 supra), el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de la Demandante (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).
II. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el Párrafo 4. de la Política Uniforme
Conforme el párrafo 4(a) de la Política el Demandante deberá probar los siguientes elementos:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el mismo ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
Conforme el párrafo 4(a)(i), para que proceda la demanda se requiere que el nombre de dominio en cuestión sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos.
La Demandante es titular de los registros de marca "TAJIN" en México, bajo los números de registro 320328 y 492447, ambos para amparar productos de la clase 30 del noménclator internacional, mismos que fueron solicitados el 19 de mayo de 1986 y el 7 de abril de 1995, respectivamente, y concedidos el registro correspondiente el 8 de diciembre de 1986 y el 23 de mayo de 1995, respectivamente.
Asimismo, La Demandante es titular del registro de marca "TAJIN" en Estados Unidos de Norteamérica, bajo el número de registro 2,039,741, para amparar productos de la clase 30 del noménclator internacional, el cual fue solicitado el 2 de febrero de 1995 y concedido el 25 de febrero de 1997.
El Demandante ha acreditado usar dicho signo para distinguir sus productos, a saber, aquellos incluidos dentro de la clase 30 del noménclator internacional, pero en especial salsas picantes.
El nombre de dominio en cuestión es .
Del cotejo resulta que el nombre de dominio es idéntico a la marca del Demandante por lo que el Demandante ha acreditado el primer elemento previsto en la Política, párrafo 4(a)(i).
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con la cláusula 4.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
El Panel encuentra que los Demandados no han acreditado la existencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio al no presentar una contestación en este procedimiento.
El Demandante ha acreditado que el nombre de dominio fue registrado por los Demandados el día 30 de marzo de 2001, hecho que ha sido verificado por el Panel.
Ha acreditado también que los Demandados, a fin de transferirle el nombre de dominio al Demandante, solicitaron el pago de US$50,000.00 (cincuenta mil dólares de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica).
Las pruebas contenidas en el expediente demuestran que los Demandados no han utilizado el dominio con anterioridad al inicio de esta controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
No hay tampoco evidencia que demuestre que el demandado haya sido conocido corrientemente como tajin o . El nombre del demandado es, según la información contenida en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio controvertido, Versátil Sistemas de Información.
Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial, por parte del demandado, del dominio en disputa, sin intención de desviar usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en la cláusula 4.c) de la Política.
Por tanto, este Panel concluye que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos respecto del dominio controvertido, cumpliendo la Demandante así con el segundo requisito que establece el Párrafo 4.a) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 4. b) establece lo siguiente, respecto del registro y uso de mala fe:
Pruebas del registro y utilización de mala fe. A los fines del párrafo 4. a) iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:
(i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
I. Registro
El Demandante ha probado contar con un grupo de registros marcarios para la denominación "TAJIN" desde fechas considerablemente anteriores a la fecha del registro del dominio por parte de los Demandados.
Los Demandados fueron contratados por el Demandante para el desarrollo y mantenimiento de su página Web, incluyendo el mantenimiento de la vigencia del Dominio en disputa, por lo cual, los Demandados una vez expirado el Dominio, procedieron al registro del mismo a su nombre, claramente violentando los derechos de el Demandante y el acuerdo existente entre ambos, lo cual a todas luces refleja la mala fe con la que ha actuado los Demandados en la obtención del Dominio en su favor.
Los Demandados no han presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio , el cual comprende en su totalidad la marca "TAJIN" propiedad de la Demandante, y el cual ha sido encontrado idéntico a dicha marca por este Panel.
Por tanto, el Panel no encuentra circunstancias que permitan afirmar que el dominio controvertido haya sido registrado de buena fe y por lo tanto concluye que el mismo ha sido registrado de mala fe.
II. Uso
La Demandante argumenta que su marca "TAJIN" es una marca notoriamente conocida. Sin embargo, la Demandante no ha proporcionado suficientes pruebas para acreditar su afirmación. En todo caso, el procedimiento administrativo contenido en la Política no requiere de la existencia de una marca notoria, ni faculta al Grupo de Expertos para emitir una declaración de notoriedad.
Los Demandados no han proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar el dominio de buena fe.
Los Demandados no han presentado un escrito de Contestación a la Demanda, ni han intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de la Demandante.
Adicionalmente, el sitio se encuentra inactivo, por lo que resulta aplicable tener en consideración lo que otros Paneles han establecido en el sentido de que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 4(a)(iii .(Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. Frank Koh, Caso OMPI D2003-0559, 15 de Septiembre de 2003, -citando a su vez Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805, 19 de Febrero de 2001; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, 18 de febrero de 2000; J. García Carrión, S.A. v. M� José Catalán Frías, Caso OMPI N� D2000-0239, 26 de mayo de 2000; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464, 27 de julio de 2000; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402, 20 de diciembre de 2000).
Tomando lo anterior en consideración, no es posible concebir ningún uso activo de buena fe, existente o propuesto, del nombre de dominio por parte de los Demandados que no resultase ilegítimo, como pudiera ser el engaño al público consumidor.
Por tanto, el Panel considera que, con base en la doctrina de la tenencia pasiva, el nombre de dominio controvertido se utiliza de mala fe, con lo cual, al haberse encontrado anteriormente que dicho nombre de dominio había sido registrado de mala fe, se cumple con lo establecido en el tercer inciso del párrafo 4.a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, y de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Febrero 4, 2004
Full & Egal Universal Law Academy