Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Teka Industrial, S.A. v. Tekatv/Yolanda Carretero
Caso No. D2003-0469
1. Las Partes
La Demandante es Teka Industrial, S.A. representada por Legalia Abogados de España, con domicilio en Madrid, España.
La Demandada es Tekatv/Yolanda Carretero, representada por Manuel Burillo Pacheco, con domicilio en Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
Los registradores de los citados nombres de dominio son DomainPeople y .tv Corporation International.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de junio de 2003. El 19 de junio de 2003 el Centro envió a DomainPeople y a .tv Corporation International, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión.
En fechas 24 y 25 de junio, DomainPeople y .tv Corporation International enviaron, respectivamente, al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la misma, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de junio de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de julio de 2003. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de julio de 2003.
El Centro nombró a Paz Soler Masota como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de julio de 2003, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El día 24 de julio de 2003, y por lo tanto una vez iniciado el presente procedimiento, se recibió en el Centro documentación adicional, notificándose oportunamente tal hecho a las partes así como al Experto Único, que resolvió no tomarla en consideración, en tanto que obraban en su posesión suficientes elementos para adoptar una Resolución fundada.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas vigentes las cuales contienen, con carácter único o junto a otros elementos denominativos y/o gráficos, la denominación "TEKA":
(i) A nivel nacional:
- "TEKA" en la Clase 31 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta" (marca española número 0360497).
- "TEKA" en la Clase 11 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias" (marca española número 0872147).
- "TEKA" en la Clase 29 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles" (marca española número 1628335).
- "TEKA" en la Clase 06 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicos, materiales metálicos para vía férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales" (marca española número 1770458).
- "TEKA" en la Clase 11 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias" (marca española número 1770459).
- "TEKA" en la Clase 19 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos" (marca española número 1770460).
- "TEKA" en la Clase 07 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "máquinas y máquinas de herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos" (marca española número 1789519).
- "TEKA" en la Clase 21 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases" (marca española número 1789520).
- "TEKA" en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "vestidos, calzados y sombrería" (marca española número 1789521).
- "TEKA" en la Clase 42 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industria; programación para ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otra clase" (marca española número 1926046).
- "TEKA" en la Clase 09 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas calculadoras; equipo para el tratamiento de información y ordenadores, extintores" (marca española número 2003887).
- "TEKA" en la Clase 37 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "construcción; reparación; servicios de instalación" (marca española número 2003888).
- "TEKA" en la Clase 20 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuernos, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas" (marca española número 2186695).
- "TEKA" en la Clase 12 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima" (marca española número 2215716).
- "TEKA" en la Clase 35 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina" (marca española número 2215717).
(ii) A nivel comunitario, la marca número 001207703 que protege la denominación "TEKA" en las Clases 07, 11 y 37 del Nomenclátor Internacional.
(iii) A nivel internacional:
- "TEKA" en las Clases 06, 11 y 19 (marca internacional número 0382436).
- "TEKA" en las Clases 06, 07 y 11 (marca internacional número 0459892).
- "TEKA" en las Clases 06, 11 y 19 (marca internacional número 0487502).
- "TEKA" en las Clases 06, 11 y 19 (marca internacional número 0623046).
- "TEKA" en las Clases 06, 11 y 21 (marca internacional número 0623418).
- "TEKA" en la Clase 07 (marca internacional número 0624187).
- "TEKA" en la Clase 07 (marca internacional número 0724074).
A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen ser tenidas en cuenta las siguientes circunstancias fácticas:
- Los dominios controvertidos y fueron registrados en fechas 3 de febrero de 2003 y 27 de noviembre de 2002, respectivamente, y expiran inicialmente en fechas 3 de febrero de 2004 y 27 de noviembre de 2006, también respectivamente.
- Este Panel ha podido acceder a los sitios web y , comprobado su contenido, y observado que, entre el momento de recepción de la documentación presentada inicialmente por las Partes y el de emisión de la presente Decisión se ha operado un cambio en el contenido del sitio consistente, en particular, en la inclusión de supuestas declaraciones de parte, en apoyo de las manifestaciones realizadas en el sitio web. Es oportuno anticipar que el referido cambio, en todo caso, no posee relevancia alguna en cuanto al pronunciamiento a emitir en este caso.
5. Alegaciones de las Partes
5.1 Demandante
La Demandante afirma en su Demanda:
- Que desarrolla una intensa actividad publicitaria a través de diferentes medios y canales, tales como su participación en ferias nacionales, patrocinios deportivos, anuncios en prensa y televisión, así como en catálogos, con el objetivo de darse a conocer entre el mayor número de personas.
- Que al efecto de extender y optimizar su oferta de bienes y servicios, el Grupo Teka ha trasladado parte de su actividad al mundo on line y, a tal efecto, tiene registrados varios nombres de dominio mediante los cuales se divulgan los contenidos e informaciones respecto de su actividad comercial.
- Que las páginas web a las que redireccionan los dominios controvertidos presentan los siguientes contenidos:
(i) : presenta contenidos denigratorios con el objeto de perjudicar y dañar el nombre del Grupo empresarial Teka;
(ii) : no presenta contenido alguno, ni se realiza oferta alguna de bienes y/o servicios a través de la página web a la que redirecciona el dominio en cuestión.
- Que los datos de registro de los nombres de dominio controvertidos suministrados por la Demandada son falsos.
- Que existe identidad entre los nombres de dominio controvertidos y las marcas que contienen la denominación "teka" titularidad de la Demandante, y que dicha identidad induce a confusión a los usuarios de Internet por cuanto que dichos usuarios esperan encontrar en los sitios web a los que redireccionan los dominios controvertidos información sobre los productos y/o servicios del Grupo Teka.
- Que el riesgo de confusión antes señalado se enfatiza por la notoriedad, prestigio y presencia del Grupo Teka tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
- Que los comentarios contenidos bajo el sitio web al que redirecciona el URL "www." presupone un conocimiento de la Demandante por parte de la Demandada, así como de los servicios y/o productos comercializados por la primera. Sobre lo anterior, que la Demandante y la Demandada comparten el mismo contexto geográfico, económico y cultural, en el que el Grupo Teka es notoriamente conocido.
- Que la página web a la que redirecciona el dominio se utiliza para realizar afirmaciones falsas destinadas a "difamar, denigrar y desprestigiar a la Demandante"; y, que la página web a la que redirecciona el dominio no ha sido utilizado por la Demandada desde el momento de su registro (noviembre de 2002), ni consta que se hayan realizado actos preparativos para su utilización respecto de alguna oferta de productos y/o servicios, suponiendo una tenencia pasiva del referido dominio y, en consecuencia, una utilización del mismo de mala fe.
- Que la Demandada ha procedido a registrar los dominios controvertidos de mala fe, por cuanto los correspondientes registros se efectuaron previo conocimiento de la marca y/o de los productos y servicios de la Demandante al objeto de impedir que su titular pudiera reflejarlos en los dominios objeto de controversia.
- Que la Demandada ha utilizado asimismo los nombres de dominio controvertidos de mala fe por cuanto atrae con indirecto ánimo de lucro a los usuarios de Internet a los sitios web "www." y "www.."
5.2 Demandado
- Que "teka" es un nombre genérico con el que se designa la madera de un árbol tropical y que siendo éste un término genérico no resulta de aplicación la exclusividad que pretende reclamar la Demandante según la legislación internacional comparada. Y, en este mismo sentido, que no se está hablando de un nombre que haya devenido genérico por la distribución que del mismo haya realizado su creador.
- Que los avances de Internet permiten que sus usuarios ejerzan el derecho a la información respecto de los abusos que realizan determinadas empresas.
- Que no existe mala fe en el registro y uso de los dominios controvertidos por cuanto que se conocen varias empresas que responden a la denominación "teka" y que, precisamente, el dominio controvertido contiene accesos a varias de dichas empresas.
- Que, asimismo, no se constata mala fe por parte de la Demandada puesto que no se ha producido su interés por la venta de los dominios controvertidos, teniendo en cuenta que la adquisición del dominio tv que él (demandado) ostenta se cotiza en el mercado por altos valores.
- Que la Demandante pretende oscurecer un foro de opinión (el contenido en la página web "www."), con el único interés de que los clientes de su empresa no puedan manifestarse sobre la prestación de servicios realizada por la Demandante, y que las afirmaciones contenidas en la referida página web "www." no están destinadas a "difamar, denigrar y desprestigiar" a esta última.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas aplicables
El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de la Demandante y la Demandada son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.
6.2 Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4a) de la Política Uniforme
Éstos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio
De un lado, resulta indiscutible la plena identidad existente entre los dominios controvertidos y las marcas españolas, comunitarias e internacionales titularidad de la Demandante ("teka"), procediendo descontar a efectos de la confrontación, sin duda, la existencia de los sufijos "org" y "tv" (vide, entre otras, D2001-0017, D2002-0506, D2002-0269 y D2002-0830).
Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4a)i) de la Política Uniforme.
6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada, titular de los dominios controvertidos
En cuanto al análisis de la eventual existencia de derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada, entiende el Panel que cabe diferenciar entre los dominios controvertidos.
Y así, respecto del dominio , la falta de actividad probatoria por parte de la Demandada permite al Panel concluir su carencia de interés legítimo en el registro del mismo.
En efecto y según alegación de la Demandante que la Demandada no ha contrarrestado, esta última no ha utilizado desde el momento de su registro el dominio , resultando inexistente, asimismo, la realización de preparativo alguno indiciario de su utilización a futuro. En este sentido, el Panel ha comprobado, tras varios intentos de acceder al dominio de referencia, que la Demandada no dispone, en la actualidad, ni siquiera de un sitio web en construcción. De lo anterior y respecto del dominio , entiende el Panel que resulta debidamente acreditada la ausencia de interés legítimo de la Demandada.
En consecuencia, y por lo que hace al dominio , el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4a)ii) de la Política Uniforme.
Por lo que se refiere, de su parte, al dominio , el Panel ha podido acceder al mismo y ha comprobado que éste sí ha sido utilizado, y que en él se realizan una serie de manifestaciones y declaraciones de tono crítico hacia la Demandante.
Como es sabido y se expondrá, es altamente controvertida, incluso entre los miembros del Panel, la cuestión de si el propósito de emitir críticas o comentarios respecto del titular de una marca priva, de suyo, al registrante de un dominio coincidente con la misma, de interés legítimo a tal efecto.
Ante todo, debe quedar meridianamente claro que el Panel carece de competencias para dilucidar si las manifestaciones eventualmente contenidas en un sitio web poseen o no carácter denigratorio. Ésta es cuestión que sólo atañe a los Tribunales que conozcan del asunto, en el orden penal o civil. Del mismo modo, al Panel no le corresponde tampoco emitir una opinión que vaya más allá de los límites propios de la Política, suplantando de algún modo y desde luego impropiamente la función que corresponde exclusivamente al orden jurisdiccional. Por lo demás, debe hacerse notar que la constatación de un supuesto de denigración suele conllevar una prueba exhaustiva de las circunstancias concurrentes en el caso, lo que excede de las pautas propias de este procedimiento administrativo.
Y otro tanto vale decir respecto de la eventual alegación de un supuesto de infracción de derecho de marcas o bien de competencia desleal, basados en la utilización no consentida en el ámbito telemático o como nombre de dominio de un derecho ajeno con el fin de causar una asociación ilegítima y por lo tanto una confusión en el visitante, en este caso, del dominio controvertido, finalidades éstas que también trascienden al objeto propio de este procedimiento administrativo.
Ello no obstante, el Panel puede recurrir, y así lo hará, a los principios y normas del ordenamiento español, con el fin de sustentar su decisión.
Hechas las anteriores advertencias, conviene sin más dilación entrar en el fondo del asunto, cuyos contornos delicados no pueden escapar a nadie. Éste es un ámbito en el que resulta particularmente difícil emitir una decisión. Este Panel no desconoce la divergencia de opiniones que, con mayores o menores matices, existen en punto a los dominios registrados por un tercero que, siendo coincidentes con la denominación de una marca ajena, tengan por objeto verter opiniones críticas al respecto del titular de tal marca ajena.
En efecto, según una primera corriente de opinión, que podemos incluso calificar de mayoritaria, se entiende que no puede ampararse en la libertad de expresión el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria a fin de albergar bajo el mismo contenidos críticos sobre el titular de la misma. Y ello, básicamente, por cuanto la elección de tal nombre de dominio no sería indispensable al efecto. Así las cosas, el ejercicio de la libertad de expresión vendría supeditado a la adopción de un nombre de dominio que no fuese coincidente a los signos distintivos propios del criticado (vide, entre otras, las Decisiones en los Casos OMPI n� D2000-1314, Skattedirektoratet v. Eivind Nag; n� D2002-0208, Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. v. Al-Anon Fellowship; n� D2001-0570, Fadesa Inmobiliaria, S.A. v. Flemming Madsen; o n� D2002-0648, Residencial Ubermar, S.A. v. YT TY, con ulteriores referencias), siendo tanto más aconsejable si el nombre de dominio finalmente elegido contuviera alguna indicación clara para el público de que el sitio en cuestión no es el propio u oficial del criticado, sino un foro específico de opinión o crítica (vide, entre otras, Decisiones Casos OMPI n� D2000-1171, Migros Genossenschaftsbund (Federation of Migros Cooperatives) v. Centro Consulenze Kim Paloshi; asimismo con ulteriores referencias). Y ello, en último término, en cuanto que el dominio, al cumplir una función identificadora en el tráfico (vide de nuevo Caso OMPI n� D2000-1314, o D2001-0321, Teollisuuden Voima OY v. Jarno P. Vastamäki), induce al público a pensar que existe una asociación indebida entre el titular del dominio controvertido y el titular de la marca que es, al tiempo, el sujeto receptor de las críticas de aquél. Y de ahí que el único propósito de tal dominio controvertido sería desviar intencionadamente hacia sí el flujo de visitantes interesados en acceder a la página oficial del titular de la marca criticado (vide, además de las precitadas, la decisión en el Caso OMPI n� D2000-1459, Davil Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla, o la más reciente en el Caso OMPI D2003-0248, Chinmoy Kumar Ghose v. ICDS and Maria Sliwa). Así las cosas y en breve, según esta primera aproximación, carece de interés legítimo el registrante de un nombre de dominio idéntico a la denominación propia de una marca ajena, con el ánimo de criticar a su titular, siendo que el ejercicio de su libertad de expresión puede canalizarse a través de dominios alterantivos.
Pero no cabe silenciar que, frente a tal opinión, existe otra corriente de opinión que, de un modo igualmente sólido, se muestra reticente a aceptar que la mera elección como dominio de un signo distintivo coincidente con una marca notoria, a fin de criticar a su titular, prive per se de interés legítimo a tal registrante sobre el dominio, del mismo modo que se muestra reticente a aceptar que la inclusión de circunloquios en el dominio controvertido (indicativos de su propósito crítico) validen inicialmente per se el uso interés legítimo del mismo registrante del mismo (entre muchas otras, vide inicialmente Casos OMPI n� D2000-0190, Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridegestone Corporation v. Jack Myers; n� D2000-0536, TMP Worldwide Inc. v. Jennifer L. Potter; o más recientemente n� D2003-0024, Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, con abundante cita ulterior).
En esta tesitura conviene, más que nunca, desplegar el máximo rigor tanto en el examen de los requisitos de la Política como de las circunstancias del caso concreto.
Pues bien, conviene recordar que la Política, en su parágrafo 4(c)(iii) califica como uso legítimo y leal del dominio aquel que se realiza, de modo no comercial, y "sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro" (la negrita es nuestra).
Así las cosas, si el uso fuese calificable como leal, cabría concluir que el registro se obró con interés legítimo, y viceversa. Esta unidad de calificación es connatural al supuesto que nos ocupa. Como después se verá, quienes se decantan por la primera aproximación, antes descrita, negando interés legítimo al registrante de un nombre de dominio idéntico a una marca ajena con el ánimo de criticar a su titular, deben salvar el escollo que representa esta ausencia del "ánimo de lucro" en un supuesto de crítica. Por lo que ahora interesa En efecto, este Panel estima que, en estricta aplicación de la Política, uso leal sería aquel del que cupiera calificar, en último término, que el dominio controvertido no se ha utilizado con ánimo de lucro. Es la concurrencia del ánimo de lucro la que califica negativamente el desvío intencionado de público potencial así como el desgaste del goodwill de la marca, y no al revés: esto es, la mera constatación de aquel desvío o desgaste no basta para calificar la conducta como desleal. Y nóteseNótese, en consecuencia, que en talla utilización no comercial del dominio resultado se acepta que pueda haber, en el referido uso no comercial, un desvío equívoco de los consumidores hacia el propio sitio web (cupiendo añadir: desplazándolos hacia sí del destino inicialmente buscado), incluso una erosión del buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión, resultados ambos que, por supuesto, no son en absoluto deseables pero cuya irregularidad, de nuevo, y en opinión de este Panel, la Política sujeta a la constatación concurrente y ulterior de una utilización con ánimo de lucro.
La dificultad del presente caso radica en que, si bien se aprecia una intención de desviar a los potenciales visitantes naturales del sitio web de la empresa demandante, tanto más si se repara en el carácter notorio del signo que es coincidente con la marca (y que la Demandante ha acreditado debidamente), del mismo modo que se aprecia una intención de empañar el buen nombre de la titular de la marca ajena que se incorpora en el dominio, ocurre que la Demandante no ha acreditado debidamente, ni el Panel ha encontrado evidencias al efecto (ni tampoco le corresponde, del modo que se dijo), de que a través del sitio web la Demandada esté realizando, más allá de una crítica ciertamente altisonante, algún ofrecimiento de bienes o servicios remunerados como tampoco un llamamiento a la captación de fondos o recursos (como ocurría, por ejemplo, en el Caso OMPI n� D2002-0735, El Corte Inglés, S.A. v. Federación de Comercio de Andalucía CC.OO).
Sobre lo anterior, entiende el Panel, también en línea con otras decisiones previas, que la inicial confusión que el público pudiera experimentar al acceder al sitio web de la Demandada, se disipará bien pronto, toda vez que a primera vista se aprecia ya por el diseño que el mismo difícilmente se corresponderá, por su tosco diseño y contenido de tono no menos vulgar, con el sitio web inicialmente buscado. A ello se añade que el dominio no será probablemente el inicialmente buscado por quienes deseen acceder al sitio comercial de la empresa Demandante, que activarían antes probablemente el distinguido con la extensión ".COM" (vide de nuevo Caso OMPI n� D2000-0190; también se apunta tangencialmente la cuestión en el Caso OMPI n� D2002-0648, referido al caso ""). De lo anterior se infiere, en buena lógica, que a juicio de este Panel, la mera elección de un nombre de dominio coincidente con una marca (en este caso notoria) no es de suyo reprochable, sino que será preciso la concurrencia de ulteriores circunstancias.
Nótese, asimismo, que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, cuando, en su artículo 34.2, c), extiende el ius prohibendi del titular de una marca, en particular de una marca notoria, frente al uso inconsentido de la misma como nombre de dominio, sujeta tal poder de persecución a la condición de que tal utilización del signo haya sido realizada, de modo inconsentido, en el tráfico económico, sin justa causa o con aprovechamiento indebido o menoscabo del signo distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. Y en este caso, del modo que se ha anticipado, se constata un uso no comercial (o no económico) del dominio controvertido, consistente en la crítica intensa del titular de la marca, de sus supuestas prácticas comerciales. Cuestión distinta es que tal crítica pueda ser justificada o debida, y en su caso enervar el desprestigio de la marca conexo a tal crítica. Pero, de nuevo, esta cuestión sólo ha sido suscitada por las Partes pero en ningún caso demostrada (en ningún sentido) en el presente caso, siendo por lo demás que tampoco podría ser objeto de este procedimiento administrativo. Se trata, del modo que se adelantó, de una cuestión que corresponderá evaluar y decidir a los Tribunales ordinarios, a la vista de las pruebas presentadas por las Partes.
Por lo que hace al presente caso, este Panel entiende que se ha constatado efectivamente que el uso de dominio controvertido se ha utilizado con fines no comerciales consistentes en la crítica de un tercero, cupiendo por lo tanto deducir que el registro del mismo se realizó con interés legítimo. Y así, el Panel no considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4a)ii) de la Política Uniforme respecto del dominio .
6.2.3 Sobre la existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido
Del modo que se adelantó, la prolongada tenencia pasiva del dominio evidencia la mala fe tanto en el registro como en el uso del mismo, en línea con la posición constante de este Centro, que por conocida excusa de toda cita.
En consecuencia, y por lo que se refiere al dominio , el Panel concluye que concurre en el presente supuesto el requisito exigido por el artículo 4a)iii) de la Política Uniforme.
Por lo que se refiere, de su parte, al registro y uso del dominio , este Panel considera que, aunque pudiera haber concurrido en la Demandada un claro ánimo de aprovechar la notoriedad de los signos de la Demandante para atraer confusoriamente hacia sí el caudal de visitantes que, de modo natural, fluiría hacia un sitio web propio de la Demandante (por más que, como se adelantó, tal confusión se disipe pronto a la vista de la configuración visual del sitio en cuestión y, sobre todo, de su contenido) y que, pese a resultar evidente también que la Demandada realiza manifestaciones susceptibles de menoscabar el crédito de la Demandante, en opinión del Panel, la aplicación estricta de la Política impide identificar per se tal uso con un uso de mala fe o desleal, en la medida en la que no se acreditado que la Demandada haya capitalizado para sí tal uso: en efecto, ni se ha constatado una oferta (directa o indirecta) de venta del dominio a la Demandante, ni la Demandada ofrece bienes o servicios (propios o ajenos), ni hace un llamamiento para recaudar fondos, ni tampoco, en fin, contiene publicidad de terceros (de la que pueda obtener un lucro). Este Panel entiende, por lo demás, que el requisito de la Política consistente en la exigencia de un "ánimo de lucro" no puede concretarse en la causación de un daño económico al criticado, o incluso en un daño comercial (en este sentido, no obstante, vide de nuevo Decisión D2001-0570). Es evidente que toda crítica conlleva, de algún modo, una erosión de la imagen del criticado. El ánimo de lucro exigido por la Política requiere acreditar la obtención de un beneficio concreto, que en este caso no se ha demostrado, tampoco indiciariamente.
Sobre lo anterior, la Demandante tampoco ha demostrado al Panel que el uso que de la marca ajena se ha realizado en el dominio haya sido declarado o sea notoriamente indebido o injustificado, como tampoco que las manifestaciones vertidas por la Demandada sean efectivamente impertinentes o falsas y, por lo tanto, desleales por denigratorias (vide, en este sentido, los presupuestos que integran el supuesto de hecho contemplado en el artículo 9 de la Ley 3/1991, de competencia desleal). Así pues, y en términos más breves, el Panel concluye que la mera utilización de un dominio, incluso coincidente con la denominación de una marca ajena, para difundir comentarios críticos (incluso severamente críticos) acerca de un tercero, sin ánimo comercial o de lucro propio o ajeno, no supone, de suyo, una utilización reprobable por la Política (vide de nuevo Casos OMPI n� D2001-0505, Britannia Bldg. Soc�y v. Britannia Fraud Prevention, o recientemente, n� D2003-0024, Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, con abundante cita ulterior), a menos que se haya constatado efectivamente de modo efectivo y se haya declarado oportunamente declarado por las autoridades competentes que tal crítica es indebida o injustificada, por impertinente o falsa.
Como quiera que no ha quedado acreditado por la Demandante que la Demandada ha perseguido lucrarse o se ha lucrado efectivamente con el uso del nombre de dominio controvertido , el Panel no puede entrar, pues carece de competencias al efecto, a dilucidar si concurre en el caso un supuesto de utilización indebida o sin justa causa de la marca ajena o bien, como alega la Demandante, un supuesto de denigración reprobable por desleal. Tales cuestiones, en su caso, deberán debatirse y demostrarse en otro foro.
En consecuencia, el Panel concluye que, respecto del dominio no resulta acreditado el requisito exigido por el artículo 4a)iii) de la Política Uniforme.
7. Decisión
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Panel resuelve en este caso lo siguiente:
(i) Respecto del dominio , que concurren los tres elementos contemplados en el artículo 4a) de la Política y que, por consiguiente, procede estimar parcialmente la Demanda y requerir que el registro del nombre de dominio se transfiera a la Demandante.
(ii) Respecto del dominio , que el mismo es idéntico a las marcas de la Demandante, pero al no haber quedado acreditado que la Demandada carecía de interés legítimo en el registro o bien realizó un uso de mala fe del dominio controvertido conforme a los requisitos establecidos en la Política, procede rechazar parcialmente la Demanda.
Paz Soler Masota
Experto Único
Fecha: 30 de julio de 2003
Full & Egal Universal Law Academy