Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРУППЫ
Денсо Корпорейшн против Денсо Лтд.
Дело No D2003-0482
1. Стороны
Заявителем по настоящему делу является Денсо Корпорейшн, японская корпорация, офис которой находится в Аичи, Япония. Уполномоченным представителем Заявителя является Марк Чиженок, юридическая фирма «Городисский и партнеры», Москва, Российская Федерация.
Ответчиком является Денсо Лтд., компания, находящаяся в Санкт-Петербурге, Российская Федерация. Ответчик представлен в споре Виктором Шумилиным, заместителем Генерального директора Ответчика.
2. Доменное имя и Регистратор
Спорным доменным именем является .
Регистратором доменного имени является ДомРег Лтд. в Санкт-Петербурге, Российская Федерация.
3. Процедурные основания
Настоящая Жалоба рассматривается в соответствии с Единообразной политикой по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интренет Корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) 24 октября 1999 года (Политика), Правилами по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами, одобренными ICANN 24 октября 1999 года (Правила) и Дополнительными правилами (Дополнительные правила) Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству (Центр) по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами.
23 июня 2003 Центр получил Жалобу Заявителя. На следующий день 24 июня Центр направил регистратору спорного доменного имени запрос для подтверждения регистратора ДомРег Лтд. 27 июня 2003 года ДомРег Лтд. информировал Центр, что ответчик является регистрантом спорного доменного имени, и что Политика подлежит применению.
30 июня 2003 Центр направил Жалобу Ответчику по электронной почте и курьерской почтой. Конечным сроком для представления ответа Ответчиком в соответствии с параграфом 5 (а) Правил была установлена дата 20 июля 2003 года.
Наряду с этим, в последующие дни происходил обмен корреспонденцией между Ответчиком, Истцом, Регистратором и Центром. В результате по электронной почте 1 июля 2003 года в соответствии с параграфом 11 (а) Правил Ответчик направил требование Центру о том, что Жалоба должна быть переведена на русский язык, который является языком регистрационного соглашения в отношении спорного доменного имени. Заявитель представил в Центр русскую версию Жалобы 30 июля 2003 года. Центр направил Жалобу Ответчику и в соответствии с параграфом 5 (a) Правил конечная дата для Ответа была установлена 26 августа 2003 года. 26 августа Ответчик направил Ответ в Центр.
19 сентября Центра назначил Ирину В. Савельеву, Харуо Гото и Денниса А. Фостера в качестве членов группы по настоящему делу. Каждый член группы представил заявление о своей беспристрастности и независимости в соответствии с параграфом 7 Правил.
В различные периоды после того, как Группа была назначена, в частности, 24 сентября 2003 года, как Заявитель, так и Ответчик ходатайствовали о разрешении направить дополнительные материалы к Жалобе и Ответу. Вместе с тем, после изучения Жалобы и Ответа в соответствии с параграфом 12 Правил Группа приняла решение не запрашивать и не рассматривать какие-либо дополнительные материалы каждой из сторон.
Группа считает, что в период отложения рассмотрения и администрирования этого процесса Центр обоснованно применял Политику и Правила.
4. Фактические основания
Заявитель имеет зарегистрированный товарный знак ДЕНСО в 103 странах мира, включая Российскую Федерацию: товарный знак № 193395 был зарегистрирован 31 августа 2000 года, с датой приоритета 31 июля 1996 года. Данный товарный знак выдан в отношении международных классов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 37, 38 и 42 для товаров широкого перечня, начиная от деталей автомобилей и заканчивая элементами программный продуктов (Приложение 4 к Жалобе). Ранее в 1980х годах Заявитель обладал товарным знаком СССР ДЕНСО (Приложение 6 к Жалобе).
Ответчик обладает лицензией на товарных знак № 213480 ДЕНСО, зарегистрированный 29 мая 2002 года с датой приоритета 6 октября 2000 года в отношении международного класса 39 для доставки корреспонденции (Приложение 4 к Ответу).
Ответчик (или его предшественник) зарегистрировал спорное доменное имя 13 марта 2000 года и продлил его регистрацию 6 июня 2002 года.
5. Доводы сторон
Обобщенные доводы Заявителя
- Спорное доменное имя является тождественным товарному знаку Заявителя. Суффикс .com (gTLD suffix .com) не может рассматриваться как элемент, лишающей тождественности, поскольку этот суффикс присущ всем доменным именам gTLD.
- Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени.
- Заявитель никогда не уполномочивал Ответчика использовать товарный знак ДЕНСО.
- Ответчик не имеет соответствующего зарегистрированного товарного знака ДЕНСО как в Российской Федерации (в соответствии с поиском по товарным знакам, проведенным Заявителем в сентябре 2002 года), так предположительно в каких-либо других странах мира.
- Ответчик не имеет торгового или фирменного наименования, сходного с доменным именем. Информация об имени регистранта, содержащаяся в базе данных Whois, должна рассматриваться как недействительная, поскольку поиск в базе данных юридических лиц, зарегистрированных на официальном сервере налоговых органов Санкт-Петербурга, на 4 апреля 2003 года не выявил каких-либо юридических лиц с наименованием “Денсо”.
- Поиск, осуществленный Заявителем среди юридических лиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге до 1 июля 2002 года, выявил юридическое лицо под именем “Денсо”, но это юридическое лицо было зарегистрированное после регистрации спорного доменного имени (11 октября 2002) и согласно данным Санкт-Петербургского Комитета по государственной статистике не осуществляло деятельности по оказанию юридических услуг, что не соответствует утверждениям Ответчика на сайте спорного доменного имени (Приложение 8 к Жалобе).
- Использование Ответчиком доменного имени в настоящее время не может рассматриваться как добросовестное предложение товаров или услуг. Оно осуществляется как простое заимствование новостей с другого сайта и как использование дизайна и содержания нескольких других сайтов.
- Ответчик не является широко известным под данным доменным именем, поскольку ни один из профессиональных юристов, к которым обращался Заявитель, не знает Ответчика как юридическую фирму, а также его сайт.
- Необходимо отметить, что деятельность Ответчика, если таковая и имеет место на российском рынке под наименованием ДЕНСО в области юридических услуг, является очевидным нарушением прав Заявителя на товарных знак, зарегистрированный в отношении тех же услуг.
- Регистрацию и использование доменного имени Ответчиком следует рассматривать как недобросовестные.
- Доменное имя было зарегистрировано с целью воспрепятствовать Заявителю как владельцу товарного знака отразить свой товарный знак в соответствующем доменном имени.
- Заявитель случайно пропустил продление регистрации доменного имени, когда срок его действия истек 6 марта 2000 года. Ответчик зарегистрировал спорное доменное имя 13 марта 2000 года (Приложение 12 к Жалобе).
- Ответчик хорошо знал о правах Заявителя на товарных знак ДЕНСО, поскольку товарный знак был зарегистрирован и использовался в Российской Федерации (ранее - в СССР) с 1980-х годов, и в среднем около 4 тысяч машин Тойота (Toyota), оснащенных продукцией ДЕНСО, продаются в России ежегодно. Заявитель и его товарный знак являются общеизвестными в кругах автомобильной промышленноcти всего мира, так как Заявитель был основан в 1949 году и имеет 88 подразделений по всему миру (Приложение 20 к Жалобе).
- Немедленная регистрация Ответчиком доменного имени, которое случайно было утрачено Заявителем, должна рассматриваться как недобросовестная, как это указывалось в деле in InTest Corporation v. Servicepoint, NAF File No. FA0007000095291 от 30 августа 2000 года.
- В письме, посланном электронной почтой 10 октября 2001 года (Приложение 12 к Жалобе), Ответчик ссылается на другие доменные имена, зарегистрированные на его имя и включающие товарный знак ДЕНСО, такие как: и . Это показывает связь Ответчика с деятельностью группы Санкт-Петербургских «киберскваттеров» (cybersquatters), которые фигурировали в предыдущих делах, рассмотренных в соответствии с Политикой (Приложение 18 к Жалобе). Это также показывает, что Ответчик причастен к деятельности «киберскваттеров».
- Отсутствие эффективного использования Ответчиком доменного имени свидетельствует о том, что доменное имя было первоначально зарегистрировано для целей продажи, аренды или другой передачи доменного имени Заявителю или его конкуренту за сумму, превышающую непосредственные расходы Ответчика.
- Спорное доменное имя должно быть передано Заявителю.
6. Обобщенные доводы Ответчика
- Ответчик не оспаривает, что спорное доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с именем, на которое Заявитель имеет права, основанные на товарном знаке.
- Лицензиар Ответчика Сервиспойнт зарегистрировал в Российской Федерации свой товарный знак ДЕНСО в отношении класса, отличного от классов, на которые имеются товарные знаки Заявителя: международного класса 39, товарный знак № 213480 от 29 мая 2002 с датой приоритета 6 октября 2000 (Приложение 4 к Ответу).
- Спорное доменное имя содержит греческий корень, означающий “density” (плотность) и который может быть найден во многих языках мира, включая английский.
- Немецкая компания Denso-Chemie Wedeking AG в 1975 году зарегистрировала в СССР товарный знак ДЕНСО в отношении классов 1, 2 и 17 на 9 лет прежде первой регистрации Заявителем товарного знака в этой стране. Английская компания Winn & Coales (Denso) Ltd. зарегистрировала доменное имя (Приложение 2 к Ответу).
- Ответчик является собственником частной компании, именуемой Денсо, что является сокращением «День Софии», с 4 февраля 1993 года (Приложение 12 к Ответу). Компания действует с области юридического и иного консультационного бизнеса.
- Ответчик вправе использовать имя ДЕНСО как свое фирменное наименование для своего бизнеса, который не имеет ничего общего с бизнесом Заявителя.
- Российская компания Сервиспойнт, обладатель прав на зарегистрированный в Российской Федерации товарный знак ДЕНСО, подписала с Ответчиком лицензионное соглашение от 4 марта 2003 года, которое разрешает Ответчику использовать товарный знак для оказания услуг в сфере доставки корреспонденции (Приложение 6 к Ответу). Обе компании занимаются развитием проекта в области доставки корреспонденции с использованием спорного доменного имени. В настоящее время соглашение находится на стадии регистрации в соответствующих российских инстанциях. Таким образом, Ответчик имеет права и законные интересы в спорном доменном имени.
- Что касается поисков Заявителем компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, не было необходимости в осуществлении сложных поисков: было достаточно обратится на официальный сайт Регистрационной палаты Санкт-Петербурга (Приложение 11 к Ответу).
- Хотя в настоящее время сайт спорного доменного имени содержит только материалы новостей, российское законодательство не устанавливает требований относительно необходимости определенного дизайна или содержания сайта. Настоящее использование сайта является временной экономической альтернативой.
- Ответчик не имеет отношения к владельцам сайта , и является независимой компанией по отношению к Сервиспойнту, лицензиару товарного знака ДЕНСО. Таким образом, предыдущие дела, рассмотренные в соответствии с Политикой, в которых фигурировал Сервиспойт, не могут быть приписаны Ответчику. Сервиспойнт как таковой не может нести ответственность в раках Политики по делам, указанным Заявителем, поскольку он выступает лишь как почтовый ящик для клиентов. Ответчик Денсо Лтд. никогда не был ответчиком или соответчиком по тем делам, рассмотренным в рамках Политики, которые были упомянуты Заявителем в качестве примеров деятельности «киберскваттеров» в Санкт-Петербурге.
- Юридический представитель Заявителя является конкурентом Ответчика в области юридического консультирования.
- Ответчик никогда не имел намерения продажи доменного имени Заявителю. На деле 18 апреля 2003 года Ответчик заключил договор займа на крупную сумму с третьим лицом Роудрэйлер, которое предусматривает залог спорного доменного имени.
- Жалоба не подлежит удовлетворению.
Обстоятельства, подлежащие установлению
Для удовлетворения Жалобы и передаче ему спорного доменного имени Заявитель должен доказать следующее (параграф 4(a)(i-iii) Политики):
- спорное доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые принадлежат Заявителю; и
- Заявитель не имеет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени; и
- доменное имя было зарегистрировано и использовано недобросовестно.
Тождественное или сходное до степени смешения
Заявитель представил свидетельство о регистрации в Российской Федерации товарного знака ДЕНСО № 193395, зарегистрированного 31 августа 2000 года с датой приоритета 31 июля 1996 года, на многие международные классы, включая класс 12: транспортные средства, аппараты, класс 38: телекоммуникации и класс 42: различные услуги, включая юридические и программирование компьютеров. Заявитель также представил обширный список, включающий регистрацию товарного знака на многих языках в 103 странах мира, таких как: Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Италия, Китай, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Южная Корея (Приложение 4, 5 и 6 к Жалобе).
Ответчик не оспаривает, что спорное доменное имя является тождественным товарному знаку ДЕНСО Ответчика. Тем не менее, Ответчик заявляет, что товарный знак ДЕНСО имеет греческий корень, означающий «плотность», который может быть найден во многих языках мира. Группа отмечает утверждение Ответчика о том, что корень “denso” является родовым, однако Ответчик не представил никаких доказательств, что он является родовым в русском языке. Таким образом, нет достаточных оснований для утверждения Ответчика, что слово DENSO происходит от греческого корня, означающего «плотность». В любом случае наличие товарного знака ДЕНСО Заявителя и лицензионного товарного знака ДЕНСО Ответчика противоречит указанному утверждению.
Группа находит, что Заявитель удовлетворил бремя доказывания в соответствии с параграфом 4 (a)(i) Политики.
Права и законные интересы
Заявитель утверждает, что у Ответчика нет прав или законных интересов в оспариваемом доменном имени. Заявитель также утверждает, что Ответчик является «киберскваттером» и связан с российской компанией Сервиспойт, вовлеченной вместе в другими ответчиками из Санкт-Петербурга в несколько предыдущих дел, рассмотренных на основании Политики (Приложение 13 - 19 к Жалобе; дела, в которых обстоятельства по делу сходны с настоящим делом, включают: InTest Corporation v. Servicepoint, FA95291 от 30 августа 2000; и Herbalife International, Inc. v. OOO Artema (aka dermajetics), дело ВОИС № D2002-0154). Заявитель указывает, что сайт спорного доменного имени используется только для показа материалов, транспортируемых с другого сайта, и что его внешний вид имитирует другие сайты, контролируемые компанией Сервиспойнт. Заявитель утверждает, что Ответчик не известен под доменным именем ДЕНСО, так как Заявитель не мог обнаружить существование такой компании в Санкт-Петербурге до регистрации спорного доменного имени.
Ответчик вправе доказывать свои права и законные интересы путем представления неисчерпывающего перечня доказательств на основе параграфа 4(c)(i-iii) Политики. Ответчик по настоящему делу осуществил право доказывания своих прав и законных интересов в соответствии с параграфами 4(c)(i) и 4(c)(ii) Политики. Группа рассмотрит каждый из доводов Ответчика в отдельности.
Во-первых, Ответчик утверждает, что до получения какого-либо уведомления о наличии спора, он использовал спорное доменное имя для законного предложения товаров и услуг. Ответчик утверждает, что он является лицензиатом товарного знака ДЕНСО в Российской Федерации № 213480, зарегистрированного 29 мая 2002 года с датой приоритета 6 октября 2000 по международному классу 39: доставка корреспонденции (Приложение 4 к Ответу). Ответчик в настоящее время использует сайт доменного имени для передачи новостей с другого сайта, что, по утверждению Ответчика, связано с экономической целесообразностью. Ответчик утверждает, что лицензиар товарного знака ДЕНСО компания Сервиспойт до сих пор намерена использовать спорное доменное имя для доставки корреспонденции в рамках договора товарищества, заключенного Ответчиком с компанией Сервиспойнт. Кроме того, как утверждает Ответчик, российское законодательство не требует соответствия сайта доменного имени каким-либо требованиям в отношении дизайна или содержания.
Группа обращает внимание на тот факт, что Ответчик (или его предшественник) зарегистрировал спорное доменное имя 13 марта 2000 года. Датой приоритета регистрации товарного знака лицензиаром, компанией Сервиспойнт, является 6 октября 2000 года. Таким образом, Ответчик зарегистрировал спорное доменное имя до того, как его предполагаемый лицензиар приобрел права на товарный знак в отношении спорного доменного имени. Поэтому, по мнению Группы, Ответчик имел целью путем ухищрений приобрести определенные права и законные интересы в отношении спорного доменного имени, зная его ценность с учетом товарных знаков Заявителя (и других лиц) и их интересов в доменном имени.
Возражая заявителю, Ответчик утверждает, что имя Заявителя не является известным в России вследствие того, что число продаж автомобилей Тойота (Toyota), в которые входят автомобильные части ДЕНСО, в России незначительно (около 4,000 в год). Однако Группа имеет основания полагать, что Ответчик знал о товарном знаке Заявителя: по мнению Группы, это подтверждает тот факт, что лицензиар Ответчика зарегистрировал товарный знак в одном из немногих международных классов, по которым Заявитель не предлагает товаров.
Таким образом, Группа не находит, что использование Ответчиком спорного доменного имени для передачи новостей представляет собой добросовестное предложение услуг согласно параграфу 4(c)(i) Политики. Аналогичным образом, не были Ответчиком представлены и доказательства подготовки к использованию доменного имени. Более обосновано предполагать, что Ответчик фактически держит спорное доменное имя с целью определения, каким образом его можно использовать в свете товарного знака Заявителя.
Во-вторых, что касается доказательств Ответчика по параграфу 4(c)(ii) Политики, Ответчик утверждает, что он широко известен под спорным доменным именем. В этой связи Ответчик утверждает, что его имя происходит от его прежнего имени «День Софии», которое он начал использовать с 1993 года. Вместе с тем, Ответчик указывает, что компания Денcо Лтд. Была зарегистрирована 11 октября 2000 года, а решение об образовании компании принято 6 октября 2000 года. Не было представлено достаточных доказательств того, что это компания носила имя «День Софии» в начале 1990-х годов. Таким образом, Группа не принимает это утверждение.
Более того, что касается этого утверждения Ответчика и того, что он был известен под именем Денсо, Группа считает, что если это и будет доказано, это следует расценивать как ухищрение для того, чтобы с помощью института юридического лица найти ex post facto обоснование для регистрации спорного доменного имени.
Группа находит, что Заявитель удовлетворил бремя доказывания в отношении того, что у Ответчика нет прав и законных интересов в спорном доменном имени.
Недобросовестность
Заявитель утверждает, что Ответчик нарушил положение параграфа 4(b)(i) Политики о недобросовестности, поскольку он намеревается продать спорное доменное имя Заявителю или его конкуренту за сумму, превышающую ту, которую заплатил Ответчик. В деле нет прямых доказательств этому, вместе с тем, Группа полагает, что существуют косвенные доказательства, указывающие в этом направлении. Лицензиар товарного знака DENSO компания Сервиспойнт является юридическим лицом, которое занимается коммерциализацией доменных имен в Интернете, и по этому основанию была участником ряда предыдущих решений. Отношения между Ответчиком и Сервиспойнт не вполне ясны, но представляется, что они идут дальше их соглашения о товарном знаке ДЕНСО и соглашения о партнерстве.
Ответчик утверждает, что он использовал в качестве обеспечения или заложил доменное имя за «крупную» сумму, хотя он не представил убедительных доказательств этому. Если это и обстоит именно так, то это не будет доводом в пользу Ответчика, а, напротив, будет доказательством его недобросовестности в соответствии с параграфом 4(b)(i) Политики, поскольку Ответчик будет считаться отчуждившим (путем залога или аналогичным) доменное имя лицу, которое может быть конкурентом Заявителя, за сумму, превышающую ту, которую затратил Ответчик. В этой связи, у Группы нет необходимости входить в обсуждение доказанности утверждения Ответчика для того, чтобы принять решение по данному делу.
Группа находит, что факт того, что Ответчик действовал недобросовестно при регистрации (приобретении) и использовании доменного имени очевиден прежде всего из того, что длительное время Ответчик держал доменное имя, практически ничего не предпринимая для его использования. Так, Ответчик утверждает, что он зарегистрировал (приобрел) доменное имя для того, чтобы предлагать услуги по доставке корреспонденции, однако более, чем 3 года спустя, он все еще намеревается осуществить этот проект с лицензиаром товарного знака ДЕНСО компанией Сервиспойнт. В это же время использование Ответчиком доменного имени сводилось только к передаче новостей с другого сайта. Группа находит, что такое затяжное неиспользование доменного имени, содержащего представляющий ценность товарный знак Заявителя, является недобросовестным по основаниям, указанным в широко цитируемом деле Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (дело ВОИС № D2000-0003 от 18 февраля 2000 года). Группа отмечает, что такое основание для определения недобросовестности прямо не указано в Политике, вместе с тем, Группа считает, что параграф 15 Правил дает свободу для подобного усмотрения.
Группа находит, что Заявитель доказал, что Ответчик зарегистрировал и использовал доменное имя недобросовестно.
7. Decision
На основании параграфа 4 (i) Политики и 15 Правил требование Заявителя о передаче спорного доменного имени удовлетворяется.
Ирина В. Савельева
Председатель Группы
Харуо Гото
Член Группы
Деннис А. Фостер
Член Группы
Дата: 3 ноября 2003
Full & Egal Universal Law Academy