WIPO Arbitration and Mediation Center
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. Frank Koh
Case No. D2003-0559
1. Las Partes
La Demandante es Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., con domicilio en Barcelona, España, representada por Elia Sugrañes Coca, Sugrañes, S.L., Barcelona, España.
El Demandado es Frank Koh, con domicilio en Buenos Aires, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Go Daddy Software.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de julio de 2003, (por vía electrónica), cuya confirmación en papel fue recibida en el Centro el 18 de julio de 2003. El 17 de julio, el Centro acusó recibo de la demanda a la parte Demandante. El 17 de julio de 2003, el Centro envió a Go Daddy Software vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 17 de julio de 2003, Go Daddy Software envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de julio de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de agosto de 2003. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de agosto de 2003.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (el "Panel") el día 1 de septiembre de 2003, habiendo recibido ese mismo día la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En cuanto al idioma del procedimiento, este Panel hace notar que el acuerdo de registro celebrado entre el Demandado y el Registrador se encuentra redactado en idioma inglés, por lo que de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento debería ser el inglés. Sin embargo, tomando en consideración que la Demandante es una sociedad española, al igual que su representante legal, y que el demandado es un individuo argentino, por lo cual comparten el idioma español, que el nombre de dominio controvertido está escrito en español, así como que otros Grupos de Expertos han decidido utilizar un idioma distinto al del acuerdo del procedimiento cuanto las circunstancias del procedimiento administrativo así lo ameritan (ver, por ejemplo, Informática El Corte Inglés, S.A. v. D. Fernando Fernández Oltra, Caso OMPI No. D2002-0505, 31 de julio de 2002; Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. v. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830, 25 de octubre de 2002), este Panel, con base en el párrafo 11.a) del Reglamento, el Panel decide adoptar el español como idioma de este procedimiento administrativo.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no refutados en una contestación por el Demandado, se tienen por ciertos (ver Randstad General Partner (U.S.), LLC v. Domains For Sale For You, Caso OMPI No. D2000-0051, 24 de marzo de 2000).
La Demandante
La demandante es Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., una entidad constituida en 1882 y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 28 de julio de 1919, con presencia en España y otros países del mundo, entre los que se encuentra Argentina.
La demandante cuenta con las siguientes marcas registradas en España:
- Marca Reg. No. 1.778.497 "AGUAS DE BARCELONA" en clase 16;
- Marca Reg. No. 1.778.498 "AGUAS DE BARCELONA" en clase 16;
- Marca Reg. No. 1.934.701 "AGUAS DE BARCELONA FONDO DE PENSIONES" en clase 36;
- Marca Reg. No. 1.778.496 "AIGÜES DE BARCELONA" clase 16;
- Marca Reg. No. 1.129.345 "AIGÜES DE BARCELONA UNA VOLUNTAT DE SERVEI" en clase 35.
Además, la Demandante cuenta con los siguientes nombres de dominio registrados a su favor:
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- .
El Demandado
El demandado ha registrado el nombre de dominio el 1 de octubre de 2001.
El demandado no contestó la demanda interpuesta por la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
I. Identidad de las marcas de la demandante con el dominio en disputa
La Demandante argumenta lo siguiente:
- Que el nombre de dominio es idéntico a la marca registrada No. 1.778.497 "AGUAS DE BARCELONA."
- Que "AGUAS DE BARCELONA" es una marca notoriamente conocida en España y a nivel internacional, debido a que el público conoce desde 1919 el nombre AGUAS DE BARCELONA, el cual, según la demandante, es el resultado en que ha derivado la denominación SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. dado el carácter genérico de los vocablos sociedad y general.
- Que SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. es una de las empresas líderes a nivel español, concretamente en el sector de abastecimiento de agua y otros servicios que han ido integrándose en la compañía.
La Demandante ha proporcionado como prueba, copias de algunas publicaciones en España y Argentina, donde se hace mención de las actividades de la Demandante y de la marca "AGUAS DE BARCELONA."
II. Carencia del demandado de derechos legítimos sobre el nombre de dominio
Manifiesta la Demandante lo siguiente:
- El Demandado carece de legitimidad para ser titular del dominio en disputa.
- SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. es conocida en el mercado español con las marcas AGUAS DE BARCELONA y AGBAR, ya bien con publicidad dirigida a todo el público en periódicos y publicaciones diversas, como también por distintos medios en el sector, y recalca que "AGUAS DE BARCELONA" es una denominación con notable tradición desde 1919, siendo en la actualidad la primera empresa del sector conocida a nivel nacional e internacional y en particular en Argentina.
- La marca "AGUAS DE BARCELONA" es, en su opinión, una marca notoria, argumentando que debido a la promoción que a lo largo de casi 100 años ha venido realizando, dicha marca ha obtenido un alto prestigio en el mercado, e invocando las disposiciones que sobre marcas notorias contiene la Ley Española de Marcas 17/2001.
- El Demandado no realiza una oferta de buena fe de productos y servicios bajo el nombre de dominio registrado, que el dominio en disputa no se encuentra en uso activo, sino que se encuentra "aparcado" en la página de Internet del Registrador, Go Daddy Software.
III. Registro y uso de mala fe
La Demandante esgrime los siguientes argumentos:
- Que el nombre de dominio en disputa puede únicamente haber sido registrado con mala fe, teniendo en consideración la notoriedad de la marca AGUAS DE BARCELONA.
- Que en resoluciones pasadas del Centro, se ha establecido que prueba la mala fe el registro de una marca notoriamente conocida (citando Gestmusic Endemol, S.A. v. Javier Gil, Caso OMPI No. D2003-0143, 28 de abril de 2003; Banco Vitalicio de España, Compañía de Seguro y Reaseguros, S.A. v. A. López, Caso OMPI No: D2002-0948, 26 de noviembre de 2002; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402, 20 de diciembre de 2000; San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. v. D. Salvador Preckler Arias, Caso OMPI No. D2002-1107, 3 de febrero de 2003; RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, Caso OMPI N� D2000-0143, 24 de abril de 2000).
- Que el hecho de que el Demandado no pretenda realizar actividad alguna, ni prestación de servicios de buena fe bajo el mismo, sino que el nombre de dominio se halla aparcado gratuitamente en el servidor del Registrador GoDaddy Software, de acuerdo con la doctrina de la tenencia pasiva (citando J. García Carrión, S.A. v. M� José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239, 26 de mayo de 2000; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464, 27 de julio de 2000; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402, 20 de diciembre de 2000; Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805, 19 de Febrero de 2001).
- Que si bien el Demandado en un primer lugar manifestó estar "abierto a cualquier tipo de negociación," dicho Demandado no respondió a una carta enviada por la Representante de la Demandante, donde se comunicaba al Demandado que la negociación no debía implicar el pago de contraprestación económica alguna por parte de la Demandante.
- Que por tanto, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó los argumentos de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
I. Cuestión previa
Debido a que el demandado no ha presentado una contestación válida a la demanda, en términos del párrafo 5 del Reglamento (ver puntos 3.5 y 6.2.1 supra), el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de la Demandante (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).
II. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el Párrafo 4. de la Política uniforme
Los presupuestos que deben probarse son:
a) Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos,
b) Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
c) Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.
a. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
- Existe identidad entre el nombre de dominio y las marcas registradas "AGUAS DE BARCELONA," pues tanto uno como las otras están compuestos de los mismos elementos, salvo por la adición en el primero del nombre de dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés gTLD) ".info" al final del dominio del Demandado, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca "AGUAS DE BARCELONA," puesto que dicho gTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI N� D2002-0537, 6 de septiembre de 2002, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834, 4 de septiembre de 2000).
- En cuanto a los argumentos de notoriedad de la Demandante, el Panel considera que el procedimiento contemplado en la Política no requiere que una marca sea famosa o notoriamente conocida y por lo tanto estima que no es necesario emitir una resolución al respecto en este caso (ver The Nasdaq Stock Market, Inc., v. Hamid Reza Mohammad Pouran, Caso OMPI No. D2002-0770, 16 de octubre de 2002; ver también The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Global America, Caso OMPI No. DNU2002-0002, 14 de mayo de 2002). Sin embargo, este Panel ha estudiado las pruebas presentadas por la Demandante y ha llegado a la conclusión de que la marca "AGUAS DE BARCELONA" es distintiva y asociada con la Demandante, así como que dicha marca cuenta con una presencia significativa en el mercado español, y que ha sido objeto de mención pública en varios medios impresos de comunicación en Argentina, al igual que dicha marca tiene una presencia importante en Internet, al ser mencionada en un número considerable de páginas Web.
Por tanto, la Demandante ha cumplido con el primer requisito del Párrafo 4.a) de la Política.
b. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con la cláusula 4.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
- Las pruebas contenidas en el expediente demuestran que el Demandado no ha utilizado el dominio con anterioridad al inicio de esta controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. No hay tampoco evidencia que demuestre que el demandado haya sido conocido corrientemente como aguasdebarcelona o . El nombre del demandado es, según la información contenida en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio controvertido, Frank Koh. Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial, por parte del demandado, del dominio en disputa, sin intención de desviar usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
- Las marcas "AGUAS DE BARCELONA" han sido solicitadas en España desde 1993, cuando menos. El nombre de dominio controvertido fue registrado en 2001. La Demandante ha argumentado que ha utilizado sus marcas, dándoles suficiente publicidad en España y Argentina. El Demandado no ha proporcionado ninguna prueba para demostrar un interés legítimo ni buena fe en la elección y registro del nombre de dominio .
- El Demandado no ha usado el nombre de dominio controvertido. La Demandante ha probado que al momento de presentarse esta Demanda, el Demandado simplemente había "aparcado" el dominio disputado en el servidor del Registrador, y que por tanto dicho dominio resolvía a una página Web que señalaba precisamente que el nombre de dominio se encontraba aparcado gratuitamente con el Registrador, conteniendo dicha página publicidad del propio Registrador. Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en la cláusula 4.c) de la Política.
Por tanto, este Panel concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del dominio controvertido, cumpliendo la Demandante así con el segundo requisito que establece el Párrafo 4.a) de la Política.
c. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 4.b) establece lo siguiente, respecto del registro y uso de mala fe:
Pruebas del registro y utilización de mala fe. A los fines del párrafo 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:
(i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
I. Registro
- La Demandante ha probado contar con un grupo de registros marcarios relacionados con "AGUAS DE BARCELONA" cuya solicitud se hizo por lo menos en 1993. También ha probado la Demandante haber sido sus marcas objeto de mención en medios impresos en España y otras partes del mundo, incluida la Argentina, y ser objeto de mención en medios electrónicos como Internet. La Demandante ha argumentado ser una de las empresas más importantes en su ramo dentro del territorio español y estar realizando considerables inversiones en Argentina y otros países. Reclama la Demandante que AGUAS DE BARCELONA es una denominación con notable tradición desde 1919.
- El Demandado parece no tener relación alguna con "AGUAS DE BARCELONA." De la información desprendida de la base de datos WHOIS relativa al dominio controvertido, no se desprende ningún vínculo del Demandado con la Demandante o sus marcas, ni circunstancia alguna que permita inferir la buena fe en la adopción de dicho nombre de dominio, ni la existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado, respecto de dicho nombre de dominio.
- El Demandado no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio , el cual comprende en su totalidad la marca "AGUAS DE BARCELONA," propiedad de la Demandante, y el cual ha sido encontrado idéntico a dicha marca por este Panel (ver punto 6.II.a. supra).
Por tanto, el Panel no encuentra circunstancias que permitan afirmar que el dominio controvertido haya sido registrado de buena fe y por lo tanto concluye que el mismo ha sido registrado de mala fe.
II. Uso
- La Demandante argumenta que su marca "AGUAS DE BARCELONA" es una marca notoriamente conocida. Sin embargo, la Demandante no ha proporcionado suficientes pruebas para acreditar su afirmación. En todo caso, el procedimiento administrativo contenido en la Política no requiere de la existencia de una marca notoria, ni faculta al Grupo de Expertos para emitir una declaración de notoriedad (ver argumentos y casos mencionados en el punto 6.II.a. supra).
- Por otro lado, la Demandante invoca la doctrina de la tenencia pasiva.
- De acuerdo con el caso que dio inicio a esta doctrina, es decir, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, 18 de febrero de 2000, "el asunto importante no estriba en el hecho de que el Demandado esté realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideración las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Demandado esté actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerá una distinción fina, pero es importante. Lo que dicha distinción significa es que el concepto de que un nombre de dominio �se utilice de mala fe� no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye también la omisión [inacción, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisión [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilización de mala fe d el nombre de dominio" (traducción del Panel).
- Otros Paneles han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 4(a)(iii).(Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805, 19 de Febrero de 2001 �citando a su vez Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, 18 de febrero de 2000; J. García Carrión, S.A. v. M� José Catalán Frías, Caso OMPI N� D2000-0239, 26 de mayo de 2000; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464, 27 de julio de 2000; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402, 20 de diciembre de 2000).
Un número considerable de Grupos de Expertos han reconocido que los cuatro incisos del párrafo 4.b) de la Política establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC Caso OMPI No. D2002-0131, 10 de abril de 2002; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416, 14 de marzo de 2002), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).
En el presente caso, el Panel ha encontrado las siguientes circunstancias:
a) Las marcas "AGUAS DE BARCELONA" de la Demandante han sido utilizadas desde 1919 con regularidad en España y otros países, principalmente Argentina, en medios impresos, a la vez que se mencionan con regularidad también en Internet. La Demandante ha argumentado que dichas marcas gozan de reconocimiento entre el público consumidor Español y el Argentino, lo cual no ha sido refutado por el Demandado;
b) El Demandado no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar el dominio de buena fe;
c) El Demandado no ha proporcionado ninguna explicación respecto de la adopción de la marca de un tercero (tercero que invierte, es objeto de mención pública y realiza actividades empresariales en la Argentina, el país donde el Demandado ha declarado tener su domicilio) como un nombre de dominio propio, cuando aparentemente el Demandado, de nombre Frank Koh, no guarda relación alguna con la marca "AGUAS DE BARCELONA," ni tendría vinculación con dicha marca o la familia de empresas que la utilizan en España, Argentina u otros países.
d) El Demandado ha contestado a la primera carta enviada por la Representante de la Demandante, manifestando: "Comunique a su cliente que estamos abiertos a cualquier tipo de negociación." Sin embargo, cuando en su segunda carta la representante de la Demandante expresó que su representada no estaba dispuesta a llegar a ningún acuerdo que supusiera el pago de contraprestación económica alguna, el Demandado no volvió a contestar.
e) El Demandado no ha presentado un escrito de Contestación a la Demanda, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de la Demandante.
f) Tomando lo anterior en consideración, no es posible concebir ningún uso activo de buena fe, existente o cuyo advenimiento esté contemplado, del nombre de dominio por parte del Demandado que no fuese ilegítimo, como pudiera ser la infracción de marcas o el engaño al público consumidor (ver, mutatis mutandis, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, Caso OMPI No. D2002-0131, 10 de abril de 2002).
Por tanto, el Panel considera que, con base en la doctrina de la tenencia pasiva, el nombre de dominio controvertido se utiliza de mala fe, con lo cual, al haberse encontrado anteriormente que dicho nombre de dominio había sido registrado de mala fe, se cumple con lo establecido en el tercer inciso del párrafo 4.a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único
Fecha: 15 de septiembre de 2003
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