Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster
Case No. D2003-0560
1. Las Partes
La Parte Demandante es Gestmusic Endemol, S.A., una sociedad con domicilio en Barcelona, España (en adelante, la Demandante), representada en este procedimiento por D. Ferran Llaquet Ballarín, abogado de Barcelona, España.
La Parte Demandada es Sexomaster, con residencia aparente en Calle Crónicas, Madrid, España (en adelante, el Demandado).
2. El Nombre de Dominio y el Registro
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es (en adelante, el Nombre de Dominio), registrado por medio de la entidad Intercosmos Media Group, Inc., con sede en Estados Unidos de América (en adelante, el Registro).
3. Curso del Procedimiento
Con fecha de 17 de julio de 2003, se presentó por vía electrónica en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el Centro) una demanda de acuerdo con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN (en adelante, la Política), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el Reglamento), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el Reglamento Adicional).
Posteriormente el Centro recibió las cuatro copias en papel habiéndose cumplido las demás prescripciones formales.
El Centro requirió de la entidad registradora Intercosmos Media Group, Inc. confirmación de los datos de registro del nombre de dominio , obteniendo dicha respuesta el 17 de julio de 2003.
Con fecha de 22 de julio de 2003, el Centro notificó la demanda al Demandado, junto con la notificación de comienzo del procedimiento.
Con fecha de 14 de agosto de 2003, el Centro notificó a las partes del presente procedimiento la falta de contestación a la demanda por parte del Demandado.
El 26 de agosto de 2003, el Centro designó a D. Albert Agustinoy Guilayn como Panelista Único para la resolución del presente procedimiento, remitiéndole la documentación del procedimiento y señalando como fecha límite para la decisión el 8 de septiembre de 2003.
4. Lengua del procedimiento
El escrito de demanda ha sido presentado en lengua española. Habida cuenta de la falta de oposición del Demandado a tal respecto, el procedimiento se ha tramitado en español como idioma del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento.
5. Antecedentes de Hecho
5.1. La Demandante
La Demandante es una compañía española cuya principal actividad es la producción de programas televisivos. Uno de los programas de mayor éxito que produce la Demandante es "Crónicas Marcianas," un magazine que, desde 1997, se emite en horario nocturno en la cadena privada española de televisión Tele Cinco.
A lo largo de sus seis temporadas de emisión, el programa ha consolidado su liderazgo de audiencia en la mencionada franja horaria, habiendo registrado durante la temporada 2002 una cuota media de audiencia del 31.3 % con 1.793.000 espectadores.
Precisamente dicho éxito ha comportado que en España la denominación y signo distintivo "Crónicas Marcianas" hayan adquirido una gran notoriedad, asociándose al programa producido por la Demandante, si bien tiene su origen en la obra homónima del escritor norteamericano Ray Bradbury.
Al hilo del éxito obtenido por el programa, la Demandante ha comercializado en España distintos productos vinculados a la marca "Crónicas Marcianas," comprendiendo, entre otros, discos compactos de música, colecciones de películas en formato DVD o videojuegos.
A efectos de proteger sus actividades vinculadas al programa "Crónicas Marcianas," la Demandante es titular de las siguientes marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:
MARCA
N� REGISTRO
FECHA DE REGISTRO
CLASE
CRONICAS MARCIANAS
2125012
10/11/97
9
CRONICAS MARCIANAS
2125013
10/11/97
16
CRONICAS MARCIANAS
2125014
10/11/97
28
CRONICAS MARCIANAS
2125015
10/11/97
35
CRONICAS MARCIANAS
2107328
30/07/97
38
CRONICAS MARCIANAS
2107329
30/07/97
41
5.2. El Demandado
En principio, la única información con la que ha contado este Panel en relación con el Demandado es la incluida en la base de datos Whois respecto al Nombre de Dominio, al no haberse personado el mismo en el presente procedimiento.
Tal y como se ha indicado anteriormente, este Panel considera que gran parte de los datos relativos al titular del Nombre de Dominio incluidos en la mencionada base de datos son falsos. En este sentido, se ha constatado la inexistencia de la dirección postal así como el nombre aportados por el Demandado, previa búsqueda en el correspondiente índice callejero y directorio de páginas blancas. En principio los únicos datos que parecen reales son aquellos referidos a la dirección de correo electrónico y al teléfono de contacto. Estos datos, no obstante, no son suficientes para identificar adecuadamente al Demandado, en cuanto que la dirección de correo electrónico incluida se halla vinculada al Nombre de Dominio (webmaster@) y el número de teléfono corresponde a una línea de teléfono móvil los datos de cuyo titular no se encuentran disponibles para su consulta.
La Demandante indica en su escrito de demanda que identificó a la persona que había registrado el Nombre de Dominio como D. Marcos Martínez Cardá, al que requirió para que le transfiriera el Nombre de Dominio, sin haber obtenido respuesta alguna. No obstante, la Demandante no ha presentado prueba alguna que permita vincular al Sr. Martínez Cardá con el Nombre de Dominio, de modo que este Panel no considera suficientemente acreditada la mencionada vinculación.
El Demandado ha enlazado el Nombre de Dominio con un sitio web de contenidos pornográficos. Para acceder a tales contenidos, los usuarios deben instalar previamente en su ordenador un programa de reconfiguración de su módem, el cual vincula la línea de acceso del usuario a Internet a una línea de tarificación especial, cuyas tarifas son significativamente superiores a las aplicadas ordinariamente. Tal y como se indicará más adelante, el sitio web vinculado al Nombre de Dominio ha contenido numerosas referencias al programa producido por la Demandante, si bien en la actualidad no es así.
Por último, al revisar la documentación presentada por la Demandante, este Panel ha podido comprobar que el Demandado es el titular de otro nombre de dominio () que conduce a un sitio web de contenido pornográfico cuyo acceso requiere igualmente la conexión a una línea de tarificación adicional. Asimismo, es probable que el Demandado sea también titular y opere el sitio web ligado al nombre de dominio , al cual se accede tanto desde el Nombre de Dominio como desde el dominio .
6. Alegaciones y pretensiones de las Partes
6.1 Demandante
En su escrito de demanda, afirma la Demandante:
(i) Que es titular de diversas marcas "CRONICAS MARCIANAS" registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que utiliza para la comercialización de distintos tipos de productos vinculados al programa de televisión.
(ii) Que el Nombre de Dominio, del cual es titular el Demandado, es idéntico a las marcas denominativas "CRONICAS MARCIANAS" de las que la Demandante es titular.
(iii) Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de Dominio.
(iv) Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, a efectos de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web asociado al mismo, dándose un riesgo de confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web, tal y como prevé el apartado 4(b)(iv) de la Política.
(v) Que, por todo ello, solicita a este Panel que dicte una decisión por la que el Nombre de Dominio sea transferido a su favor.
6.2 Demandado
El Demandado no ha presentado escrito de contestación a la demanda ni se ha personado en el procedimiento.
7. Debate y conclusiones
7.1. Normas aplicables
De acuerdo con el apartado 15(a) del Reglamento, este Panel decidirá teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados en el marco del presente procedimiento y de conformidad con la Política y el Reglamento. Asimismo, teniendo en cuenta que ambas partes tienen su residencia en España, también se tendrán en cuenta las leyes y principios del derecho español.
7.2. Examen de los presupuestos establecidos en el apartado 4(a) de la Política
De acuerdo con el apartado 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio objeto de la disputa respecto a la marca de la que la Demandante es titular.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado respecto al nombre de dominio objeto de la disputa.
(iii) Acreditar que el demandado ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio objeto de la disputa.
A continuación se analiza la concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por la Política respecto al caso del Nombre de Dominio.
(i) Identidad o similitud que puede provocar confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante
El primer elemento a analizar es si el Nombre de Dominio y las marcas "CRONICAS MARCIANAS" de las que es titular la Demandante son idénticos o confusamente similares.
En este sentido, las únicas diferencias entre uno y otras es la ausencia de espacio entre los dos vocablos que componen el Nombre de Dominio y la inclusión del sufijo ".NET." Ello no obstante, dichas diferencias se derivan exclusivamente de las restricciones técnicas actuales del DNS (Domain Names System), por lo que deben ser consideradas indiferentes a efectos del presente análisis. Numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política avalan dicha interpretación (Caso OMPI No. D2000-0812, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth o Caso OMPI No. D2003-0172, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., entre otras).
De este modo, este Panel considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que es titular la Demandante, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
(ii) Derechos e intereses legítimos del Demandado respecto al Nombre de Dominio
El apartado 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el correspondiente nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.
Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En el presente caso, no concurren las circunstancias anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Tampoco el Demandado ha presentado argumento alguno que contradiga dicha conclusión.
De hecho, registrar un nombre de dominio correspondiente a una marca notoria, seis años después de su registro, para su posterior utilización para la promoción y distribución de contenidos pornográficos por medio de una línea de tarificación adicional o la inclusión en el correspondiente sitio web de distintos logos y referencias tanto al programa producido por la Demandante como a las marcas "Crónicas Marcianas" sin la correspondiente autorización de la Demandante, entre otros, constituyen elementos suficientes para considerar que el Demandado no ostenta ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, por lo que este Panel considera que concurre la segunda de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
(iii) Registro y utilización de mala fe del Nombre de Dominio
El último de los elementos requeridos por la Política es que el Demandante acredite que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en cuestión de mala fe. En este sentido, tal y como han establecido desde un primer momento las decisiones adoptadas al amparo de la Política ( Caso OMPI No.D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman o Caso OMPI No. D2000-0001, Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, entre otras), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
Seguidamente, se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Tal y como se ha indicado al evaluar la ausencia de derechos o intereses del Demandado respecto al Nombre de Dominio, existen numerosos indicios de que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado respondió a criterios de mala fe.
En este sentido, hay que partir de la base que, de acuerdo con lo indicado anteriormente, el Demandado registró el Nombre de Dominio el 20 de febrero de 2003, es decir, casi seis años después de la primera emisión del programa "Crónicas Marcianas" y cuando la correspondiente marca ya había adquirido una significativa notoriedad en España, lugar de residencia del Demandado.
De hecho, tal y como se ha indicado previamente, el formato original del sitio web vinculado al Nombre de Dominio contenía numerosas referencias al programa producido por la Demandante, parte de las cuales, de hecho, todavía puede visualizarse en sendas páginas web presuntamente desarrolladas por el Demandado (ubicadas en "" y en "").
De este modo, está claro que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado no responde a una "coincidencia desafortunada" sino a la voluntad de aprovecharse con ánimo de lucro de la notoriedad de la marca de la Demandante.
Por otra parte, el Demandado se ha servido de datos falsos para el registro del Nombre de Dominio, a efectos de impedir su efectiva identificación. Dicha voluntad de ocultar su verdadera identidad, aparte de constituir un incumplimiento de la cláusula 13 del acuerdo de registro con Intercosmos Media Group, Inc. para el registro del Nombre de Dominio (la cual requiere del usuario la garantía de la veracidad de los datos identificativos a incorporar en la base de datos Whois), constituye un claro indicio de la mala fe del Demandado en el momento del registro del Nombre de Dominio. Este tipo de actuación ha sido considerado en este sentido en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (Caso OMPI No. D2000-0003, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows o Caso OMPI No. D2000-0637, Gonvarri Industrial c. Gon Varr I Ano Sexo a Domicilio, entre otras).
Teniendo en cuenta todo lo indicado, este Panel considera que la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al registro del Nombre de Dominio.
(ii) Utilización de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Una vez analizada la concurrencia de mala fe respecto al registro del Nombre de Dominio, debe examinarse si el Demandado también lo ha utilizado de mala fe. En este sentido, hay que recordar que, desde un primer momento, el Nombre de Dominio se ha vinculado a un sitio web con contenidos pornográficos, cuyo acceso requiere del pago de una cantidad de dinero por parte del usuario.
Alega la Demandante que esta actuación constituye una clara muestra de mala fe en el sentido del apartado 4(b)(iv) de la Política, en cuanto que el Demandado se sirve del Nombre de Dominio para desviar a usuarios de Internet con ánimo de lucro.
Al respecto no cabe sino considerar que, aparte de constituir una clara infracción de la legislación española de marcas, de competencia desleal y de servicios de la Sociedad de la Información, la utilización de un nombre de dominio idéntico a una marca notoria para atraer a usuarios de Internet hacia un sitio web de contenido pornográfico constituye efectivamente una evidente utilización de mala fe de dicho nombre de dominio, tal y como han establecido numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (Caso OMPI No. D2003-0022, Six Continents Hotels, Inc. c. Seweryn Nowak o Caso OMPI No. D2001-0860, Caledonia Motor Group, Ltd. c. Amzon, entre otras).
Adicionalmente, cabe abundar en el hecho de que dicha actuación constituye una infracción de la cláusula 13 del acuerdo de registro con Intercosmos Media Group, Inc. para el registro del Nombre de Dominio, en cuanto que la misma requiere el compromiso del titular del correspondiente nombre de dominio de no lesionar en ningún momento los derechos de un tercero.
Por último, cabe indicar que, en este caso, la conducta del Demandado responde a un claro ánimo de lucro, al requerir la conexión del usuario a una línea de tarificación adicional para tener acceso a los contenidos del sitio web. En este sentido, cabe recordar igualmente que el Demandado ha desarrollado otros sitios web con la misma finalidad, de lo que se deduce la evidente voluntad de aquél de obtener un beneficio como consecuencia de la atracción de usuarios de Internet a los sitios web que ha desarrollado, siendo la utilización de un nombre de dominio correspondiente a una marca notoria un sistema especialmente efectivo para garantizar la mencionada desviación de usuarios.
Dichos elementos constituyen claras muestras de mala fe en la utilización del Nombre de Dominio por parte del Demandado, tal y como se ha considerado en múltiples decisiones adoptadas en el marco de la Política (Caso OMPI No. D2000-1238, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. c. Juana Hidalgo Martos o Caso OMPI No. D2001-0059, Patricia Ford & Online Creations, Inc. c. Damir Kruzi Cevic, entre otras).
De este modo, este Panel considera que la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al uso del Nombre de Dominio.
De acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que el Demandado registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre la tercera de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
8. Decisión
Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, este Panel considera que la Demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4(a) de la Política que concurren los tres elementos contemplados en dicho apartado y, en consecuencia, conforme a los apartados 4(i) y 15 de la Política, ordena que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante, Gestmusic Endemol, S.A.
Albert Agustinoy Guilayn
Panelista Único
Fecha: 8 de septiembre de 2003
Full & Egal Universal Law Academy