Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Opodo Limited contre Monsieur Paco Elmudo
Litige n° D2003-0572
1. Les parties
Le requérant est la société Opodo Limited, Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représentée par le Cabinet Denton, Salès, Vincent et Thomas, France.
Le défendeur est Monsieur Paco Elmudo, Lisbonne, Portugal.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Gandi SARL.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Opodo Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 juillet 2003, par courrier électronique. La plainte a été reçue sur support papier le 24 juillet 2003.
Le 23 juillet 2003, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 28 juillet 2003.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
En réponse à une notification par le Centre que la plainte était irrégulière, le requérant a déposé un amendement le 29 juillet 2003.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au défendeur le 30 juillet 2003, par courrier rapide et par courrier électronique. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 août 2003. Le défendeur n’a communiqué aucune réponse. En date du 21 août 2003, le Centre a notifié aux parties le défaut du défendeur.
Le 29 août 2003, le Centre a nommé Fabrizio La Spada dans le présent litige comme expert unique. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le requérant est titulaire de la marque communautaire verbale "opodo" (No. 002073831) et de la marque communautaire figurative "opodo + logo" (No. 002296119). La marque verbale "opodo" a été déposée le 29 janvier 2001, et enregistrée le 3 juin 2002, en classes internationales 9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. La marque figurative a été déposée le 4 juillet 2001, et enregistrée le 25 février 2003, dans les mêmes classes. Les produits et services pour lesquels ces marques sont enregistrées comprennent notamment les services d’agences de voyages et de communication audiovisuelle.
Le requérant exploite également le site Internet "", qui constitue un portail pour son activité.
Les noms de domaine et ont été enregistrés par le défendeur le 12 janvier 2003. Le 2 mai 2003, date d’un constat effectué par l’Agence pour la Protection des Programmes, les deux noms de domaine renvoyaient à la même adresse, c’est-à-dire la page Web d’un moteur de recherche, proposant les résultats de la requête préenregistrée "vols billet plein tarif". Cette page fait notamment apparaître des sites (francophones) d’agences de voyages concurrentes du requérant. Le 30 juillet 2003, les deux noms de domaine renvoyaient toujours à une page de résultat du même moteur de recherche, mais proposant les résultats de la requête préenregistrée "achat billet d avion plein tarif".
Par courrier du 13 mai 2003, le requérant a requis le défendeur de cesser toute utilisation du nom de domaine et de transférer ce dernier au requérant. Le dossier ne contient pas d’indication que le défendeur ait répondu à ce courrier.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le requérant allègue que les deux noms de domaine litigieux créent un risque de confusion avec les marques dont il est titulaire puisqu’ils sont la reproduction quasi identique de ces marques. Selon le requérant, les noms de domaine constituent une forme de "typosquatting", dans la mesure où ils ne se distinguent de la marque que par une différence orthographique minime. De plus, le risque de confusion est accru par la proximité volontaire entre les noms de domaine utilisés par le requérant et celui utilisé par le défendeur.
Le requérant affirme que le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, dans la mesure où il n’a pas de droits sur les marques "opodo" ni n’a obtenu d’autorisation de les exploiter à titre de nom de domaine ou d’en faire un quelconque usage. Le requérant indique également que le défendeur ne justifie d’aucun droit propre sur l’appellation "opodo". Selon le requérant, les noms de domaine n’ont d’autre raison d’être que de servir à détourner les internautes des offres du requérant et n’ont jamais été utilisés par le défendeur dans l’intention de proposer aux internautes une offre quelconque de produits et services.
Le requérant prétend que le défendeur a agi de mauvaise foi et ne pouvait ignorer l’existence de la marque "opodo" connue, selon lui, dans le monde entier. Il ajoute que le défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux dans le but de détourner les internautes des offres du requérant, qui plus est en renvoyant ceux-ci à des sites Internet de sociétés concurrentes. Le requérant souligne également le fait qu’il n’a pas reçu de réponse à sa lettre de mise en demeure du 13 mai 2003.
Le requérant ajoute que le défendeur a déjà fait l’objet d’au moins deux procédures devant le Centre (Litiges OMPI No. D2002-0996 et No. D2002-1079).
Sur cette base, le requérant conclut au transfert des noms de domaine.
B. Défendeur
Le défendeur n’a pas fourni de réponse à la plainte ou d’autres commentaires dans le délai imparti.
6. Discussion et conclusions
A. Procédure
Il convient tout d’abord d’évoquer la question de la langue de la procédure (ci-dessous, section A.1) et celle du défaut du défendeur (ci-dessous, section A.2).
A.1 Langue de la procédure
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement.
Le 28 juillet 2003, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine ont été enregistrés a informé le Centre que son site est disponible en anglais et en français et qu’elle n’était pas en mesure de préciser la langue qui avait été choisie lors de l’enregistrement des noms de domaine.
Le cas d’espèce doit être rapproché de l’affaire Société Air France SA c. Paco Elmudo, Litige OMPI No. D2002-0996 et de l’affaire SNCF c. Paco Elmudo, Litige OMPI No. D2002-1079, dans lesquelles la question se posait dans des circonstances pratiquement identiques et impliquant le même défendeur.
Dans ces deux cas, la commission avait retenu que la langue de la procédure était le français, pour les motifs suivants : d’une part, le caractère bilingue de l’espace Web de l’unité d’enregistrement et d’autre part, l’allégué non contesté que le défendeur était francophone puisque ce dernier avait utilisé les noms de domaine litigieux pour effectuer un renvoi vers des sites Web français. La commission avait donc retenu dans les deux cas que la langue de la procédure était le français.
En l’espèce, le nom de domaine utilisé renvoie sur un moteur de recherche en anglais avec une requête pré-enregistrée formée de termes français "vols billet plein tarif" (le 2 mai 2003) et "achat billet d avion plein tarif" (le 30 juillet 2003). Le résultat affiché donne une liste de sites en français.
L’expert unique retient donc que la langue de la procédure est le français pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans les deux affaires précitées et exposés ci-dessus.
A.2 Défaut du défendeur
Le Centre a notifié la plainte au défendeur le 30 juillet 2003, en lui indiquant que cette notification constituait l’ouverture de la procédure administrative et qu’il devait envoyer sa réponse au requérant au centre au plus tard le 19 août 2003. La notification ajoutait que si la réponse n’était pas envoyée à la date susmentionnée, le défendeur serait réputé en défaut.
Conformément au Paragraphe 2 des Règles d’application, la plainte a été adressée par courrier rapide et messagerie électronique aux coordonnées qui avaient été indiquées par le défendeur lors de l’enregistrement, ainsi qu’aux adresses postmaster@ et postmaster@.
L’envoi postal n’a pas atteint son destinataire, l’adresse communiquée par le défendeur s’avérant incorrecte, selon les informations obtenues du transporteur. En revanche, il ressort du dossier que les envois aux adresses email fournies par le défendeur ont été correctement transférés.
Il ressort de ce qui précède qu’on doit considérer la plainte comme ayant été valablement communiquée au défendeur.
La commission note que selon le Paragraphe 15(a) des Règles d’application, elle doit statuer sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable. De plus, en application du Paragraphe 14(b) des Règles d’application, si en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des Règles d’application ou à une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriées.
B. Fond
Selon le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert des noms de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
1. Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits (voir ci-dessous, section B.1); et
2. Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache (voir ci-dessous, section B.2); et
3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir ci-dessous, section B.3)
Le paragraphe 4(a) in fine des Principes directeurs indique qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis.
B.1 Identité ou similitude prêtant à confusion?
Cette condition soulève deux questions : (1) est-ce que le requérant a des droits sur une marque de produits ou de services; et (2) est-ce que les noms de domaine sont semblables à cette marque au point de prêter à confusion.
Concernant la première question, le requérant a fourni la preuve qu’il est le titulaire de la marque communautaire verbale "opodo" et de la marque figurative "opodo + logo" (ci-dessus, section 4).
En relation avec la deuxième question, l’expert estime que les deux noms de domaine litigieux présentent une similitude prêtant à confusion avec la marque du requérant.
De nombreuses commissions administratives ont jugé que les noms de domaine qui contiennent des erreurs de frappe évidentes ou des variantes proche de la marque du titulaire sont identiques ou montrent une similitude prêtant à confusion (Hobsons, Inc. c. Peter Carrington a/k/a Party Night Inc., Litige OMPI No. D2003-0317; Blue Cross and Blue Shield Association c. Garrett Ltd./John Nunley, Litige OMPI No. D2003-0028; Wachovia Corporation c. Peter Carrington, Litige OMPI No. D2002-0775). Dans le cas d’espèce, la similitude est encore accrue par le fait que la seule différence entre la marque et les noms de domaine consiste en un dédoublement de lettres, qui rend les noms de domaine phonétiquement identiques à la marque.
La commission administrative estime ainsi que les noms de domaine et présentent une similitude prêtant à confusion avec une marque sur laquelle le requérant a des droits.
B.2 Droits ou intérêts légitimes
Le requérant affirme que le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ou intérêt légitime s’y rapportant. Le défendeur, qui n’a pas fourni de réponse, n’a pas contesté cet allégué ni fourni d’informations quant à son intérêt légitime à l’utilisation des noms de domaine.
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intérêts légitimes qui s’y attachent en démontrant l’une des circonstances ci-après :
" i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [défendeur] avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
"ii) vous [défendeur] (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
"iii) vous [défendeur] faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause."
Sur la base des documents fournis, la commission administrative considère que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur les noms de domaine, pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, il n’y a pas d’élément qui indique que le défendeur utilisait le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. En effet, pour être considérée de "bonne foi" une offre doit répondre à certaines conditions; notamment le défendeur doit utiliser le site Web pour vendre seulement des produits de la marque et le site doit montrer précisément la relation entre le détenteur du nom de domaine et le propriétaire de la marque (Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903). Or en l’espèce, il apparaît que le défendeur utilisait les noms de domaine litigieux dans le but de détourner les internautes des offres du requérant vers des offres concurrentes.
Il n’y a aucun élément suggérant que le défendeur était communément connu par les noms de domaine.
Ensuite, il n’y a aucune indication que le défendeur faisait une utilisation légitime et non commerciale des noms de domaine. Au contraire, ceux-ci renvoyaient à des sites Web commerciaux d’entreprises concurrentes du requérant.
Finalement, la commission administrative note que, selon les allégations non contestées du requérant, le défendeur n’a pas de lien avec le requérant, n’a pas été autorisé, n’est pas au bénéfice d’une licence ou d’une permission du requérant d’utiliser les marques en question.
Au vu des éléments ci-dessus, la commission administrative estime que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime en relation avec le nom de domaine.
B.3 Enregistrement et usage de mauvaise foi?
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre conditions qui peuvent être constitutives de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante :
"(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé."
Il doit être précisé que les circonstances listées dans le paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne sont pas exhaustives.
Il ressort clairement du dossier que le défendeur n’a pas utilisé les noms de domaine pour offrir lui-même des produits ou services. En revanche, il a utilisé ces noms pour renvoyer les utilisateurs d’Internet sur plusieurs sites Web qui sont en concurrence directe avec les activités du requérant. Les sites auxquels il est ainsi renvoyé sont des entreprises commerciales qui offrent des produits et services à des fins lucratives. Ce faisant, le défendeur a manifestement tenté d’attirer le public vers des concurrents du requérant en créant une confusion initiale entre la marque de celui-ci et les noms de domaine.
La commission administrative précise qu’au vu du dossier, il convient de retenir que le défendeur connaissait la marque du requérant au moment de l’enregistrement. En effet, cette marque est un signe fantaisiste et n’a, à la connaissance de la commission, pas de signification, de sorte que l’on peut considérer comme improbable que le défendeur ait enregistré ces noms de domaine par coïncidence. Cette conclusion est renforcée par le fait que les noms de domaine renvoient vers des sites Web correspondant précisément au domaine d’activité principal du requérant.
La commission administrative considère que les circonstances qui précèdent suffisent à retenir que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi, au sens du paragraphe 4(b) des Principes directeurs (FINAXA Société Anonyme c. James Lee, Litige OMPI No. D2002-1098).
7. Décision
Conformément aux articles 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, l’expert ordonne que les noms de domaine et soient transférés au requérant.
Fabrizio La Spada
Expert Unique
Le 15 septembre 2003
Full & Egal Universal Law Academy