WIPO Arbitration and Mediation Center
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo
Case No. D2003-0573
1. Las Partes
La Parte Demandante es la entidad bancaria BANCO BANEX, una sociedad anónima bancaria organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica y domiciliada en San José, Costa Rica (la "Demandante"), representada por Polly D. Haseman, domiciliado en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de America, quien actúa en calidad de representante autorizado.
La Parte Demandada es el señor Mariano Castillo, de nacionalidad costarricense, domiciliado en Alajuela, Costa Rica (el "Demandado").
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es , registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en Dulles, Virginia, Estados Unidos de America (el "Registrador").
3. Iter Procedimental
El 23 de julio de 2003, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro"), recibió por correo una demanda de acuerdo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 28 de julio de 2003, el Centro recibió la demanda por correo electrónico.
El 23 de julio de 2003, el Centro recibió la notificación de la verificación de el Registrador. Con fecha 28 de julio de 2003, el Centro notificó a la Demandante, el requerimiento para dar cumplimiento a diversos supuestos de conformidad a la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, otorgando a�la Demandante un plazo de 5 días calendario para satisfacer los requerimientos. Oportunamente la Demandante dio cumplimiento a lo requerido, el propio 28 de julio de 2003.
Con fecha 30 de julio de 2003 se dio inicio al procedimiento, notificando la demanda al Demandado. No habiéndose dado contestación a la demanda antes de la fecha límite señalada al 19 de agosto de 2003, con fecha 20 de agosto de 2003 se acusó la inexistencia de escrito de contestación a la demanda.
Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad de Mauricio Jalife, el 27 de agosto de 2003 el Centro lo designó como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designación a las partes y fijando plazo hasta el 10 de septiembre de 2003 para que el Panel envíe la decisión al Centro. El Panel fue por lo tanto constituido de acuerdo a la Política y su Reglamento.
El Panel coincide con el Centro en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la Política y el Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
El Panel, ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:
La Demandante es una empresa legalmente constituida de conformidad a las leyes de Coste Rica. La Demandante, de conformidad con su objeto social, presta de manera regular servicios relativos a banca e intermediación financiera.
La Demandante es titular en Costa Rica del nombre comercial BANEX (y diseño), bajo el número de registro 59,479, así como de diversas señales de propaganda o lemas publicitarios y marcas registradas que incluyen la denominación BANEX, en combinación con diversos elementos, formando una familia de marcas, amparando los servicios de intermediación bursátil y bancaria que se incluyen en la clase 36.
5. Alegatos de las Partes
5.1 Demanda
La demanda se basa en los siguientes antecedentes y hechos:
(1.) La Demandante ha utilizado las marcas de servicio para BANEX desde al menos el 13 de octubre de 1981, cuando la marca BANEX & Diseño fue concedida por el Registrador de Propiedad Industrial. La Demandante ha adquirido y continúa adquiriendo derechos sobre una familia de marcas BANEX. Más aún, la porción distintiva de las marcas BANEX ha sido utilizada como una marca de servicios y nombre comercial de Banex Financial Group por las siguientes entidades relacionadas: Corporación Banex, S.A. (Compañía Holding del Banex Financial Group); Banex Valores, S.A. (Compañía Corredora de Valores); Banex Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (Compañía de Fondos de Inversión); Banex Seguros, S.A. (Compañía de Seguros); Banex Arrendamientos, S.A. (Compañía Arrendadora); Banex Inmuebles y Equipos, S.A. (Portadora de Inmuebles y Equipos de Banex Financial Group).
(2.) El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión con las marcas registradas de la Demandante en Costa Rica. El nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre de la Demandante e incluye la porción distintiva de las marcas de la Demandante.
(3.) Deberá considerarse que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de la presente Demanda, ya que el Demandado no es titular de registros de marca ni tiene ningún otro derecho similar a una marca de productos o de servicios. El término BANEX es original y no tiene traducción en un idioma extranjero. No se puede afirmar que el Demandado esté realizando un uso legítimo del nombre de dominio. El Demandado no se encuentra dentro del negocio bancario y no está ofreciendo de buena fe la venta de producto o servicio alguno. El Demandado constantemente cambia el contenido del sitio, haciendo difícil el rastreo de sus actividades. En el pasado, el contenido del sitio del Demandado anunciaba un desarrollo inmobiliario, mostraba modelos y a partir de la fecha de presentación de esta demanda, se encuentra redireccionando el tráfico hacia el sitio "," sitio en que se exhibe pornografía. Como anexo 4 se proporciona una copia de un correo electrónico enviado por el Demandado ofreciendo vender el nombre de dominio en disputa y admitiendo haber publicado pornografía en el pasado. Como anexo 5 se proporciona una impresión del material exhibido en páginas abiertas a través de un vínculo en "www." el 29 de mayo de 2003 y el 18 de julio de 2003. Favor de notar el encabezado "Banco Banex" y la dirección de correo electrónico, mismo que coincide con la dirección de correo electrónico del Demandado en la impresión de pantalla del 29 de mayo de 2003. Recientemente el Demandado hizo una réplica del sitio de la Demandante y la publicó en el nombre de dominio materia de la controversia, haciendo creer que el sitio era el sitio oficial de Banco Banex. El Demandado ha admitido ante la prensa costarricense que de hecho replicó el sitio. Como anexo 6 se proporciona una copia de un artículo publicado el 27 de junio de 2003 en el sitio del periódico La Nación, así como una traducción oficial al inglés. El artículo también puede ser accesado en "/ln_ee/2003/junio/27/economical.html." A partir del 1 de julio de 2003, el Demandado estaba exhibiendo teléfonos celulares en el sitio. Como anexo 7 se proporciona una impresión de dicha página. El 7 de julio de 2003, el Demandado estaba redireccionando el tráfico a un sitio intitulado "www.Free Home Page." Cuando el usuario utiliza la función de "finalizar tarea" en Microsoft Windows para salir del sitio se abría la página de inicio del Demandado. El Demandado no cuenta con licencia ni se le ha otorgado permiso alguno por parte de la Demandante para utilizar el nombre dominio o cualquiera de las marcas dentro de la familia de marcas de la Demandante. El Demandado nunca ha sido representante de la Demandate. A fin de que el Demandado sea "legítimo" debe hacer un uso sin infracción de la marca notoria de la Demandante. Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, WIPO Case No. D2000-0412. La utilización del dominio en el pasado y el posible uso en el futuro por parte del Demandado ha dañado y continuará manchando la marca de la Demandante.
(4.) Debe considerarse que el Demandado registró y está utilizando el nombre de dominio de mala fe. El Demandado registró el nombre de dominio controvertido con el fin de vender el nombre de dominio a la Demandante. El Demandado ha mostrado un patrón de registrar nombres de dominio y ofrecerlos en venta a los legales titulares de las marcas respectivas (Ver anexo 6, en el cual el Demandado admite a la prensa costarricense que ha registrado tres nombres de dominio de bancos y ha ofrecido venderlos a la Demandante así como a otros bancos costarricenses, y el anexo 4 en el que el Demandado admite que ha ofertado los nombres de dominio en venta en el mercado en general). El Demandado ofreció vender el nombre de dominio a la Demandante en aproximadamente $80,000 dólares el 5 de mayo de 2003 y de nuevo el 18 de junio de 2003. Como anexos 4 y 8 se proporcionan las comunicaciones vía correo electrónico del Demandado a la Demandante, acompañadas de su traducción oficial al inglés. El Demandado está utilizando, y planea seguir utilizando los nombres de dominio de tal manera que cause confusión en las mentes de los consumidores que buscan consejo financiero y servicios bancarios en la Internet, e intencionalmente desvía a los consumidores al sitio del Demandado, beneficiándose por tanto de la extensiva fama de la Demandante. La utilización del nombre de dominio por parte del Demandado creará confusión con la marca idéntica de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio o de cualquiera de los productos o servicios que puedan ser ofrecidos en venta en dicho sitio.
5.2 Contestación de la Demanda
Con fecha 20 de agosto de 2003, el Centro formuló el acuse de ausencia de escrito de contestación, por lo que la Demanda se entiende como legalmente notificada, y por perdido el derecho de el Demandado a producir su contestación.
6. Debate y Conclusiones
6.1 Normas aplicables
El artículo 15 literal a) del Reglamento ordena al Panel tomar su decisión sobre la base de:
6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
6.1.2 Lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento;
6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el Panel considere aplicables.
El Registrador del nombre de dominio disputado ha incorporado la Política a su acuerdo de registro (service agreement). Ello obliga al Demandado a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha Política y a su Reglamento.
El artículo 4 literal a) de la Política establece de manera expresa el tipo de controversias que pueden someterse a este procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes términos:
"a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un �demandante�) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:
"i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
"ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."
En aplicación de los lineamientos citados, a continuación el Panel estudiará y evaluará los hechos y las alegaciones que constan en el proceso.
6.2 Identidad o similitud confundible
Alega la Demandante que el nombre de dominio, registrado por el Demandado es similar en grado de confusión a las marcas y señales de propaganda sobre las que ella tiene derechos preexistentes.
Es evidente la coincidencia que entre las denominaciones se presenta en los aspectos fonético, visual e ideológico, y por lo tanto la confusión existente. De hecho, el dominio que es materia del procedimiento resulta coincidente con el nombre corporativo de la Demandante. Aún y cuando las marcas de la Demandante no incluyen la palabra genérica "BANCO," tal hecho resulta irrelevante de cara a establecer la confusión existente, por cuanto, en el uso comercial, es un derecho de cualquier usuario de marcas añadir una palabra genérica como tal a una marca registrada, por lo que la confusión existente entre el nombre de dominio y las marcas es indiscutible.
Por lo que hace al término ".com," como se sabe, el mismo es una expresión genérica ineludible para los nombres de dominio de connotación comercial o empresarial, por lo que no añade ninguna distintividad al nombre de dominio controvertido, resultando entonces que entre las marcas registradas propiedad de la Demandante y el referido nombre de dominio, existe similitud en grado de confusión, sino es que identidad plena y total.
6.3 Derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio
Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio que pudiere corresponder a el Demandado, cabe en primera instancia señalar que la ausencia de contestación a la demanda permite al Panel tener por aceptados los hechos narrados en la demanda.
El artículo 4 literal c) de la Política establece varias maneras como el Demandado puede demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a la demanda, señalando las siguientes:
"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
"iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro."
El Demandado no dio contestación a la demanda, por lo que no existen argumentos, defensas, intereses o derechos que resulten oponibles a los derechos que la Demandante ha acreditado poseer respecto de la marca y "Banco Banex."
En el ámbito de la competencia desleal, el artículo 10 bis numeral 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe los actos de confusión en los siguientes términos:
"En particular deberán prohibirse:
1) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial�"
La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio , toda vez que éste le corresponde a ella en razón de que el mismo ha sido adoptado desde hace más de 20 años como nombre corporativo de la institución, siendo además su marca registrada, lo que no ha sido controvertido por el Demandado, como era su obligación conforme al artículo 4 literal c) de la Política.
Ademas,teniendo en cuenta que la Demandante no ha otorgado licencia al Demandado para el uso de su marca "Banco Banex" o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresión, así como el hecho de que la expresión "Banco Banex"no se acredita que guarde relación con el nombre o las actividades del Demandado, conduce a el Panel a determinar que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio .
6.4 Registro de Mala Fe
No debe pasar inadvertido en el dictado de la presente resolución, el hecho de que el nombre de dominio materia de esta controversia es utilizado por el Demandado en formas en las cuales revela una evidente mala fe, al variar sus contenidos, incurriendo, inclusive, en usos que han consistido en promoción de modelos, así como en aplicaciones comerciales que no guardan relación alguna entre sí, y que en su conjunto claramente conducen a confusión a los consumidores. Es de señalarse que, tratándose de servicios bancarios, el error o confusión en que el consumidor pueda caer es especialmente grave, ya que son servicios en los que la identificación del origen de los servicios, y la identificación precisa del intermediario son premisas de la seguridad en operaciones de este tipo. En tal sentido, cualquier género de confusión debe ser eliminado, lo que se manifiesta de manera clara en este caso.
Asimismo, el hecho de que el propio nombre de dominio , sea ficticio, hace presumir que existe solo la intención de utilizar el atractivo de un nombre y marca como ésta para atraer usuarios que son desviados, lo cual evidencia la mala fe en la adopción y uso de dicho nombre de dominio por parte de el Demandado. Es de recordarse que la marca "BANEX" ha estado registrada y ha sido usada en Costa Rica desde el año de 1981, por el Demandante, lo que presupone un uso continuo y presencia pública y conocida de la marca en ese territorio.
Debe tenerse en consideración, además, que el Demandado ha manifestado inequívocamente su pretensión de ser pagado por la eventual transferencia del nombre de dominio a favor de el Demandante, por una cifra que excede por mucho a los costos usuales de registro.
Hecho el anterior preámbulo, la Demandante afirma que el dominio ha sido registrado de mala fe, ya que constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la Demandante sobre sus marcas, generando un obstáculo para efectos de la presencia en Internet de ésta, atendiendo particularmente que la Demandada carece de derecho o interés legítimo para registrar o emplear dicho nombre de dominio, lo que confirma al haber omitido presentar en tiempo su contestación a la demanda.
En adición, es de considerar que la pretensión de recibir una cantidad de dinero significativa, a cambio de ceder los derechos sobre el nombre de dominio, y la utilización del mismo para atraer usuarios a páginas con contenidos diversos, se interpreta por el Panel como prueba de la mala fe del registrante al haber optado por registrar dicho nombre de dominio, y constituye una abierta amenaza de violación a los derechos marcarios de el Demandante, y la inminente confusión a los consumidores o usuarios.
7. Decisión
El Panel ha determinado que el nombre de dominio es similar en grado de confusión a las preexistentes marcas BANEX y diversas señales de propaganda de la Demandante. Asimismo, el Panel ha determinado que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El Panel también ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el Demandado ha sido efectuado de mala fe y que la forma en que el mismo es usado por parte de éste es una conducta que tiene una clara connotación de mala fe. Asimismo, la pretensión de el Demandado de obtener una cantidad relevante de dinero en pago por la transferencia del nombre de dominio a la Demandante, conducen a considerar que el registro ha sido efectuado de mala fe.
Por todo ello y conforme a los artículos 4 literal i) y 15 de la Política y el Reglamento respectivamente, el Panel resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio m sea transferido a la Demandante BANCO BANEX, S.A..
Mauricio Jalife
Panelista Único
Fecha: 8 de septiembre del 2003
Full & Egal Universal Law Academy