Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Carrefour S.A. contre Laretoucherie
Litige n° D2003-0587
1. Les parties
Le requérant est Carrefour S.A., 6, avenue Raymond Poincaré, BP 419.16, 75769 Paris Cedex 16, France, représenté par Allen & Overy, France.
Le défendeur est Laretoucherie, 302, boulevard Jean-Jaurès, 76000 Rouen, France; Joël Delestre, 112, route du Havre, 76000 Rouen, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les nom de domaine : ; ; .
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Namebay.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Carrefour S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 25 juillet 2003.
En date du 29 juillet 2003, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 29 juillet 2003.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 août 2003, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 août 2003. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 27 août 2003.
En date du 3 septembre 2003, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christian-André Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le contrat d’enregistrement ayant été conclu en Français, la présente procédure sera menée dans cette langue, par application du paragraphe 11 des Règles d’application, demandeur et défendeur, par ailleurs, étant français et domiciliés en France.
La commission administrative précise que la présente procédure (D2003-0587) est engagée entre les parties sur une demande émanée du requérant, Carrefour SA, tendant au transfert à son profit des noms , , , noms enregistrés auprès de l’unité Namebay, tandis qu’une autre procédure (D2003-0586) engagée, à l’initiative du même requérant, contre M. Joël Delestre, tend au transfert au profit dudit requérant du nom de domaine enregistré auprès de l’unité Gandi. Le défendeur, Laretoucherie, dans la première procédure, et M. J. Delestre, dans la seconde, ont répondu par l’intermédiaire, dans les deux cas, de M. J. Delestre. Ce dernier, dans les réponses qu’il a transmises dans chacune des deux procédures a regroupé ses observations sur l’atteinte alléguée à la marque "un monde en or" dans sa réponse au titre de la procédure D2003-0586 et celles sur l’atteinte alléguée à la marque "le polygone d’or" dans sa réponse au titre de la présente procédure D2003-0587. La commission cependant, outre qu’elle est en charge de décider dans les deux dossiers, dont les pièces fondant les réponses sont les mêmes, trouve dans chacun suffisamment d’éléments pour trancher le présent litige D2003-0587.
4. Les faits
Le requérant, Carrefour SA, entreprise de distribution, est, notamment, titulaire :
Par cession inscrite au Registre national des marques le 19 août 2002 de la marque française "un monde en or" déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 16 juin 1995 et enregistrée sous le n° 95/576 269 pour désigner dans la classe 14 : "Or, bijouterie en or, horlogerie et instruments chronométriques en or, épingles de cravate et fixe-cravate en or, boutons de manchettes en or, porte-monnaie en or, boîtes, coffrets, écrins et étuis en or, porte-clés en or, ornements de chapeaux en or, poudriers en or, fume-cigare et fume-cigarettes en or, insignes en or, barrettes pour cheveux en or."
Le requérant est également titulaire de la marque française "le polygone d’or", déposée à l’INPI le 9 juin 1988 et renouvelée le 22 avril 1998, enregistrée sous le n°1.557.794 pour désigner dans la classe 14 : "Métaux précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques."
Le défendeur a enregistré auprès de l’unité d’enregistrement Namebay les noms de domaine : , , , le 20 mars 2000.
Le requérant demande dans le cadre de la présente procédure administrative que les noms de domaine soient transférés à son profit.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le requérant expose qu’il est titulaire de la marque semi-figurative "un monde en or" et de la marque nominale "le polygone d’or" pour divers produits de la classe 14 et qu’il utilise les signes en cause dans ses publicités, prospectus, sur des panneaux d’affichage et comme élément de signalétique à l’intérieur de ses hypermarchés, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Le requérant estime que le nom de domaine porte atteinte à la partie nominale, distinctive, de sa marque semi-figurative "un monde en or"; que la présence de tirets entre les mots du nom de domaine, ainsi que l’adjonction de ".com" sont inopérants, en sorte que le nom de domaine est identique ou à tout le moins similaire à la marque.
Il ajoute que les noms de domaine et portent également atteinte à sa marque nominale : "le polygone d’or"; que la suppression du "d’", l’accolement des deux substantifs ou leur séparation par un tiret, ainsi que l’adjonction de ".com" sont des modifications mineures insusceptibles de faire disparaître tous risque de confusion entre les signes en conflit, en sorte que les noms de domaine correspondent aux prévisions du paragraphe 4, (a), (i) des Principes directeurs.
Le requérant soutient que le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaines en cause ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que pour chacun des noms litigieux, le défendeur ne peut alléguer aucune des circonstances notamment prévues par le paragraphe 4, c) des Principes directeurs.
Enfin, le requérant avance que le représentant du défendeur, M. Delestre, gère une société dénommée Bijourama ayant pour objet la commercialisation, notamment, de bijoux et d’articles d’horlogerie; que ledit représentant ne pouvait donc ignorer les marques "un monde en or" ou " le polygone d’or", exploitées publicitairement à l’extérieur et à l’intérieur des hypermarchés du requérant; que les noms de domaines litigieux ne correspondent à aucun site accessible ou, pour l’un d’entre eux, correspond à un site qui ne présente aucun contenu et que le défendeur, après avoir refusé de radier les noms en cause, a proposé au requérant la cession de ces noms pour un prix excédant le montant des frais déboursés en rapport avec lesdits noms de domaine.
B. Défendeur
Le défendeur, dans sa réponse, et dans ses pièces, fait état de ce que les marques "un monde en or" et "le polygone d’or" ne sont pas déposées au Canada, au profit du requérant, pays dans lequel le défendeur aurait entrepris d’utiliser les services d’un serveur qui hébergerait les sites liés aux noms de domaines litigieux.
Il verse au dossier, en copie gravée, un compact-disc d’un groupe de musique nommé les "rapidos", interprétant un morceau intitulé "un monde en or".
Il ajoute en ce qui concerne ses noms de domaines et que la suppression de "d’", par rapport à la marque du requérant, différencierait fortement les signes en présence; que le site "" serait actif et que le défendeur n’est gérant de l’entreprise Bijourama que depuis février 2002.
Le défendeur expose avoir nourri en 1999 un projet d’ouvertures multirégionales de sites Internet à vocation commerciale; qu’il a de l’intérêt pour les formes géométriques associées au mot "or", qui, comme le polygone, sont usuelles; qu’il est arrivé le premier en territoire vierge (Canada) et que "sur la période 2000, le requérant n’avait pas de stratégie Internet".
Le défendeur indique que le fait d’être français n’empêche pas d’être titulaire de sites à l’étranger; qu’un site qui n’a pas de page d’index n’est pas forcément inactif et peut être une plate-forme d’e-mailing; que l’offre émanée du requérant d’achat des noms de domaines en cause pour le prix des frais engagés en relation avec lesdits noms traduisait un manque de volonté de conciliation du requérant et ne tenait pas compte qu’une cession dans ces conditions était préjudiciable au défendeur; que l’entreprise de M. Delestre, Bijourama, a été créée en 2002 et qu’auparavant M. Delestre était salarié dans un domaine éloigné de ce secteur.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables."
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur, cumulativement, que :
"son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produit ou de services sur laquelle le requérant a des droits; il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi."
Il convient donc d’envisager tour à tour chacune de ces conditions.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le requérant établit être titulaire de la marque française semi-figurative : "un monde en or" pour designer divers produits de bijouterie de la classe 14. L’enregistrement ultérieur par le défendeur du nom de domaine constitue, selon la commission, une atteinte à ladite marque, par identité ou, à tout le moins, similitude prêtant à confusion.
En effet, la séparation de chaque mot dans le nom de domaine par un tiret n’affecte en rien la séquence des quatre mots qui demeure visuellement, phonétiquement et intellectuellement identique (v. Litige No. D2000-0038); la présence dans le nom de domaine du ".com" ne constituant qu’un ajout nécessaire, sans pertinence dans la comparaison des signes en presence.
Le fait que ne soit alléguée dans le présent débat que la partie nominale de la marque ne change rien car ladite partie nominale dispose isolément de la distinctivité requise pour la designation des produits revendiqués, de sa capacité d’attraction de la clientèle, et le point n’est pas contesté par le défendeur.
Le fait que le défendeur ait versé au débat une copie gravée et une photocopie de la jaquette d’un morceau de musique intitulé "un monde en or", interprété par un groupe nommé "Rapidos", ne modifie pas davantage la situation : outre qu’aucune date ne figure sur le support communiqué, la relative banalité d’une expression, son caractère éventuellement répandu, sont sans conséquence sur sa distinctivité à titre de marque.
Il y a lieu d’ajouter que le défendeur dans sa réponse reconnaît avoir de l’intérêt pour l’or et exercer notamment une activité de bijouterie.
Enfin, même si le site sous le nom , prétendu en projet d’activation, n’est pas pour l’heure opérationnel, il n’en reste pas moins que les noms de domaine, spécialement en ".com", ont une vocation mondiale et sont donc à même d’affecter en France une marque française, peu important dès lors que le site soit, ou soit prévu pour être, hébergé au Canada.
La commission conclut que le nom de domaine en question est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le requérant a des droits.
Le requérant établit être titulaire de la marque française nominale : "le polygone d’or" pour désigner divers produits de bijouterie de la classe 14. L’enregistrement ultérieur par le défendeur des noms de domaine et constituent, selon la commission, une atteinte à ladite marque, par identité ou, à tout le moins, similitude prêtant à confusion.
En effet, la suppression de l’article "le" et de l’article "d’" présents dans la marque, la séparation des mots "polygone" et "or" par un tiret (v. Litige OMPI No. D2000-0038), ou inversement l’accolement des deux mots dans les noms de domaine en cause (v. Litige OMPI No. D2000-1801), n’affectent guère la séquence des deux mots "polygone" et "or" qui demeure visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proche de la marque "le polygone d’or"; la présence dans les noms de domaine du ".com" ne constituant qu’un ajout nécessaire, sans pertinence dans la comparaison des signes en présence. Selon la commission, le public concerné qui n’aurait pas en même temps les signes en conflits sous les yeux ou à l’oreille ne pourrait que leur attribuer une origine commune.
Il y a lieu d’ajouter que le défendeur dans sa réponse reconnaît avoir de l’intérêt pour l’or et exercer notamment une activité de bijouterie, peu important ici que cette activité soit récente.
Enfin, même si le site sous le nom , prétendu en projet d’activation, n’est pas pour l’heure opérationnel, et que le site "", lorsqu’il est appelé, révèle une page d’accueil vide, il n’en reste pas moins que les noms de domaine, spécialement en ".com", ont une vocation mondiale et sont donc à même d’affecter en France une marque française, peu important dès lors que les sites correspondants soient, ou soient prévus, pour être hébergés au Canada.
La commission conclut que les noms de domaine en question sont identiques ou à tout le moins semblables au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le requérant a des droits.
B. Droits ou légitimes intérêts
Il est établi que l’appel des noms de domaine litigieux ne donne accès à aucun site, à l’exception du nom qui affiche une page vide.
Le requérant soutient dans sa plainte que le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes a avoir enregistré les noms de domaine litigieux.
Le défendeur, dans sa réponse, ne justifie pas de l’une ou l’autre des circonstances prévues, exemplativement par le paragraphe 4, c) des Principes directeurs, qui aurait fait nettement obstacle aux prétentions du requérant.
Le défendeur indique simplement avoir, depuis 1999, un projet d’ouvertures "multirégionales de sites internets à vocation commerciale", alors que les noms de domaine dont s’agit, enregistrés depuis un certain temps, ne donnent à ce jour accès à rien, sinon pour l’un d’entre eux à une page d’accueil vierge (v. Litige OMPI No. D2000-0173).
L’argument qu’il avance sur son arrivée première au Canada est, comme vu ci-dessus, sans conséquence sur ses droits ou intérêts légitimes à avoir enregistré (à Monaco) les noms de domaine en cause, tout comme le caractère prétendu banal de la formule "un monde en or" ou des formes géométriques simples évoquées dans les expressions nominales liant "polygone" et "or".
La commission surtout relève que les marques du requérant : "un monde en or" ou "le polygone d’or", sans être notoires, sont utilisées par le requérant dans les rayons bijouterie de ses grandes surfaces de distribution, ce que le défendeur ne conteste pas dans sa réponse, et que le défendeur, qui reconnaît son intérêt pour l’or en déclarant "La commission pourra constater que le défendeur possède d’autres noms avec des formes géométriques et les lettres ‘o’ et ‘r’ la passion du défendeur", ne pouvait donc pas ignorer l’existence de ces rayons, même si la création de son entreprise "bijourama" est récente.
L’ensemble des échanges entre les parties et le contexte de la situation révèlent ainsi que le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes afferents à la maîtrise des noms de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le défendeur a enregistré, le 20 mars 2000, trois noms de domaines affectant les marques du requérant. À l’exception du nom qui affiche une page d’accueil vide, et qui couvrirait, aux dires du défendeur et sur la justification d’un courriel laconique d’un serveur, une plate-forme d’e-mails, les autres noms ne correspondent à aucun site actif. Malgré l’affirmation de la volonté du défendeur d’une ouverture multirégionale de sites Internet, force est de constater que depuis 2000, les noms et , ne servent à rien. Dès lors, on comprend mal pourquoi ils ont été enregistrés, sinon à terme, dans une finalité de monnaiement.
Également au titre des présomptions précises et concordantes, la commission relève que le représentant du défendeur a de l’intérêt pour les métaux précieux, s’est investi dans un commerce électronique de bijouterie et objets similaires et que, lors de l’enregistrement desdits noms, il n’ignorait pas l’utilisation par le requérant des signes "un monde en or" ou "le polygone d’or". Qu’en tous cas, il ne conteste pas ce point et fait essentiellement valoir que le requérant n’a pas eu de stratégie Internet et n’a pas su s’intéresser à la protection de ses marques au Canada où le défendeur est arrivé le premier. La commission estime, dans ces conditions, que l’enregistrement des noms en cause n’a pas été fait de bonne foi au sens du paragraphe 4 (a), (iii) des Principes directeurs.
Quant à la question de l’usage des noms en cause, comme vu ci-dessus, deux des trois noms de domaines sont restés en jachère. Le requérant a envoyé un premier courrier au défendeur le 7 mars 2003, suivi d’un second courrier de même teneur à M. Delestre, le 8 avril 2003, demandant de radier les noms correspondant aux marques dudit requérant. A la suite d’un échange téléphonique, le requérant a écrit à M. Delestre le 5 mai 2003 en proposant, notamment, d’acheter l’un des noms litigieux pour le montant des frais de dépôt. Le 13 mai 2003, M. Delestre a écrit au requérant et répondu qu’il pouvait céder au requérant , et si le requérant faisait "une offre sérieuse et réaliste" en précisant qu’à défaut d’accord, il se réservait "la possibilité de céder aux enchères ou à des tiers, voire utiliser (ses) noms de domaine nord américain". Le 21 mai 2003, le requérant a pris acte de la proposition et demandé une conre-offre pécuniaire. Le 26 mai 2003, M. Delestre a proposé la cession globale de tous ses noms de domaine, affectant les marques du requérant, en contrepartie de la somme de 39.640, 18 euros ou de l’entrée du groupe Carrefour dans le capital de Bijourama, entreprise de M. Delestre.
Ces divers échanges établissent, selon la commission, que le défendeur n’avait pas un attachement particulier aux divers noms qu’il avait enregistrés; qu’il menaçait, si la cession amiable au requérant des noms en cause n’aboutissait pas, parmi d’autres possibilités, de "vendre aux enchères" ces noms et que la somme sollicitée par le défendeur de 39.640, 18 euros pour la cession de ces quelques noms (prétendument "hébergés et travaillés depuis quatre ans" ) excède largement le montant des frais que ledit défendeur aura déboursé en rapport direct avec ces noms, frais dont le défendeur, d’ailleurs, ne fournit aucune justification quantifiée.
La commission estime, dans ces conditions, que l’utilisation des noms en cause n’a pas été faite de bonne foi au sens du paragraphe 4 (a), (iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a)(i à iii) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la commission ordonne que les noms de domaine : , et soient transférés au requérant : Carrefour SA.
Christian-André Le Stanc
Expert Unique
Le 14 septembre 2003
Full & Egal Universal Law Academy