Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Madrid 2012, S.A. v. Soluciones Avanzadas En Informática Aplicada
Caso No. D2003-0617
1. Las Partes
La Demandante es Madrid 2012, S.A. representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, España, con domicilio en Madrid, España.
La Demandada es Soluciones Avanzadas En Informática Aplicada, con domicilio en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Nominalia.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de agosto de 2003. El 6 de agosto de 2003, el Centro envió a Nominalia, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Nominalia envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de agosto de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de septiembre de 2003. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de septiembre de 2003.
El Centro nombró a Paz Soler Masota como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de septiembre de 2003, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas vigentes las cuales contienen, con carácter único o junto a otros elementos denominativos y/o gráficos, las denominaciones "MADRID 2012", "2M12" y "M 2012":
- "MADRID 2012" en la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de marzo de 2002, (marca española número 2373896).
- "MADRID 2012" en la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de marzo de 2002, (marca española número 2373897).
- "MADRID 2012" en la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de marzo de 2002, (marca española número 2373898).
- "MADRID 2012" en la Clase 03 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380850).
- "MADRID 2012" en la Clase 06 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380851).
- "MADRID 2012" en la Clase 09 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380852).
- "MADRID 2012" en la Clase 14 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380853).
- "MADRID 2012" en la Clase 18 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380854).
- "MADRID 2012" en la Clase 20 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380855).
- "MADRID 2012" en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380856).
- "MADRID 2012" en la Clase 28 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002 (marca española número 2380857).
- "MADRID 2012" en la Clase 35 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380858).
- "MADRID 2012" en la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de junio de 2002, (marca española número 2380859).
- "MADRID 2012" en la Clase 42 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2002, (marca española número 2380860).
- "MADRID 2012" en la Clase 16 del Nomenclátor Internacional, concedida el 6 de mayo de 2002, (marca española número 2391863).
- "2M12" en la Clase 06 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de febrero de 2002, (marca española número 2391864).
- "2M12" en la Clase 09 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de febrero de 2002, (marca española número 2391865).
- "2M12" en la Clase 14 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de febrero de 2002, (marca española número 2391866).
- "2M12" en la Clase 16 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de febrero de 2002, (marca española número 2391867).
- "2M12" en la Clase 18 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de febrero de 2002, (marca española número 2391868).
- "2M12" en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de febrero de 2002, (marca española número 2391869).
- "2M12" en la Clase 28 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de febrero de 2002, (marca española número 2391870).
- "2M12" en la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2391871).
- "2M12" en la Clase 42 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de febrero de 2002, (marca española número 2391872).
- "2M12" en la Clase 03 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408372).
- "2M12" en la Clase 06 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408373).
- "2M12" en la Clase 09 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408374).
- "2M12" en la Clase 14 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408375).
- "2M12" en la Clase 16 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408376).
- "2M12" en la Clase 18 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408377).
- "2M12" en la Clase 20 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408378).
- "2M12" en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408379).
- "2M12" en la Clase 28 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408380).
- "2M12" en la Clase 35 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408381).
- "2M12" en la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408382).
- "2M12" en la Clase 42 del Nomenclátor Internacional, concedida el 20 de marzo de 2002, (marca española número 2408383).
- "M 2012" en la Clase 35 del Nomenclátor Internacional, concedida el 22 de octubre de 2001, (marca española número 2354318).
- "M 2012" en la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, concedida el 22 de octubre de 2001, (marca española número 2408372).
- "M 2012" en las Clases 01 a 45 del Nomenclátor Internacional, formulada el 25 de marzo de 2003, (marca internacional número 312538).
A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen asimismo ser tenidas en cuenta las siguientes circunstancias fácticas:
- Que la Demandante es asimismo titular del nombre de los dominios , , y .
- Que el dominio controvertido fue registrado el 1 de junio de 2000, y expira inicialmente el 1 de junio de 2004.
- Que en el momento de emisión de la presente Decisión, es posible acceder al sitio web "www.", cuyo contenido es el de una compañía extranjera denominada "pairNic", dedicada al registro de nombres de dominio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
- Que es titular de las marcas españolas e internacionales anteriormente indicadas y que todas ellas protegen, entre otras denominaciones, las de "MADRID 2012" y "M2012".
- Que las denominaciones protegidas por las anteriores marcas son absolutamente idénticas ("MADRID 2012") o cuasi idénticas ("M2012") a los elementos identificativos del nombre de dominio , de lo que se extrae la confusión entre aquéllas y éste.
- Que la denominación "MADRID 2012", con carácter previo a su registro como marca era ya reconocida como marca de hecho.
- Que las marcas "MADRID 2012" y "M2012" son marcas notorias en España, al ser relacionadas necesariamente con los Juegos Olímpicos que posiblemente se celebrarán en la ciudad de Madrid en el año 2012.
- Que asimismo el nombre de dominio controvertido es idéntico a la denominación social de la Demandante.
- Que el Demandado no posee el registro de la marca "MADRID 2012" ni autorización alguna por parte de los legítimos titulares de la misma para usarla, por lo que no dispone, en consecuencia, de ningún derecho o interés legítimo para identificarse en el mercado bajo la denominación "MADRID 2012".
- Que el Demandado no desarrolla ninguna actividad relacionada con los Juegos Olímpicos ni forma parte de organización deportiva alguna a la que pudiera interesar la denominación "MADRID 2012", y que, por ende, al Demandado no se le conoce en el mercado bajo la denominación de referencia.
- Que la ausencia de intereses legítimos del Demandado en el dominio controvertido se manifiesta y acredita por el uso que se desprende del sitio web al que redirecciona el dominio controvertido. En este sentido, conviene diferenciar dos momentos sin perjuicio de que la ausencia de intereses legítimos del Demandado pueda predicarse en todo el lapso temporal: (i) hasta julio de 2003, el sitio web se mantenía inactivo después de tres años de posesión del mismo; (ii) recientemente, el sitio web del dominio controvertido posee contenido relativo a una compañía extranjera denominada "pairNic", dedicada al registro de nombres de dominio. La ausencia de intereses legítimos, en el primer momento, se sustenta en la inexistencia de utilización del dominio controvertido por parte del Demandado, al no haberse realizado siquiera preparativo alguno en relación con cierta oferta de productos o servicios de buena fe; y, en el segundo momento, en la confusión que genera al consumidor el contenido del sitio web al que redirecciona el dominio controvertido.
- Que el dominio controvertido se registró de mala fe con la única finalidad de obstar al legítimo propietario de las marcas con denominación idéntica o cuasi idéntica a la del dominio controvertido de su espacio en Internet y obtener un beneficio con su venta. Que la sospecha de la referida mala fe radica en que en el momento del registro del nombre de dominio controvertido ya se había presentado la candidatura de Madrid como sede Olímpica para el año 2012, y que la notoriedad del proyecto olímpico no puede ser desconocida por el Demandando, por ser éste una empresa de nacionalidad española.
- Que el Demandado se está aprovechando de la publicidad y el trabajo realizado por la Demandante y de lo atractivo de su asociación con el evento deportivo en cuestión.
B. Demandado
Como ya se ha señalado en el Apartado 3 anterior, en el presente Procedimiento, no ha existido contestación alguna a la Demanda ni personación del Demandado dentro del plazo indicado en la Notificación de la Demanda.
6. Debate y conclusiones
El apartado 15. a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de la Demandante y el Demandado son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español. En particular, entiende el Panel atendible lo dispuesto tanto en la legislación sobre signos distintivos como en el ordenamiento contra la competencia desleal.
6.2 Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4. a) de la Política uniforme
Éstos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio
Es indiscutible la plena identidad existente entre el dominio controvertido y un gran número de marcas denominativas titularidad de la Demandante ("MADRID 2012"), procediendo descontar a efectos de la confrontación la existencia del sufijo "org" (vide la decisión del Grupo de Expertos en los casos OMPI Nos. D2003-0469 "Teka Industrial, S.A. v. Tekatv/Yolanda Carretero" (30 de julio de 2003); D2002-0830 "Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L." (25 de octubre de 2002); D2002-0269 "Banco Gallego, S.A. v. José Antonio Catoira Vázquez." (21 de mayo de 2002); y D2001-0017 "Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora." (4 de marzo de 2001).
Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4. a) i) de la Política uniforme.
6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado, titular del dominio controvertido
En línea con numerosas decisiones del Panel que excusan ahora de cita, debe señalarse que la falta de actividad probatoria por parte del Demandado es reveladora de su carencia de interés legítimo en el registro del nombre de dominio controvertido.
En efecto, y según ha quedado demostrado, el Demandado, hasta julio de este año, no había utilizado el dominio objeto del presente procedimiento en relación con una oferta de productos y/o servicios que pudieran identificarse bajo la denominación "MADRID 2012", resultando inexistente, asimismo, la realización de preparativo alguno indiciario de su utilización. Con posterioridad, el dominio controvertido ha sido dotado del contenido ya descrito en la presente Decisión, mediante un redireccionamiento a otro sitio web en el que no se ofrece actividad alguna propia del Demandado, como tampoco se proporciona información al respecto del proyecto olímpico "MADRID 2012". A juicio de este Panel, de lo precedente resulta acreditada la ausencia de interés legítimo por parte del Demandado respecto del dominio controvertido (vide decisiones precedentes del Grupo de Expertos, entre otros casos OMPI Nos. D2001-0017 "Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora." (4 de marzo de 2001); D2001-0028 "Lancôme Parfums et Beauté & Cie v. SL, Blancel Web." (27 de febrero de 2001); D2001-0399 "Caja de Arquitectos S. Coop. de Credito V. Lorvi S.L." (8 de mayo de 2001) D2001-1054 "Multauto, Gestión de Sanciones de Trafico España, S.A. v. Central de Recursos" (17 de octubre de 2001); D2001-1104 "Freixenet S.A. v. L&T" (5 de diciembre de 2001) y D2003-0469 "Teka Industrial, S.A. v. Tekatv/Yolanda Carretero" (30 de julio de 2003).
La ausencia de interés legítimo resulta ulteriormente acreditada si se analiza la notoriedad predicable de la denominación "MADRID 2012" que, sin duda, deviene incuestionable en el territorio español, y que el Demandado, por su procedencia y ubicación, no podía ignorar en modo alguno (vide decisiones precedentes del Grupo de Expertos, entre otros casos OMPI Nos. D2001-0017 "Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora." (4 de marzo de 2001); D2000-0239 "J. García Carrión, S.A. v. M� José Catalán Frías" (26 de mayo de 2000);D2001-0801 "Banco Español de Credito, S.A. v. José Luis Larraga Millán" (27 de agosto de 2001); D2001-1104 "Freixenet S.A. v. L&T" (5 de diciembre de 2001) y D2002-1174 "Cafés Valiente, S.L. vs. Celia Valiente Cafetería, S.L. y Spia Publications, Ltd." (24 de marzo de 2003) entre otras. Sobre lo anterior, en ningún momento queda acreditado que el Demandado haya obtenido la autorización de la Demandante para la utilización de sus marcas (vide decisiones precedentes del Panel, entre otros casos OMPI Nos.: D2000-0003 "Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows" (18 de febrero de 2003); D2000-0464 "Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp."(27 de julio de 2000); D2001-0017"Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora." (4 de marzo de 2001); D2001-0905 "Pacific Telesis Group v. John Lester" (2 de octubre de 2001); D2001-1104 "Freixenet S.A. v. L&T" (5 de diciembre de 2001); D2002-0506 "Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero" (30 de julio de 2002)
De las consideraciones que anteceden se sigue que el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 en sus apartados a) ii) y b ii) de la Política Uniforme.
6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido
A) Registro de mala fe
Las pretensiones y pruebas de la Demandante permiten argüir que concurren las evidencias de mala fe previstas en el artículo 4. b) ii) de la Política uniforme. Y ello por cuanto la denominación "MADRID 2012" goza de notoriedad en el territorio español. A estos efectos, debe reseñarse que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, secunda la argumentación anterior. Así las cosas, la letra c) de su artículo 34.2 otorga al titular de una marca registrada que sea notoria o renombrada en España la facultad de prohibir que el referido signo se use como nombre de dominio "cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".
La mala fe en el registro queda reforzada si se repara que en la fecha de registro del dominio controvertido ya se había presentado la candidatura de Madrid como sede Olímpica para el año 2012, siendo ésta circunstancia bien conocida del público, tanto más de quienes se hallan ubicados en territorio español, como es el caso de la sociedad demandada, cuyo domicilio, para más datos, se ha fijado en la ciudad de Madrid.
Por ello, todo lo antes señalado revela, por parte del Demandado, el carácter oportunista en el registro del nombre de dominio controvertido, consistente en el indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno consagrado, de una parte, en la actividad ya desarrollada por la Demandante en relación con los Juegos Olímpicos y, de otra parte, en la notoriedad de los signos distintivos que son de su titularidad.
B) Uso de mala fe
De conformidad con la posición mantenida constantemente por el Panel en anteriores ocasiones, cabe presumir que, en buena medida, quien registró el dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo usará probablemente también de mala fe.
En este particular, el Panel considera que es de mala fe el uso realizado por el Demandado del nombre de dominio en tanto que: (i) hasta julio de 2003 no se realizó actividad alguna; y (ii) a partir de aquel momento y en la actualidad consiste, simplemente, en un redireccionamiento a otro sitio web que de ningún modo implica o se vincula con una oferta de bienes o servicios del Demandado, como tampoco proporciona información relacionada con el proyecto olímpico de constante referencia.
Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el requisito exigido por el artículo 4. a) iii) de la Política uniforme.
7. Decisión
El Panel, considerando probado que el nombre de dominio es idéntico o, en su caso, cuasi idéntico a las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y que éste fue registrado y se usa de mala fe, resuelve que procede estimar la Demanda y resuelve que el registro del nombre de dominio se transfiera a la Demandante.
Paz Soler Masota
Experto Único
Fecha: 6 de octubre de 2003
Full & Egal Universal Law Academy